Решение от 25 ноября 2016 г. по делу № А40-149842/2016


ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


РЕШЕНИЕ



г. Москва

Дело № А40-149842/16-31-1353


Резолютивная часть решения объявлена 02 ноября 2016 года

Решение изготовлено в полном объеме 25 ноября 2016 года


Арбитражный суд города Москвы в составе:

Судьи Агафоновой Е.Ю. (единолично)

при ведении протокола секретарем судебного заседания Петуховой Ю.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ООО "МОРТОН-РСО" (ОГРН 1037739781200; ИНН 7714192290, адрес; 111024, г. МОСКВА, ул. АВИАМОТОРНАЯ, д. 19, ком. 20)

к ответчику ООО "МОРТОН" (ОГРН 5157746211585, ИНН 7722351152, адрес: г. МОСКВА, ул. АВИАМОТОРНАЯ, д. 50, стр. 2, пом. XIV, ком. 50)

о взыскании 50 000 руб., о запрете использования фирменного наименования, о запрете использования товарного знака

при участии: по протоколу

УСТАНОВИЛ:


ООО «МОРТОН-РСО» (далее – истец, правообладатель) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением о запрете ООО «МОРТОН» (далее - ответчик) использовать фирменное наименование юридического лица, сходного до степени смешения в отношении видов деятельности, аналогичным видам деятельности, осуществляемым истцом, товарный знак и взыскании компенсации в размере 50.000 рублей.

Представители ответчика в судебное заседание не явился, в материалах дела имеются доказательства надлежащего извещения ответчика о дате, месте и времени судебного заседания.

Суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие представителей ответчика в соответствии со ст.ст.123, 156 АПК РФ.

Иск мотивирован тем, что ответчик без согласия правообладателя незаконно использует фирменное наименование, тождественное фирменному наименованию истца, товарный знак истца, при этом виды деятельности ответчика также идентичны видам деятельности истца, что подтверждается сведениям из ЕГРЮЛ.

В судебном заседании представитель истца поддержал требования, просил запретить использовать фирменное наименование, товарный знак истца, взыскать компенсацию по основаниям, изложенным в заявлении.

Изучив материалы дела, выслушав объяснения представителей истца, оценив в совокупности представленные доказательства, суд посчитал требования заявителя подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно ст. 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации споры, связанные с защитой нарушенных или оспоренных интеллектуальных прав, рассматриваются и разрешаются судом.

Как следует из материалов дела, ООО «Мортон-РСО» (ОГРН - 1037739781200) зарегистрировано в качестве юридического лица под своим фирменным наименованием 12.03.2003; местом нахождения общества является город Москва, экономическая деятельность осуществляется главным образом на территории города Москвы и Московской области.

В соответствии с информационным письмом об учете в Статрегистре Росстата от 16.06.2009 № 1-17-26/901209 истец осуществляет экономическую деятельность, обозначенную в ОКВЭД как:

- производство общестроительных работ по возведению зданий (45.21.1);

- устройство покрытий зданий и сооружений (45.22);

- производство прочих строительных работ (45.25);

- монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений (45.3);

- аренда строительных машин и оборудования с оператором (45.50);

- предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде недвижимого имущества (70.31.3);

- управление недвижимым имуществом (70.32);

- управление эксплуатацией жилого фонда (70.32.1);

- управление эксплуатацией нежилого фонда (70.32.2);

- деятельность в области архитектуры; инженерно-техническое проектирование; геологоразведочные и геофизические работы; геодезическая и картографическая деятельность; деятельность в области стандартизации и метрологии; деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях; виды деятельности, связанные с решением технических задач, не включенные в другие группировки (74.20);

- деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве (74.20.1);

- инженерные изыскания для строительства (74.20.35).

По сведениям, полученным истцом с использованием официального сайта Федеральной налоговой службы Российской Федерации (https://egriil.nalog.ru/), общество с ограниченной ответственностью «Мортон» зарегистрировано в едином государственном реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) 24.12.2015 года, местом нахождения и регистрации указан город Москва.

Так же из ЕГРЮЛ следует, что видами экономической деятельности ответчика (ОКВЭД ОК 029-2001 КДЕС. Ред. 1) являются:

- розничная торговля товарами (52.23, 52.21, 52.22, 50.50, 52.24, 52.47, 52.46, 52.45, 52.44, 52.43, 52.42, 52.41, 52.33, 52.26, 52.25 ОКВЭД);

- оптовая торговля товарами (51.47, 51.54, 51.55, 51.55.2, 51.62, 51.65, 51.66, 51.63, 51.44, 51.45, 51.51, 51.52, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.38, 51.41, 51.42, 51.43, 51.70 ОКВЭД);

- торговля товарами (50.30, 50.40 ОКВЭД);

- производство строительно-монтажных работ (45.21, 45.21.1, 45.21.7, 45.25.1, 45.25.2, 45.25.3, 45.25.4, 45.31, 45.32, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.11.1, 45.11 ОКВЭД);

- финансовые услуги, инвестиционная деятельность (65.12, 65.23, 65.23.1, 65.23.3, 65.23.4 ОКВЭД);

- аренда транспортных средств и оборудования (71.21 ОКВЭД);

- бухгалтерские услуги; консультационные услуги; управленческая деятельность; деятельность в области архитектуры, геодезии и картографии, стандартизации, гидрометеорологии; найм рабочей силы и подбор персонала; рекламная деятельность (74.12, 74.14, 74.15, 74.20, 74.40, 74.50 ОКВЭД);

- агентская деятельность (51.14 ОКВЭД).

Также ООО «Мортон-РСО» принадлежит товарный знак в виде словесного обозначения «МОРТОН» по свидетельству № 418932 с датой приоритета 12.02.2010 для товаров классов 36 МКТУ (страхование, финансовая деятельность, кредитно-денежные операции, операции с недвижимостью), 38 МКТУ (телекоммуникации, агентства печати новостей, вещание телевизионное и др.), и по свидетельству № 509522 с датой приоритета 16.01.2013 для товаров классов 35 МКТУ (реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба), 37 МКТУ (строительство; ремонт; установка оборудования).

Истец полагает, что используя в фирменном наименовании словесное обозначение «МОРТОН», ответчик нарушает исключительные права истца на товарный знак - «МОРТОН» и на фирменное наименование - ООО «Мортон-РСО».

Согласно материалам дела, полное и сокращенное фирменное наименование, используемое ответчиком, совпадает с фирменным наименованием истца, выполнено в том же шрифте, в том же алфавите, аналогичными буквами, а наличие в наименовании истца аббревиатуры «РСО» нельзя признать существенным отличием от наименования ответчика, что позволило суду сделать вывод о сходстве до степени смешения с фирменным наименованием истца.

В соответствии с ч. 1 ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст. 1233), если Гражданским кодексом Российской Федерации не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.

Согласно ст. 1473 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, выступает в гражданском обороте под своим фирменным наименованием, которое определяется в его учредительных документах и включается в единый государственный реестр юридических лиц при государственной регистрации юридического лица.

В соответствии со ст. 1474 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на фирменное наименование), в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках.

Не допускается использование юридическим лицом фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию другого юридического лица или сходного с ним до степени смешения, если указанные юридические лица осуществляют аналогичную деятельность и фирменное наименование второго юридического лица было включено в единый государственный реестр юридических лиц ранее, чем фирменное наименование первого юридического лица.

Юридическое лицо, нарушившее правила п. 3 ст. 1474 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязано по требованию правообладателя прекратить использование фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию правообладателя или сходного с ним до степени смешения, в отношении видов деятельности, аналогичных видам деятельности, осуществляемым правообладателем, и возместить правообладателю причиненные убытки.

При применении ст. 1474 Гражданского кодекса Российской Федерации необходимо учитывать: защите подлежит исключительное право на фирменное наименование юридического лица, раньше другого включенного в единый государственный реестр юридических лиц, вне зависимости от того, какое из юридических лиц раньше приступило к соответствующей деятельности.

Как следует из материалов дела, фирменное наименование истца было включено в единый государственный реестр юридических лиц 19.09.2000 г., тогда как фирменное наименование ответчика – 24.12.2015 г.

Таким образом, истец вправе требовать от ответчика прекратить использование фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию правообладателя или сходного с ним до степени смешения, в отношении видов деятельности, аналогичных видам деятельности, осуществляемым правообладателем, и возместить правообладателю причиненные убытки.

В соответствии с ч. 1 ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Поскольку материалами дела подтвержден факт нарушения исключительных прав истца на фирменное наименование, то в данном случае указанное право подлежит защите избранным истцом путем – запретом на использование фирменного наименования, что не противоречит ст. 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Таким образом, следует отметить, что истец как правообладатель имеет исключительное (приоритетное, преимущественное) право на использование своего товарного знака любым не противоречащим закону способом, в том числе, в сети Интернет.

Согласно п. 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 г. № 122 вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Факт незаконного использования обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, подтверждается представленными в дело доказательствами

В соответствии с Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания (далее – Правила), утвержденными приказом Роспатента от 05.03.2003 г. № 32, при решении вопроса сходства до степени смешения комбинированных обозначений, исследуются и оцениваются отдельные его элементы (словесные и графические), значимость положения, занимаемого тождественными или сходными элементами. Данные элементы оцениваются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

На основании п. 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно п.п. 14.4.2.2, 14.4.2.3, 14.4.2.4 Правил при установлении сходства обозначений до степени смешения должны приниматься во внимание правила, касающиеся выделения в товарном знаке части, занимающей доминирующее положение; словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными изображениями, в которые входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым.

Исходя из смысла ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, для установления факта незаконного использования товарного знака необходимо установить наличие сходства до степени смешения используемого ответчиками обозначения с зарегистрированным товарным знаком заявителя и установить однородность товаров, в отношении которых применяется соответствующее обозначение третьего лица и товарный знак заявителя.

Однородность признается по факту, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

При установлении однородности товаров должны приниматься во внимание такие обстоятельства, как род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе место продаже, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Факт незаконного использования товарного знака «МОРТОН» по свидетельству № 418932 подтвержден доказательствами, представленными в материалы дела, при этом, вопрос оценки этих доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

В соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, право на товарный знак ограничено товарами и услугами, указанными в свидетельстве, однако охрана его распространяется не только на те объекты, которые он обозначает, но и на однородные, не упомянутые в охранном документе.

При указанных обстоятельствах суд пришел к выводу о том, что требования о запрете использования ответчиком товарного знака истца являются обоснованными и подлежат удовлетворению.

В соответствии с ч. 1 ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В соответствии со ст. 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения, при этом, правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом.

Размер компенсации определяется судом исходя из конкретных обстоятельств дела, в том числе характера нарушения, срока незаконного использования, возможных убытков, а также в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований разумности и справедливости.

Поскольку материалами дела подтвержден факт неправомерного использования товарного знака, а доказательств передачи правообладателем либо истцом исключительных прав на указанный товарный знак ответчиком суду не представлено, то требование истца о взыскании с ответчика компенсации суд признал правомерным.

Согласно разъяснениям, данным в п.п. 43, 43.2, 43.3 Постановления от 26.03.2009 г. совместного Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 5/29 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», применяя положения ст.ст. 1299 - 1301, 1309 - 1311, 1515 и 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации о взыскании компенсации, суды должны учитывать, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков. Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абз. 2 ст. 1301, абз. 2 ст. 1311, п.п. 1 п. 4 ст. 1515 или п.п. 1 п. 2 ст. 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Требуя взыскание компенсации в размере 50 000 руб., истец указывает, что данный размер является обоснованным, разумным и соразмерным последствиям нарушения.

Согласно ч. 1 ст. 1250 Гражданского кодекса Российской Федерации, интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Исходя из конструкции данной нормы, можно отметить, что существенным условием для определения размера компенсации за нарушения интеллектуальных прав является установление последствий таких прав.

Расчет компенсации за нарушение прав произведен истцом на условиях закона, проверен судом и признан правильным.

Ответчик доказательства обратного не представлены, доводы, изложенные в иске, ответчиком прямо не оспорены, в связи с чем в силу ч. 3 и 3.1. ст. 70 АПК РФ они считаются признанными ответчиком, и в дополнительном доказывании не нуждаются.

В связи с удовлетворением заявленных требований госпошлина в соответствии с ч. 1 ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в размере 8 000 рублей подлежит взысканию с ответчика в пользу истца.

Учитывая изложенное и на основании Постановления совместного Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 г. № 5/29 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», ст.ст. 12, 14, 1229, 1473, 1474 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также руководствуясь ст.ст. 4, 65, 67, 68, 71, 76, 110, 123, 156, 167-171, 176-177, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:


Запретить ООО "МОРТОН" (ОГРН 5157746211585, ИНН 7722351152) использовать фирменное наименование со словесным обозначением «МОРТОН» при осуществлении экономической деятельности

розничная торговля товарами (52.23, 52.21, 52.22, 50.50, 52.24, 52.47, 52.46, 52.45, 52.44, 52.43, 52.42, 52.41, 52.33, 52.26, 52.25 ОКВЭД, 35 МКТУ);

оптовая торговля товарами (51.47, 51.54, 51.55, 51.55.2, 51.62, 51.65, 51.66, 51.63, 51.44, 51.45, 51.51, 51.52, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.38, 51.41, 51.42, 51.43, 51.70 ОКВЭД);

торговля товарами (50.30, 50.40 ОКВЭД, 35 МКТУ);

производство строительно-монтажных работ (45.21, 45.21.1, 45.21.7, 45.25.1, 45.25.2, 45.25.3, 45.25.4, 45.31, 45.32, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.11.1, 45.11 ОКВЭД, 37 МКТУ);

финансовые услуги, инвестиционная деятельность (65.12, 65.23, 65.23.1, 65.23.3, 65.23.4 ОКВЭД, 36 МКТУ);

бухгалтерские услуги; консультационные услуги; управленческая деятельность; деятельность в области архитектуры, геодезии и картографии, стандартизации, гидрометеорологии; найм рабочей силы и подбор персонала; рекламная деятельность (74.12, 74.14, 74.15, 74.20, 74.40, 74.50 ОКВЭД, 35 МКТУ, 36 МКТУ);

агентская деятельность (51.14 ОКВЭД, 35 МКТУ).

Запретить ООО "МОРТОН" (ОГРН 5157746211585, ИНН 7722351152) использовать товарный знак, имеющий вид словесного обозначения «МОРТОН» путем включения его в фирменное наименование - ООО «Мортон»;

Взыскать с ООО "МОРТОН" (ОГРН 5157746211585, ИНН 7722351152, адрес: г. МОСКВА, ул. АВИАМОТОРНАЯ, д. 50, стр. 2, пом. XIV, ком. 50) в пользу ООО "МОРТОН-РСО" (ОГРН 1037739781200; ИНН 7714192290, адрес; 111024, г. МОСКВА, ул. АВИАМОТОРНАЯ, д. 19, ком. 20) компенсацию в размере 50 000 руб. (Пятьдесят тысяч рублей) за нарушение права ООО «Мортон-РСО» на товарный знак «МОРТОН», а также расходы на оплату государственной пошлины в размере 8 000 руб. (Восемь тысяч рублей).

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.


СУДЬЯ

Е.Ю. Агафонова

Суд:

АС города Москвы (подробнее)

Истцы:

ООО "МОРТОН-РСО" (подробнее)

Ответчики:

ООО "МОРТОН" (подробнее)