Решение от 16 апреля 2026 г. АС города Москвы

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации


г. Москва

Дело № А40-169361/25-110-1259

17.04.2026 г.

Резолютивная часть решения объявлена 27.03.2026

Решение в полном объеме изготовлено 17.04.2026

Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи Мищенко А.В. /единолично/,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Булаховой М.Н,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ФИО1 к обществу с ограниченной ответственностью "ДЕКАРО-МСК" (123100, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, УЛ ЧЕРНОГРЯЗСКАЯ 2-Я, Д. 6, К. 1, ОГРН: <***>) о взыскании 20 000 000 рублей, о признании,


при участии:

от истца – ФИО2 по дов.,

от ответчика- ФИО3 по дов.,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обратился с иском к обществу с ограниченной ответственностью "ДЕКАРО-МСК" о признании факта нарушения условий Лицензионного договора от 19.12.2024, об обязании выплатить штраф в связи с нарушением условий лицензионного договора от 19.12.2024 в размере 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей.

Ответчик иск не признал по основаниям, изложенным в отзыве.

Заслушав представителей сторон, исследовав и оценив доказательства, суд пришел к следующим выводам.

Как усматривается из материалов дела, истец является правообладателем в отношении следующих промышленных образцов:

«ПРОФИЛЬ ТЕНЕВОЙ» RU 135602, дата регистрации: 01.03.2023, номер заявки: 2022503455;

«ПРОФИЛЬ ТЕНЕВОЙ» RU 135604, дата регистрации: 01.03.2023, номер заявки: 2022503460;

«ПРОФИЛЬ ТЕНЕВОЙ» RU 135605, дата регистрации: 01.03.2023, номер заявки: 2022503462;

«ПРОФИЛЬ ТЕНЕВОЙ» RU 135603, дата регистрации: 01.03.2023, номер заявки: 2022503457;

«ПРОФИЛЬ ТЕНЕВОЙ» RU 136375, дата регистрации: 17.04.2023, номер заявки: 2022503451.

Факт принадлежности Истцу исключительных прав на промышленные подтверждается выписками на вышеуказанные промышленные образцы.

Факт принадлежности Истцу исключительных прав на товарные знаки (свидетельство № 858030, дата государственной регистрации 16.03.2022г., дата приоритета 28.04.2021г., свидетельство № 858013, дата государственной регистрации 16.03.2022г., дата приоритета 07.04.2021г.). подтверждается свидетельствами на товарные знаки и выписками

Ранее Истцу стало известно, что общество с ограниченной ответственностью «Декаро-Мск» (далее – Ответчик) нарушает его исключительные права на вышеуказанные промышленные образцы.

В ходе переговоров о досудебном урегулировании было достигнуто соглашение о предоставлении лицензии на право пользования запатентованными промышленными образцами (Лицензионный договор от 19.12.2024).

Договор зарегистрирован в Роспатенте (Дата и номер государственной регистрации договора - 21.02.2024 РД0458589).

В соответствии с п.2.1 Договора Лицензиату предоставляется право пользования Промышленными образцами с указанием, что товары изготовлены и реализуются по лицензии, а исключительное право на изделия защищается патентами на промышленные образцы №№ 135602, 135604, 135605, 135603, 136375, которые принадлежат Лицензиару.

В соответствии с п. 2.3 Договора Лицензиат вправе осуществлять реализацию товара с использованием наименования «ТЕНЕВОЙ» в отношении моделей, относящихся к промышленным, поскольку это наименование указано в названии промышленных образцов.

Кроме того, в соответствии с условиями п. 6.4. Лицензионного договора № 1 от 19.12.2023г. Лицензиат должен передать, а Лицензиар принять матрицы, по которым изготавливались профили спорной модели.

В соответствии с п. 3.14.-3.15. Договора, при дальнейшей реализации товара Лицензиат обязуется соблюдать ценовую политику Лицензиара

В случае нарушения ценовой политики при продаже и рекламе товаров Лицензиат обязан выплатить Лицензиару штраф в размере 5 000 000 (пяти миллионов) рублей за каждое нарушение в течение 10 (десяти) календарных дней, исчисляемых со дня направления соответствующего требования Лицензиара.

Также в разделе 3 Договора предусмотрен порядок ежемесячной поставки товара Лицензиату.

В случае закупки профилей по моделям, изготовленным по патентам №RU 135602, №RU 135604, №RU 135605, №RU 135603, №RU 136375, не у Лицензиара, Лицензиат обязан выплатить Лицензиару штраф в размере 10 000 000 (десяти миллионов) рублей за каждый тип профиля в течение 10 (десяти) календарных дней, исчисляемых со дня направления соответствующего требования Лицензиара.

В остальном Лицензиат несет ответственность, предусмотренную законом.

Истец полагает, что заключенный между сторонами договор может быть отнесен к смешанным договорам. Соответственно, к заключенному между сторонами договору могут применяться положения, относящиеся к лицензионному договору и к договору поставки.

В обоснование требования истец сослался, что ответчиком допускались нарушения взятых по договору обязательств.

Истец утверждает, что ответчиком был нарушен п.2.3 Договора. Ответчик использовал сходные обозначения «Теневой» не только в качестве обозначения, индивидуализирующего товары правообладателя, но и на иных страницах сайта, которые не связаны с промышленными образцами Лицензиара

Истец утверждает, что ответчиком был нарушен п.3.1 Договора – ответчиком не осуществлялась закупка на протяжении полугода. За время действия договора поставка осуществлялась только трижды – в соответствии с УПД №675 от 29.12.2023, УПД №193 от 13.05.2024, УПД № 204 от 21.05.2024

Истец обратился к ответчику под видом покупателя, и в счете Ответчик указал, что на складе у него имеется 136 ед. товара «Теневой профиль Decaro D004А Black, анодированный черный, 2 м» и 84 ед. товара «Теневой профиль Decaro D007А Black, анодированный черный, 3 м»

Истец утверждает, что данные модели плинтусов совпадают с изделиями Лицензиара «ТИП2 Алюминиевый теневой профиль. Высота 15мм или 20мм, L=2500» и «ТИП6АНОД Алюминиевый разделительно-декоративный профиль, анодированный черный, L=3000», запатентованными в качестве промышленных образцов №136375, №135605 соответственно. При этом, согласно данным о закупке профилей у Истца, по первой позиции в адрес Ответчика было поставлено только 40 ед. товара, а по второй – ни одной ед. товара.

По мнению истца, у него есть основания требовать с Ответчика выплаты штрафа в размере 10 000 000 (десяти миллионов) рублей за каждый тип профиля на основании п. 10.4 Договора.

Также, истец утверждает, что ответчиком нарушено условие п. 6.4 Договора.

В соответствии с условиями п. 6.4. Лицензионного договора № 1 от 19.12.2023г. Лицензиат должен передать, а Лицензиар принять матрицы.

Ответчиком были предоставлены матрицы в количестве 4 (четыре) штук, согласно акту приема-передачи.

Согласно условиям Договора, Лицензиату предоставлено право использования на изделия по патентам на промышленные образцы №№ 135602, 135604, 135605, 135603, 136375, которые принадлежат Лицензиару.

В соответствующем пункте договора указано на пять патентов, соответственно, матриц также должно быть передано пять штук, в соответствии с теми конфигурациями, которые охраняются патентами.

Истец утверждает, что ответчиком был нарушен п. 2.1 Договора - на сайте Лицензиата отсутствовало указание на то, что изделие защищается патентом

В адрес ответчика неоднократно направлялись обращения в электронном виде, содержащие замечания и требования об устранении нарушений

Далее Истцом была направлена претензия от 13.06.2024 (трек 80088297143491)

20.11.2024 была направлена повторная досудебная претензия, которая оставлена без удовлетворения.

На основании изложенного, истец обратился с требованиями в суд.

Вместе с тем при оценке факта нарушения исключительного права на товарный знак на основании положений пункта 1 статьи 1477 и статьи 1484 ГК РФ следует устанавливать, использовано слово, зарегистрированное в качестве товарного знака, для индивидуализации товара или в ином качестве. Из разъяснений, содержащихся в пункте 157 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление № 10), следует, что с учетом пункта 1 статьи 1477 и статьи 1484 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование для целей индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

В силу этого употребление слов (в том числе имен нарицательных), зарегистрированных в качестве словесных товарных знаков, не является использованием товарного знака, если оно осуществляется в общеупотребительном значении, не для целей индивидуализации конкретного товара, работы или услуги (в том числе способами, перечисленными в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ).

Как усматривается из скриншотов сайта https://decaro-engineering.ru/ размещены следующие варианты использования обозначений: «теневой плинтус. Эффект парящих стен» (с пояснениями «исключает образование трещин на стенах и потолке», «создает нишу для интерьерной подсветки», «эстетичен в местах примыкания к мебели»), «теневой зазор: 13 и 15мм, 25мм, 20мм».

Таким образом, обозначение «теневой» использовалось в информационных целях в словосочетаниях в общеупотребимом значении как характеристика товаров и поэтому не требовало дополнительного разрешения от правообладателя товарного знака или истца.

Кроме того, Истец не является правообладателем товарных знаков «ТЕНЕВОЙ», «TENEVOY» по свидетельствам №№ 858013, 858030 (согласно сведениям о товарных знаках в Государственном реестре товарных знаков на сайте www.fips.ru и выпискам из Реестра в приложении к иску права на товарные знаки принадлежат ООО «Галвинг»

При этом в спорном пункте 2.3 договора речь идет о том, что Лицензиат (ответчик) вправе осуществлять реализацию товара с использованием наименования «ТЕНЕВОЙ».

Кроме того, ответчик после заключения лицензионного договора осуществлял реализацию товара, закупленного у истца, соответственно, размещенная информация о теневых профилях на сайте https://decaro-engineering.ru/ также относилась к продукции истца.

Принимая во внимание вышесказанное, использование данного обозначения на сайте https://decaro-engineering.ru/ не нарушало положения пункта 2.3 лицензионного договора.

Истец ссылается на систематическое нарушение лицензиатом (ответчиком) пункта 2.1 лицензионного договора ввиду отсутствия на сайте лицензиата указания на то, что изделие защищается патентом.

На сайте https://decaro-engineering.ru/ размещены сведения о лицензиаре (истце) и указанием патента на соответствующий промышленный образец в отношении изделий, закупаемых ответчиком у истца.

Вопреки доводам истца, изображение соответствующих моделей профилей сопровождалось следующим текстом: «Товар изготовлен и реализуется по лицензии. Исключительное право на изделие защищается патентом на промышленный образец № 135602 (135604, 135603, 136375), который принадлежит ФИО1, что подтверждается архивными страницами сайта https://decaro-engineering.ru/ по состоянию на 20.02.24г., 25.04.24г.

Исполняя обязательства по лицензионному договору, ответчик использовал оговорку со сведениями о патентообладателе только в отношении тех изделий, которые изготавливались в соответствии с промышленными образцами и закупались у истца. В отношении остальных изделий, отличных от промышленных образцов, ответчик подобную оговорку не использовал.

Истец ссылается на нарушение ответчиком пункта 6.4 лицензионного договора, в котором указано, что в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания договора Лицензиат (ответчик) обязан передать лицензиару матрицы D004, D004A, D005, D005A, D006, D009.

В лицензионном договоре для идентификации матриц использовалась внутренняя номенклатура изделий ответчика, непосредственно сами матрицы собственных идентифицирующих их номеров не имели. Изделиям с номенклатурными номерами D004, D004A, также как и изделиям с номенклатурными номерами D005, D005A, соответствовала всегда одна матрица.

При этом изделия с номенклатурными номерами D004, D004A отличались только цветовым решением, но с точки зрения их внешнего вида и конструктивно они были выполнены одинаково, поэтому для их производства использовалась одна матрица.

Аналогично изделия с номенклатурными номерами D005, D005A имели одинаковую форму, но отличались цветовым решением, поэтому для их производства также было достаточно одной матрицы.

Исходя из сказанного выше, физически, в материале для изделий с указанными номерами (D004/D004A; D005/D005A) существовало только по одной матрице. Иных отдельных матриц для изделий D004A, D005A не было и нет.

Данные объяснения соответствуют сведениям о передаваемых матрицах в акте приема-передачи матриц от 28.12.2023г.. Истец принял данный акт и заверил его своей подписью. В пункте 1 акта указано, что в соответствии с условиями п.6.4 лицензионного договора от 19.12.2023г. Лицензиат (ответчик) передал, а Лицензиар (истец) принял матрицы к 6 (шести) артикулам теневого профиля в количестве 4 (четыре) штуки:

- матрица D004, D004A (для артикула D004 и D004A) - 1 шт.,

- матрица D005, D005A (для артикула D005 и D005A) - 1 шт.,

- матрица D006 - 1 шт.,

- матрица D009 - 1 шт.

Акт содержит подпись истца о том, что все четыре матрицы к 6 моделям профилей им приняты 09.01.2025г.

Довод истца о том, что так как согласно условиям договора Лицензиату (ответчику) предоставлено право использования пяти промышленных образцов по патентам №№ 135602, 135604, 135605, 135603, 136375, то и матриц также должно быть передано пять штук в соответствии с теми конфигурациями, которые охраняются патентами, противоречит пункту 6.4 лицензионного договора.

Из лицензионного договора не следует, что у ответчика обязаны были быть в распоряжении матрицы на каждое из решений, защищенных патентами на промышленные образцы. Промышленные образцы принадлежат истцу, матрицы принадлежали ответчику; количество указанных в пункте 6.4 договора артикулов (шесть (D004, D004A, D005, D005A, D006, D009) изначально не соответствует количеству запатентованных промышленных образцов истца (пять патентов), что подтверждает отсутствие количественной связи между матрицами ответчика и истцом и его патентами.

Доказательства существования у ответчика непереданных истцу матриц, нарушающих исключительные права на промышленные образцы, в материалы дела истцом не представлены.

Таким образом, обязательства по передаче матриц согласно договору также были исполнены ответчиком в полном объеме.

По лицензионному договору ответчиком у истца было закуплено 1 993 ед. товара (профили) на сумму более 1 500 000 (Одного миллиона пятисот тысяч) руб. 00 коп. Передача товара оформлена УПД № 675 от 29.12.2023г., УПД № 193 от 13.05.2024г., УПД № 204 от 21.05.2024г. Оплата и принятие заказов ответчиком производились своевременно. Объем закупаемых товаров определялся уровнем потребности в них.

В своих ответных письмах на обращения истца ответчик разъяснял истцу, что не может заказывать товар больше того объема, чем он нуждается в настоящее время. Закупка товара осуществлялась по мере возникновения потребности в нем на основании заявок дилеров, что оказывало прямое влияние на объемы и частоту закупаемой продукции. При этом в своих обращениях истец предпочитал умалчивать о произведенных ранее у него ответчиком закупках продукции, требуя закупать все новые объемы товара, несмотря на неоднократное разъяснение ответчиком в своих ответных письмах причин, затрудняющих ежемесячное приобретение товара.

На исполнение пункта 3.1 лицензионного договора влияли также объективные причины, связанные с медленной скоростью исполнения истцом заказов ответчика на поставку товара в 2024 году, о чем ответчик сообщал истцу в своем ответе от 29.11.24г. на его претензию. В частности, ответчик разъяснял, что между размещением заказа ответчиком и его исполнением истцом может проходить порядка двух месяцев; в своих обращениях/претензиях к ответчику истец не оспаривал данный факт, однако и не считал нужным давать какие-либо пояснения на данный счет или исправить ситуацию.

Истец утверждает, что он предположил, что ответчик осуществляет закупки профилей по моделям, изготовленным по патентам № 135602, 135604, 135605, 135603, 136375 и в целях проверки гипотезы истец обратился к ответчику с просьбой выставить счет под видом покупателя.

В обоснование своей позиции истец ссылается на счет ответчика, в котором приведено наименование профиля и соответствующее ему изображение.

В частности, теневому профилю ответчика Decaro D004A (анодированный черный) из заказа покупателя № 3053 от 28.06.2024г., соответствует изображение профиля

, теневому профилю ответчика Decaro D007A

(анодированный черный) соответствует изображение профиля

Вместе с тем указанные изображения, вопреки доводам истца, не соответствуют изображениям внешнего вида промышленных образцов по патентам №№ 136375, 135605.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1358 ГК РФ промышленный образец признается использованным в изделии, если это изделие содержит все существенные признаки промышленного образца или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение.

Сравнение изображений изделий ответчика «профиль D004A» и «профиль D007A» и промышленных образцов истца по патентам №№ 136375, 135605 показывает следующие различия между ними:

- ПО истца № 136375 и Изделие ответчика Профиль D004A - - средняя горизонтально ориентированная часть профиля промышленного образца имеет ребристую верхнюю и нижнюю поверхности,

- средняя горизонтально ориентированная часть профиля в изделии ответчика имеет прямые сглаженные поверхности,

в промышленном образце горизонтальная часть профиля выполнена со смещением к нижнему основанию вертикальной части профиля,

- в изделии ответчика горизонтальная часть профиля выполнена со смещением к верхнему основанию вертикальной части профиля

- ПО истца № 135605 и Изделие ответчика Профиль D007A - поверхность профиля в промышленном образце выполнена ребристой, поверхность профиля в изделии ответчика выполнена в виде выемки, профиль при этом имеет сглаженную поверхность.

Таким образом, сравнительный анализ промышленных образцов истца и изделий ответчика показывает, что изделия ответчика не содержат всех существенных признаков промышленных образцов, а также производят разное зрительное впечатление.

Истцом заявлено о непоследовательности пресечения ответчиком нарушений условий договора, в подтверждение чего он ссылается на скриншоты от 03.05.2024г.

Вместе с тем, указанные скриншоты содержат изображения моделей профилей ответчика, в том числе D005 и D004, которые отличны от спорных промышленных образцов истца по патентам №№ 136375, 135605. С учетом сказанного данные скриншоты никак не могут свидетельствовать о непоследовательности или умысле ответчика.

Кроме того, спорные решения охраняются евразийским патентом на промышленный образец № 000756 (номера промышленных образцов №№ 202440151 -10 и 202440151-12), правообладателем которых является ФИО4 (единственный учредитель истца).

Таким образом, истцом не доказаны факты приобретения ответчиком профилей по моделям, изготовленным по патентам №№ 135602, 135604, 135605, 135603, 136375, у третьих лиц, то есть нарушение пункта 10.4 договора не доказано, а также поскольку модели профилей ответчика D004A, D007A, отраженные в заказе покупателя не нарушают исключительные права истца на его промышленные образцы, то основания для удовлетворения требований истца о выплате штрафа отсутствуют.

Требования о признании фактов нарушения условий лицензионного договора от 19.12.2023г. со стороны ответчика также не подлежат удовлетворению в силу следующего.

Истцом не представлено доказательств нарушения условий договора ответчиком, нарушения существенных условий или что нарушения носили значительный характер и повлекли значимые для истца последствия (незаконное использование товарных знаков со стороны ответчика отсутствовало; матрицы были переданы согласно договору, что подтверждается актом приема-передачи матриц от 28.12.2023г.; указание на наличие лицензии присутствовало на сайте в отношении тех моделей профилей, которые изготавливались по промышленным образцам истца и закупались у истца; изделия, изготовленные с использованием промышленных образцов истца, также закупались ответчиком исключительно у истца).

При указанных обстоятельствах иск удовлетворению не подлежит.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 110, 123, 156, 169-170 АПК РФ,

РЕШИЛ:

В удовлетворении иска отказать.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты его принятия.


Судья: А.В.Мищенко