Решение от 8 ноября 2023 г. по делу № А36-9570/2022

Арбитражный суд Липецкой области

Пл. Петра Великого, 7, г.Липецк, 398019

http://lipetsk.arbitr.ru, e-mail: info@lipetsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело № А36-9570/2022
г. Липецк
08 ноября 2023 г.
Резолютивная часть решения объявлена 23 октября 2023 г.

Полный текст решения изготовлен 08 ноября 2023 г.


Арбитражный суд Липецкой области в составе судьи Мещеряковой Я.Р.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Трухачевой А.Э.,

рассмотрев в судебном заседании в режиме веб-конференции дело по иску

общества с ограниченной ответственностью «Алис-групп» (ОГРН <***>, ИНН <***>; 39925, Липецкая обл., Данковский р-н, с.Яхонтово)

к обществу с ограниченной ответственностью «НПО Силма» (ОГРН <***>, ИНН <***>; 399850, Липецкая обл., Данковский р-н., <...>)

о прекращении незаконного использования товарного знака, изъятии из оборота и уничтожении контрафактной продукции,

при участии в судебном заседании:

от истца: представители ФИО1, доверенность от 13.01.2023г., ФИО2, доверенность от 13.01.2023г.,

от ответчика: представитель ФИО3, доверенность от 27.12.2022г.,

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «Алис-групп» (далее – ООО «Алис-групп», истец) обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «НПО Силма» (далее – ООО «НПО Силма», ответчик) о прекращении незаконного использования товарного знака №655993 – «Эласил», изъятии из оборота и уничтожении за счет ответчика контрафактной продукции, содержащей изображение товарного знака «Эласил», а так же оборудование или иные средства, используемые или предназначенные для совершения нарушения исключительных прав на товарный знак «Эласил». Кроме того, истец просил взыскать расходы по оплате государственной пошлины в размере 6000 руб.

Исковые требования заявлены на основании статей 1250, 1252, 1477, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В ходе рассмотрения дела на основании статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд удовлетворил заявленное истцом ходатайство об уточнении исковых требований в части обязания ООО «НПО Силма» прекратить незаконное использование товарного знака ООО «Алис-групп» по свидетельству № 655993 в отношении товаров 01, 16, 17 классов МКТУ в любой форме и любым способом, в том числе, осуществлять производство, продажу, рекламу товаров, работ и услуг, использовать на документации, печатях, штампах, бланках, в предложениях о продаже товаров (рекламе); за свой счет удалить изображения товарного знака ООО «Алис-групп» на документации, в предложениях о реализации товаров, оказании услуг, выполнении работ, в объявлениях, на вывесках, в рекламе, в сети Интернет; уничтожить за свой счет товары, содержащие изображение товарного знака.

По сути заявленных требований представители ООО «Алис-групп» поддержал заявленные требования, настаивая на их удовлетворении в полном объеме и ссылаясь на незаконное использование ответчиком товарного знака №655993 – «Эласил», и отсутствие доказательств фактического прекращения нарушения прав истца на средство индивидуализации.

Представитель ООО «НПО Силма» возражал против иска, полагая требования необоснованными, поскольку доказательств использования ответчиком товарного знака истца в настоящее время истец не представил, а общество прекратило использование спорного товарного знака после предъявления иска в суд. Кроме того, представитель ответчика также указал, что клей-герметик с обозначением «Эласил» производится не только ответчиком и иными лицами, а само обозначение «Эласил» не ассоциируется только с истцом.

Изучив материалы дела и выслушав представителей сторон, суд установил следующее.

Как видно из материалов дела, решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности на основании заявки ООО «Алис-Групп» от 14.07.2017г. зарегистрирован товарный знак «Эласил», что подтверждается свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) № 655993. При этом товарный знак представляет собой слово «Эласил», выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита и нижерасположенную фантазийную фигуру.

Приоритет товарного знака установлен с 14.07.2017г., срок регистрации истекает 14.07.2027г.

Согласно размещенным на официальном сайте Федеральной службы по интеллектуальной собственности сведениям, правовая охрана названного товарного знака предоставлена в отношении товаров (услуг) 01, 16 и 17 классов Международной классификации товаров и услуг.

В обоснование нарушенного права истец ссылается на использование принадлежащего ему товарного знака ответчиком, в том числе путем реализации товара содержащего соответствующее обозначение. В подтверждение указанного утверждения представлены универсальный передаточный документ (№ 68 от 26.05.2022г., где в качестве продавца поименовано ООО «НПО Силма», на поставку товара: Эласил 137-83, переписку посредством электронной почты, содержащую предложение к продаже клеев-герметиков «Эласил», коммерческое предложение № 33 от 19.04.2022г., которое также содержит указание в наименовании товара словесного элемента «Эласил», прайс-лист на продукцию ответчика на 2022г., где в числе прочего указаны клеи-герметики с обозначением «Эласил», сертификат соответствия рег.№ РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП22.19502, с периодом действия с 12.05.2022г. по 11.05.2025г., распространяющийся на продукцию (серийный выпуск) клей-герметик кремнийорганический в том числе с указанием в наименовании слова «Эласил» (л.д. 14-27, т.1). Кроме того, истцом представлены нотариально оформленные протоколы осмотра доказательств от 12.10.2022г. и от 11.01.2023г., из которых усматривается, что произведен осмотр интернет – сайта по адресу: https://silma.su/, права на который принадлежат ответчику и в перечне реализуемой продукции заявлены клеи-герметики с использованием в наименовании словесный элеемент Эласил, паспорта качества, выданные ответчиком в отношении товара с обозначением «Эласил» (л.д. 28-34, 120-127, т.1; л.д. 49-51, т.3).


Ссылаясь на фактическое использование спорного товарного знака, истцом представлены товарные накладные и универсальные передаточные документы на поставку клея-герметика «Эласил» за период 2017-2023г. (л.д. 115-150, т.2; л.д. 1-47, т.3).

Кроме того, истцом представлены фотоизображения товара и этикеток товара, производимого истцом и товара и этикеток товара, производимых ответчиком, содержащих обозначение «Эласил» (л.д. 43, т.3).

В ходе рассмотрения дела представитель ответчика не оспаривал использование словесного элемента «Эласил» при производстве клея – герметика кремнийорганического с декабря 2021г. по февраль 2023г., но ссылаясь на универсальные передаточные документы № 111 от 21.07.2022г. и № 44 от 22.02.2023г., утверждал, что выпуск продукции с использованием в наименовании слова «Эласил» не осуществляется (л.д. 98-99, ходатайство о приобщении к делу дополнительных доказательств, поступившие 19.10.2023г., т.3).

При этом суд отмечает, что универсальный передаточный документ № 44 от 22.02.2023г. не позволяет объективно установить факт передачи товара указанному в документе покупателю, поскольку не содержит отметок о его принятии.

В подтверждение довода об отсутствии готовой продукции ООО «НПО Силма» представлено уведомление № 62 от 17.10.2023г., подписанное единоличным исполнительным органом общества и главным бухгалтером о том, что общество не производит «Клеи-герметики кремнийорганические» под торговым наименованием «Эласил», не имеет складского остатка готовой продукции и маркированной тары с полиграфическим нанесением, а также выписки из оборотных ведомостей по счетам бухгалтерского учета.

В претензии № 108 от 15.07.2022г. истец просил в том числе прекратить использование товарного знака «Эласил», изъять из оборота и уничтожить за свой счет товар, на котором размещен товарный знак (л.д. 35-36, т.1).

В ответе № 44-12 от 15.08.2022г. на названную претензию ответчик указал на необоснованность претензий (л.д. 37-38, т.1).

31.08.2022г. истцом в адрес ответчика была направлена вторая претензия № 132 от 31.08.2022г. с требование прекратить использование товарного знака истца (л.д. 43-44, т.1).

Ссылаясь на нарушение ответчиком прав на средство индивидуализации – товарный знак, истец обратился в суд с иском.

Оценив представленные доказательства, суд считает, что требования истца подлежат частичному удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В силу пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

При оценке тождественности или сходства до степени смешения между противопоставляемыми обозначениями и товарными знаками следует руководствоваться нормами, регулирующими вопросы сравнения обозначений, предусмотренными Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015г. № 482 (далее - Правила № 482), а также разъяснениями, содержащимися в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление № 10).

В силу пункта 41 Правил № 482 обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 - 44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 42 Правил № 482 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 45 Правил № 482 при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Методология определения сходства сравниваемых обозначений и вероятности их смешения в гражданском обороте определена, как уже было указано, Правилами № 482 и пунктом 162 Постановления № 10.

Как разъяснено в пункте 162 Постановления Пленума № 10, установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается. Кроме того, для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Для установления факта нарушения достаточно уже самой опасности, а не реального смешения обозначения и товарного знака обычным потребителем соответствующих товаров (Определение Верховного Суда Российской Федерации от 27.06.2016г. № 307-ЭС16-881 по делу № А56-62226/2014).

Обозначение считается сходным до степени смешения с конкретным товарным знаком, если обычные потребители соответствующего товара ассоциируют обозначение с товарным знаком в целом несмотря на отдельные отличия (пункт 37 Обзора от 23.09.2015.г).

Вероятность смешения имеет место, если обозначение может восприниматься в качестве конкретного товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак (Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006г. № 2979/06).

Вероятность смешения зависит от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров (Определения Верховного Суда Российской Федерации от 05.12.2017г. № 300-КГ17-12018, от 05.12.20173. № 300-КГ17-12021 и от 05.12.2017г. № 300-КГ17-12023,). При этом такая вероятность может иметь место и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров, или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) обозначения и товарного знака.

При оценке сходства комбинированных обозначений определяется сходство как всего обозначения в целом, так и его составляющих элементов с учетом значимости положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

При исследовании положения словесного и изобразительного элемента в комбинированном обозначении учитывается фактор визуального доминирования одного из элементов. Такое доминирование может быть вызвано как более крупными размерами элемента, так и его более удобным для восприятия расположением в композиции (например, элемент может занимать центральное место, с которого начинается осмотр обозначения). Изображение одного из элементов в цвете может способствовать доминированию этого элемента в композиции.

Значимость положения элемента в комбинированном обозначении зависит также от того, в какой степени элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции - индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

При восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе. Словесный элемент к тому же легче запоминается, чем изобразительный.

Если при сравнении комбинированных обозначений будет установлено, что их словесные элементы тождественны или сходны до степени смешения, то такие комбинированные обозначения могут быть отнесены к сходным до степени смешения.

Изобразительный элемент комбинированного обозначения может играть существенную роль в индивидуализации товара наряду со словесным элементом.

Степень важности изобразительного элемента в комбинированном обозначении зависит от того, насколько этот элемент оригинален, каковы его размеры и пространственное положение относительно словесного элемента. Перечисленные факторы могут учитываться как каждый в отдельности, так и в совокупности.

Сравниваемые обозначения содержат фонетически и семантически тождественный словесный элемент «Эласил», который занимает центральное положение как в товарном знаке истца, так и в используемом ответчиком обозначении, что явно следует из представленных истцом фотоизображений товара каждой из сторон и этикетов товара (л.д. 48, т.3). При этом указанный элемент применяется для одной группы товаров: клей-герметик кремнийорганический. Доказательств наличия правовых основания использования словесного элемента «Эласил», являющегося составной частью товарного знака истца, ответчиком не представлено.

Меры, предусмотренные статьей 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации (в том числе требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу нарушения), являются мерами защиты нарушенного интеллектуального права и применяются в связи с конкретным правонарушением.

В силу разъяснений, изложенных в пункте 57 Постановления № 10 в случае нарушения исключительного права правообладатель вправе осуществлять защиту нарушенного права любым из способов, перечисленных в статье 12 и пункте 1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации, в том числе путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих исключительное право, в частности о запрете конкретному исполнителю исполнять те или иные произведения.

Требование о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, в силу подпункта 2 пункта 1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации может быть предъявлено не только к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, но и к иным лицам, которые могут пресечь такие действия.

Такое требование может быть удовлетворено только в том случае, если противоправное поведение конкретного лица еще не завершено или имеется угроза нарушения права. Так, не подлежит удовлетворению требование о запрете предложения к продаже или о запрете продажи контрафактного товара, если такой принадлежавший ответчику товар им уже продан. Требования об общем запрете конкретному лицу на будущее использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации (например, о запрете размещения информации в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе сети "Интернет") также не подлежат удовлетворению. Такой запрет установлен непосредственно законом (абзац третий пункта 1 статьи 1229 ГК РФ).

Как видно из материалов дела, ответчику уполномоченным органом выдан сертификат соответствия на серийный выпуск продукции клей-герметик кремнийорганический, содержащей в своем наименовании словесный элемент «Эласил», срок действия которого по 11.05.2025г. Объективных доказательств отсутствия технической возможности выпуска данной продукции, либо аннулирования данного сертификата в ходе рассмотрения дела ответчиком не представлено. Сам по себе факт отсутствия в складском учете готовой продукции, содержащей в наименовании спорный словесный элемент на момент спора, не исключает возможности производства соответствующей продукции с использованием в наименовании словестного элемента «Эласил». При таких обстоятельствах сделать объективный вывод о прекращении правонарушения не представляется возможным. Вместе с тем, поскольку в ходе рассмотрения дела ответчиком представлены сведения об отсутствии готовой продукции и маркированной тары с полиграфическим нанесением торгового наименования «Эласил», то оснований для удовлетворения требования истца об уничтожении за свой счет товара, содержащего изображение товарного знака не имеется. Доказательств, опровергающих представленные ответчиком документы, либо свидетельствующих о наличии в обороте товара ответчика, содержащего обозначение сходное до степени смешения с товарным знаком истца, на момент рассмотрения спора истцом не представлено. Процессуальных заявлений, ходатайств не сделано.

При таких обстоятельствах требования истца являются обоснованными и подлежат частичному удовлетворению.

По правилу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Руководствуясь статьями 167-171, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд



РЕШИЛ:

Обязать общество с ограниченной ответственностью «НПО Силма» (ОГРН <***>, ИНН <***>) прекратить использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 655993 в отношении товаров 01, 16, 17 классов МКТУ на документации, связанной с введением товара в гражданский оборот и при предложении к продаже товаров, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В остальной части иска отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «НПО Силма» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Алис-групп» (ОГРН <***>, ИНН <***>) судебные расходы по оплате государственной пошлины в сумме 6000 руб.

Решение вступает в законную силу по истечении месяца с момента изготовления в полном объеме и в этот срок может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд (г. Воронеж) через Арбитражный суд Липецкой области.


Судья Я.Р. Мещерякова