Решение от 15 мая 2018 г. по делу № А56-85439/2017

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru


Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело № А56-85439/2017
16 мая 2018 года
г.Санкт-Петербург



Резолютивная часть решения объявлена  20 апреля 2018 года.

Полный текст решения изготовлен  16 мая 2018 года.


Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Нестерова С.А.,


при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело по иску

ООО «Суши Марка», место нахождения: 192242, <...>, литер А, пом. 21Н, ОГРН <***>,

к ИП ФИО2 (ОГРНИП 311784718700100)

о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав


при участии в заседании:

от истца: ФИО3 – по доверенности от 22.05.2017;

от ответчика: не явился, извещен; 



установил:

Общество с ограниченной ответственностью «Суши Марка» (далее – истец, ООО «Суши Марка», Общество) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к индивидуальному предпринимателю ФИО2 (далее – ответчик, ИП ФИО2, предприниматель):

- о признании использования ИП ФИО2 обозначения «Золотая Пилка» нарушением исключительных прав ООО «Суши Марка» и о запрете ИП ФИО2 использовать обозначение «Золотая Пилка» для услуг маникюра; салоны красоты; салоны маникюра и педикюра; массаж; услуги визажистов; солярии; восковая депиляция; парикмахерские;

- о взыскании компенсации за допущенное нарушение исключительных прав в размере 5 000 000 руб., 54 000 руб. расходов по уплате госпошлины, 27 144 руб. расходов на проведение экспертизы и 8 920 руб. нотариальных расходов.

В судебном заседании, назначенном на 20.04.2018, представитель истца поддержал исковые требования в полном объеме, пояснил, что по соответствующим договорам франчайзинга, заключаемым ООО «Суши Марка» в настоящее время сроком на 5 лет паушальный платеж составляет 1 000 000 руб. 00 коп., в дополнение к которому пользователи также уплачивают периодические платежи.

Ответчик, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства по всем известным суду адресам, не обеспечил явку своего представителя в судебное заседание, что в свою очередь в силу части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) не является препятствием для рассмотрения дела, в связи с чем суд перешел к рассмотрению спора по существу в отсутствие представителя ответчика.

Как следует из материалов дела, истец является правообладателем товарного знака №567392  с приоритетом от 26 февраля 2015 года, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации товарного знака.

Товарный знак №567392 зарегистрирован в отношении услуг 44 класса МКТУ: маникюр; салоны красоты; салоны маникюра и педикюра; массаж; услуги визажистов; солярии; восковая депиляция; парикмахерские.

Истец обнаружил, что в городе Санкт-Петербурге по адресам: ул. Двинская, д. 5, и ул. Оптиков, д. 45, к. 1, предпринимателем (Ответчиком) были открыты салоны с наименованием «ЗОЛОТАЯ ПИЛКА», что подтверждается протоколом осмотра доказательств, а именно страниц сайта: http://www.nailispb.ru/.

По обращению за услугами в указанный салон был выдан товарный чек предпринимателя от 06.08.2017 №12 с наименованием студии маникюра «ЗОЛОТАЯ ПИЛКА».

При этом, по мнению истца, на вывеске салонов ответчика и вышеназванном сайте используется обозначение «ЗОЛОТАЯ ПИЛКА» сходное до степени смешения с товарным знаком №567392, что подтверждается заключением эксперта от 04.10.2017, в связи с чем Общество направило в адрес предпринимателя претензию от 01.08.2017 с требованием прекратить использование обозначения «ЗОЛОТАЯ ПИЛКА», удалить его с вывесок, рекламы и прочих вещей, материалов, предметов, товаров и документов, которые сопровождают деятельность салона ответчика, указав на то, что в противном случае Общество обратится в арбитражный суд с требованием о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав.

Претензия истца оставлена ответчиком без ответа и удовлетворения, что и послужило основанием для обращения Общества с соответствующим иском в арбитражный суд.

Оценив доводы Общества и представленные доказательства, суд находит заявленные исковые требования подлежащими частичному удовлетворению на основании следующего.

В соответствии статьёй 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), товарные знаки и фирменные наименования являются результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана.

В силу пункта 2 статьи 1539 ГК РФ не допускается использование коммерческого обозначения, способного ввести в заблуждение относительно принадлежности предприятия определенному лицу, в частности обозначения, сходного до степени смешения с фирменным наименованием, товарным знаком или защищенным исключительным правом коммерческим обозначением, принадлежащим другому лицу, у которого соответствующее исключительное право возникло ранее.

Право истца на товарный знак(регистрация RU 567392) подтверждается представленными в материалы дела документами и ответчиком не оспорено.

Факт открытия предпринимателем в городе Санкт-Петербурге по адресам: ул. Двинская, д. 5, и ул. Оптиков, д. 45, к. 1, салонов с наименованием «ЗОЛОТАЯ ПИЛКА», сходного до степени смешения с зарегистрированным Обществом товарным знаком (заключение эксперта от 04.10.2017), подтверждается протоколом осмотра доказательств, а именно страниц сайта: http://www.nailispb.ru/, фотоматериалами, а также товарным чеком предпринимателя от 06.08.2017 №12 с наименованием студии маникюра «ЗОЛОТАЯ ПИЛКА».

На вывесках салонов ответчика и указателях также используется обозначение «ЗОЛОТАЯ ПИЛКА», в том числе с указанием сайта: http://www.nailispb.ru/, и указанием на английском языке pilka gold.

Таким образом, материалами дела подтверждается факт использования ответчиком для обозначения, являющегося средством индивидуализации его деятельности по оказанию услуг салонов красоты, обозначения «ЗОЛОТАЯ ПИЛКА».

Согласно пунктам 42-45 Правил составления, подачи и рассмотрения документов…по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков…, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Так, согласно представленному истцом в материалы дела заключению эксперта по вопросам применения патентного законодательства РФ от 04.10.2017 по вопросу совпадения товарного знака (регистрация RU 567392) с обозначением «ЗОЛОТАЯ ПИЛКА» до степени смешения для товаров и/или  услуг, указанных  в свидетельстве на товарный знак  (регистрация RU 567392), специалистом сделаны следующие выводы:

Зарегистрированное по свидетельству на товарный знак RU 567392 обозначение  («ПИЛКИ» в транслитерации) является словесным и применительно к охраняемым им товарам и/или  услугам является фантазийным, фонетически звучащим как «Пилки». Это определяет различительную особенность этого обозначения.

Обозначение «ЗОЛОТАЯ ПИЛКА» образовано словом «Пилка» с добавлением слова «Золотая».

Основным элементом обозначения «ЗОЛОТАЯ ПИЛКА», придающим ему различительную особенность, безусловно, является слово «Пилка», слово «Золотая» придает лишь смысловой оттенок слову «Пилка», указывая на ценность и привлекательность, то есть играет второстепенную роль относительно различительной особенности обозначения.

Основной элемент «Пилка» в обозначении «ЗОЛОТАЯ ПИЛКА» обладают звуковым сходством с обозначением , поскольку имеет практически полное совпадение звуков, близость звуков, составляющих обозначения, одинаковое расположение близких звуков звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположение, одинаковое место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, практически полное вхождение одного обозначения в другое, одинаковое ударение.

Таким образом, по звуковому критерию обозначение «ЗОЛОТАЯ ПИЛКА» можно считать сходным до степени смешения с обозначением  (товарным знаком по свидетельству RU 567392).

Анализ по критерию графического сходства (различия), определяемого на основании общего зрительного впечатления, и т.п. позволяет сделать вывод, что обозначение «ЗОЛОТАЯ ПИЛКА» можно считать имеющим отличия от обозначения  по товарному знаку RU 567392, которое вызвано, в основном, использованием дополнительного слова «Золотая». Однако это слово придает лишь смысловой оттенок слову «Пилка» и не существенно влияет на общее зрительное впечатление, в основу которого положено впечатление от слова «Пилка» .

Анализ по критерию смыслового сходства (которое определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей) показал, что основным элементом, обладающим различительной особенностью в обозначении «ЗОЛОТАЯ ПИЛКА» является слово «Пилка», совпадающее до степени смешения со словом «Пилки» (обозначением ) по свидетельству RU 567392.

Из представленных материалов (приложение), характеризующих деятельность Салона, следует, что товары и/или услуги, для которых используется обозначение «ЗОЛОТАЯ ПИЛКА» имеют совпадения с товарами и/или услугами, которые охраняются товарным знаком по свидетельству RU 567392, а именно, с такими услугами, по классу МКТУ 44, как: маникюр; салоны красоты; салоны маникюра и педикюра; услуги визажистов; парикмахеркие.

Результаты сравнительного анализа товарного знака  (регистрация RU 567392) с обозначением «ЗОЛОТАЯ ПИЛКА», используемое Салоном, показало, что из четырех критериев, указанных в Правилах и используемых для оценки их сходства (различия), можно считать их совпадающими до степени смешения практически по всем четырем критериям.

Относительно товаров и/или услуг, для которых используются обозначения «ЗОЛОТАЯ ПИЛКА» и , следует признать их практически полное совпадение.

В соответствии с результатами исследований можно сделать вывод, что обозначение «ЗОЛОТАЯ ПИЛКА» совпадает до степени смешения с обозначением по свидетельству RU 567392.

Исследовав материалы дела, суд полагает обоснованными выводы эксперта.

Сравниваемые обозначения не обладают графическим сходством: отличается используемый шрифт и цветовое решение, однако при этом их делает сходными до степени смешения звуковое и смысловое сходство, поскольку основной смысловой вес приходится на элемент «ПИЛКА».

С учетом вышеприведенного используемое ответчиком обозначение является сходным до степени смешения с товарным знаком истца, и способно ввести в заблуждение потенциального потребителя относительно принадлежности обозначения определенному лицу, в связи с чем требования истца в части признания использования предпринимателем обозначения «ЗОЛОТАЯ ПИЛКА» нарушением исключительных прав Общества и запрета предпринимателю использовать обозначение «ЗОЛОТАЯ ПИЛКА» для услуг: маникюра; салона красоты; салона маникюра и педикюра; массаж; услуги визажистов; солярии; восковая депиляция; парикмахерские, подлежат удовлетворению.

В соответствии со статьёй  1515 ГК РФ в случаях нарушения исключительного права на товарный знак правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

При определении размера компенсации истец просит учесть характер допущенного нарушения (использование товарного знака в документах, рекламе и на вывесках), срок незаконного использования, величину понесенных убытков, определяемую суммой прямых и косвенных убытков равной 4 900 000,00 руб. подтвержденную Отчетом «об оценке убытков, понесенных ООО «Суши Марка», г. Санкт-Петербург в результате нарушения исключительных прав на товарный знак  по свидетельству RU 567392» Рег. № 9-17 от 26.01.2017.

В пункте 43.2 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков

Согласно пункту 43.3 названного постановления, рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Исходя из доказанности факта допущения ответчиком нарушения исключительных прав истца, руководствуясь принципами разумности и справедливости, а также учитывая конкретные обстоятельства дела (наличие у ответчика статуса индивидуального предпринимателя), отсутствие каких-либо сведений о значительности объемов оказываемых ответчиком услуг, недоказанность истцом длительного использования спорного обозначения (материалами дела подтвержден факт использования лишь с августа 2017 года), учитывая стоимость обычно передаваемых истцом по договорам прав на использование обозначения, о которой было пояснено представителем истца в судебном заседании от 20.04.2018, суд приходит к выводу о несоразмерности компенсации, истребуемой истцом, последствиям правонарушения, в связи с чем полагает возможным снизить размер компенсации за нарушение исключительных прав истца до 1 000 000 руб. 00 коп. (по 500 000 руб. 00 коп. за каждый салон)

В связи с частичным удовлетворением исковых требований в соответствии со статьёй 110 АПК РФ судебные расходы истца по уплате государственной пошлины  и сбору доказательств по делу подлежат распределению пропорционально удовлетворенным требования.

Руководствуясь статьями 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 



решил:

Иск удовлетворить частично.

Признать использование индивидуальным предпринимателем ФИО2 обозначения «ЗОЛОТАЯ ПИЛКА» нарушением исключительных прав Общества с ограниченной ответственностью «Суши марка» и запретить индивидуальному предпринимателю ФИО2 использовать обозначение «ЗОЛОТАЯ ПИЛКА» для услуг: маникюра; салона красоты; салона маникюра и педикюра; массаж; услуги визажистов; солярии; восковая депиляция; парикмахерские.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Суши марка» 1 000 000 руб. 00 коп. компенсации за нарушение исключительных прав, 5 428 руб. 80 коп. расходов на проведение досудебной экспертизы, 1 784 руб. 00 коп. нотариальных расходов и 15 600 руб. 00 коп. расходов по уплате государственной пошлины.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его изготовления в полном объеме.



Судья                                                                            С. А. Нестеров