Решение от 8 июня 2020 г. по делу № А41-94646/2019

Арбитражный суд Московской области

107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва

http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело №А41-94646/19
08 июня 2020 года
г.Москва


Резолютивная часть объявлена 03 июня 2020 года

Полный текст решения изготовлен 08 июня 2020 года

Арбитражный суд Московской области в составе:

председательствующий судья М.В. Саенко

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело

по иску ИП Ибатуллина А.В.

к ООО "СВЕТОФОР-БАЛАШИХА"

третьи лица: ООО "МАРШРУТ-РАЗВИТИЕ", РОСПАТЕНТ

о признании незаконным использования обозначения "Светофор", обязании

при участии в судебном заседании - согласно протоколу

УСТАНОВИЛ:

ИП ФИО2 обратился в Арбитражный суд Московской области с иском (с учётом уточнения иска в порядке части 1 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) к ответчику ООО "СВЕТОФОР-БАЛАШИХА" о признании незаконным использование обществом с ограниченной ответственностью «Светофор-Балашиха» обозначения «Светофор» в отношении деятельности по сдаче помещений в аренду, в том числе в фирменном наименовании, а также запретить ответчику использовать обозначение «Светофор» в отношении деятельности по сдаче помещений в аренду, в том числе в фирменном наименовании.

Уточненные в порядке части 1 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации исковые требования приняты судом на основании части 5 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд привлек к участию в деле в качестве третьих лиц ООО "МАРШРУТ-РАЗВИТИЕ", РОСПАТЕНТ.

Ответчик представил отзыв на исковое заявление, в котором возражал против удовлетворения исковых требований.

Дело рассматривается в порядке статей 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие представителя истца и отвтчика.

Истец поддерживает уточненный иск.

Ответчик возражает.

Оценив представленные доказательства в их совокупности по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд находит уточнённые исковые требования не подлежащими удовлетворению, исходя из следующего.

Как следует их материалов дела, истец является правообладателем серии товарных знаков «СВЕТОФОР», зарегистрированных в отношении различных товаров и услуг, в том числе услуг, связанных с деятельностью по сдаче помещений в аренду по свидетельствам Российской Федерации №№371847, 706282, а также №267446.

Ответчик является аффилированным лицом с ООО "Маршрут-Развитие", которое является правообладателем товарного знака «СВЕТОФОР» по свидетельству Российской Федерации №480432.

Ответчик использует обозначение «СВЕТОФОР» при осуществлении деятельности по сдаче помещений в аренду, в том числе в своем фирменном наименовании.

16.09.2019 в Роспатент от ответчика поступили возражения против предоставления правовой охраны принадлежащим истцу товарным знакам по свидетельствам Российской Федерации №№371847, 706282.

В возражениях ответчик указал, что указанные товарные знаки являются сходными до степени смешения с фирменными наименованием ответчика, право на которое возникло у него 15.02.2007.

Поскольку между истцом и ответчиком возник спор о праве на использование обозначения «СВЕТОФОР» истец обратился в суд с настоящими исковыми требованиями.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно материалам дела истцу принадлежит исключительное право использования товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации №№371847, 706282.

Товарный знак по свидетельству №371847 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 10.02.2009 г. по заявке № 2007726670 с приоритетом от 29.08.2007 г. в отношении товаров и услуг 9,12,14, 36, 43 классов МКТУ.

Товарный знак по свидетельству № 706282 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 01.04.2019 по заявке № 2017705395 с приоритетом от 15.02.2017 в отношении товаров и услуг 5, 9, 12, 14, 29, 30, 32, 36, 39, 43 классов МКТУ.

В соответствии со статьей 1513 Гражданского кодекса Российской Федерации, предоставление правовой охраны товарному знаку, по указанным основаниям, может быть оспорено путем подачи возражения в палату по патентным спорам Роспатента. Согласно статье 1491 Гражданского кодекса Российской Федерации, исключительное право на товарный знак действует в течение десяти лет со дня подачи заявки на государственную регистрацию в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Согласно пункту 1 статьи 1491 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак действует с даты подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака.

Следовательно, в случае предоставления соответствующему обозначению правовой охраны исключительное право на товарный знак действует с момента подачи соответствующей заявки (дата приоритета) и, соответственно, подлежит защите.

Поэтому использование товарного знака в указанный период также является нарушением исключительного права на него.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Подпунктом 14.4.2.2 Правил установлено, что словесные обозначения сравниваются: со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. При этом сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим). Подпункт а) пункта 14.4.2.2 Правил устанавливает следующие критерии оценки степени фонетического сходства: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Предоставляя правовую охрану какому-либо товарному знаку Роспатент, в силу предоставленных ему полномочий проводит полную проверку сходства до степени смешения и при наличии сходства заявленного обозначения отказывает в регистрации обозначения в качестве товарного знака.

В представленном отзыве ответчик возражал против удовлетворения исковых требований по следующим основаниям.

Ответчик имеет приоритет в использовании обозначения "Светофор".

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц с 02.12.2002 ответчик зарегистрирован под наименованием ООО "МЕТРОПОЛИС ПЛЮС".

31.01.2007 на внеочередном общем собрании участников ООО "МЕТРОПОЛИС ПЛЮС" принято решение о переименовании ООО «МЕТРОПОЛИС ПЛЮС» в ООО «Светофор-Балашиха».

Согласно сведениям из Единого государственного реестра юридических лиц, ООО «Светофор-Балашиха» зарегистрировано 15.02.2007, таким образом, у ответчика имеется приоритет на фирменное наименование с 15.02.2007.

Согласно позиции ответчика оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения в отношении однородных услуг 36, 39 и 43 классов МКТУ с коммерческим обозначением - «Светофор» (приоритет от 01.01.2008), а также фирменным наименованием -ООО «Светофор-Балашиха» (приоритет от 15.02.2007), право на которое возникло у лица, подавшего возражение, ранее даты приоритета данного товарного знака и которое используется для индивидуализации принадлежащих ему услуг.

Решением от 20.12.2019 РОСПАТЕНТА удовлетворено возражение ООО «Светофор-Балашиха», поступившее 16.09.2019, о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №371847 недействительным частично в отношении услуг 43 класса МКТУ «аренда переносных сооружений».

Решением от 20.12.2019 РОСПАТЕНТА удовлетворено возражение, поступившее 16.09.2019, о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №706282 недействительным частично в отношении услуг 36 класса МКТУ «агентства по операциям с недвижимым имуществом; аренда квартир; аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; аренда ферм и сельскохозяйственных предприятий; бюро квартирные [недвижимость]; взыскание арендной платы; операции с недвижимостью; аренда переносных сооружений; оценка недвижимого имущества; посредничество при операциях с недвижимостью; управление жилым фондом; управление недвижимостью; сдача недвижимого имущества в аренду, сдача помещений в аренду», 43 класса МКТУ «аренда переносных сооружений; прокат передвижных строений».

В письменных объяснениях по делу РОСПАТЕНТ пояснил, что правовая охрана товарного знака по свидетельству № 371847 в отношении вышеуказанной услуги 43 класса МКТУ, а также охрана товарного знака по свидетельству № 706282 в отношении вышеуказанных услуг 36 класса МКТУ не действует. Соответствующие сведения внесены Роспатентом в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 20.12.2019 и опубликованы в установленном порядке в официальном бюллетене Роспатента «Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров» (далее - Официальный бюллетень) от 20.12.2019 № 24.

В свою очередь истец в обоснование заявленных исковых требований ссылается на следующее.

Между истцом и обществом с ограниченной ответственностью «Патентное бюро «Выгодин и партнеры» заключен договор от 01.09.2019 об отчуждении исключительного права на товарный знак №267446, по условиям которого исключительное право на этот товарный знак, зарегистрированный с приоритетом от 19.03.2003, переходит к Истцу в отношении услуги 39 класса МКТУ «сдача в аренду складов».

В соответствии с п. 5 указанного договора приобретатель (истец) со дня заключения этого договора вправе использовать товарный знак на всей территории Российской Федерации в отношении указанных в пункте договора услуг (услуги 39 класса МКТУ «сдача в аренду складов»), а правообладатель со дня заключения этого договора не вправе сам использовать товарный знак и предоставлять право использования товарного знака иным лицам.

В связи с предоставлением истцом в материалы дела договора от 01.09.2019 об отчуждении исключительного права на товарный знак №267446 с приоритетом от 19.03.2003, ответчик заявил о злоупотреблении правом со стороны истца.

Так, согласно позиции ответчика, тот факт, что ИП ФИО2 обратился с настоящим иском о запрете использовать истцу обозначение «Светофор» в Арбитражный суд Московской области до регистрации отчуждения исключительных прав на товарный знак № 267446 свидетельствует о злоупотреблении правом, и указывает на истинное намерение ИП ФИО2 использовать товарный знак «Светофор» не для индивидуализации услуг под обозначением «Светофор», а для получения формального приоритета над истцом в целях запретить ему использовать обозначение «Светофор».

Суд учитывает, что настоящее исковое заявление подано в суд истцом в электронном виде 31.10.2019.

Договор между истцом и ООО «Патентное бюро «Выгодин и партнеры» об отчуждении исключительного права на товарный знак №267446 заключен 01.09.2019.

В силу статьи 1488 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору об отчуждении исключительного права на товарный знак одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать в полном объеме принадлежащее ей исключительное право на соответствующий товарный знак в отношении всех товаров или в отношении части товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован, другой стороне - приобретателю исключительного права.

Договор об отчуждении исключительного права заключается в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора.

Переход исключительного права по договору подлежит государственной регистрации в случаях и в порядке, которые предусмотрены статьей 1232 Гражданского кодекса Российской Федерации (пункт 2 статьи 1234 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В случаях, когда результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации подлежит государственной регистрации, государственной регистрации также в соответствии с пунктом 2 статьи 1232 Гражданского кодекса Российской Федерации подлежат отчуждение исключительного права на такой результат или на такое средство по договору, залог этого права и предоставление права использования такого результата или такого средства по договору, а равно и переход исключительного права на такой результат или на такое средство без договора, в том числе, как это следует из пункта 2 статьи 1490 данного Кодекса, переход исключительного права на товарный знак без договора в случаях универсального правопреемства при реорганизации юридических лиц в форме присоединения юридического лица к другому юридическому лицу.

В силу правовой позиции, выраженной и неоднократно подтвержденной Конституционным Судом Российской Федерации в отношении государственной регистрации прав на недвижимое имущество и применимой к исключительному праву на товарный знак, государственная регистрация права способствует правовой определенности в сфере гражданского оборота, позволяющей участникам соответствующих правоотношений в разумных пределах предвидеть последствия своего поведения и быть уверенными в неизменности своего официально признанного статуса, приобретенных прав и обязанностей, и как таковая отвечает своему конституционному предназначению (постановления от 26 мая 2011 года N 10-П и от 10 ноября 2016 года N 23-П; определения от 5 июля 2001 года N 132-О и N 154-О, от 29 января 2015 года N 216-О и др.)

Согласно материалам дела истец обратился в РОСПАТЕНТ с заявлением о регистрации договора об отчуждении исключительного права 31.10.2019.

Из материалов дела следует, что на момент подачи искового заявления исключительные права на товарный знак №267446 истцу не перешли.

С учетом представленных в материалы дела доказательств, суд приходит к выводу об отсутствии доказательств того, что индивидуальный предприниматель ФИО2 обладало правом преждепользования в соответствии со статьёй 1361 Гражданского кодекса Российской Федерации в отношении товарных знаком по свидетельствам №№371847, 706282, а также №267446.

Согласно статье 10 Гражданского кодекса Российской Федерации не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом.

Пунктом 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 года N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации. При этом, по общему правилу пункта 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное.

Принимая во внимание изложенное, суд полагает, что имеется совокупность оснований для признания действий истца злоупотреблением правом применительно к статье 10 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии с частями 1, 2 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

В соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и ст.333.21 Налогового кодекса Российской Федерации государственная пошлина относится на истца.

Руководствуясь статьями 49, 51, 102, 110, 112, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения.

СудьяМ.В. Саенко