Решение от 12 сентября 2018 г. по делу № А56-87174/2017

4063/2018-525578(2)

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52 http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ

Дело № А56-87174/2017
12 сентября 2018 года
г.Санкт-Петербург


Резолютивная часть решения объявлена 06 сентября 2018 года. Полный текст решения изготовлен 12 сентября 2018 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе: судьи Нестерова С.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску: ООО "Орбита" (адрес: 125040, <...>; ОГРН: <***>)

к ООО "Буквоед" (адрес: 192012, <...>, лит. Б, ОГРН: <***>)

третье лицо: 1) ООО «Издательство «Эксмо» (ИНН: <***>, 123308, <...>), 2) ООО «Аспект» (ИНН <***>, 214032, <...>, ком. 402), 3) ООО «Компания Игра» (ИНН <***>, 109542, г. мосКва, пр-кт Рязанский, д. 86/1, стр. 3, пом. 419), 4) ООО «Питер-Пресс» (ИНН <***>, 192102, <...>, лит. А, пом. 7Н), 5) ООО «Рыжий Кот» (ИНН <***>, 346720, Ростовская обл., <...>)

о защите исключительных прав и взыскании компенсации

при участии в заседании: от истца: ФИО2 – по доверенности от 22.12.2017; от ответчика: ФИО3 – по доверенности от 26.10.2017; от ООО «Издательство «Эксмо»: не явился, извещен; от ООО «Аспект»: не явился, извещен; от ООО «Компания Игра»: не явился, извещен;

от ООО «Питер-Пресс»: ФИО4 – по доверенности от 01.01.2018; от ООО «Рыжий Кот»: не явился, извещен;

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «Орбита» (далее – истец, ООО «Орбита») обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к Обществу с ограниченной ответственностью «Буквоед» (далее – ответчик, ООО «Буквоед»):

- о запрете Обществу с ограниченной ответственностью «Буквоед» (ИНН <***>) совершать любые действия по использованию товарного знака «Крокодил» и знаков, сходных с ними до степени смешения, без согласия Общества с ограниченной

ответственностью «Орбита», в том числе вводить в гражданский оборот на территории Российской Федерации товары с размещенным на них (этикетке, упаковке товаров) указанными товарными знаками, хранить товары с размешенными на них (этикетке, упаковке товаров) указанными товарными знаками, использовать товарные знаки на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот, в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе, в сети Интернет.

- о взыскании 200 000 руб. 00 коп. компенсации за незаконное использование товарного знака «Крокодил», 30 000 руб. 00 коп. расходов на оплату услуг представителя, 25 100 руб. 00 коп. расходов за нотариальное удостоверение протокола осмотра сайта ответчика (с учетом уточнений в части расходов по обеспечению доказательств, принятых в судебном заседании от 12.01.2018).

Определением суда от 06.04.2018 к участию в дело в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены ООО «Аспект», ООО «Компания Игра», ООО «Питер-Пресс», ООО «Рыжий Кот», ООО «Издательство «Эксмо».

Третьи лица - 1, 2, 3, 5 извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, не обеспечили явку своих представителей в судебное заседание.

В судебном заседании представитель истца поддержал исковые требования в полном объеме.

Представитель ответчика возражал относительно удовлетворения исковых требований по мотивам, изложенным в отзыве.

Представитель ООО «Питер-Пресс» поддержал позицию ответчика, представил на обозрение суда оригиналы документов. Судом исследованы оригиналы документов, возвращены представителю ООО «Питер-Пресс».

Исследовав материалы дела, выслушав представителей сторон, суд установил следующее.

ООО «Орбита» принадлежат исключительные права на товарный знак «Крокодил», который зарегистрирован в Федеральной службе по интеллектуальной собственности за № 554499 в отношении товаров 28 класса МКТУ, в частности, «игры настольные» (и других классов МКТУ, указанных в Свидетельстве).

ООО «Орбита» имеет исключительное право распоряжаться правами на использование товарного знака «Крокодил» на территории Российской Федерации при реализации игрушек, настольных игр.

При этом, истцом на сайте https://www.bookvoef.ru, администратором которого является ответчик, были обнаружены веб-страницы с предложением к продаже товаров, содержащих обозначение схожее до степени смешения с товарным знаком ООО «Орбита», в связи с чем истцом в адрес ответчика была направлена претензия с требованием прекратить любые действия по использованию товарного знака «Крокодил» и знаков, сходных с ними до степени смешения, без согласия истца, которая оставлена ООО «Буквоед» без удовлетворения, что и послужило основанием для обращения ООО «Орбита» с соответствующим иском в арбитражный суд.

Исследовав материалы дела, оценив доводы сторон и представленные в материалы дела доказательства в соответствии с положениями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), суд не находит основания для удовлетворения заявленного ООО «Орбита» иска на основании следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) товарные знаки и знаки обслуживания являются результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами

индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью).

В силу пункта 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481 ГК РФ).

Согласно статье 1478 ГК РФ обладателем исключительного права на товарный знак может быть юридическое лицо.

Государственная регистрация товарного знака осуществляется федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (Государственный реестр товарных знаков) в порядке, установленном статьями 1503 и 1505 ГК РФ (статья 1480 ГК РФ).

Согласно статье 1482 ГК РФ в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьёй 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет".

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

Пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если ГК РФ не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ. Использование

результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Согласно пункту 1 статьи 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными настоящим Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права

Согласно пункту 6. статьи 1252 ГК РФ, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее, либо в случаях установления конвенционного или выставочного приоритета средство индивидуализации, которое имеет более ранний приоритет.

В пункте 62 постановления Пленума Верховного Суда РФ № 5 и пленума ВАС РФ № 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК РФ, если действия по государственной регистрации соответствующего товарного знака могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

Приоритет товарного знака устанавливается по дате подачи заявки на товарный знак в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (статья 1494 ГК РФ).

Товарный знак «Крокодил» зарегистрирован в Федеральной службе по интеллектуальной собственности 14 октября 2015 согласно свидетельству № 554499. Дата приоритета - 04 марта 2014.

При этом, как следует из материалов дела, деятельность по изготовлению и реализации настольных игр «Крокодил» ответчик осуществляет с 02.08.2013, что подтверждается договором № 10/13 об отчуждении оригиналов произведений и исключительного права на произведения от 02.08.2013, платежным поручением № 346 от 15.08.2014 об уплате вознаграждения автору по договору № 10/13 от 02.08.2013 и товарной накладной № РК-374 от 12.02.2014, подтверждающей факт реализации настольных игр покупателям, а также иными представленными в материалы дела доказательствами.

Одним из обстоятельств, которые могут свидетельствовать о недобросовестном поведении лица, зарегистрировавшего товарный знак, может быть то, что это лицо знало или должно было знать о том, что третьи лица (третье лицо) на момент подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака законно использовали соответствующее обозначение для индивидуализации производимых ими товаров или оказываемых услуг без регистрации в качестве товарного знака, а также то, что такое обозначение приобрело известность среди потребителей.

Вместе с тем то, что лицо знало или должно было знать об использовании третьими лицами тождественного или сходного до степени смешения обозначения до

даты приоритета товарного знака самого по себе недостаточно для вывода о том, что лицо, приобретая исключительное право на товарный знак, действовало недобросовестно. Должно быть также установлено, что лицо, приобретая исключительное право на товарный знак, имело намерение воспользоваться чужой репутацией и узнаваемостью такого обозначения.

Как указано выше, суд, принимая во внимание материалы дела и конкретные фактические обстоятельства, вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак, если действия по его государственной регистрации могут быть квалифицированы, как злоупотребление правом.

В свою очередь, как видно из материалов дела, на момент обращения истца с заявлением о регистрации товарного знака «Крокодил» данным обозначением пользовался не только истец, но и иные лица, в том числе, ответчик, а также третьи лица.

Следовательно, истец, являющийся владельцем товарного знака, не вправе запрещать использовать спорное обозначение лицу, которое добросовестно его применяло для индивидуализации своей предпринимательской деятельности, и которое стало известно в обороте до даты приоритета товарного знака.

Аналогичная правовая позиция содержится в постановлениях Президиума ВАС РФ от 14.03.2006 № 13421/05 и от 17.01.2012 № 5852/11.

Более того, из материалов дела не усматривается, что истец до или непосредственно после подачи им заявки на регистрацию спорного товарного знака вводил соответствующие игры в оборот или иным образом использовал соответствующее обозначение, что также указывает на наличие в действиях истца признаков злоупотребления правом в части соответствующих претензий к лицам, ранее добросовестно его применявшим для индивидуализации своей предпринимательской деятельности.

При таких обстоятельствах, с учетом наличия в действиях истца признаков злоупотребления правом, суд пришел к выводу об отказе в удовлетворении исковых требований в полном объеме на основании пункта 2 статьи 10 ГК РФ.

В связи с отказом в удовлетворении заявленных требований и в соответствии со статьёй 110 АПК РФ расходы по уплате государственной пошлины за рассмотрение дела в суде первой инстанции относятся на истца.

Руководствуясь статьями 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

В удовлетворении иска отказать.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его изготовления в полном объеме.

Судья С. А. Нестеров