Решение от 1 октября 2020 г. по делу № А70-11539/2019

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Хохрякова д.77, г.Тюмень, 625052,тел (3452) 25-81-13, ф.(3452) 45-02-07, http://tumen.arbitr.ru, E-mail: info@tumen.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


РЕШЕНИЕ

Дело №

А70-11539/2019
г. Тюмень
01 октября 2020 года
Резолютивная часть решения объявлена 28 сентября 2020 года. Полный текст решения изготовлен 01 октября 2020 года.


Судья арбитражного суда Тюменской области Лоскутов В. В., рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении арбитражного суда Тюменской области по адресу: <...> кабинет 409, дело по иску

Общества с ограниченной ответственностью «Серамик Про Рус»

К индивидуальному предпринимателю ФИО1

О взыскании компенсации за нарушение исключительных прав в размере 350 000 рублей

Третьи лица: ФИО2, Компания NANOSHINE LTD

Лицо, ведущее протокол судебного заседания, помощник судья А.С. Ермолаева.

при участии в заседании от сторон.

от истца и от Компании NANOSHINE LTD: не явились.

От ответчика: ФИО3 на основании доверенности без номера от 28 мая 2020 года (том 3 л.д. 113, 133).

От третьего лица ФИО2: ФИО3 на основании доверенности № 2056 от 10 декабря 2018 года (том 2 л.д. 127-129, том 3 л.д. 50-51, 74-75).




установил:

Заявлен иск о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав (том 1 л.д. 6-11, 94-99). Ответчик возражает против удовлетворения заявленных требований, представил отзыв на исковое заявление (том 1 л.д. 49-52) и дополнение к отзыву (том 2 л.д. 26-29, 68-71), от истца поступили письменные возражения на отзыв ответчика (том 1 л.д. 91-93).

От ответчика поступило ходатайство о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица Компанию NANOSHINE LTD (том 2 л.д. 58-59), истец возражает против удовлетворения этого ходатайства (том 2 л.д. 65-67).

Третьи лица представили отзывы на исковое заявление, также возражают против удовлетворения заявленных требований (том 3 л.д. 20-22). Истец представил письменные возражения на отзыв третьего лица (том 3 л.д. 52-53).

Определением от 20 ноября 2019 года производство по делу приостановлено до вступления в законную силу решения Бабушкинского районного суда города Москвы от 30 июля 2019 года по гражданскому делу № 2-2471/19 (том 3 л.д. 100). Определением Суда от 15 июля 2020 года производство по делу возобновлено (том 3 л.д. 119).

Истец и Компания NANOSHINE LTD в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом в соответствии со статьями 121 и 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, истец представил письменные пояснения и заявил ходатайства о рассмотрении дела в его отсутствие, Компания NANOSHINE LTD представило отзыв на исковое заявление, считает заявленные требования не обоснованными.

Исследовав материалы дела, заслушав представителя ответчика и третьего лица, Суд считает, что исковые требования не подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

23 октября 2015 года Федеральная служба по интеллектуальной собственности осуществило регистрацию товарного знака «Ceramic Pro» в указанном в свидетельстве графическом исполнении, указание цвета или цветового обозначения: белый, черный, фиолетовый, номер государственной регистрации 555459, за ФИО2, по классу МКТУ (511) и перечню товаров и/или услуг: 01 – препараты для придания водонепроницаемости цементу, за исключением красок; предохранители для цемента, за исключением красок и масел; составы для производства технической керамики; вещества химические для выделки кожи; вещества поверхностно-активные; предохранители для консервации кирпичной кладки, за исключением красок и масел; химикаты для предотвращения образования пятен на тканях; тальк (силикат магния), при этом слово «Ceramic» является неохраняемым элементом товарного знака (том 1 л.д. 47, 55-56, 109-110, том 2 л.д. 64, 122, том 3 л.д. 24).

29 апреля 2016 года между истцом и ФИО2 был заключен лицензионный договор № 1-Р/2016 на использование товарного знака, в соответствии с которым третье лицо передало истцу на весь срок действия лицензионного договора (сроком на пять лет с даты регистрации в Патентном ведомстве Российской Федерации) исключительную лицензию на пользование товарным знаком «Ceramic Pro» по свидетельству № 555459 в отношении всех указанных в его перечне товаров на территории Российской Федерации для: маркировки товарным знаком всех указанных в перечне товаров; обозначения специализированных центров оказания услуг потребителям с использование указанных в перечне товаров; продвижения на территории Российской Федерации указанных в перечне товаров; заключения договоров коммерческой субконцессии и сублицензионных договоров в отношении лицензируемого товарного знака на территории Российской Федерации; осуществления мероприятий на предотвращению любого незаконного использования товарного знака третьими лицами на территории Российской Федерации, а также по привлечению нарушителей к ответственности в соответствии с кормами действующего законодательства Российской Федерации (том 1 л.д. 33-36, том 2 л.д. 123-126).

Государственная регистрация предоставления права использования по данному лицензионному договору осуществлена 10 августа 2016 года (том 1 л.д. 41-42, 132-135).

Как указывает истец, ответчик осуществляет незаконное использование обозначения «Ceramic Pro» путем предложения к продаже, хранению и распространению товаров содержащих изображение товарного знака «Ceramic Pro» в виде флаконов с композициями, содержащими поверхностно-активные вещества, маркированные этикетками с изображением обозначения «Ceramic Pro», тождественного товарному знаку по свидетельству 555459, а именно - «Ceramic Pro 9H», «Ceramic Pro Light» и «Ceramic Pro Nano-Polish», маркированные этикетками с обозначением тождественным изображению товарного знака «Ceramic Pro».

Указанные обстоятельства, по мнению истца, доказываются договором на предоставление услуг от 14 ноября 2018 года, скриншотами страниц сайтов, рекламными объявлениями, в том числе на бумажных носителях, фотографиями и отчетом детектива (том 1 л.д. 14-15, 23-25, 27-30, 32, 36-40, 43-46, 48, 111-123, 136-141, том 2 л.д. 3-24, том 3 л.д. 81).

Также истец ссылается на заключение федерального государственного бюджетного учреждения науки «Институт органического синтеза им. И.Я. Постовского», датированное 20 июня 2019 года, в котором указано, что в результате анализа представленных четырех образцов «Ceramic Pro» установлено, что все образцы содержат поверхностно-активные соединения разного класса (том 1 л.д. 31, 100-101, 105-108).

В соответствии с пунктом 14 части 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации, результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются товарные знаки и знаки обслуживания.

Согласно пункту 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации, на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481). На основании статьи 1482 Гражданского кодекса Российской Федерации, в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании.

В силу статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации. Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Как указано в пункте 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

16 января 2019 года истец направил ответчику претензии с требованием о выплате 5 000 000 рублей в качестве компенсации за незаконное использование товарного знака (том 1 л.д. 126-131, том 2 л.д. 31-34, 107-113).

Как разъяснено в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 года № 10 «О применении части четвертой Гражданского Кодекса Российской Федерации», согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. Для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак. Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения. Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства. Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается. Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется. При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом. При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара. Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

17 декабря 2016 года Федеральная служба по интеллектуальной собственности осуществило регистрацию товарного знака «Ceramic Pro» в указанном свидетельстве графическом исполнении, номер государственной регистрации 599174, правообладатель Компания NANOSHINE LTD, по классу МКТУ (511) и перечню товаров и/или услуг, в том числе 37 – информация по вопросам ремонта; лакирование; установка, ремонт и техническое обслуживание офисной техники и оборудования; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; полирование транспортных средств; обработка антикоррозийная транспортных средств; обработка антикоррозийная; уход за мебелью; чистка, ремонт и уход за кожаными изделиями, при этом слово «Ceramic» является неохраняемым элементом товарного знака (том 1 л.д. 53-54, том 2 л.д. 63, том 3 л.д. 25).

Письмом от 20 декабря 2016 года Компания NANOSHINE LTD предоставила ответчику право сроком на три года на использование товарного знака № 599174 путем размещения его на любых интернет-ресурсах, обозначении специализированных центров, размещения в полиграфической продукции, рекламирование бизнеса, использование торговой марки в автосервисе и пользование продукцией под торговой маркой Ceramic Pro (том 1 л.д. 57).

11 декабря 2018 года Федеральная служба по интеллектуальной собственности осуществило регистрацию товарного знака «Ceramic Pro», в указанном графическом исполнении, указание цвета или цветового обозначения: черный, белый, темно-розовый, номер государственной регистрации 687563, правообладатель Компания NANOSHINE LTD, по классу МКТУ (511) и перечню товаров и/или услуг, в том числе 02 – вещества красящие; вещества связывающие для красок; глазури (покрытия); грунтовки; защитные средства; защитные средства, а именно для транспортных средств, зданий, одежды, обуви; защитные средства, в том числе для нанесения напылением; краски; лаки; покрытия (краски); покрытия защитные грунтовые для рам, шасси транспортных средств; покрытия необрастающие; препараты антикоррозийные; препараты защитные для металлов; составы для предотвращения потускнения металлов; составы для предохранения от ржавчины; эмали (лаки), при этом слово «Ceramic» является неохраняемым элементом товарного знака (том 2 л.д. 62, том 3 л.д. 26).

Письмом от 15 февраля 2018 года Компания NANOSHINE LTD предоставила ответчику право сроком на три года на использование товарного знака № 687563 путем размещения его на любых интернет-ресурсах, обозначении специализированных центров, размещения в полиграфической продукции, рекламирование бизнеса, использование торговой марки в автосервисе и пользование продукцией под торговой маркой Ceramic Pro (том 2 л.д. 57, 100).

Как следует из представленных в материалы дела доказательств, Компания NANOSHINE LTD осуществляет изготовление следующей продукции: Ceramic Pro Nano-Primer - грунтовочная паста на водной основе, применение продукта – потребительский рынок, рынок строительных материалов, коммерческий рынок (том 2 л.д. 37-39, 52-53, 95-99, 104, том 3 л.д. 30, 38-40); Ceramic Pro Strong 9H - покрытие для бетона (том 2 л.д. 36, 40-42, 72-76, 105-106, том 3 л.д. 31, 41-43); Ceramic Pro 9Н – многоцелевое покрытие для защиты поверхностей, применение продукта - потребительский рынок, рынок ухода за автомобилями, коммерческий рынок (том 2 л.д. 43-45, 56, 89-94, 101, том 3 л.д. 27, 44-46); Ceramic Pro Light– многоцелевое покрытие для защиты поверхностей, применение продукта - потребительский рынок, рынок ухода за автомобилями, коммерческий рынок (том 2 л.д. 46-48, 54, 83-88, 103, том 3 л.д. 29, 35-37, 47-49); Ceramic Pro Leather - – многоцелевое покрытие для защиты поверхностей, применение продукта - потребительский рынок, рынок ухода за автомобилями, коммерческий рынок (том 2 л.д. 49-51, 55, 77-82, 102, том 3 л.д. 28, 32-34).

Как указано в части 1 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. В силу части 1 статьи 65 Кодекса, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Часть 2 статьи 9 этого же Кодекса устанавливает, что лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

В определении от 10 сентября 2020 года, Суд предложил истцу – представить доказательства, позволяющие установить, каким образом использует истец в своей деятельности права на товарный знак по свидетельству № 555459, и какие действия ответчика нарушают права истца на указанный товарный знак, а также предложил ответчику - представить доказательства, позволяющие установить, каким образом использует ответчик в своей деятельности права на товарный знак по свидетельству № 599174 (том 3 л.д. 139).

Исходя из представленных сторонами доказательств, истец осуществляет деятельность по оптовой реализации различных полиролей для кузова «Ceramic Pro» с использованием товарного знака по свидетельству № 555459, на основании лицензионного договора, заключенного с ФИО2 (том 2 л.д. 137-149), а ответчик осуществляет деятельность по обработке поверхностей автомобилей средствами «Ceramic Pro» с использованием товарных знаков по свидетельствам № 599174 и № 687563 и с разрешения Компания NANOSHINE LTD.

Согласно статье 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами.

Оценив в соответствии с данной нормой все представленные сторонами доказательства, Суд полагает, что истец и ответчик использует различные товарные знаки для различных видов деятельности, при этом используемые сторонами товарные знаки отличаются друг от друга графическим изображением и схожи между собой лишь в части неохраняемого элемента товарных знаков - слова «Ceramic». Поскольку критерий наличия сходства сравниваемых обозначений до степени смешения является императивным элементом состава нарушения права владельца товарного знака при его использовании, и в данном случае указанный критерий не был подтвержден, Суд отказывает в удовлетворении заявленных требований.

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 110, 167-171, 181-182 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд




Р Е Ш И Л:

В удовлетворении исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в месячный срок в Восьмой арбитражный апелляционный суд путем подачи жалобы через арбитражный суд Тюменской области.




Судья


Лоскутов В.В.