Решение от 28 июня 2020 г. по делу № А45-10613/2019

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А45-10613/2019
г. Новосибирск
28 июня 2020 года
Резолютивная часть решения объявлена 23 июня 2020 года

Полный текст решения изготовлен 28 июня 2020 года

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Лузаревой И.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Клименко А.А., рассмотрев дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Капуста», г. Вятские Поляны

к обществу с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Русинтерфинанс», г. Новосибирск,

о запрете использования обозначения товарного знака и взыскания компенсации в размере 5 000 000 рублей 00 копеек,

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: ФИО1, по доверенности от 03.09.2019, паспорт,

от ответчика: ФИО2, по доверенности от 23.04.2019, паспорт,

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Капуста» (ООО «Капуста») обратилось в арбитражный суд с иском о запрете обществу с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Русинтерфинанс» (ООО Микрокредитная компания «Русинтерфинанс») использовать обозначения, тождественные либо сходные до степени смешения с товарным знаком №470657 «Капуста» любым способом, в том числе при оказании услуг, в объявлениях, на вывесках, в рекламе, в сети Интернет и на сайте ekapusta.com., а также о взыскании компенсации в размере 5 000 000 рублей 00 копеек.

Определением от 02.07.2019 арбитражный суд удовлетворил ходатайство истца о направлении судебного поручения в компетентный орган для получения у регистратора доменного имени ekapusta.com. - NameChear, Inc. (Нэймчип, Инк, 4600 Ист Вашингтон Стрит Сьют 305 Феникс, Аризона 85034 США) информации об администраторе доменного имени ekapusta.com.

18.09.2019 запрос о выполнении процессуальных действий и прилагаемые к нему документы возвращены адресатом. Из письма Бюро международного частного права Управление юрисконсульта Государственного департамента по правовым вопросам следует, что ABC юридической службы Сиэтла штат Вашингтон, определяется Центральным органом Соединенных Штатов Америки как бюро частного международного права в государственном департаменте Соединенных Штатов Америки. Юридическая служба ABC является частным контрагентом, ответственным за выполнение запросов, и не имеющей компетенции в выполнении запросов на доказательства. Таким образом, запросы о предоставлении доказательств должны рассматриваться Управлением международной судебной помощи (УМСП) и не должны передаваться в юридическую службу ABC.

Центральным органом США по запросам, полученным в соответствии с Гаагской конвенцией о получении доказательств за рубежом по гражданским или коммерческим делам («Гаагская конвенция о доказательствах»), и по полученным запросам с помощью дипломатических каналов является Управление международной судебной помощи (УМСП) в Министерстве юстиции Соединенных Штатов Америки.

Определением от 09.10.2019 арбитражный суд удовлетворил повторное ходатайство истца, на котором он настаивал, направив судебное поручение о производстве отдельных процессуальных действий (на основании Конвенции о получении за границей доказательств по гражданским или торговым делам (заключена в Гааге 18.03.1970) компетентному органу - Сотруднику судебной помощи Государственного департамента Соединенных Штатов Америки, Управление по правовым вопросам.

Учитывая изложенные в письме Бюро международного частного права Управление юрисконсульта Государственного департамента по правовым вопросам рекомендации, 24.10.2019 судебное поручение было направлено компетентному органу - Сотруднику судебной помощи Государственного департамента Соединенных Штатов Америки, Управление по правовым вопросам, непосредственно через Министерство юстиции по Новосибирской области, которое с прилагаемыми документами было возвращено Министерством юстиции по Новосибирской области в связи с несоблюдением порядка направления поручения об оказании международной правовой помощи на основании Конвенции 1970 года.

10.05.2020 в материалы дела поступил ответ Министерства юстиции по Новосибирской области о возврате поручения суда об истребовании сведений об администраторе доменного имени ekapusta.com. с территории Соединенных Штатов Америки с указанием на то, что письмом Министерства иностранных дел России от 23.03.2020 № 5263/дп поручение возвращено с информацией о возможности направления по дипломатическим каналам должным образом оформленного поручения российского суда со ссылкой на международный принцип вежливости.

В ходе судебного разбирательства истец отказался от исковых требований в части запрета ответчику использовать обозначения, тождественные либо сходные до степени смешения с товарным знакам №470657 «Капуста» любым способом, в том числе при оказании услуг, в объявлениях, на вывесках, в рекламе, в сети Интернет и на сайте ekapusta. com.

Частичный отказ от иска судом принят в порядке ч. 2 ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

На требовании о взыскании с ответчика компенсации за незаконное использование товарного знака №470657 в размере 5 000 000 рублей истец настаивает.

Ответчик, не отрицая факт использования сайта ekapusta.com. в своей предпринимательской деятельности, просит снизить сумму компенсации до минимального размера, полагая, что истец не понес каких-либо убытков от действий ответчика.

Рассмотрев материалы дела, заслушав пояснения представителей истца и ответчика, исследовав имеющиеся в деле доказательства и обстоятельства спора в порядке, предусмотренном ст. 71 АПК РФ, арбитражный суд приходит к выводу о наличии оснований для удовлетворения предъявленного ООО «Капуста» иска в полном объеме заявленных требований, при этом суд исходит из следующего.

Из материалов искового заявления следует, что ООО «Капуста» (ИНН <***>, ОГРН: <***>) является правообладателем товарного знака «КАПУСТА», свидетельство на товарный знак № 470657, приоритет товарного знака от 19.08.2011, дата регистрации в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 13.09.2012, зарегистрированного в отношении услуг 36 класса Международной классификации товаров и услуг (МКТУ) «страхование; финансовая деятельность; кредитно-денежные операции; операции с недвижимостью», а также для услуг 45 класса МКТУ «услуги юридические; службы безопасности для защиты имущества и индивидуальных лиц».

Товарный знак №470657 активно используется истцом - правообладателем в составе группы юридических лиц, созданных для организации и предоставлению кредитных услуг населению, а именно:

•ООО МКК «Капуста К» (ОГРН <***>)

•ООО МКК «Капуста М» (ОГРН <***>)

•ООО «МКК Капуста Минусинск» (ОГРН <***>).

Обстоятельства использования товарного знака «Капуста» истцом и его партнерами в отношении предоставления микрофинансирования потребителям установлены решением Суда по интеллектуальным правам от 08.08.2017 по делу №СИП-36/2017 по иску ООО МКК «Русинтерфинанс» о прекращении правовой охраны товарного знака «Капуста» в связи с его неиспользованием. Согласно решению Суда по интеллектуальным правам от 08.08.2017 требования ООО МКК «Русинтерфинанс» оставлены без удовлетворения.

Согласно п.1 ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака. Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован.

Согласно абз. 2 п.1 ст. 1229 ГК РФ правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Нарушением исключительного права правообладателя (незаконным использованием товарного знака) признается использование без его разрешения в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака или сходного до степени смешения обозначения в отношении товаров, работ или услуг, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в том числе размещение товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В сентября 2018 года истцу стало известно, что в сети Интернет осуществляет функционирование доменное имя ekapusta.com. с размещённым на нем сайте, предоставляющем услуги по онлайн - выдаче денежных займов.

На главной странице сайта размещается информация о предоставляемых услугах - предоставлении займов, в том числе на страницах «Деньги быстро», «Быстрые займы», «Микрозаймы», «Микрокредиты», «Мини займ», «Займ до зарплаты», «Займы на карту»,«Займ на банковский счёт», «Займы на Киви», «Займы на Яндекс Деньги», «Займы переводом Контакт», «Займы переводом Золотая Корона».

Также на страницах данного сайта располагается комбинированное обозначение «е-капуста» (рис.1), содержащее словесные и изобразительные элементы:

капуста

(рис.1)

Сайт ekapusta.com предоставляет возможность оформления займа онлайн путем заполнения специальной формы с последующим перечислением суммы займа клиенту на его счет или иным образом, определенным клиентом.

Данный факт подтверждается протоколом осмотра интернет-сайта ekapusta.com (далее - Протокол) в порядке обеспечения доказательств от 24.09.2018, составленным нотариусом Вятскополянского нотариального округа Кировской области ФИО3.

Согласно сведениям, размещенным на данном сайте по адресу https://ekapusta.com/documents в разделе «Документы и правила компании» «Сервис онлайн-займов еКапуста принадлежит и управляется компанией ООО МКК «Русинтерфинанс» (ИНН <***>, ОГРН <***>). «Компания состоит в реестре микрофинансовых организаций ЦБ РФ под номером №2120754001243 с 22.03.2012г» (страница 10 Протокола).

Согласно выписке из единого государственного реестра юридических лиц ООО «Микрокредитная компания «Русинтерфинанс» (ИНН <***>, ОГРН: <***>) зарегистрирована 20.02.2012.

Основным видом деятельности ответчика является «Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению». Дополнительными видами деятельности ответчика являются «Предоставление потребительского кредита», «Предоставление займов промышленности», «Предоставление денежных ссуд под залог недвижимого имущества», «Деятельность по предоставлению кредитов на покупку домов специализированными учреждениями, не принимающими депозиты» и другие.

В соответствии с п.2 ст. 9 ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» микрофинансовая организация обязана:

1) предоставить лицу, подавшему заявление на предоставление микрозайма, полную и достоверную информацию о порядке и об условиях предоставления микрозайма, о его правах и обязанностях, связанных с получением микрозайма;

2) разместить копию правил предоставления микрозаймов в месте, доступном для обозрения и ознакомления с ними любого заинтересованного лица, и в сети Интернет.

Указанные документы, согласно сведениям, размещенным на сайте по адресу https://ekapusta.com/documents, содержатся в разделе «Документы и правила компании» (страница 10, 11 Протокола), а именно Публичная оферта и общие условия предоставления микрозаймов, Табличная форма индивидуальных условий микрозайма, Полная стоимость потребительских микрозаймов, Положение о программах рассрочки, Правила предоставления микрозаймов, Политика в отношении обработки персональных данных, Согласие на обработку персональных, Информационная брошюра от ЦБ РФ. Исходя из вышеуказанных документов, размещенных на данной странице, именно ответчик осуществляет использование доменного имени и сайта при осуществлении деятельности по микрофинансированию.

Согласно п. 1.2 Постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.03.2014 сп-21/4 «Об утверждении справки по вопросам, возникающим при рассмотрении доменных споров» требование о пресечении действий, нарушающих право на товарный знак и выражающихся в незаконном использовании доменного имени (подпункт 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ), требование о возмещении убытков за незаконное использование товарного знака при использовании доменного имени, а равно требование о взыскании компенсации (подпункт 3 пункта 1, пункт 3 статьи 1252 ГК РФ) может быть предъявлено к администратору соответствующего доменного имени и к лицу, фактически использовавшему доменное имя, тождественное или сходное до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных тем, в отношении которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку. При этом такие лица отвечают перед правообладателем солидарно.

Согласно данным, предоставленным на сайте whois-service.ru, регистратором доменного имени ekapusta.com является NameCheap, Inc., дата регистрации доменного имени: 11.05.2015 . Однако информация об администраторе доменного имени ekapusta.com на сайте whois-service.ru отсутствует.

Истцом 30.10.2018 в адрес регистратора доменного имени ekapusta.com NameCheap, Inc. был направлен адвокатский запрос № 10/03 с просьбой предоставить сведения о точном полном наименовании (имени) и месте нахождения (жительства) администратора доменного имени ekapusta.com.

В письме от 31.10.2018 от NameCheap, Inc был получен ответ, что любое раскрытие контактной информации администратора доменного имени возможно только по судебному запросу.

Как изложено выше, в материалы дела с территории США не удалось получить информацию о том, кто является администратором доменного имени ekapusta.com.

В связи с изложенным истец обратился с требованиями о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака при использовании доменного имени к лицу, фактически использующим доменное имя ekapusta.com, а именно, к ООО «Микрокредитная компания «Русинтерфинанс».

Ответчик является микрокредитной компанией, представляющей собой вид микрофинансовой организации, осуществляющей микрофинансовую деятельность с учетом установленных ст. 12 ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" ограничений.

Лицензия на микрофинансовую деятельность №2120754001243 выдана Федеральной Службой по Финансовым Рынкам 22.03.2012. Таким образом, услуги, оказываемые ответчиком, являются однородными в отношении услуг 36 класса МКТУ «финансовая деятельность; кредитно-денежные операции», в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца №470657.

Согласно данным Государственного реестра микрофинансовых организации размещенногонасайтеЦентральногоБанка России (http.V/www.cbr.ru/finmarket/.up.rvisinn/sv miсго/) информация по ООО «Микрокредитная компания «Русинтерфинанс» с регистрационным номером записи содержится под порядковым номером 204. В качестве адреса официальных сайтов в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», используемого ответчиком в Государственном Реестре микрофинансовых организаций, указан сайт: www, ekapusta.com.

Следовательно, выступая в гражданском обороте, ответчик использует сайт ekapusta.com для продвижения своих услуг по микрофинансированию потребителей.

Таким образом, ответчик использует сайт для оказания услуг, являющихся основным видом его деятельности. Учитывая сферу деятельности ответчика, подобный сервис значительно увеличивает прибыль ответчика, связанную с использованием сайта ekapusta.com

По мнению истца, используемые ответчиком доменное имя ekapusta.com и логотип «е-капуста», являются сходными до степени смешения с товарным знаком истца «КАПУСТА» по свидетельству № 470657.

Арбитражный суд не может не согласиться с указанным доводом истца, поскольку сходство в рассматриваемом случае очевидно.

Исходя из смысла статьи 1484 ГК РФ, для установления факта незаконного использования товарного знака необходимо установить наличие сходства до степени смешения предлагаемого ответчиком к продаже товара с зарегистрированным товарным знаком истца и установить однородность товаров, в отношении которых применяется соответствующее обозначение ответчика и товарный знак истца.

В соответствии Методическими рекомендациями по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденными приказом Роспатента от 31.12.2009 N 197, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого, в том числе с учетом неохраняемых элементов. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветографического решения и др.

Сходство обозначений связано с однородностью товаров (услуг), в отношении которых обозначения заявлены (зарегистрированы). При идентичности товаров (услуг), а также при их однородности, близкой к идентичности, больше вероятность смешения обозначений, используемых для индивидуализации товаров (услуг).

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим) графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

При этом согласно н.4.2.1.1. Методических рекомендаций звуковое сходство определяется на основании следующих признаков:наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Согласно пункту 7.1.1 Руководства, утвержденного приказом Роспатента от 24.07.2018 № 128, обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах. Иными словами, сравниваемые обозначения признаются тождественными, если они полностью совпадают. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Иными словами, сходными признаются обозначения, производящие в целом сходное впечатление, несмотря на некоторые отличия составляющих их элементов.

Для определения сходства сопоставляемые обозначения должны рассматриваться в целом. Вывод о сходстве обозначений должен быть основан на производимом ими общем впечатлении, которое формируется в зависимости от вида обозначений, за счет формы и цвета, а также доминирующих словесных или изобразительных элементов, например, в комбинированном обозначении. При анализе обозначения следует учитывать, что потребитель в большинстве случаев не имеет возможности сравнить два знака и руководствуется общим впечатлением о знаке, виденном ранее. При этом потребитель, как правило, запоминает отличительные элементы знака.

Вопрос о сходстве до степени смешения является вопросом факта и может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует (п. 13 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ N 122 от 03.12.2007 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности»).

Согласно правовой позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении Президиума N 3691/06 от 18.06.2006, для признания сходства обозначений уже достаточно самой опасности, а не реального смешения обозначений в глазах потребителя.

Принимая во внимание вышеизложенное, суд приходит к выводу о том, что обозначение «е-капуста», представленное на стр. 1 сайта ekapusta.com, а также доменное имя ekapusta.com, являются сходными до степени смешения с товарным знаком истца №470657 в силу фонетического сходства обозначений.

В постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 № 2979/06, от 17.04.2012 № 16577/11 разъяснено, что вывод о сходстве делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом, а также презумпции разумности и добросовестности участников правоотношений.

При этом доменное имя ekapusta.com и обозначение «е-капуста» используются в отношении услуг, однородных услугам, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца «КАПУСТА» по свидетельству №479657.

Истец не давал своего разрешения ответчику на использование принадлежащего ему товарного знака, следовательно, ответчик нарушил исключительные права истца на товарный знак по свидетельству №479657.

При рассмотрении настоящего дела арбитражный суд учитывает, что 29.09.2015 истец уже обращался в Арбитражный суд Новосибирской области с исковым заявлением к ООО «Русинтерфинанс» (в дальнейшем переименовано в ООО МКК «Русинтерфинанс») (дело №А45-20311/2015) о защите исключительного права на товарный знак №470657, с требованием запретить ответчику использовать доменное имя ekapusta.ru и обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком истца, взыскать с ответчика в пользу истца компенсацию за незаконное использование товарного знака №470657 в размере 1 000 000 рублей.

В решении от 09.02.2016 по делу №А45-20311/2015, оставленном в силе постановлением Седьмого арбитражного апелляционного суда от 30.06.2016 и постановлением Суда по интеллектуальным правам от 11.10.2016, Арбитражный суд Новосибирской области частично удовлетворил исковые требования истца, а именно запретил ООО «Русинтерфинанс» использовать доменное имя ekapusta.ru и обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком ООО «Капуста» и взыскал с ООО «Русинтерфинанс» в пользу истца компенсацию за незаконное использование товарного знака №470657 в размере 300 000 рублей.

В судебных актах по указанному делу суды, оценив представленные в материалы дела доказательства, установили доказанным факт того, что использование ООО «Русинтерфинанс» доменного имени ekapusta.ru и комбинированного обозначения «е-капуста» представляет собой случай фактического использования товарного знака истца №470657 без его разрешения в гражданском обороте на территории Российской Федерации в отношении услуг 36 класса МКТУ «финансовая деятельность; кредитно-денежные операции», для оказания услуг, в отношении которых он зарегистрирован, следующими способами: при оказании услуг; предложениях об оказании услуг; сети «Интернет», в том числе в доменном имени. Указанные действия нарушают исключительное право правообладателя на товарный знак «КАПУСТА» по свидетельству №470657, являются незаконным использованием товарного знака истца».

Таким образом, при рассмотрении указанного дела был уставлен юридический факт сходства доменного имени ekapusta.ru и комбинированного обозначения «е-капуста» с товарным знаком истца №470657 и факт нарушения исключительных прав правообладателя, а также факт незаконного использования товарного знака истца.

Стоит отметить, что после вступления в законную силу решения Арбитражного суда Новосибирской области по делу №А45-20311/2015, домен ekapusta.ru был передан в администрирование ФИО4, который является генеральным директором и одним из учредителей ООО МКК «Русинтерфинанс».

В связи с этим истец был вынужден обратиться в Советский районный суд города Новосибирска с иском к ФИО4, являющемуся администратором доменных имен ekapusta.ru, e-kapusta.ru, екапуста.рф с требованием запретить использовать обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком истца №470657, в том числе в доменных именах ekapusta.ru, e-kapusta.ru, екапуста.рф в сети Интернет. ООО «Русинтерфинанс» было привлечено в дело в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора.

Решением от 27.07.2017 по делу № 2-989/2017 Советский районный суд города Новосибирска удовлетворил заявленные требования, указав, что совокупность представленных в деле доказательств позволяет установить факт нарушения исключительного права истца на товарный знак истца по свидетельству №470657 со стороны ответчика». Тем же решением установлен факт фактического использования ООО МКК «Русинтерфинанс» доменных имен и комбинированного обозначения «е-капуста» при осуществлении деятельности по микрофинансированию.

Исходя из вышеизложенного, на момент рассмотрения настоящего дела имеет место неоднократное нарушение ответчиком исключительных прав истца на товарный знак.

Использование ответчиком доменного имени ekapusta.com и комбинированного обозначения «е-капуста» представляет собой случай фактического использования товарного знака истца №470657 «КАПУСТА» без его разрешения в гражданском обороте на территории Российской Федерации в отношении услуг 36 класса МКТУ «финансовая деятельность; кредитно-денежные операции», для оказания услуг, в отношении которых он зарегистрирован, следующими способами:

-при оказании услуг;

-в предложениях об оказании услуг;

- в сети «Интернет», в том числе в доменном имени.

Указанные действия нарушают исключительное право правообладателя на товарный знак «КАПУСТА» по свидетельству №470657, являются незаконным использованием товарного знака истца.

В соответствии со ст. 1515 ГК РФ правообладатель товарного знака вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Согласно пункту 59 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 №10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее по тексту - Постановление Пленума №10) в силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ правообладатель в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, при нарушении исключительного права имеет право выбора способа защиты: вместо возмещения убытков он может требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Одновременное взыскание убытков и компенсации не допускается. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

Согласно пункту 62 Постановления Пленума № 10, рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных абзацем 2 пункта 3 статьи 1252 ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 196 ГПК РФ, статья 168 АПК РФ), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (абзац пятый статьи 132, пункт 1 части 1 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 1 статьи 126 АПК РФ), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункты 2 и 3 части 2 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 5 статьи 131 АПК РФ).

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

При определении размера подлежащей взысканию с ответчика компенсации, суд принимает во внимание совокупность всех обстоятельств дела, таких фактов как:

-ответчик является коммерческой организацией, фактически использующей в сети интернет доменное имя ekapusta.com и комбинированное обозначение «е-капуста», сходные до степени смешения с товарным знаком истца №470657, с целью извлечения прибыли в результате предоставления услуг по выдаче займов в онлайн режиме;

-по делу усматривается длительный срок и способ использования товарного знака истца №470657, позволяющий значительно увеличить прибыль компании ответчика, в том числе с помощью использования товарного знака истца на сайте ekapusta.com.; на сегодняшний день срок незаконного использования ответчиком товарного знака №470657 в доменном имени ekapusta.com и на страницах сайта составляет более трех лет (с даты регистрации доменного имени ekapusta.com - 11.05.2015) является значительным;

-наличие у ответчика умысла на совершение противоправных действий, связанных с использованием товарного знака истца №470657, несмотря на уже ранее доказанный факт такого использования ответчиком в коммерческой деятельности товарного знака истца, что подтверждается решением Арбитражного суда Новосибирской области по делу №А45-20311/2015 от 09.02.2016, оставленном в силе постановлением Седьмого арбитражного апелляционного суда от 30.06.2016 и постановлением Суда по интеллектуальным правам от 11.10.2016;

-неоднократное нарушение исключительного права истца на товарный знак №470657, что подтверждается длительным неисполнением указанного решения суда;

-факт увеличения прибыли ответчика в результате использования им доменного имени ekapusta.com и обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации № 470657.

По сведениям, размещенным на сайте проверки контрагентов online.sbis.ru, с 2017 года доходы ответчика увеличились и прибыль выросла. По выручке за 2017 год ответчик занимает 63 место по Новосибирской области, 4 место в категории "Банковские и финансовые услуги, кредит". Доход собственника определяется как выше среднего (85 копеек на вложенный рубль), эффективность высокая. По сравнению с выручкой истца за 2017 год в размере 2,1 млн. рублей, выручка ответчика за 2017 год исчисляется в размере 3,8 млрд. рублей.

Согласно абзацу 4 пункта 62 Постановления №10 при определении размера компенсации суд учитывает, в частности,

-обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике),

-характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.),

-срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации,

-наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно),

-вероятные имущественные потери правообладателя,

-являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя,

Суд принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Обосновывая размер заявленной компенсации в сумме 5 000 000 рублей, истец обоснованно указывает на фактические обстоятельства дела, связанные с тем, что ответчик является коммерческой организацией, длительное время фактически использующей в сети Интернет доменное имя ekapusta.com, делегированный на него сайт и комбинированное обозначение «е-капуста», сходные до степени смешения с товарным знаком истца №470657, с целью извлечения прибыли в результате предоставления услуг по выдаче займов в онлайн режиме.

Довод ответчика о том, что истцом не аргументирована его позиция относительно увеличения прибыли ответчика, связанной напрямую с незаконным использованием товарного знака «Капуста», не соответствует действительности.

Так, ответчик осуществляет выдачу денежных займов только путем онлайн режима в сети «Интернет», используя исключительно спорный домен и размещенный на нем сайт. Пунктов выдачи займов либо офисов по выдаче займов ответчик не имеет, на что указывалось ответчиком в своих позициях как по настоящему делу, как и по делам № 2-989/2017 и №А45-20311/2015.

Исходя их данного обстоятельства, незаконное использование ответчиком обозначений сходных с товарным знаком «Капуста» является существенной частью, если не фактически единственной хозяйственной деятельностью нарушителя. Таким образом, незаконно используя товарный знак истца, ответчик значительно увеличивает свою прибыль, неоднократно злостно нарушая исключительные права истца на одно и тоже средство индивидуализации. Иного ответчиком не доказано.

Значительный срок и способ использования товарного знака истца №470657, позволяющий значительно увеличить прибыль компании ответчика, в том числе с помощью использования товарного знака истца на сайте ekapusta.com., подтверждается следующим.

Дата регистрации доменного имени ekapusta.com - 11.05.2015. Довод ответчика об отсутствии информации об использовании домена и сайта до 24.09.2018 (дата нотариального осмотра сайта), опровергается приобщенными к материалам дела скриншотами архивных копий сайта ekapusta.com., сохраненными в интернет-архиве Wayback Machine на сайте https://web.archive.org. Первая архивная копия сайта ekapusta.com датирована 25.12.2017. Таким образом, срок использования ответчиком домена и размещенного на нем сайта на начало рассмотрения настоящего дела составил не менее полутора лет.

Архивные копии сайтов принимаются судами в качестве допустимых доказательств, что подтверждается судебной практикой (решениями Суда по интеллектуальным правам от 23.06.2015 по делу N СИП-103/2015, от 25.02.2016 по делу N СИП-612/2015, от 09.11.2016 по делу N СИП-348/2016).

В судебном заседании 03.06.2020 суд обозрел сайт ekapusta.com. В результате осмотра данного сайта судом установлено, что на его страницах до настоящего время ответчиком используются обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком истца «КАПУСТА».

Вероятностные потери прибыли истца выражаются в том, что ответчик является конкурентом группы компаний истца, использующих товарный знак «Капуста» в своей деятельности, и незаконная деятельность ответчика приводит к смешению услуг в глазах потребителей. Предложения о предоставлении услуг в сети "Интернет" на сайте ekapusta.com, в том числе в доменном имени, в рекламе, создают принципиальную возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих услуг одному лицу. Довод ответчика о повышении прибыли истца за 2017 год за счет деятельности ООО МКК «Русинтерфинанс» является необоснованным, основанными на незнании принципа действия конкурентного рынка.

Согласно сведениям из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания РФ предоставление истцом права использования товарного знака №470657 ООО МКК «Капуста М» (ОГРН <***>) и ООО «МКК Капуста Минусинск» (ОГРН <***>) подтверждается заключенными и зарегистрированными в ФИПС договорами коммерческой концессии № РД0239340 от 13.12.2017г. и № РД0239343 от 13.12.2017. Учредителем и генеральным директором ООО «Капуста» и ООО МКК «Капуста К» является ФИО5.

Истец, являясь организатором указанной группы лиц, осуществляет координацию и взаимодействие внутри группы посредством заключенных договоров коммерческой концессии с ООО МКК «Капуста М» и ООО «МКК Капуста Минусинск», а также с помощью технических средств, средств связи и общего интернет-ресурса kapusta.biz.

ООО «Капуста», являясь администратором домена kapusta.biz, размещает на нем сайт с предложениями по оказанию услуг по предоставлению денежных займов. На сайте kapusta.biz пользователи могут направить онлайн-заявку на предварительное одобрение выдачи денежного займа.

Указанные обстоятельства установлены решением Суда по интеллектуальным правам от 08.08.2017 по делу №СИП-36/2017 по иску ООО МКК «Русинтерфинанс» о прекращении правовой охраны товарного знака «Капуста» в связи с его неиспользованием и имеют преюдициальное значение.

Таким образом, действия ответчика по использованию доменного имени ekapusta.com, на страницах которого располагается комбинированное обозначение, содержащее словесное и изобразительные элементы, сходные с товарным знаком «КАПУСТА», нарушают права истца и наносят вред как его деятельности, так и деятельности входящих в группу компаний аффилированных лиц и организаций, заинтересованных в использовании товарного знака.

В частности, вследствие длительного использования ответчиком обозначения схожести до степени смешения с товарным знаком истца и введение в заблуждение потребителей привело к значительным убыткам в предпринимательской деятельности истца и падению дохода истца и аффилированных с ним лиц.

Подтверждением этому служит отчетность о финансовых результатах ООО «Капуста» ООО «МКК Капуста Минусинск», размещённая в Государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности (ГИР БО) на сайте https://bo.nalog.ru/.

Так, согласно отчету о финансовых результатах за 2019 год, предоставленных из ГИР БО, выручка истца ООО «Капуста» (ИНН <***>) с 11,3 млн рублей за 2018 год упала до 6,7 млн. рублей в 2019 году.

Согласно отчету о финансовых результатах за 2019 год, предоставленных из ГИР БО, выручка ООО «МКК Капуста Минусинск» упала с 1,3 млн. рублей за 2018 год до 553 000 рублей в 2019 году.

Представленные выше обстоятельства свидетельствуют о том, что в результате многолетних недобросовестных действий ответчика предпринимательской деятельности истца причинен значительный ущерб, что выражается в падении выручки истца практически в два раза.

С учетом изложенных обстоятельств, сумма компенсации в размере 5 000 000 рублей отвечает принципам разумности и обоснованности, является соразмерной последствиям допущенного ответчиком неоднократного злостного нарушения исключительного права истца на товарный знак в течение длительного периода.

Судебные расходы по уплаченной по иску государственной пошлине подлежат отнесению на ответчика в соответствии с ч. 1 ст. 110 АПК РФ.

Руководствуясь ст. 110, 150, 167-176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Русинтерфинанс» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Капуста» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) компенсацию за нарушение исключительного права на товарный знак №470657 «Капуста» в размере 5 000 000 рублей 00 копеек, а также расходы по государственной пошлине по иску в размере 48 000 рублей 00 копеек.

В остальной части производство по делу прекратить.

Выдать обществу с ограниченной ответственностью «Капуста» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) справку на возврат из федерального бюджета государственной пошлины по иску в сумме 6 000 рублей 00 копеек.

Исполнительный лист выдать и справку после вступления решения в законную силу и по заявлению взыскателя.

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия.

Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев с момента вступления решения в законную силу при условии, если решение было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Новосибирской области.

Судья И.В. Лузарева