Решение от 9 марта 2017 г. по делу № А40-122590/2015

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

http://www.msk.arbitr.ru
РЕШЕНИЕ

именем Российской Федерации

г.Москва

09.03.2017 Дело № А40-122590/15-27-1002

Резолютивная часть решения объявлена 21.02.2017 Решение в полном объеме изготовлено 09.03.2017

Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи Мищенко А.В. /единолично/, при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з ФИО1

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Пирон С.Р.Л. (Виа Севери, 18 И-35011 Камподарсего (ФИО2) Италия)

к ООО «РУССКИЙ ПРОЕКТ-ТМ» (ИНН <***>, дата регистрации 08.04.2010 года, 124498, г. Москва, <...>); ООО «ИТЕРМА» (ИНН <***>, дата регистрации 06.03.2007 года, 150008, <...>)

третье лицо: ООО «Финвест» (ОГРН <***>; 150030, <...>)

о взыскании 157 690 руб. 48 коп при участии:

от истца – ФИО3 доверенность от 28.05.2016 , 05.06.2015 № 1, от 1 ответчика – ФИО4 доверенность от 11.12.2015,

от третьего лица -ФИО4 доверенность от 11.12.2015,

УСТАНОВИЛ:

Компания Пирон С.Р.Л. обратилась с иском к ООО «РУССКИЙ ПРОЕКТ-ТМ»

ООО «ИТЕРМА» со следующими требованиями(с учетом изменения размера, и отказа от иска в части требования об изъятии и уничтожении товара):

Взыскать в солидарном порядке с Ответчика 1 ООО «Русский проект - ТМ» (ИНН <***> ОГРН <***>) и с Ответчика 2 ООО «Итерма» (ИНН <***>, ОГРН <***>) 500 000,00 рублей компенсации за незаконное использование товарного знака «PIRON» (международная регистрация № 1043776).

Запретить Ответчику 2 ООО «Итерма» (ИНН <***>, ОГРН <***>) использовать товарный знак «PIRON» (международная регистрация № 1043776), а также обозначения, сходные с ним до степени смешения, путем осуществления каких- либо действий по введению в граждански оборот на территории Российской Федерации, в том числе по производству, предложению к продаже в сети Интернет, рекламе, продаже товаров, на которых незаконно размещен товарный знак «PIRON» (международная регистрация № 1043776). в том числе следующих товаров: Пароконвектомат PIRON G906RXS D: Пароконвектомат PIRON G910RXS D: Шкаф пекарский PIRON P906RXS: Шкаф пекарский PIRON P910RXS.

Запретить Ответчику 1 ООО «Русский проект - ТМ» (ИНН <***> ОГРН <***>) использовать товарный знак «PIRON» (международная регистрация №

1043776), а также обозначения, сходные с ним до степени смешения, путем осуществления каких-либо действий по введению в граждански оборот на территории Российской Федерации, в том числе по предложению к продаже в сети Интернет.

Обязать Ответчика 1 ООО «Русский проект - ТМ» прекратить распространять и удалить все ссылки и указания на товарный знак «PIRON» (международная регистрация № 1043776) и/или на отдельные его элементы в виде надписи «PIRON», а также обозначения, сходные с ним до степени смешения, в том числе в сети Интернет и в частности со всех страниц Интернет-сайтов www.rproject.ru; www.rcsc.ru; www.rp.ru.

В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, ООО «Финвест», которое в судебное заседание не явилось, извещено надлежащим образом, спор рассмотрен в его отсутствие на основании ст.ст. 123, 156 АПК РФ.

Ответчики иск не признали по основаниям, изложенным в отзыве.

Третье лицо против удовлетворения иска возразило по основаниям, изложенным в письменных пояснениях.

Заслушав представителей сторон, исследовав и оценив доказательства, суд пришел к следующим выводам.

Как усматривается из материалов дела, Истец является правообладателем товарного знака «PIRON» по международной регистрации № 1043776 с правовой защитой на территории РФ.

Истец приобрел у Ответчика 1 шкаф пекарский PIRON P906RXS, что подтверждается товарной накладной № 420673 от 24.04 04.2015 .Оплата за шкаф пекарский PIRON произведена платежным поручением № 1 от 23.04.2015 в сумме 78845,24 руб. На самом шкафе размещено обозначение товарного знака «PIRON», как в товарно-сопроводительных документах.

Производителем указанного шкафа является Ответчик 2.

Истец согласия ответчикам на маркирование продукции обозначением PIRON не давал.

В соответствии с ч. 1 ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст. 1233), Гражданским кодексом Российской Федерации не предусмотрено иное.

В силу абз. 2 п. 1 ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Указанная норма является императивной, не оставляющим субъектам правоотношений возможность выбора действий, за исключением самого правообладателя, поскольку, наряду с правом разрешать использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации правообладатель наделен также правом запрещать другим лицам использование этого результата или средства. Данная формулировка свидетельствует о наличии общего запрета в отношении использования, обращенного ко всем третьим лицам.

Следовательно, все третьи лица, желающие использовать указанные объекты интеллектуальной собственности, должны получить разрешение правообладателя в установленной форме.

Право запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации действует и в тех случаях, когда закон не допускает распоряжения исключительным правом и, следовательно, делает невозможным использование соответствующего результата или средства третьими лицами на законном основании.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.

В силу п. 1 ст. 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (ст. 1481 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Таким образом, что истец как правообладатель имеет исключительное (приоритетное, преимущественное) право на использование своего товарного знака любым не противоречащим закону способом.

Исходя из смысла ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, для установления факта незаконного использования товарного знака необходимо установить наличие сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с зарегистрированным товарным знаком истца и установить однородность товаров, в отношении которых применяется соответствующее обозначение ответчика и товарный знак истца.

По смыслу приведенных правовых норм основной функцией товарного знака является отличительная функция, которая позволяет покупателю отождествлять маркированный товар с конкретным производителем, вызывает определенное представление о качестве продукции. Так как товарный знак истца имеет известность на территории РФ за счет длительного использования на рынке пекарского оборудования, российский потребитель ассоциирует товары, продаваемые подтоварным знаком «PIRON», с товарами, произведенными непосредственно Истцом или с его согласия, и ожидает заявленные Истцом гарантии качества товаров.

При указанных обстоятельствах иск в части запрета использования использовать товарный знак «PIRON»(международная регистрация № 1043776), а также сходные с ним до степени смешения обозначения, путем осуществления каких-либо действий по введению в гражданский оборот на территории Российской Федерации, в том числе по предложению к продаже, продаже товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак № 1043776 правомерен и подлежит удовлетворению.

При этом суд считает доводы истца об использованию ответчиками обозначения в сети Интернет недоказанными достаточными и достоверными доказательствами, администратором сайтов www.rproject.ru; www.rcsc.ru; www.rp.ru является третье лицо, которое пояснило, что ответчики никакого отношения к сайтам не имеют, указанию по размещению информацию не дают и не могут давать, доказательств обратного не представлено, то есть ответственность может нести

исключительно администратор, в связи с чем оснований для запрета в сети Интернет и обязывать Ответчика 1 удалять на указанных сайтах обозначение не имеется.

При этом запрет в принципе на использование обозначение, подразумевает запрет на использование обозначения всеми способами , предусмотренными ГК РФ.

Кроме того, в соответствии со ст. 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

В соответствии со ст. 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Учитывая характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителей, наличие/отсутствие ранее совершенных нарушений исключительного права данного правообладателя, его вероятные убытки, количество товарных знаков, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения, суд считает возможным по своему усмотрению уменьшить ее размер и взыскать с Ответчика 1 50 000 руб., с Ответчика 2-250 000 руб. При этом суд не находит оснований для солидарного взыскания, поскольку считает различным степень вины , причинения вероятных убытков и т.д.

При указанных обстоятельствах иск в этой части подлежит частично.

При этом суд считает выводы ответчиков не состоятельными, поскольку они противоречат действующему законодательству, представленным доказательствам, а именно:

Ответчик 2 в своих пояснениях (Том 2, л. 94) не опровергал факта производства Шкафа пекарский PIRON P906RXS, серийный номер № 0672.

Ответчик 2, владелец производственных мощностей на территории РФ, мог по Лицензионному соглашению от 29.10.2009 производить, собирать, продавать и обслуживать избранную линии продуктов (Лицензионных продуктов) из ассортимента профессиональных печей с использованием технологий (ноу-хау), переданных Истцом Ответчику 2 по указанному Лицензионному соглашению (Том 2, л. 124-138). Право использования товарного знака «PIRON» (международная регистрация 1043776) этим Соглашением не предоставлялось.

После выявления факта незаконного использования товарного знака «PIRON» в 2013 году Истец направил Ответчику 2 требование о прекращении незаконного использования товарного знака «PIRON» и устранения других выявленных нарушениях Лицензионного соглашения. Т.к. нарушения не были устранены Истец в соответствии с п. 14.3 Лицензионного соглашения направил Ответчику 2 по e-mail 16.05.2014 письмо о расторжении Лицензионного соглашения с последующим направлением оригинала письма на официальный адрес Ответчика 2 в полном соответствии с п. 21 Лицензионного соглашения.

Ответчик 2 осуществлял производство и продажу пекарского оборудования, в том числе печей и пароконвектоматов, и факт этого не отрицал. Ответчик 2 и Ответчик 1

неоднократно предупреждались о том, что прав на использование товарного знака «PIRON» не имеют, в том числе и на произведенных по Лицензионному соглашению от 29.10.2009 товарах.

Заявления Ответчика 1 и Ответчика 2 (о том, что данным Лицензионным соглашением Ответчику 2 предоставлено право использования товарного знака «PIRON» не основаны на фактах и не следуют из текста самого Лицензионного соглашения.

Как следует из преамбулы и п. 1 Лицензионного соглашения Лицензиар (Истец) предоставил Лицензиату (Ответчик 2) собственную техническую информацию/«ноу- хау» для производства, сборки, продажи и обслуживанию лицензионных продуктов .

При этом стороны согласовали в п. 11 и в приложении «В» (стр. 11 лицензионного соглашения, Том 2, стр. 132), что торговая марка, используемая для данных продуктов - ITERMA by Piron (ИТЕРМА по лицензии Piron). Право на размещение на продукции, изготовленной по данному Лицензионному соглашению, товарного знака «PIRON» (международная регистрация 1043776) этим Соглашением не предоставлялось.

В соответствии с п. 20 Лицензионного соглашения (Том 2, л. 130) оригинал Соглашения был составлен на английском языке. При составлении контрактов на английском языке дефиниции (определения) указываются именно для того, чтобы не возникало споров о значении термина непосредственно в тексте. В п. 0. Термины в п.п. 0.3 (Том 2, л. 125) указано: «Trademark» is listed in exhibit «В»/ «Торговая марка» - приведена в приложении «В». В приложении «В» указана согласованная торговая марка «ITERMA by Piron ».

Т.к. Истец (Лицензиар) оставляет за собой право производить и продавать на Территории под собственной торговой маркой продукты, в т.ч. входящие в перечень лицензионных (п.2 Соглашения, Том 2, л. 126), п. 1.2 во взаимосвязи с п.п. 0.3, п.2, п. 11 и приложением «В» однозначно понимается, что исключительные права явно касаются производства, сборки и продажи продуктов исключительно под согласованной торговой маркой «ITERMA by Piron», иное вводит потребителя в заблуждение.

Ответчик 1 и Ответчик 2 не предоставили никаких доказательств, подтверждающие их право использования товарного знака «PIRON»

Согласно письму_ ФИПС (Том 2, л. 89), права использования международной регистрации № 1043776 по лицензионным, сублицензионным договорам, договорам коммерческой концессии и субконцессии Истцом не предоставлялись, тогда как договор на право использования обозначения должен быть зарегистрирован в Роспатенте .

В соответствии со ст. 110 АПК РФ расходы по госпошлине относятся на сторон пропорционально удовлетворенным требованиям.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 110, 123,156,167-171АПК РФ,

РЕШИЛ:

Принять отказ от иска в части требования об изъятии и уничтожении товара. Производство по делу в этой части прекратить.

Запретить обществу с ограниченной ответственностью «РУССКИЙ ПРОЕКТ- ТМ» использовать товарный знак «PIRON»(международная регистрация № 1043776), а также сходные с ним до степени смешения обозначения, путем осуществления каких- либо действий по введению в гражданский оборот на территории Российской Федерации, в том числе по предложению к продаже, продаже товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак № 1043776.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «РУССКИЙ ПРОЕКТ- ТМ» в пользу Пирон С.Р.Л. 50 000 руб. компенсации, 8 000 руб. в возмещение расходов по госпошлине.

Запретить обществу с ограниченной ответственностью «ИТЕРМА» использовать товарный знак «PIRON»(международная регистрация № 1043776), а также сходные с ним до степени смешения обозначения, путем осуществления каких-либо действий по введению в гражданский оборот на территории Российской Федерации, в том числе по производству, по предложению к продаже, продаже товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак № 1043776.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ИТЕРМА» в пользу Пирон С.Р.Л. 250 000 руб. компенсации, 12 500 руб. в возмещение расходов по госпошлине.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Взыскать с Пирон С.Р.Л. в федеральный бюджет госпошлину в размере 1 269 руб.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты его принятия.

Судья: А.В.Мищенко