Решение от 29 июля 2019 г. по делу № А65-9817/2019

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН


ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107

E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru

http://www.tatarstan.arbitr.ru

тел. (843) 533-50-00


Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

г. Казань Дело № А65-9817/2019


Дата принятия решения – 29 июля 2019 года29 июля 2019 года.

Дата объявления резолютивной части – 22 июля 2019 года.


Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи Коротенко С.И.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в дело по иску Общества с ограниченной ответственностью «Искар», г. Москва, (ОГРН <***>, ИНН <***>) к Обществу с ограниченной ответственностью «СП Карбид Тулс Рус», г.Казань (ОГРН1161690115850, ИНН <***>) о защите исключительных прав на товарные знаки «ИСКАР» и «ISCAR» ,


с участием представителей:

от истца – ФИО2, по доверенности от 19.09.2018,

от ответчика – ФИО3, по доверенности от 15.05.2019,



установил:

Общество с ограниченной ответственностью «Искар» (далее – истец, ООО «Искар») обратилось в Арбитражный суд Республики Татарстан с иском к Обществу с ограниченной ответственностью «СП Карбид Тулс Рус» (далее – ответчик, ООО «СП Карбид Тулс Рус»)со следующими требованиями :

- запретить ответчику без письменного согласия собственника товарных знаков «ИСКАР» и «ISCAR», либо без письменного согласия лица, имеющего исключительные полномочия от собственника товарных знаков «ИСКАР» и «ISCAR» на использование указанных товарных знаков на территории Российской Федерации, в том числе осуществлять продажу и вводить в гражданский оборот продукцию с размещенными на ней (этикетке, упаковке товаров и т.п.) товарных знаков «ИСКАР» и «ISCAR» на указанной территории, хранить указанные товары, использовать в предложениях о продаже и рекламе указанных товаров, о выполнении работ, об оказании услуг с использованием товарных знаков «ИСКАР» и «ISCAR», за исключением продукции с использованием товарных знаков «ИСКАР» и «ISCAR», право собственника товарных знаков «ИСКАР» и «ISCAR» на которую на территории Российской Федерации исчерпано;

- взыскать с ответчика компенсацию за незаконное использование товарных знаков «ИСКАР» /«ISCAR» в размере 2 800 000 руб.

Истец ходатайствует о приобщении к материалам дела дополнительных доказательств - информации о договорах о закупке товара ответчиком, которые приобщены к материалам дела.

Ответчик ходатайствует о приобщении к материалам дела проекта мирового соглашения, акт сверки, которые приобщены к материалам дела.

До принятия решения по делу истец отозвал заявление о взыскании с ответчика судебных расходов на оплату услуг представителя в размере 250 000 руб.

Истец просит иск удовлетворить по основаниям, изложенным в иске и дополнительных пояснениях к иску (т. 2 л.д. 5-9).

Ответчик возражает по основаниям, изложенным в отзыве (т.1 л.д.127-128, т. 2 л.д. 58-60).

Арбитражным судом в порядке ст. 163 АПК РФ в судебном заседании объявлялся перерыв до 22.07.2019 до 14 час. 45 мин., после которого судебное заседание продолжено с участием представителей сторон.

Из материалов дела следует, что Компания Искар Ltd., Тефен, Израиль(IL) является правообладателем товарных знаков «ИСКАР» и «ISCAR» в отношении товаров 07 класса - режущие, канавочные, токарные, отрезные и фрезерные инструменты (части станков) и их компоненты, что подтверждается зарегистрированных в Федеральной службе по интеллектуальной собственности свидетельством на товарный знаки № 94098 от 04.06.2000 (продление до 04.06.2020 на основании Приложения к свидетельству на товарный знак № 94098 от 07.07.2010),свидетельством на товарный знак № 94099 от 04.06.2000 (продление до 04.06.2020 на основании Приложения к свидетельству на товарный знак № 94099 от 13.07.2010) (т. 1 л.д. 49-58).Данными товарными знаками Компания Искар Ltd.,маркирует товар(металлорежущие инструменты).

На основании Лицензионного договора № 1/ЛС-2015 от 12.08.2015(т. 1 л.д. 42-48) и Эксклюзивного дистрибьюторского соглашения от 21.01.2016 (т. 1 л.д. 23-41), заключенных между ООО «Искар» и Израильской компанией Искар Ltd., ООО «Искар» является единственным официальным торговым представителем и (эксклюзивным дистрибьютором товара (металлорежущие инструменты) Компании Искар Ltd. и обладателем исключительной лицензии на использование указанных товарных знаков на всей территории Российской Федерации, в соответствии с условиями которых только ООО «Искар» имеет право ввозить и реализовывать на территории Российской Федерации товар с использованием товарных знаков «ИCKAP»/«ISCAR».

Из содержания Дистрибьюторского соглашения и Лицензионного договора следует, что после ввоза и товар с использованием товарных знаков «ИCKAP»/«ISCAR» на территорию Российской Федерации ООО «Искар» реализует данный инструмент как самостоятельно, так и через сеть официальных дилеров, при этом ООО «Искар» осуществляет контроль за тем, чтобы товар реализовывался только конечным потребителям, исключая его дальнейшую перепродажу.

В соответствии с вышеуказанными соглашением и договором только ООО «Искар» имеет право на ввоз и организацию реализации на территории РФ товар с использованием товарных знаков «ИСКАР»/« ISCAR».

ООО «Искар» стало известно об участии ООО «СП Карбид Тулс Рус» в нескольких закупочных процедурах на право поставки товара с использованием товарных знаков «ИСКАР»/« ISCAR» на общую сумму 7 298 877 руб.

Установив факт нарушения ответчиком исключительных прав на товарные знаки «ИСКАР»/« ISCAR» по свидетельствам на товарные знаки № 94098, 94099, истец 25.12.2018 обратился к ответчику с претензией о пресечении нарушения прав, которая была получена ответчиком ( т. 1 л.д.86-90).

Неисполнение ответчиком требований истца явилось основанием обращения его в арбитражный суд.

Исследовав материалы дела, заслушав доводы сторон, суд пришел к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных этим кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными тем же кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается этим кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

При этом исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе, этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации (пункт 2 данной статьи).

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (п. 3 ст. 1484 ГК РФ).

В соответствии с п. 1 ст. 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Исходя из приведенных норм права, а также положений ч. 1 ст. 65 АПК РФ, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения.

Факт принадлежности истцу исключительного права на товарные знаки «ИСКАР»/ «ISCAR» по свидетельствам Российской Федерации № 94098, № 94099, зарегистрированного в отношении товаров 07 класса - режущие, канавочные, токарные, отрезные и фрезерные инструменты (части станков) и их компоненты, установлен судом, подтвержден материалами дела и не оспаривается лицами, участвующими в деле.

Факт предложения ответчиком к продаже товара с использованием товарных знаков «ИСКАР»/«ISCAR» в 8 конкурсах подтверждается информацией с сайта Единой информационной системы в сфере закупок и ответчиком не оспаривается (т.1 л.д. т. 1 л.. 59-85, т. 2 л.д. 10-55, 177-184).

Факт реализации ответчиком товара с использованием товарных знаков «ИСКАР»/ «ISCAR» с объемом поставок на сумму 4 263 184,26 руб. подтверждается отзывом ответчика с подтверждающими документами (договора и УПД) (т.1 л.д. 58-60, 61-174, т. 2 л.д. 61-123, 134-174), а также информацией с сайта Единой информационной системы в сфере закупок, представленной истцом в материалы дела (т.1 л.д. т. 1 л.. 59-85, т. 2 л.д. 10-55, 177-184).

В остальной части суд отклоняет довод истца о реализации ответчиком спорного товара по договорах о закупках товаров, размещенным АО «ММЗ «Знамя»; АО «ППО «Электроприбор», ПАО «Туполев», которые ответчик не осуществлял, в связи с чем по данным эпизодам не может быть признан нарушившим исключительные права истца.

Доказательства обратного истцом в силу статьи 65 АПК РФ не представлено.

Таким образом, представленные в материалы дела доказательства, в своей совокупности и взаимосвязи, полностью подтверждают факт нарушения ответчиком прав истца на товарные знаки «ИСКАР»/«ISCAR» путем предложения к продаже и реализации спорного товара с товарными знаками истца.

При этом доказательств, свидетельствующих о наличии у ответчика права на реализацию в предпринимательских целях спорных объектов интеллектуальной собственности, в деле также не имеется. Осуществляя его продажу без согласия правообладателя, ответчик нарушил исключительные права истца. При этом факт перепродажи ответчиком товара в настоящем деле правового значения не имеет.

Доводы ответчика о злоупотреблении истцом правом согласно ст. 10 ГК РФ и недобросовестной конкуренции суд находит несостоятельными, поскольку ответчиком не представлены доказательства в силу статьи 65 АПК РФ, подтверждающие данные обстоятельства.

Таким образом, с учетом доказанности ввода ответчиком в гражданский оборот товара с использованием товарных знаков «ИСКАР»/« ISCAR», суд пришел к выводу об обоснованности заявленных истцом требований в части пресечения действий, нарушающих права истца.

В соответствии с п.п. 2 п. 1 ст. 1252 ГК РФ одним из способов защиты исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности является предъявление требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

Одним из таких способов, в соответствии с подп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ, является компенсация, которую правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от 10 000 до 5 000 000 рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Из материалов дела усматривается, что истец, заявлял требование о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на спорный товарный знак в сумме 2 800 000 руб.в соответствии с п.п.1 п. 4 2 п. 1 ст. 1515 ГК РФ, обосновывал размер компенсации с учетом суммы участия ответчика в закупочных процедурах, представив информацию о заключенных ответчиком договоров в размере 8 932 697,19 руб., которая представлена на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок, определяя в указанной сумме доходы ответчика от осуществления деятельности по реализации товаров, ссылаясь на неоднократность нарушения.

В соответствии с п.61 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» заявляя требование о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере.

Согласно п. 62. постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» по требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Ответчиком было заявлено ходатайство об уменьшении размера компенсации, так как ответчик считает сумму компенсации чрезмерной и необоснованной, поскольку ответчик привлекается к гражданско-правовой ответственности за нарушение исключительных прав на средство индивидуализации впервые, период нарушения является незначительным по времени, при этом объем поставок составляет сумму 4 263 184, 26 руб.

Учитывая известность товарных знаков «ИСКАР» и «ISCAR» на территории РФ, характер допущенного нарушения в виде размещения товарных знаков «ИСКАР» и «ISCAR» без согласия правообладателя и истца, неоднократность и незначительный срок использования товарных знаков «ИСКАР» и «ISCAR», суд приходит к выводу, что заявленные истцом требования о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав подлежат частичному удовлетворению в размере 1 500 000 руб.

В силу ст. 110 АПК РФ расходы по оплате государственной пошлины относятся на стороны пропорционально размеру удовлетворенных требований.

Руководствуясь статьями 110, 167-174 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд



Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить частично.

Запретить Обществу с ограниченной ответственностью «СП Карбид Тулс Рус», г.Казань (ОГРН1161690115850, ИНН <***>) без письменного согласия собственника товарных знаков «ИСКАР» и «ISCAR», либо без письменного согласия лица, имеющего исключительные полномочия от собственника товарных знаков «ИСКАР» и «ISCAR» на использование указанных товарных знаков на территории Российской Федерации, в том числе осуществлять продажу и вводить в гражданский оборот продукцию с размещенными на ней (этикетке, упаковке товаров и т.п.) товарных знаков «ИСКАР» и «ISCAR» на указанной территории, хранить указанные товары, использовать в предложениях о продаже и рекламе указанных товаров, о выполнении работ, об оказании услуг с использованием товарных знаков «ИСКАР» и «ISCAR», за исключением продукции с использованием товарных знаков «ИСКАР» и «ISCAR», право собственника товарных знаков «ИСКАР» и «ISCAR» на которую на территории Российской Федерации исчерпано.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «СП Карбид Тулс Рус», г.Казань (ОГРН1161690115850, ИНН <***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Искар» (ИНН <***>, ОГРН <***>) 1 500 000 руб. компенсации за незаконное использование товарных знаков «ИСКАР» /«ISCAR», 25 821 руб. 43 коп. расходов по оплате государственной пошлины.

В остальной части иска отказать.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок.




Судья С.И. Коротенко