Решение от 14 апреля 2024 г. по делу № А40-31824/2024

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-31824/24-12-242
г. Москва
15 апреля 2024 года
Резолютивная часть решения объявлена 09 апреля 2024 года

Решение в полном объеме изготовлено 15 апреля 2024 года


Арбитражный суд в составе:

Председательствующего судьи Чадова А.С.

протокол судебного заседания составлен секретарем Васильевой В.В.

рассмотрел в судебном разбирательстве дело по заявлению:

ООО «АЙЭМДЖИ» (ОГРН <***>, ИНН <***>)

к ответчику: ФИО1

3-и лица: 1) ООО «РЕГ.РУ», 2) ООО «АЙЭМДЖИ-РУС», 3) ООО "АМГ-ЛАЙТИНГ"

о защите прав на товарный знак №783617,

в заседании приняли участие: согласно протоколу. 



УСТАНОВИЛ:

ООО «АЙЭМДЖИ» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к ФИО1  (далее – ответчик) о защите прав на товарный знак №783617.

В обоснование заявленных требований истец указал на факт нарушения ответчиком исключительных прав на товарный знак путем использования его в доменном имени в сети Интернет.

Представитель истца требования поддержал в полном объеме.

Представитель ответчика против удовлетворения требований возражал.

Представитель третьего лица ООО «АЙЭМДЖИ-РУС» поддержал позицию истца.

Третьи лица ООО «РЕГ.РУ» и ООО "АМГ-ЛАЙТИНГ" представителей в судебное заседание не направили, в материалы дела поступили письменные позиции по спору.

Изучив материалы дела, оценив в совокупности представленные доказательства, суд посчитал требование заявителя подлежащим удовлетворению в части по следующим основаниям.

Согласно материалам дела, истец является правообладателем товарного знака по свидетельству № 783617 с приоритетом от 10.04.2020, зарегистрированным в отношении товаров и услуг 11, 35 и 37 классов МКТУ.

ФИО1 (далее - Ответчик), является администратором доменного имени img-lighting.com (далее - Домен), что подтверждается письмом ООО «РЕГ.РУ».

Домен сходен до степени смешения с Товарным знаком Истца и используется для размещения на нём сайта, на котором предлагаются к продаже, продвигаются товары и услуги, идентичные/однородные тем, для индивидуализации которых зарегистрирован Товарный знак.

При этом как показано ниже:

Домен изначально был приобретен (делегирован) для проекта, в целях реализации которого было создано Третье лицо 2;

Истец и Третье лицо 2, являющиеся аффилированными лицами, использовали Домен длительный период времени для продвижения, предложения к продаже товаров/услуг однородных/идентичных тем, для которых впоследствии зарегистрирован Товарный знак;

произведения дизайна, сходные с Товарным знаком и Доменом, созданы в целях использования Третьим лицом 2;

Ответчик являлся наемным сотрудником Третьего лица 2 и был администратором Домена в период работы в Третьем лице 2; после увольнения Ответчик не вернул Третьему лицу 2 права администрирования Домена;

генеральный директор ООО «АМГ-ЛАИТИНГ», которому Ответчик предоставляет право использования Домена для размещения на нём сайта, также являлась сотрудником Истца и Третьего лица 2;

Ответчик и генеральный директор ООО «АМГ-ЛАИТИНГ», которому Ответчик предоставляет право использования Домена, являются супругами.

При таких обстоятельствах Истец и Третье лицо 2 считают, что:

- регистрация и администрирование Ответчиком Домена нарушает исключительное право Истца на Товарный знак, препятствует действиям Истца по использованию Товарного знака в сети Интернет, в том числе путем использования Товарного знака в доменном имени верхнего уровня .com в сети Интернет. Истец, в частности лишен при осуществлении своей деятельности разместить информацию о себе, своих товарах/услугах под Товарным знаком с использованием принадлежащего ему Товарного знака в сегменте com сети Интернет.

- регистрация на себя Ответчиком и предоставление использование доменного имени «img-lighting.com», тождественного Товарному знаку, на сайте, размещенном под указанным доменными именем, направлено на получение необоснованных преимуществ в конкурентной борьбе;

- сам факт владения в сети Интернет сайтом, в доменном имени которого содержится обозначение, идентичное Товарному знаку, создает для Ответчика возможность привлекать на свою страницу потенциальных потребителей товаров/услуг, аналогичных тем, для которых Товарный знак используется Истцом.

В связи с изложенным Истец обратился с настоящим иском о нарушении исключительного права на Товарный знак.

В соответствии со ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст. 1233), Гражданским кодексом Российской Федерации не предусмотрено иное.

В силу абз. 2 п. 1 ст. 1229 ГК РФ правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

В силу п. 1 ст. 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (ст. 1481 ГК РФ).

Согласно ст. 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Согласно правовой позиции, изложенной в абзаце втором пункта 55 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», допустимыми доказательствами являются, в том числе, сделанные и заверенные лицами, участвующими в деле, распечатки материалов, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети (скриншот), с указанием адреса интернет-страницы, с которой сделана распечатка, а также точного времени ее получения. Такие распечатки подлежат оценке судом при рассмотрении дела наравне с прочими доказательствами (статья 67 АПК РФ, статья 71 АПК РФ).

Для признания сходства обозначения достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков (обозначений) в глазах потребителя (соответствующая правовая позиция выражена в постановлении Президиума ВАС РФ от 18.07.2006 по делу № 3691/06).

В соответствии с п. 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482 (далее - Правила):

обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах;

обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Суд считает, что использование ответчиком ранее указанного обозначения, сходного до степени смешения с графическим товарным знаком истца в совокупности с использованием им в доменном имени наименования «img-lighting», является незаконным использованием ответчиком принадлежащего истцу товарного знака, поскольку данные обозначения сходны до степени смешения.

Домен img-lighting.com, включает словесный элемент «img-lighting», а также элемент «com», что указывает на домен верхнего уровня (наравне с net/org и др.), сокращение от англ. commercial, «коммерческий», т.е. с точки зрения индивидуализации это слабый элемент.

Также Домен воспроизводит буквами латинского алфавита оригинальную часть фирменного наименования Истца - ООО «АЙЭМДЖИ» и Третьего лица 2 ООО «АЙЭМДЖИ-РУС».

Домен используется для размещения на нём сайта, на котором предлагаются к продаже, продвигаются товары и услуги, идентичные/однородные тем, для индивидуализации которых зарегистрирован Товарный знак.

Судом отклоняются доводы ответчика, поскольку не подтверждаются документально и не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, в том числе в отношении срока исковой давности.

Ответчику известно, что Истец, Третье лицо 2 и ООО «АМГ-ЛАИТИНГ», которому Ответчик предоставляет право использовать Домен - конкуренты и единственные лица, заинтересованные в использовании Домена.

ООО «АМГ-ЛАИТИНГ» ведет экономическую деятельность аналогичную экономической деятельности Истца и Третьего лица 2, они являются конкурентами.

Домен используется для размещения на нём сайта, на котором предлагаются к продаже, продвигаются товары и услуги, идентичные/однородные тем, для индивидуализации которых зарегистрирован Товарный знак (и использовался Домен Истцом и Третьим лицом 2 в период, когда Ответчик являлся генеральным директором Третьим лицом 2).

Ответчик, будучи осведомленным о вышеизложенном, предоставил Домен для его использования ООО «АМГ-ЛАИТИНГ». На сайте, расположенном на Домене размещены контактные данные ООО «АМГ-ЛАИТИНГ».

Ответчик стал администратором Домена только после трудоустройства в ООО «АЙЭМДЖИ-РУС» (27.08.2012) на должность генерального директора, до этого момента никакого отношения ни к созданию Проекта, ни к созданию бренда IMG LIGHTHING, ни к разработке сайтов или покупке/администрированию вышеуказанных доменных имен не имел. Доказательств обратного не представлено.

До трудоустройства Ответчика дизайн, наполнение сайта и другие атрибуты фирменного стиля ООО «Айэмджи-Рус» разрабатывались, в том числе первым генеральным директором и учредителем ФИО2.

Доказательств незаконности своего увольнения из ООО «Айэмджи-Рус» Ответчиком не представлено.

Представленные свидетельство о регистрации доменного имени и справка о принадлежности домена, а также общедоступные ресурсы по проверке доменных имён https://whois.ru и https://www.reg.ru подтверждают лишь следующие факты:

- 16.09.2009 – дата создания / начала администрирования доменного имени img-lighting.com без указания лица, который совершил это действие;

- Ответчик в настоящее время является администратором доменного имени img-lighting.com.

Представленное Истцом письмо АО «РСИЦ» от 14.12.2023 № 4252-Ю об администраторах доменного имени img-lighting.com в период с 15.09.2009 по 16.08.2011, опровергает утверждение Ответчика, поскольку изначальными администраторами доменного имени были: 16.09.2009 - 28.02.2011 ООО «Эко-трейдинг» 28.02.2011 - 16.08.2011 ФИО3.

В соответствии с положениями ст. 10 bis Конвенции по охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883) (в ред. от 02.10.1979):

- актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах

- все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента запрещены как акты недобросовестной конкуренции.

В силу п. 1 ст. 14.6 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» не допускается недобросовестная конкуренция путем совершения хозяйствующим субъектом действий (бездействия), способных вызвать смешение с деятельностью хозяйствующего субъекта-конкурента либо с товарами или услугами, вводимыми хозяйствующим субъектом-конкурентом в гражданский оборот на территории Российской Федерации, в том числе незаконное использование обозначения, тождественного товарному знаку хозяйствующего субъекта-конкурента либо сходного с ними до степени смешения, путем его размещения на товарах, этикетках, упаковках или использования иным образом в отношении товаров, которые продаются либо иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а также путем его использования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, включая размещение в доменном имени и при других способах адресации.

Согласно ст.10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Оценивая действия администратора домена на предмет наличия или отсутствия в его действиях акта недобросовестной конкуренции, запрещенной статьей 10 bis Парижской конвенции, суд проверяет наличие или отсутствие трех критериев в совокупности:

- доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком третьего лица;

- у владельца доменного имени нет каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени;

- доменное имя зарегистрировано и используется недобросовестно.

Согласно пункту 158 Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» действия администратора по приобретению права на доменное имя (в том числе с учетом обстоятельств последующего его использования) могут быть признаны актом недобросовестной конкуренции. В этом случае, исходя из целей регистрации доменного имени, нарушением исключительного права на товарный знак может быть признана сама по себе такая регистрация. Если нарушением исключительного права признано именно приобретение права на доменное имя, судом может быть удовлетворено требование об обязании аннулировать соответствующую регистрацию.

Таким образом, согласно применимым к настоящему спору нормам права и разъяснениями высших судебных инстанций, являются актом недобросовестной конкуренции действия Ответчика по регистрации и использованию Домена поскольку:

Домен идентичен словесной части Товарного знака Истца;

В период наемной работы Ответчика у Третьего лица 2 для использования в интересах Третьего лица 2 и Истца, Ответчику было передано администрирование Домена. После прекращения Ответчиком трудовых отношений с Третьим лицом 2, Ответчик не передал права администрирования Домена Истцу или Третьему лицу 2;

Затем Ответчик предоставил Домен для использования своему аффилированному лицу (ООО «АМГ-ЛАЙТИНГ»), которое является конкурентом Истца и Третьего лица 2, для размещения на нём сайта с предложением к продаже/продвижением товаров и услуг, идентичных/однородных тем, для индивидуализации которых зарегистрирован Товарный знак (и использовался Домен Истцом и Третьим лицом 2 в период, когда Ответчик являлся генеральным директором Истца);

Ответчик с аффилированным лицом (ООО «АМГ-ЛАЙТИНГ») рассылали совместно подписанные ими информационные письма клиентам Истца и Третьего лица 2, в которых утверждается, что сайт бренда IMGLIGHTHING -расположен на Домене, а сайт Истца (www.img-lighting.ru) имитирует его, что Истец пытается «перехватить» Домен.

Бренд IMGLIGHTHING создан Третьим лицом 2, длительное время Используется им и Истцом, ими же использовались сайты на доменах www.img-lighting.ru и www.img-lighting.com (до увольнения Ответчика из Истца и отказа Ответчика вернуть администрирование Домен бывшему работодателю - Истцу). Часть указанных писем рассылалась, в том числе и в период когда ООО  «АМГ-ЛАЙТИНГ»  именовалось ООО «АйЭмДжи  Лайтинг» (Суд обязал прекратить использование этого наименования - решение по делу № А40-174032/20-134-1130 ввиду сходства до степени смешения с наименование Третьего лица 2);

Использование Ответчиком Домена создает смешение, путаницу в отношении Истца, Третьего лица 2 с аффилированным лицом Ответчика (ООО «АМГ-ЛАЙТИНГ»). Например, по запросу img-lighting в поисковых системах два первых сайта - это сайт Истца ( домен img-lighting.ru) и сайт ООО «АМГ-ЛАЙТИНГ» (домен img-lighting.com)

Приобретение и администрирование Ответчиком Домена в целях размещения сайта аффилированного лица Ответчика ООО «АМГ-ЛАЙТИНГ» (по сути не меняя содержание сайта) направлено на извлечение преимуществ на рынке за счет сложившейся за 12 лет работы репутации Третьего лица 2 и Истца.

Таким образом, использование доменного имени, сходного с зарегистрированным позднее товарным знаком в отсутствие разрешения правообладателя, является нарушением исключительных прав на товарный знак, доменное имя не отражает фирменного наименования владельца домена и не зарегистрировано им в качестве товарного знака, не используется или используется недобросовестно.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ одним из способов защиты исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности является предъявление требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

С учетом вышеприведенных норм права, требования истца должны быть удовлетворены в части признания администрирования доменного имени img-lighting.com с использованием товарного знака по государственной регистрации № 783617 ФИО1 нарушением исключительного права на товарный знак по государственной регистрации № 783617 Общества с ограниченной ответственностью «АЙЭМДЖИ» и запрета ответчику использования товарного знака по государственной регистрации № 783617 путем его размещения в доменных именах в сети Интернет.

Наряду с изложенным, суд полагает ненадлежащим способом защиты права требование истца в части обязания безвозмездно передать право администрирования доменного имени img-lighting.com обществу с ограниченной ответственностью «АИЭМДЖИ» не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты вступления решения Суда по настоящему делу в законную силу.

Порядок передачи прав на Домен лицу, в пользу которого вынесен судебный акт, регулируется Положением "О процедурах, подлежащих применению при возникновении споров о доменных именах" (утв. решением Координационного центра национального домена сети Интернет от 20.09.2012 N 2012-07/47) (ред. от 17.12.2019).

Согласно п.4.2.1 параграфа 4.2 Положения действия по реализации преимущественного права регистрации доменного имени после вступления в силу судебного акта по существу спора в отношении данного доменного имени осуществляются регистратором на основании судебного акта, вступившего в законную силу, в случае, если в резолютивной части судебного акта содержится:

- запрет администратору использовать в доменном имени обозначение, права на которое принадлежат Правообладателю, и (или)

- запрет администратору использовать соответствующее доменное имя, и (или)

- признание администрирования домена администратором нарушением прав Правообладателя.

Таким образом, только в том случае, если решение суда будет содержать одно или несколько из указанных требований, Истец получит право требовать у регистратора регистрации Домена на свое имя. В ином случае, права Истца восстановлены не будут, поскольку возникнет риск либо продолжения использования домена Ответчиком, либо получения прав на домен любым иным лицом.

Ответчик не имеет технической возможность осуществить запрашиваемые истцом действия, поскольку соответствующие действия осуществляет регистратор.

В связи с удовлетворением заявленных требований госпошлина в соответствии с ч. 1 ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит взысканию с ответчика в пользу истца.

С учетом изложенного, на основании ст.ст. 309, 310, 314, 401 Гражданского кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст.ст. 110, 123, 167 - 171, 176, 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 



РЕШИЛ:

Признать администрирование доменного имени img-lighting.com с использованием товарного знака по государственной регистрации № 783617 ФИО1 нарушением исключительного права на товарный знак по государственной регистрации № 783617 Общества с ограниченной ответственностью «АЙЭМДЖИ» (ОГРН <***>, ИНН: <***>).

Запретить ФИО1 использование товарного знака по государственной регистрации № 783617 путем его размещения в доменных именах в сети Интернет;

В остальной части иска отказать.

Взыскать с ФИО1 в пользу Общества с ограниченной ответственностью «АЙЭМДЖИ» (ОГРН <***>, ИНН: <***>) расходы на уплату государственной пошлины в размере 12.000 (двенадцать тысяч) руб.

Решение может быть обжаловано в Девятый Арбитражный апелляционный суд в течении одного месяца со даты его принятия.



Судья:                                                                                               А.С.Чадов