Решение от 19 августа 2020 г. по делу № А45-41332/2019

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А45-41332/2019
г. Новосибирск
19 августа 2020 года
Резолютивная часть решения объявлена 12 августа 2020 года

Полный текст решения изготовлен 19 августа 2020 года

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Лузаревой И.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Клименко А.А., рассмотрев дело по иску общества с ограниченной ответственностью «ПСК ГЕОДОР», г. Энгельс

к обществу с ограниченной ответственностью «Геофодор», г. Новосибирск,

третье лицо: ФИО1

о прекращении незаконного использования товарного знака, тождественного знаку правообладателя или сходного с ним до степени смешения, пресечении нарушения прав на товарный знак, а также о взыскании компенсации в размере 2 000 000 рублей 00 копеек,

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: ФИО2, по доверенности от 11.02.2020, диплом №ОК48743, паспорт,

от ответчика: ФИО3, по доверенности от 19.12.2019, диплом №ВСГ 5352863 от 16.12.2010, паспорт,

от третьего лица: не явился, извещен,

у с т а н о в и л:

общество с ограниченной ответственностью «ПСК ГЕОДОР» (ООО «ПСК ГЕОДОР») обратилось в арбитражный суд с иском об обязании общества с ограниченной ответственностью «Геодор» (ООО «Геодор») пресечь нарушение товарного знака «ПСК ГЕОДОР»; изъять из оборота и уничтожить за счет ответчика продукцию, содержащую изображение товарного знака «ПСК ГЕОДОР»; обязании ответчика изменить свое фирменное наименование, изъяв из него слово «Геодор»; удалить обозначения, содержащие слово «Геодор» из контента выпускаемых ООО «Геодор» материалов, которые расположены в сети Интернет; изменить доменное имя, удалив из него слово «Геодор»; а также о взыскании в возмещение убытков компенсации в размере 2 000 000 рублей 00 копеек.

В обоснование предъявленных требований истец сослался на следующие обстоятельства.

ООО «ПСК ГЕОДОР» является обладателем исключительных прав на товарный знак «ПСК ГЕОДОР» № 645955 с датой приоритета от 13.01.2017 по заявке на регистрацию товарного знака № 2017700655, что подтверждается решением о государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) от 26.02.2018.

В ходе проведения патентным бюро «Защита Интеллектуальной собственности» независимого анализа сравниваемых обозначений было установлено, что обозначение «ГЕОДОР», использованное в наименовании ответчика, изображений, размещенных на сайте ответчика, зарегистрированного в г. Новосибирске, является сходным до степени смешения с товарным знаком «ПСК ГЕОДОР», принадлежащим истцу, поскольку обозначение «ГЕОДОР», используемые ответчиком и обозначение товарного знака «ПСК ГЕОДОР», в целом на потребителя производят общее впечатление, выявлено совпадение по однородности товаров и услуг, сравниваемые обозначения сходны по фонетическим и семантическим признакам, поскольку содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный словесный элемент «ГЕОДОР», который является сильным элементом обозначений и выполняет в них основную индивидуализирующую функцию.

Ответчик без разрешения истца использует товарный знак, сходный до степени смещения с товарным знаком правообладателя с марта 2018 года, что следует из даты регистрации ООО «ГЕОДОР» в качестве юридического лица согласно сведений из Единого государственного реестра юридических лиц (выписка из ЕГРЮЛ, т. 1 л.д. 55-60).

Обстоятельства использования ответчиком изображения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, подтверждаются исследованием контентного наполнения вебресурсов. Размещенные на веб-сайте компании ООО «ГеоДор» г. Новосибирск https://geodor54.ru страницы: https://geodor54.ru/uPage/Nasha_produktsiya, дублируют визуальные материалы и текст, размещенные на веб-сайте https://pskgeodor.ru/, принадлежащем ООО «ПСК Геодор»: https://pskgeodor.ru/geosintetika/geotekstil-dornit без указания первоисточника и наличия на него обратной ссылки.

Данные обстоятельства зафиксированы протоколом осмотра доказательств с нотариальным заверением соответствующей страницы сайта https://geodor54.ru.(т. 1 л.д. л.д. 24-34).

Пункт 2 ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) устанавливает для лица, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателя), исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован.

Пункт 3 указанной статьи запрещает другим лицам использовать без разрешения правообладателя сходные с товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров.

Согласно п.1 ст. 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Согласно абзацу 2 п.1 ст. 1229 ГК РФ правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Нарушением исключительного права правообладателя (незаконным использованием товарного знака) признается использование без его разрешения в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака или сходного до степени смешения обозначения в отношении товаров, работ или услуг, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в том числе размещение товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Также правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети "Интернет", если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории (п.1 ст. 1539 ГК РФ).

Статья 14.6 Федерального закона "О защите конкуренции" устанавливает запрет на недобросовестную конкуренцию. Не допускается недобросовестная конкуренция путем совершения хозяйствующим субъектом действий (бездействия), способных вызвать смешение с деятельностью хозяйствующего субъекта-конкурента либо с товарами или услугами, вводимыми хозяйствующим субъектом-конкурентом в гражданский оборот на территории Российской Федерации, в том числе:

1) незаконное использование обозначения, тождественного товарному знаку, фирменному наименованию, коммерческому обозначению, наименованию места происхождения товара хозяйствующего субъекта-конкурента либо сходного с ними до степени смешения, путем его размещения на товарах, этикетках, упаковках или использования иным образом в отношении товаров, которые продаются либо иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а также путем его использования в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая размещение в доменном имени и при других способах адресации;

2) копирование или имитация внешнего вида товара, вводимого в гражданский оборот хозяйствующим субъектом-конкурентом, упаковки такого товара, его этикетки, наименования, цветовой гаммы, фирменного стиля в целом (в совокупности фирменной одежды, оформления торгового зала, витрины) или иных элементов, индивидуализирующих хозяйствующего субъекта-конкурента и (или) его товар.

Как указывает истец, нарушение прав на товарный знак, принадлежащий ООО «ПСК ГЕОДОР», заключается в осуществлении предпринимательской деятельности со стороны ООО «ГЕОДОР» с незаконным использованием товарного знака истца, которое формировалось в течение продолжительного времени. При этом, обозначение «ПСК ГЕОДОР» используется истцом более 14 лет, в связи с чем имеет узнаваемость у потребителей как минимум с 2005 года. Ответчик использует товарный знак, схожий до степени смещения с товарным знаком правообладателя для привлечения внимания потребителей к производимым товарам и оказываемым услугам в однородных видах деятельности по кругу потребителей и рынку сбыта.

Длительное, а именно с марта месяца 2018 г., использование ответчиком товарного знака истца повлекло не только нарушение действующего законодательства, но и причинение материального ущерба истцу, в виде недополученной дополнительной выручки от продажи товаров посредством использования товарного знака. В соответствии с п. 4. ст. 1515 ГК РФ за данное правонарушение предусмотрена ответственность, позволяющая истцу требовать от ответчика компенсацию, заявленную при подаче искового заявления в размере 2 000 000 рублей.

Истцом была направлена ответчику претензия от 08.07.2019 с требованием прекратить незаконное использование товарного знака, схожего до степени смещения с товарным знаком правообладателя, оставленная без удовлетворения, что послужило для истца основанием к обращению в арбитражный суд с иском об обязании ООО «Геодор» пресечь нарушение товарного знака «ПСК ГЕОДОР», изъять из оборота и уничтожить за счет ответчика продукцию, содержащую изображение товарного знака «ПСК ГЕОДОР», обязании ответчика изменить свое фирменное наименование, изъяв из него слово «Геодор», удалить обозначения, содержащие слово «Геодор» из контента выпускаемых ООО «Геодор» материалов, которые расположены в сети Интернет, изменить доменное имя, удалив из него слово «Геодор», а также о взыскании в возмещение убытков компенсации в размере 2 000 000 рублей 00 копеек.

В ходе рассмотрения настоящего спора от истца поступило ходатайство об уточнении исковых требований, в котором ООО «ПСК ГЕОДОР» просит обязать ответчика пресечь нарушения товарного знака №645955 путем изъятия из оборота и уничтожения за счет ответчика продукции, содержащей обозначение «ГЕОДОР», прекращения использования обозначения «ГЕОДОР» в фирменном наименовании в отношении производства и (или) реализации товаров, однородных товарам 6, 17, 19, 20, 22 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак №645955 и оказании услуг 37 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак №645955, удаления обозначения, содержащего слово «Геодор» из содержания выпускаемых ООО «Геодор» материалов, которые расположены в сети Интернет, а также изменения доменного имени, удалив из него слово «Геодор».

В дальнейшем, в связи с тем, что ответчик 04.06.2020 внес изменения в свое фирменное наименование ООО «Геодор» и зарегистрировал новое наименование – ООО «ГеоФоДор», а также с учетом того, что информация об ответчике на сайте https://geodor54.ru. в сети Интернет с этого момента распространяется с указанием нового фирменного наименования ответчика, истец отказался от требований нематериального характера, связанных с прекращением использования обозначения «ГЕОДОР» в фирменном наименовании в отношении производства и (или) реализации товаров, однородных товарам 6, 17, 19, 20, 22 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак №645955 и оказании услуг 37 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак №645955, удаления обозначения, содержащего слово «Геодор» из содержания выпускаемых ООО «Геодор» материалов, которые расположены в сети Интернет, а также от требования об изъятии из оборота и уничтожении за счет ответчика продукции, содержащей обозначение «ГЕОДОР».

От требования об изменении доменного имени с удалением из него слова «Геодор» истец отказался в связи с тем, что в ходе судебного разбирательства выявлена информация о том, что ответчик не является администратором доменного имени geodor54.ru.

Суд в порядке ч. 2 ст. 49 АПК РФ частичный отказ от исковых требований.

На требовании о взыскании с ответчика компенсации за незаконное использование обозначения «ГЕОДОР», сходного до степени смешения с товарным знаком «ПСК ГЕОДОР», истец настаивает. При этом, учитывая добровольное прекращение ответчиком использования обозначения «ГЕОДОР» в период рассмотрения дела, истец заявил о снижении размера требуемой компенсации до 1 000 000 рублей, полагая компенсацию в указанном размере справедливой, соответствующей периоду и характеру совершенного ответчиком правонарушения.

В обоснование размера требуемой компенсации истец указал на следующие обстоятельства дела.

За первый неполный год работы (2018 год) ответчик получил выручку более 64 миллионов рублей (сведения Федеральной службы статистики (приложение № 4 к дополнению к исковому заявлению, поступившему в арбитражный суд 28.02.2020).

Такой значительный объем выручки уже в год создания юридического лица косвенно подтверждает тот факт, что ответчик привлекал заказчиков за счет известного бренда истца на рынке геосинтетических материалов, используя обозначение в своем фирменном наименовании и на сайте компании.

По мнению истца, такая значительная выручка, свидетельствует об интенсивном использовании товарного знака Истца, и соответствует заявленному размеру компенсации в два миллиона рублей. Такой размер компенсации соответствовал бы размеру роялти в 3% от выручки за один год использования при заключении лицензионного договора на использование товарного знака № 645955.

Истцом был запрошена справка у профессиональной оценочной организации ООО «Аддендум» о среднеотраслевой величине ставки роялти применительно к пользованию товарным знаком № 645955. Согласно данной справке размер роялти для соответствующей отрасли составляет от 3 до 7 процентов. Таким образом, размер компенсации заявленный истцом, соответствует нижнему пределу среднеотраслевых значений роялти за пользование товарным знаком за один год.

Ответчик с предъявленными требованиями не согласился, сослался на отсутствие схожести до степени смешения у спорного изображения «ГЕОДОР» и изображения товарного знака «ПСК ГЕОДОР» (различаются цвета, графическое изображение), что, по мнению ответчика, не свидетельствует о нарушении ответчиком прав истца. Кроме того, ответчик считает предъявленный истцом размер компенсации чрезмерным, не отвечающим характеру допущенного правонарушения, не учитывающим срок использования данного изображения, отсутствие ранее допущенных ответчиком нарушений интеллектуальных имущественных прав, в связи с чем просит снизить размер компенсации до 10 000 рублей.

Рассмотрев материалы дела, заслушав пояснения представителей истца и ответчика, исследовав имеющиеся в деле доказательства и обстоятельства спора в порядке, предусмотренном ст. 71 АПК РФ, арбитражный суд приходит к выводу о наличии оснований для удовлетворения предъявленного ООО «ПСК ГЕОДОР» иска в объеме заявленных требований материального характера, при этом суд исходит из следующего.

Товарный знак, принадлежащий ООО «ПСК ГЕОДОР», зарегистрированный под № 645955 от 26.02.2018, включает в себя следующие Классы Международной квалификации товаров и услуг (далее МКТУ): 6. 17, 19, 20, 22, 37. В классе МКТУ № 19 товарный знак истца зарегистрирован, в том числе для материалов геосинтетических, материалов для дорожных покрытий, материалов для строительства и покрытия дорог, то есть для материалов, являющиеся основным видом деятельности и производимой продукцией компаний-конкурентов ООО «ПСК ГЕОДОР» и ООО «ГЕОДОР», следовательно обоснованным является довод истца о том, что ответчик использует товарный знак, схожий до степени смещения с зарегистрированным товарным знаком правообладателя для привлечения внимания потребителей к производимым товарам и оказываемым услугам в однородных видах деятельности по кругу потребителей и рынку сбыта.

Данные действия нарушают ст. 1515 ГК РФ РФ и ст. 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883, запрещающую все действия, способные вызвать смешение в отношении предприятий или продукции.

Исходя из смысла статьи 1484 ГК РФ, для установления факта незаконного использования товарного знака необходимо установить наличие сходства до степени смешения предлагаемого ответчиком к продаже товара с зарегистрированным товарным знаком истца и установить однородность товаров, в отношении которых применяется соответствующее обозначение ответчика и товарный знак истца.

Вопрос о сходстве до степени смешения является вопросом факта и может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует (п. 13 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ N 122 от 03.12.2007 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности»).

В постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 № 2979/06, от 17.04.2012 № 16577/11 разъяснено, что вывод о сходстве делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом, а также презумпции разумности и добросовестности участников правоотношений.

В соответствии с п.41 Приказа Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482, в котором утверждены правила составления, подачи и рассмотрения заявок на государственную регистрацию товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, принятым в развитие методов, установленных в ранее действовавших Методических рекомендациях по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденными приказом Роспатента от 31.12.2009 N 197, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого, в том числе с учетом неохраняемых элементов. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветографического решения и др.

Сходство обозначений связано с однородностью товаров (услуг), в отношении которых обозначения заявлены (зарегистрированы). При идентичности товаров (услуг), а также при их однородности, близкой к идентичности, больше вероятность смешения обозначений, используемых для индивидуализации товаров (услуг).

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим) графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

При этом согласно н.4.2.1.1. Методических рекомендаций звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Согласно пункту 7.1.1 Руководства, утвержденного приказом Роспатента от 24.07.2018 № 128, обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах. Иными словами, сравниваемые обозначения признаются тождественными, если они полностью совпадают. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Иными словами, сходными признаются обозначения, производящие в целом сходное впечатление, несмотря на некоторые отличия составляющих их элементов.

Для определения сходства сопоставляемые обозначения должны рассматриваться в целом. Вывод о сходстве обозначений должен быть основан на производимом ими общем впечатлении, которое формируется в зависимости от вида обозначений, за счет формы и цвета, а также доминирующих словесных или изобразительных элементов, например, в комбинированном обозначении. При анализе обозначения следует учитывать, что потребитель в большинстве случаев не имеет возможности сравнить два знака и руководствуется общим впечатлением о знаке, виденном ранее. При этом потребитель, как правило, запоминает отличительные элементы знака.

В соответствии с п. 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23.09.2015), при выявлении сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с товарным знаком истца учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

Ответчик указывает на то, что товарный знак ООО «ПСК ГЕОДОР» имеет графический элемент в цветовом сочетании черный, серый, желтый, а также словосочетание «ПСК ГЕОДОР», а ответчик использует графическое изображение, выполненное из сочетания серого, белого и синего элементов, расположенное по центру, под которым расположен текстовый элемент — «ГеоДор», выполненный синим шрифтом, имеющий как прописные, так и строчные буквы, следовательно, по мнению ответчика, вероятность смешения в рассматриваемом случае отсутствует.

Однако арбитражный суд исходит из того, что при сравнении обозначений, акцент делается на тождественный словесный элемент «ГЕОДОР», который является сильным элементом обозначений и выполняет в них основную индивидуализирующую функцию. Тем самым, данный словестный элемент, содержащийся в составе сравниваемых обозначений, определяет их как сходные по графическим, фонетическим и семантическим признакам.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно правовой позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении Президиума N 3691/06 от 18.06.2006, для признания сходства обозначений уже достаточно самой опасности, а не реального смешения обозначений в глазах потребителя.

Принимая во внимание вышеизложенное, суд приходит к выводу о том, что обозначение «ГЕОДОР», использованное ответчиком, является сходным до степени смешения с изображением товарного знака истца № 645955 «ПСК ГЕОДОР» в силу графического, семантическим и фонетического сходства обозначений.

При этом обозначение «ГЕОДОР» в спорный период использовалось ответчиком в отношении услуг, однородных услугам, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца «ПСК ГЕОДОР» по свидетельству № 645955.

Истец не давал своего разрешения ответчику на использование принадлежащего ему товарного знака, следовательно, ответчик нарушил исключительные права истца на товарный знак по свидетельству № 645955, фактически использовав изображение товарного знака истца в своей предпринимательской деятельности при оказании услуг; в предложениях об оказании услуг; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени geodor54.ru.

Указанные действия нарушают исключительное право правообладателя на товарный знак «ПСК ГЕОДОР» по свидетельству №645955, являются незаконным использованием товарного знака истца.

К моменту создания юридического лица ответчика и во время последующего

осуществления ответчиком деятельности комбинированное обозначение «ПСК ГЕОДОР» по товарному знаку № 645955 было широко узнаваемым.

Комбинированный товарный знак истца «ПСК Геодор» № 645955 имеет дату приоритета от 13.01.2017. Данный товарный знак имеет высокую различительную способность в силу того, что обозначение «ПСК Геодор» фактически использовалось истцом в качестве фирменного наименования задолго до подачи заявки на регистрации товарного знака. Фирменное наименование ООО «ПСК ГЕОДОР» было зарегистрировано 02.03.2005. Приобретение различительной способности обозначения до даты приоритета товарного знака в силу его фактического использования признается подпунктом 1 пункта 1.1. статьи 1483 ГК РФ.

В соответствии с данными официальной бухгалтерской отчетности истца выручка истца за 2018 года составила 980 миллионов 539 тысяч рублей (приложение 1 к заявлению об уточнении исковых требований и пояснениям относительно требования о взыскании компенсации, поступившему в арбитражный суд в электронном виде 07.08.2020 , страница 10), за 2019 год - один миллиард сто двадцать два миллиона пятьсот тридцать девять тысяч рублей (приложение 2 заявления, поступившего 07.08.2020, страница 10).

Истец также участвовал в профильных выставках (конференциях) и получал благодарственные письма от заказчиков, что подтверждается благодарственными письмами, отзывами, дипломом, содержащимися в заключении патентного бюро «Защита Интеллектуальной собственности», приобщенного к материалам дела (т. 1 л.д. 35-46).

В совокупности данные доказательства свидетельствуют о том, что к моменту создания юридического лица ответчика и во время последующего осуществления ответчиком деятельности, истец и его обозначение «ПСК ГЕОДОР» (товарный знак № 645955) были широко известны (узнаваемы) на территории Российской Федерации на рынке геосинтетических материалов.

Фактически с момента регистрации юридического лица (02.03.2018) до регистрации изменений в фирменное наименование (04.06.2020), то есть в течение двух лет и трех месяцев в качестве своего фирменного наименования (выписки из ЕГРЮЛ, т. 1 л.д. 55-60, 152-155), а также на сайте компании (нотариальный протокол осмотра сайта, т.1 л.д. 24-34) ответчик незаконно использовал товарный знак истца (обозначение «Геодор»).

Согласно представленным в материалы дела Выпискам из ЕГРЮЛ ОКВЭДы истца и ответчика по видам деятельности совпадают (25.61. «Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы, 25.52 «Обработка металлических изделий механическая»).

Использование обозначения «Геодор» в фирменном наименовании и на своем сайте в сети Интернет само по себе являлось существенной частью хозяйственной деятельности ответчика.

Виды деятельности и производимой продукции компаний-конкурентов ООО «ПСК ГЕОДОР» и ООО «ГЕОДОР» соотносится между собой, о чем подтверждается открытой информацией, размещенной на сайтах компаний:


ООО «ПСК ГЕОДОР»

ООО «ГЕОДОР»

Основной вид деятельности

Производство геосинтетических материалов для строительства дорог и газонефтепроводов

Производство и поставка геосинтетических материалов

Продукция

Георешетки;

Геотекстиль. Нетканое полотно.

Геоткань;

Геосетка;

Габионы.


Георешетки полоские полимерные «СД»; Георешетки пластиковые объемные;

Полотно нетканое «Дорнит»

Геомембраны;

Полотно тканое марки «ТН»

Геосетка;

Сетка двойного кручения,


Ответчик также выступал непосредственным конкурентом истца при участии в одних и тех же торгах на право заключения контракта на поставку геотекстильных материалов, пример - участие в запросе предложений АО «Сибмост» № 1417833 на площадке В2В-Энерго (приложение № 1 к заявлению об уточнении исковых требований, поступившему в арбитражный суд в электронном виде 02.06.2020).

В соответствии со ст. 1515 ГК РФ правообладатель товарного знака вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Согласно пункту 59 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 №10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее по тексту - Постановление Пленума №10) в силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ правообладатель в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, при нарушении исключительного права имеет право выбора способа защиты: вместо возмещения убытков он может требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Одновременное взыскание убытков и компенсации не допускается. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

Согласно пункту 62 Постановления Пленума № 10, рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных абзацем 2 пункта 3 статьи 1252 ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения. .

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 196 ГПК РФ, статья 168 АПК РФ), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (абзац пятый статьи 132, пункт 1 части 1 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 1 статьи 126 АПК РФ), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункты 2 и 3 части 2 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 5 статьи 131 АПК РФ).

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

При определении размера подлежащей взысканию с ответчика компенсации в рассматриваемом деле, суд принимает во внимание совокупность всех обстоятельств дела, таких фактов как:

-ответчик является коммерческой организацией, фактически использующей в сети интернет доменное имя geodor54.ru и обозначение «ГЕОДОР», сходные до степени смешения с товарным знаком истца №645955, с целью извлечения прибыли в результате предоставления услуг по производству и поставке геосинтетических материалов, однородных услугам, предоставляемым истцом;

-по делу усматривается длительный срок и способ использования товарного знака истца №645955, позволяющий значительно увеличить прибыль компании ответчика, в том числе с помощью использования товарного знака истца на сайте. geodor54.ru; незаконное использование ответчиком товарного знака №645955 в доменном имени geodor54.ru длится до настоящего времени, в фирменном наименовании и продукции, выпускаемой ответчиком составляет более двух лет, что является значительным сроком;

-факт увеличения прибыли ответчика в результате использования им обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации № 645955.

Следует отметить, что только за 2018 год выручка ООО «ГЕОДОР» за отчетный год составила 64 538 000 рублей 00 копеек, из которых чистая прибыль составила 4 690 000 рублей 00 копеек, что подтверждается открытыми данными бухгалтерской отчетности за 2018 год, размещенными на сайте Федеральной службы государственной статистики - https://www.gks.ru, на котором публикуется официальная бухгалтерская отчетность компаний.

Согласно абзацу 4 пункта 62 Постановления №10 при определении размера компенсации суд учитывает, в частности,

-обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике),

-характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.),

-срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации,

-наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно),

-вероятные имущественные потери правообладателя,

-являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя

Все пять перечисленных выше факторов подтверждены предоставленными в материалы дела доказательствами. Обстоятельства дела свидетельствуют о разумности требуемого размера компенсации в сумме 1 000 000 рублей.

Назначение компенсации за совершение нарушения, рассмотренного в рамках настоящего дела, в меньшем размере, будет стимулировать недобросовестное поведение ответчика и обесценит исключительное право истца на индивидуализацию своих товаров и услуг комбинированным товарным знаком «ПСК ГЕОДОР» № 645955.

С учетом изложенных обстоятельств, сумма компенсации в размере 1 000 000 рублей отвечает принципам разумности и обоснованности, является соразмерной последствиям и длительному периоду допущенного ответчиком нарушения исключительного права истца на товарный знак.

Судебные расходы по уплаченной по иску государственной пошлине подлежат отнесению на ответчика в соответствии с ч. 1 ст. 110 АПК РФ.

При этом суд учитывает, что судебные расходы от поддержанного истцом требования материального характера составляют 16 500 рублей (уплачено по иску – 33 000,00 рублей от суммы 2 000 000,00 рублей); 18 000 рублей составляют судебные расходы от 3-х требований нематериального характера (изъять из оборота, удалить спорные обозначения и изменить фирменное наименование), от которых истец отказался в связи с их фактическим добровольным удовлетворением ответчиком в хорде судебного разбирательства. Таким образом, на ответчика следует отнести 34 500 рублей судебных расходов по государственной пошлине (16500,00+18 000,00).

Возврату истцу подлежит сумма государственной пошлины от уменьшенной истцом суммы компенсации в размере 16 500,00 рублей, 6 000,00 рублей излишне уплаченной истцом государственной пошлины за требование об обязании ответчика пресечь нарушения товарного знака, которое носит общий характер и поглощается остальными требованиями нематериального характера, носящими самостоятельный характер, 4 200,00 рублей (70% от государственной пошлины по требованию об обязании ответчика изменить доменное имя), от которого истец отказался в связи с тем, что в рамках судебного разбирательства было выяснено, что ответчик не является администратором доменного имени.

Всего возврату истцу из средств федерального бюджета подлежит сумма 26 700 рублей (16 500,00+6 000,00+4 200,00).

Руководствуясь ст. 110, 150, 167-176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Геофодор» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «ПСК ГЕОДОР» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) компенсацию за нарушение исключительного права на товарный знак №645955 в размере 1 000 000 рублей, а также расходы по государственной пошлине по иску в размере 34 500 рублей 00 копеек.

Выдать обществу с ограниченной ответственностью «ПСК ГЕОДОР» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) справку на возврат государственной пошлины по иску в сумме 26 700 рублей 00 копеек.

В остальной части иска производство по делу прекратить.

Исполнительный лист и справку выдать после вступления решения в законную силу.

Исполнительный лист выдать по заявлению взыскателя.

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия.

Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев с момента вступления решения в законную силу при условии, если решение было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Новосибирской области.

Судья И.В. Лузарева