Решение от 17 февраля 2023 г. по делу № А41-39618/2022

Арбитражный суд Московской области

107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва

http://asmo.arbitr.ru/


Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело №А41-39618/22
17 февраля 2023 года
г.Москва



Резолютивная часть решения объявлена 13 февраля 2023 года

Полный текст решения изготовлен 17 февраля 2023 года.


Арбитражный суд Московской области в составе:

председательствующего судьи Г.А. Гарькушовой

при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело

по исковому заявлению АО "ГРУППА КОМПАНИЙ "ПИОНЕР"

к ООО "ПАРТНЕР ИНВЕСТ"

о защите исключительных прав

При участии в судебном заседании представителей согласно протоколу



УСТАНОВИЛ:

АО "ГРУППА КОМПАНИЙ "ПИОНЕР" обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском к ООО "ПАРТНЕР ИНВЕСТ" с требованиями, с учетом принятых судом уточнений:

- Обязать в течение семи дней с даты вступления решения в законную силу удалить обозначение «Пионер», сходное до степени смешения с товарным знаком Истца по свидетельству РФ №787810, №513009 с материалов, которыми сопровождается выполнение работ или оказание услуг ответчика, в том числе с документации, рекламы, вывесок, с сайта Ответчика, в том числе, с интернет-сайтов: kp-pioner.ru; жк-пионер-истра.рф.

- Взыскать сумму компенсации в размере 5.000.000 рублей за нарушение исключительного права истца на товарный знак при выполнении работ (оказании услуг).

- Взыскать сумму на случай неисполнения судебного акта в размере 100.000 руб. в день, начиная с восьмого дня после вступления решения в законную силу и до даты фактического исполнения судебного акта.

- Взыскать сумму расходов на оплату государственной пошлины в размере 48.000 рублей.

В связи с уходом в отставку судьи О.Н.Верещак, в соответствии со ст.18 АПК РФ, изменен состав суда. Дело передано на рассмотрение судье Г.А.Гарькушовой.

Выслушав представителей сторон, изучив материалы дела, арбитражный суд установил следующее.

Исключительное право АО «ГК «Пионер» в отношении Товарного знака удостоверяется Свидетельствами на товарный знак (знак обслуживания) от «18» августа 1997 года № 787810и от «13» мая 2014 года № 513009, выданным Федеральной службой по интеллектуальной собственности.

Исключительное право на Товарный знак зарегистрировано в отношении следующих категорий товаров и услуг согласно МКТУ: 14, 19, 21, 24, 25, 29, 36, 37, 40, 45.

При этом в иске указано, что АО «ГК «Пионер» с 2001 года является застройщиком жилой и коммерческой недвижимости, а также реализует социальные проекты в нескольких регионах России. По данным Единого ресурса застройщиков истец входит в 117 застройщиков России, и в 30 застройщиков Москвы.

Далее в иске указано, что истцу стало известно об использовании Ответчиком фирменного наименования и товарного знака, правообладателем которого является АО «ГК «Пионер», на сайтах https://kp-pioner.ru/, жк-пионер-истра.рф (далее – Сайт).

Как указывает истец, незаконное использование Фирменного наименования и Товарного знака, принадлежащих АО «ГК «Пионер», осуществляется посредством размещения Ответчиком на Сайте созвучного до степени смешения наименования, картинки, текста – Жилой комплекс «Пионер» (далее - обозначение).

Как считает истец, обозначение на сайте является сходным с фирменным наименованием и товарным знаком, принадлежащим АО «ГК «Пионер», до степени смешения. Данное обозначение, по мнению истца, вводит потребителей в заблуждение относительно производителя товаров, работ, услуг.

Как указано в иске, поскольку своего разрешения и (или) согласия на использование товарного знака на сайте АО «ГК «Пионер» не предоставляло, использование ответчиком обозначения, сходного с фирменным наименованием, товарным знаком, является незаконным, что послужило основанием для обращения в суд с настоящим иском.

В соответствии с п.1 ст.1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным кодексом не предусмотрено иное.

Товарные знаки являются результатом интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (п.1 ст.1225 ГК РФ).

Согласно положениям ст.1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно п.2 ст.1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Согласно разъяснениям, приведенным в пункте 157 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" с учетом п.1 ст.1477 и ст.1484 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование для целей индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

Следовательно, при удовлетворении требований, заявленных на основании ст.1252 ГК РФ и требований об уплате компенсации на основании ст.1515 ГК РФ, необходимо исходить из того, что они могут быть удовлетворены при наличии доказательств использования товарного знака без согласия его правообладателя в соответствии с п.2 ст.1484 ГК РФ, то есть факта правонарушения.

Факт принадлежности Истцу исключительных прав на товарные знаки по Свидетельствам: от «18» августа 1997 года № 787810и от «13» мая 2014 года № 513009, подтверждается представленными в материалы дела доказательствами. Ответчиком не оспаривается.

Кроме того, согласно пункту 158 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 10) требование о пресечении нарушения (пп.2 п.1 ст.1252 ГК РФ), выражающегося в неправомерном использовании доменных имен, тождественных или сходных до степени смешения с товарным знаком (пп.5 п.2 ст.1484 ГК РФ), может быть заявлено в виде требования о запрете использования доменного имени определенным образом (например, об обязании удалить информацию о конкретных видах товаров на соответствующем сайте или прекратить адресацию на данный сайт).

По общему правилу, нарушением исключительного права на товарный знак является фактическое использование доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных с теми, для которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку.

Как разъяснено в пункте 159 постановления N 10, требование о пресечении действий, нарушающих право на товарный знак и выражающихся в незаконном использовании доменного имени (пп.2 п.1 ст.1252, пп.5 п.2 ст.1484 ГК РФ), может быть предъявлено к администратору соответствующего доменного имени.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 78 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", владелец сайта самостоятельно определяет порядок использования сайта (пункт 17 статьи 2 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"), поэтому бремя доказывания того, что материал, включающий результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, на сайте размещен третьими лицами, а не владельцем сайта и, соответственно, последний является информационным посредником, лежит на владельце сайта. При отсутствии таких доказательств презюмируется, что владелец сайта является лицом, непосредственно использующим соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Ответственность за содержание информации на сайте несет именно администратор домена. Фактическое использование ресурсов сайта невозможно без участия администратора домена. Данный субъект определяет порядок использования домена, отвечает за выбор доменного имени и за возможные нарушения прав третьих лиц, связанные с выбором и использованием доменного имени, а также несет риск убытков, связанных с такими нарушениями.

Как администратор домена, так и владелец сайта могут нести ответственность за нарушение исключительных прав.

Согласно пункту 2 статьи 10 Федерального закона 27.07.2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", владелец сайта в сети Интернет обязан размещать на принадлежащем ему сайте информацию о своих наименовании, месте нахождения и адресе, адресе электронной почты для обеспечения возможности правообладателям направлять претензии по поводу нарушений на сайте.

С учетом этого наличие информации о наименовании организации, ее месте нахождения и адресе, адресе электронной почты на сайте может свидетельствовать о том, что данная организация является владельцем сайта.

В данном случае, Ответчик не оспаривает, что сайты https://kp-pioner.ru/, жк-пионер-истра.рф используются данным обществом в предпринимательских целях.

Судом также учитывается, что доменное имя используется в сети Интернет, которая представляет собой объединение компьютеров, соединенных друг с другом посредством телефонной либо иной связи. С помощью этой сети можно передавать, получать информацию с одного компьютера на другой, обмениваться информацией. Возможности данной сети широко используются коммерческими организациями для продвижения своих товаров на рынок, для покупки и продажи товаров.

Принимая во внимание изложенное, учитывая, что требование о взыскании компенсации может быть предъявлено как к администратору соответствующего доменного имени, так и к лицу, в интересах которого действовал администратор сайта при определении порядка использования данного сайта.

В связи с чем истец представление выписки в отношении лиц, на которых произведена регистрация доменного имени, не считает целесообразным.

Стороны от привлечения третьих лиц отказались.

Возражая по доводам истца, ответчик указывает на то, что словесные обозначения в товарных знаках истца состоят из слов «PIONEER» и «ПИОНЕР», словесное обозначение ООО "ПАРТНЕР ИНВЕСТ" - «ПИОНЕР ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС».

Обозначение ответчика имеет большее количество слов по сравнению со знаком истца, при этом по звуковому критерию совпадает только одно слово.

Графическое сходство между спорными обозначениями отсутствует: обозначения имеют иной шрифт, иное графическое написание, иной цвет шрифта, используются разные алфавиты.

Смысловое сходство также различно: у истца - общий товарный знак «PIONEER», у ответчика Жилой комплекс под названием «Пионер».

Также ответчик отмечает следующее.

Изобразительные обозначения истца и ответчика не имеют никаких сходств. Изображение истца со словом «PIONEER» по внешней форме представляет собой горизонтальные линии разной длинны, возможно символизирующие высотные дома в мегаполисе. В целом изображение семерично. Цвет черный.

Изображение истца со словом «ПИОНЕР» по внешней форме представляет собой три ромба, два нижних симметричных ромба находят на верхний ромб, частично его перекрывая. Изображение полностью симметричное. Цвет черный. Смысловое значение - неопределенное.

Изображение ответчика представляет собой заглавную прописную букву «П» с листом дерева. Изображение не симметричное. Цвет белый. Смысловое значение - заглавная буква называния жилого комплекса, ориентированного на загородную недвижимость.

При этом суд отмечает, что исходя из пункта 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила), подлежащих применению к рассматриваемым правоотношениям по аналогии закона (статья 6 ГК РФ), обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Как следует из пунктов 41 - 44 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, которые учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях. Комбинированные обозначения, в том числе представленные в виде трехмерных моделей в электронной форме, сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

В данном случае, суд учитывает, что ответчик, как застройщик, использовал обозначение, в том числе состоящее из слова «ПИОНЕР», для уникальной идентификации строительного проекта – жилого комплекса, расположенного в Московской области.

Истец позиционирует себя так же, как застройщик.

Однако, следует учитывать, что не использует принадлежащие товарные знаки по Свидетельствам: от «18» августа 1997 года № 787810и от «13» мая 2014 года № 513009, для идентификации своих строительных проектов, расположенных в г.Москва и г.Санкт-Петербург.

Указанные обозначения используются истцом исключительно в целях стилизованной идентификации фирменного наименования, в том числе для использования на официальном сайте данного застройщика.

Ответчик строительство не осуществляет.

Наименование «Пионер» использовано как имя собственное для обозначения предмета (объекта), поскольку объект возведён на территории, ранее занимаемой пионерским лагерем.

При формальном нахождении в одном классе согласно МКТУ - строительство; ремонт; установка оборудования», строительные проекты истца и объект ответчика относятся к различным видам товара.

При этом сам истец указывает, что наименование «Пионер» результатам своей деятельности никогда не присваивал.

Так же суд учитывает общеупотребительное значение термина «Пионер».

Пионе?р (от фр. pionnier, pion — первопроходец, зачинатель) может означать:

 Пионеры — люди, переселявшиеся в Северной Америке на запад для заселения новых территорий, особенно в XVIII—XIX веках.

 Пионер — воинская должность или название рядового в инженерных войсках вооружённых сил Российской империи в XVIII—XIX веках и в ряде современных государств (например, ФРГ).

o Пионер (франц. pionier, англ. pioneer, от pion, пешеход, от лат. pes, pedis, нога) — солдат, занимающийся возведением земляных укреплений, копанием рвов, постановкой мостов, уравнением дорог и тому подобное.

o Пионер (нем. Pionier) — сапёр в вооружённых силах германских стран.

 Пионер — участник пионерского движения — детских коммунистических организаций в СССР и в других социалистических странах, созданных по образцу скаутского движения.

Вместе с тем, суд, принимая во внимание низкую степень сходства между товарными знаками истца и противопоставленным обозначением ответчика по семантическому и графическому признакам сходства, считает, что отсутствует угроза смешения в гражданском обороте товаров, маркированным сравниваемыми обозначениями.

На основании изложенного, требования истца в части обязания в течение семи дней с даты вступления решения в законную силу удалить обозначение «Пионер», сходное до степени смешения с товарным знаком истца по свидетельству РФ №787810, №513009 с материалов, которыми сопровождается выполнение работ или оказание услуг ответчика, в том числе с документации, рекламы, вывесок, с сайта ответчика, в том числе, с интернет-сайтов: kp-pioner.ru; жк-пионер-истра.рф, удовлетворению не подлежат.

Так, согласно п.3 ст.1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения.

При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

В соответствии с п.3 ст.1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом, для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных данным Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Пунктом 4 ст.1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В рамках настоящего дела истец заявил требование о взыскании с ответчика компенсации в размере 5.000.000 руб.

В пункте 61 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" отмечено, что заявляя требование о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы, подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере.

Определение обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, является обязанностью арбитражного суда на основании части 2 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В данном случае, поскольку истцом не доказано, что ответчик использует обозначение, которое схоже до степени смешения с товарными знаками по Свидетельствам: от «18» августа 1997 года № 787810и от «13» мая 2014 года № 513009, то требования в данной части также не подлежат удовлетворению.

Истцом также предъявлены требования о взыскании суммы на случай неисполнения судебного акта в размере 100.000 (сто тысяч) руб. в день, начиная с восьмого дня после вступления решения в законную силу и до даты фактического исполнения судебного акта.

Согласно пункту 1 статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1).

Судебная неустойка может быть присуждена только по заявлению истца (взыскателя) как одновременно с вынесением судом решения о понуждении к исполнению обязательства в натуре, так и в последующем при его исполнении в рамках исполнительного производства (часть 4 статьи 1 ГПК РФ, части 1 и 2.1 статьи 324 АПК РФ).

В данном случае, в удовлетворении иска отказано, следовательно, указанная мера финансового стимулирования ответчика к исполнению судебного акта применению не подлежит.

В связи с чем, требования в данной части также не подлежат удовлетворению.

Расходы по уплате госпошлины в сумме 48.000 руб. (платежное поручение № 201 от 27.05.2022 г.), в соответствии со ст.ст. 110, 112 АПК РФ, остается на истце.

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 174, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд



РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия.



Судья Г.А. Гарькушова