Решение от 20 января 2020 г. по делу № А23-6394/2019

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

248000, г. Калуга, ул. Ленина, д. 90; тел. (4842) 505-902, 8-800-100-23-53; факс: (4842) 599-457; http://kaluga.arbitr.ru; e-mail: kaluga.info@arbitr.ru

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ



Дело № А23-6394/2019
20 января 2020 года
г. Калуга
Резолютивная часть решения объявлена 13 января 2020 года

Полный текст решения изготовлен 20 января 2020 года

Арбитражный суд Калужской области в составе судьи Сахаровой Л.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело исковому заявлению открытого акционерного общества «Воронежская кондитерская фабрика» (394030, <...>, ОГРН <***>, ИНН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Лотте кондитерская фабрика Рус» (249030, <...>, ОГРН <***>, ИНН <***>)

при участии в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора - общества с ограниченной ответственностью «Добрыня» (142410, <...>, ко., 51, 54, 60, 62, 63, ОГРН <***>, ИНН <***>); акционерного общества «Рахат» (<...>)

о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака в размере 20 626 208 руб. 88 коп.,

при участии в судебном заседании:

от истца – представителя ФИО2 по доверенности от 31.07.2019, представителя ФИО3 по доверенности от 04.06.2019,

от ответчика – представителя ФИО4 по доверенности № 1570 от 03.07.2019,

УСТАНОВИЛ:

Открытое акционерное общество «Воронежская кондитерская фабрика» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Калужской области с исковым заявлением о взыскании с общества с ограниченной ответственностью «Лотте кондитерская фабрика Рус» (далее – ответчик) компенсации за незаконное использование товарного знака «Зеленый кузнечик» по свидетельству №180117 в размере 20 626 208 руб. 88 коп.

Определениями суда от 13.08.2019 и от 30.10.2019 к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью «Добрыня» и акционерное общество «Рахат».

В обоснование исковых требований истец сослался на то, что ему стало известно о нарушении ответчиком исключительных прав на принадлежащий истцу по свидетельству №180117 товарный знак для 30 класса товаров МКТУ «Зеленый кузнечик» путем ввода в гражданский оборот на территории Российской Федерации (поставка в адрес ООО «Добрыня») конфет с этикетом «Кузнечик», сходных до степени смешения с товарным знаком истца.

В отзыве ответчик возражал против удовлетворения требований, указав, что между конфетами «Зеленый кузнечик» и «Кузнечик» отсутствует сходство до степени смешения; реализованная третьему лицу карамель «Кузнечик» была закуплена непосредственно у правообладателя товарного знака АО «Рахат»; спорный товар был введен в гражданский оборот на территории одного из членов Евразийского экономического союза ЕАЭС, в связи с чем он мог реализовываться на территории любого другого государства союза; размер взыскиваемой компенсации не соразмерен нарушенным правам истца; действия истца содержат признаки злоупотребления правом.

В письменных пояснениях от 12.11.2019 третье лицо – ООО «Добрыня» указало на заключение между ним и ответчиком договора №323-ДП от 01.06.2015 на приобретение товаров на основании заказов покупателя, в том числе карамели «Кузнечик» производства АО «Рахат»; общество получало конфеты по товарным накладным, указанным в исковом заявлении; просило рассмотреть дело в отсутствие своего представителя.

В материалы дела от истца 23.12.2019 поступило заявление об уточнении исковых требований, в котором он просил взыскать компенсацию за незаконное использование товарного знака в соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в размере 5000000 руб.,

Представители истца в судебном заседании настаивали на удовлетворении исковых требований с учетом уточнения.

Представитель ответчика возражал против удовлетворения исковых требований, представил в судебном заседании письменные пояснения от 13.01.2019, в которых указал на отсутствие оснований для взыскания компенсации в полном размере, ввиду отсутствия доказательств: известности потребителям товарного знака «Зеленый кузнечик»; неоднократности совершения ответчиком действий, направленных на нарушение прав истца; наличия у истца имущественных потерь; длительности нарушения; а так же просил принять во внимание, что поставка была прекращена задолго до направления истцом претензии; взыскание компенсации усугубит финансовое положение общества.

Судом на основании статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявленное истцом уточнение исковых требований было принято.

Третьи лица, надлежащим образом уведомленные о времени и месте проведения судебного заседания, своих представителей не направили.

На основании пункта 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено в их отсутствие.

Изучив материалы дела, заслушав представителей сторон, суд установил следующее.

Из положений подпункта 1 пункта 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) следует, что результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственности), являются в том числе товарные знаки.

Согласно части 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если ГК РФ не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Кодексом.

В силу пункта 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481 ГК РФ). Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве (пункт 2 статьи 1481 ГК РФ).

Как следует из положений статьи 1482 ГК РФ, в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак).

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 статьи 1484 ГК РФ).

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

Из содержания указанных норм права следует, что использование в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака может осуществляться только с разрешения правообладателя или уполномоченного им лица. Предложение к продаже, продажа, хранение и иное введение в хозяйственный оборот товаров с товарным знаком или сходным с ним до степени смешения обозначением, используемых без разрешения его владельца, является нарушением права на товарный знак.

Незаконное размещение товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения на товарах, этикетках, упаковках товаров, в силу части 1 статьи 1515 ГК РФ, свидетельствует об их контрафактности.

ОАО «Воронежская кондитерская фабрика» является правообладателем товарного знака «Зеленый кузнечик» по свидетельству Российской Федерации №180117, дата приоритета от 29.05.1998, дата регистрации – 29.09.1999, срок действия – до 29.05.2028, в отношении товаров 30 класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) - кондитерские изделия, конфеты, карамель, печенье, вафли.

Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Московской области от 20.09.2018 по делу №А41-63741/2018 ООО «Добрыня» было привлечено к административной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 14.10 КоАП РФ, за незаконное использование принадлежащего истцу товарного знака в виде реализации конфет «Кузнечик» сходных до степени смешения с зарегистрированным на имя ОАО «Воронежская кондитерская фабрика» товарным знаком конфет «Зеленый кузнечик».

Установив, из представленных в материалы дела №А41-63741/2018 товарных накладных факт реализации ответчиком третьему лицу за период с 05.08.2016 по 26.05.2018 конфет «Кузнечик» на общую сумму 10 313 104 руб. 44 коп., истцом 06.03.2019 в адрес ответчика была направлена претензия № 05-03/616 о выплате компенсации за незаконное использование товарного знака.

Поскольку письмами от 26.03.2019 № К/58-19, от 11.04.2019 №К/62-19 ответчик отказался выплатить компенсацию истцу, последний обратился с настоящим иском в арбитражный суд.

В пункте 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - постановление от 23.04.2019 №10) разъяснено, что для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

В силу статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами. Никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы.

Материалами дела подтверждается, что под наименованием «Кузнечик» и «Зеленый кузнечик» и истцом, и третьим лицом выпускается один и тот же товар – карамель с начинкой.

Критерии определения сходства до степени смешения установлены в Правилах составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на отдельные отличия.

Пунктом 42 Правил предусмотрено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть фонетическим, графическим и семантическим.

Семантическое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение и т.д.

Фонетическое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое, ударение и т.д.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

При визуальном сравнении и исследовании представленных в материалы дела этикетов спорных товаров суд установил, что между ними имеется смысловая тождественность наиболее сильного словесного элемента «Кузнечик», фонетическое сходство обозначения «Кузнечик» и товарного знака истца «Зеленый кузнечик», а так же графическое сходство, поскольку основной центральный фон этикет - желтый, изображение кузнечиков выполнено зеленым цветом, словесный элемент «Кузнечик» занимает доминирующее положение на этикетах.

В связи с чем, суд приходит к выводу о том, что данное сходство позволяет ассоциировать сравниваемые объекты один с другим, имеет место сходство до степени смешения между этикетами конфет «Кузнечик», выпускаемых АО «РАХАТ», и товарным знаком «Зеленый кузнечик» по свидетельству №180117, выпускаемых истцом.

Сходство товарного знака истца и обозначения «Кузнечик» подтверждается также представленным в материалы дела заключением ООО «ИнтелАспект» от 18.07.2019, выводами экспертов в экспертных заключениях, представленных в материалы дел №А41-63741/2018 и №А03-9152/2017.

К представленному ответчиком заключению специалиста от 11.10.2019 суд относится критически, ввиду того, что оно не опровергает вывода о сходстве до степени смешения между этикетом конфет «Кузнечик» и товарным знаком истца «Зеленый кузнечик».

Так размещенное на этикете слово «Рахат», на которое ссылается специалист, не является наименованием конфет, указывает на производителя и не может выполнять функцию индивидуализации конфет «Кузнечик»; данный словесный элемент в разы меньше слова «Кузнечик», являющегося наименованием конфет; имеет незначительный размер, размещен на периферии изобразительного элемента этикета и не является его центральным элементом. Размещение на этикете конфет наименования производителя «Рахат» не делает этикет конфет «Кузнечик» не сходным до степени смешения с товарным знаком истца «Зеленый кузнечик», поскольку слово «Рахат» ни фонетически, ни по смыслу с обозначением «Кузнечик» не связано, никаких дополнительных черт и отличительных признаков кузнечику не прибавляет.

При этом согласно позиции суда по интеллектуальным правам (постановление от 18.08.2016 по делу № А14-16003/2014) действия по размещению на товарах помимо обозначений, сходных с чужими товарными знаками, дополнительных товарных знаков не могут быть приняты во внимание, поскольку использование своего товарного знака одновременно с чужими товарными знаками не означает отсутствие нарушения исключительных прав на товарные знаки.

Кроме того, словесные элементы «кузнечик» и «зеленый кузнечик» не несут различной смысловой нагрузки, поскольку основным воспринимаемым по смыслу является элемент «кузнечик».

Какие-либо документы, свидетельствующие о даче истцом согласия на использование ответчиком принадлежащих ОАО «Воронежская кондитерская фабрика» исключительных прав, в материалы дела не представлены.

Представленными в материалы дела товарными накладными № S 00109126 от 05.08.2016, № S 00111703 от 07.09.2016, № S 00113187 от 29.09.2016, № S 00115281 от 29.10.2016, № S 00117011 от 23.11.2016, № S 00117043 от 25.11.2016, № S 00120751 от 23.01.2017, № S00121819 от 06.02.2017, № S 00129776 от 31.05.2017, № S 00138620 от 13.10.2017, № S 00141162 от 13.11.2017, № S 00141425 от 15.11.2017, № S 00142389 от 25.11.2017, № S_00150635 от 13.03.2018, №S_00154761 от 26.04.2018, № S_00154744 от 26.04.2018, № S_00156687 от 26.05.2018, договором поставки кондитерских изделий №323-ДП от 01.06.2015, заключенным между ответчиком и ООО «Добрыня», подтверждается, что конфеты «Кузнечик», этикеты, которых схожи до степени смешения с товарным знаком истца, находились в гражданском обороте, что подтверждает вероятность причинения убытков правообладателю.

Довод ответчика о том, что его действия не нарушают прав истца, поскольку территория Евразийского экономического союза представляет собой единое экономическое пространство, в котором установлен региональный принцип исчерпания права на товарные знаки; а ответчик закупил товар у АО «РАХАТ» являющегося правообладателем товарного знака «КУЗНЕЧИК» Республики Казахстан №14189 с приоритетом от 12.07.2001, и данный товар был введен в гражданский оборот на территории одного из членов ЕАЭС непосредственно правообладателем, судом отклоняется в связи со следующим.

Запрещение такого способа использования товарного знака как ввоз и иное введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации продукции, маркированной товарным знаком, направлено на соблюдение международных обязательств Российской Федерации в области охраны интеллектуальной собственности в соответствии с частью 4 статьи 15, частью 1 статьи 44 Конституции Российской Федерации.

Характерной особенностью правового режима использования товарного знака является почти полное отсутствие ограничений исключительного права правообладателя.

Единственным ограничением, предусмотренным законодательством, является указание об исчерпании исключительного права (статья 1487 ГК РФ), в соответствии с которым не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

Согласно положениям пункта 16 раздела V Приложения №26 Договора о Евразийском экономическом союзе на территориях государств-членов применяется принцип исчерпания исключительного права на товарный знак, товарный знак Союза, в соответствии с которым не является нарушением исключительного права на товарный знак, товарный знак Союза использование этого товарного знака, товарного знака Союза в отношении товаров, которые были правомерно введены в гражданский оборот на территории любого из государств-членов непосредственно правообладателем товарного знака и (или) товарного знака Союза или другими лицами с его согласия.

Принцип исчерпания права означает, что правообладатель не может препятствовать использованию знака применительно к тем же товарам, которые введены в гражданский оборот им самим либо с его согласия, то есть он не может осуществлять свое право дважды в отношении одних и тех же товаров, поставляемых на товарный рынок.

Положения 16 пункта в целях обеспечения свободного перемещения товаров в рамках Евразийского экономического союза предусматривают территориальное расширение действия принципа исчерпания исключительного права на товарный знак, ограничивая возможность правообладателя по неоднократному его осуществлению на территории Евразийского экономического союза в отношении одного и того же экземпляра товара, правомерно введенного в гражданский оборот на территории любого из государств - членов Союза.

Таким образом, в соответствии со статьей 1487 ГК РФ, пунктом 16 Протокола учитывая существование общего запрета (абзац 2 пункта 1 статьи 1229, пункт 3 статьи 1484 ГК РФ), введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации (в рассматриваемом случае на территории Республики Казахстан) не правообладателем и без его согласия товаров с использованием охраняемого товарного знака является незаконным. И наоборот, товар, введенный в оборот за пределами Российской Федерации с согласия правообладателя, но ввезенный в Российскую Федерацию без согласия правообладателя, считается незаконно введенным в гражданский оборот.

Право правообладателя на товарный знак может быть признано исчерпанным только в том случае, когда товар, на котором нанесен товарный знак, был введен в гражданский оборот непосредственно правообладателем или с его согласия на территории Российской Федерации, Республики Беларусь или Республики Казахстан.

Ответчиком в материалы дела не представлены доказательства того, что спорный товар с нанесенным на нем обозначением, сходным до степени смешения с товарным знаком истца введен в оборот на территории Республики Казахстан с согласия ОАО «Воронежская кондитерская фабрика» или другими лицами с его согласия.

В связи с чем, действия ответчика по приобретению товара, маркированного товарным знаком третьего лица, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, в другой стране и ввозу такого товара на территорию Российской Федерации с последующим введением его в гражданский оборот без получения соответствующего согласия правообладателя не могут быть признаны законными, а принцип исчерпания права на товарный знак, предусмотренный статьей 1487 ГК Российской Федерации и пунктом 16 Протокола, не может быть применен.

Неиспользование истцом принадлежащего ему товарного знака до 2017 года, в силу разъяснений пункта 154 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10, само по себе не свидетельствует о злоупотреблении правом.

При этом суд так же учитывает, что право на товарный знак №180117 зарегистрировано за истцом в 1999 году.

Согласно справке ОАО «Воронежская кондитерская фабрика» от 14.06.2019 № 03-05/1031 истцом только за период с 2017 года по май 2019 года произведено и реализовано карамели «Зеленый кузнечик» в количестве 120 430 кг.

Ответчиком в нарушение части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, принципа презумпции добросовестности участников гражданских правоотношений и разумности их действий, закрепленного в пункте 5 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, не представлено доказательств того, что ОАО «Воронежская кондитерская фабрика» осуществляет производство карамельных конфет «Зеленый кузнечик» не с целью введения данной продукции в гражданский оборот и получения прибыли от этого, а с целью имитации использования товарного знака «Зеленый кузнечик» для предъявления иска к ООО «Лотте кондитерская фабрика Рус», а так же неправомерного интереса в обогащении за счет ответчика.

Осуществляя предпринимательскую деятельность, ответчик, проявляя необходимую степень разумности и осмотрительности, мог и должен был знать о государственной регистрации товарного знака истца.

Учитывая изложенное, поскольку факт нарушения ответчиком исключительных прав истца на использование товарного знака подтвержден совокупностью представленных в материалы дела доказательств, суд приходит к выводу о том, что заявленные истцом на основании пункта 3 статьи 1252 ГК РФ требования о взыскания компенсации являются законными и обоснованными.

Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

- в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

- в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Таким образом, пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрены два типа компенсации, в равной мере применимых при нарушении исключительного права на товарный знак, и правообладатель вправе сделать выбор по собственному усмотрению.

С учетом заявленного уточнения, размер компенсации был определен истцом на основании подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

В пункте 61 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - постановление Пленума №10) разъяснено, что, заявляя требование о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере.

По требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования.

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение, учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации, а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения (пункт 62 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10).

Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер (пункт 3 статьи 1252 ГК РФ).

Из материалов дела следует, что договор № 323-ДП на поставку кондитерских изделий, в том числе конфет «Кузнечик» производства АО «РАХАТ», заключен между ООО «Лотте Кондитерская фабрика Рус» и ООО «Добрыня» 01.06.2015.

Исходя из спецификаций к данному договору от 01.06.2015 и от 15.06.2017, а так же вышеупомянутых товарных накладных, спорный товар систематически поставлялся в период с 2015 года по май 2018 года, то есть в течение трех лет.

Таким образом, нарушение ответчиком прав истца на товарный знак «Зеленый кузнечик» по свидетельству № 180117 носило длящийся и неоднократный характер.

Материалами дела подтверждается, что ООО «Лотте Кондитерская фабрика Рус» является профессиональным участником рынка по продаже и производству кондитерских изделий, а так же вместе с АО «Рахат» входит в группу компаний «ЛОТТЕ» (одно из направлений деятельности кондитерская промышленность), что подтверждается представленной истцом в материалы дела справкой об аффилированных компаниях группы компаний «ЛОТТЕ».

Кроме того, исходя из информации, указанной на официальном сайте ответчика, он занимается не только реализацией продукции собственного производства, но и продукции, произведенной АО «Рахат».

В связи с чем, доводы ответчика о том, что реализация товара, произведенного иными предприятиями (включая спорный товар) не характерна и не является существенной частью его хозяйственной деятельности, отклоняются судом.

Исходя из практики делового оборота, учитывая доступность и открытость информации о зарегистрированных в Российской Федерации товарных знаках и действующей правовой охране, добросовестный участник рынка, предлагая к продаже какой-либо товар или приступая к его производству, обязан принять меры к предупреждению нарушения прав третьих лиц.

У ООО «Лотте Кондитерская фабрика Рус» имелись все возможности для не допущения нарушений прав истца на товарный знак «Зеленый кузнечик» по свидетельству № 180117.

Доказательств обратного ответчиком в материалы дела не представлено.

При этом суд так же принимает во внимание, то обстоятельство, что ОАО «Воронежская кондитерская фабрика» входит в холдинг «Объединенные кондитеры» и находится под управлением управляющей организации - ООО «Объединенные кондитеры», что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ и договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № 044-юд от 01.10.2003. Помимо ОАО «Воронежская кондитерская фабрика», в холдинг «Объединенные кондитеры» входят еще восемнадцать российских кондитерских предприятий, в том числе ПАО «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь», ОАО «РОТ ФРОНТ», ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский».

В претензионном письме ООО «Объединенные кондитеры» от 06.03.2019 №05-03/616, которое было направлено в адрес ответчика, содержатся требования о прекращении нарушения прав фабрик данного холдинга в отношении товарных знаков «БАРБАРИС» по свидетельству № 137558 и по свидетельству № 116, «КАРА-КУМ» по свидетельству № 221036, «ИДИЛЛИЯ» по свидетельству №177547, вследствие выявления холдингом в результате анализа договора поставки № 323-ДП от 01.06.2015, заключенного между ООО «Лотте Кондитерская фабрика Рус» и ООО «Добрыня», сведений о реализации ответчиком карамели «Со вкусом Барабариса», конфет «Алтын кум», «Идиллия».

Исходя из представленных в материалы дела товарных накладных в адрес ООО «Добрыня» за три года, предшествующих подаче иска, ответчиком было поставлено конфет «Кузнечик» на сумму 10 313 104 руб. 44 коп.

При этом, ответчик указывает на то, что в случае реализации истцом продукции, маркированной спорным товарным знаком и произведенной в период с 2017 года по май 2019 года, доход истца составил бы 10 507 518 руб.

В связи с чем, принимая во внимание вышеизложенное, суд приходит к выводу о том, что требование ОАО «Воронежская кондитерская фабрика» компенсации в размере 5 000 000 руб. за нарушение прав на товарный знак «Зеленый кузнечик» по свидетельству № 180117 является соразмерным допущенному нарушению и подлежит удовлетворению.

Доводы ответчика о затруднительности финансового положения вследствие наличия у него убытков за 2018 год в размере 387 248 тыс. руб. не могут быть приняты судом во внимание.

Нарушение прав истца длилось в период с 2015 по 2018 годы.

Указывая на убытки, ответчик ссылается на данные строки 2400 «Чистая прибыль (убыток)» за 2018 год.

При этом в 2017 году у ответчика имелась чистая прибыль в размере 197107тыс. руб.

Кроме того, согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 02.04.2013 №15187/12, размер компенсации за нарушение исключительных прав необходимо рассчитывать исходя из данных бухгалтерского учета валовой прибыли ответчика за данный период.

Вместе с тем, согласно отчету о финансовых результатах за 2018 год валовая прибыль ответчика (строка 2100) за 2018 год составляла 630 549 тыс. руб., за 2017 год – 688 145 тыс. руб.

Таким образом, ответчик в нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не опроверг надлежащими доказательствами заявленный истцом расчет компенсации, не представил документов, отражающих стоимость активов общества, выручку от реализации спорной продукции в период с 2015 по 2017 годы.

В связи с чем, суд не усматривает оснований для снижения размера заявленной истцом ко взысканию компенсации.

Расходы по оплате государственной пошлины на основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат взысканию с ответчика в пользу истца, исходя из размера уточненных исковых требований.

Излишне уплаченная государственная пошлина подлежит возврату истцу из федерального бюджета на основании статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л :

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Лотте кондитерская фабрика Рус» (ОГРН <***>) в пользу открытого акционерного общества «Воронежская кондитерская фабрика» (ОГРН <***>) денежные средства в сумме 5000000 руб., а так же расходы по уплате государственной пошлины в сумме 48000 руб.

Возвратить открытому акционерному обществу «Воронежская кондитерская фабрика» (ОГРН <***>) из федерального бюджета излишне уплаченную государственную пошлину в сумме 78131 руб.

Решение может быть обжаловано в Двадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия путем подачи жалобы через Арбитражный суд Калужской области.

Судья Л.В. Сахарова