Решение от 24 декабря 2018 г. по делу № А40-255365/2016

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

г. Москва

Дело № А40-255365/16-31-2440

Резолютивная часть решения объявлена 14 ноября 2018 года

Решение в полном объеме изготовлено 25 декабря 2018 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

Судьи Давледьяновой Е.Ю., единолично, с учетом смены фамилии,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ООО "НОВЛАЙН" (141112, <...> АДМИНИСТРАТИВНЫЙ, ОФИС 301, ОГРН <***>, ИНН <***>)

к ответчику АО "МОТОПИРС" (109316, <...>, ОГРН <***>, ИНН <***>)

о запрете вводить в гражданский оборот на территории России изделие, о взыскании 5 000 000 руб., об обязании изъять из оборота и уничтожить изделие

по встречному иску АО "МОТОПИРС" (109316, <...>, ОГРН <***>, ИНН <***>)

к ООО "НОВЛАЙН" (141112, <...> АДМИНИСТРАТИВНЫЙ, ОФИС 301, ОГРН <***>, ИНН <***>)

о признании права преждепользования и установлении объема преждепользования

при участии: по протоколу

УСТАНОВИЛ:

ООО "НОВЛАЙН" обратилась с исковым заявлением в Арбитражный суд города Москвы с требованиями о запрете АО "МОТОПИРС" (ОГРН <***>) изготавливать, предлагать к продаже, продавать, хранить, рекламировать и иным образом вводить в гражданский оборот на территории Российской Федерации изделие - Съемный коврик водительского места транспортного средства, в котором заодно с ковриком выполнены язычок для рабочей поверхности площадки отдыха ноги водителя и сплошная перемычка, соединяющая язычок и основную поверхность коврика, отличающийся тем, что коврик выполнен из термоэластопласта, которое содержит каждый признак, приведенный в независимом пункте формулы полезной модели по патенту РФ № 122342, об обязании АО "МОТОПИРС" (ОГРН <***>) изъять из оборота на территории Российской Федерации и уничтожить за счет собственных средств изделие - Съемный коврик водительского места транспортного средства, в котором заодно с ковриком выполнены язычок для рабочей поверхности площадки отдыха ноги водителя и сплошная перемычка, соединяющая язычок и основную поверхность коврика, отличающийся тем, что коврик выполнен из термоэластопласта, которое содержит каждый признак, приведенный в независимом пункте формулы полезной модели по патенту РФ № 122342, и о взыскании с АО "МОТОПИРС" компенсации за нарушение исключительного права ООО "НОВЛАЙН" в размере 5 000 000 руб.

Выслушав представителей сторон, рассмотрев материалы дела, исследовав и оценив представленные по делу доказательства в их совокупности и взаимной связи, суд считает иск обоснованным и подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, истцу принадлежит исключительное право на полезную модель «СЪЕМНЫЙ КОВРИК ВОДИТЕЛЬСКОГО МЕСТА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА» на основании патента РФ №122342 от 24.10.2014 с приоритетом от 13.12.2011.

Полезная модель охарактеризована следующей совокупностью признаков, приведенных в независимом пункте формулы Полезной модели:

«Съемный коврик водительского места транспортного средства, в котором заодно с ковриком выполнены язычок для рабочей поверхности площадки отдыха ноги водителя и сплошная перемычка, соединяющая язычок и основную поверхность коврика, отличающийся тем, что коврик выполнен из термоэластопласта».

При осуществлении коммерческо-хозяйственной деятельности ООО "НОВЛАЙН" стало известно, что АО "МОТОПИРС" без согласия правообладателя производит, предлагает, в том числе в сети Интернет, к реализации и реализуют продукцию, при изготовлении которой используется полезная модель, охраняемая по патенту № 122342.

При этом ООО "НОВЛАЙН" не давал своего согласия АО "МОТОПИРС" использовать полезную модель, охраняемую по патенту № 122342, не заключал с АО "МОТОПИРС" лицензионный договор на право его использования. Доказательств обратного АО "МОТОПИРС" не представлено.

Выявленные факты нарушения исключительного права ООО "НОВЛАЙН" на полезную модель, подтверждаются материалами дела.

09.06.2015 зафиксировано первое предложение к продаже съемных ковриков водительского места транспортного средства, выполненных из термоэластопласта, посредством размещения информации о товаре в сети интернет на сайте www.locker.ru. Данный факт подтвержден протоколом осмотра вышеуказанного сайта, произведенного нотариусом г. Москвы ФИО2 (далее - Протокол осмотра сайта 1). В Приложении № 1 к Протоколу осмотра сайта 1 имеется скриншот страницы «О Компании» вышеуказанного сайта, на которой указано: «Изделия производятся из термопластичного эластомера - современного экологически чистого полимерного материала, обладающего эластичностью натурального каучука». Далее в Приложении № 5 к Протоколу осмотра сайта 1 имеется скриншот страницы «Коврики в салон автомобиля», на которой указано: «Материал - термопластичный эластомер».

10.06.2015 также зафиксировано предложение к продаже съемных ковриков водительского места транспортного средства, выполненных из термоэластопласта, посредством размещения информации о товаре в сети интернет на сайте www.shop-locker.ru. Данный факт подтвержден протоколом осмотра вышеуказанного сайта, произведенного нотариусом г. Москвы ФИО2 (далее - Протокол осмотра сайта 2). В Приложении № 4 к Протоколу осмотра сайта 2 имеется скриншот страницы «Коврики в салон», на которой также указано: «Коврики в салон полимерные 3D, благодаря высоким бортикам, а также перемычке между площадкой для отдыха ноги и язычком под педали эффективно защищают салон от влаги и загрязнения. Выполнены из современного, экологически чистого полимерного материала, обладающего пластичностью натурального каучука.

Согласно регистрационным данным интернет-сервиса «Whois Service» по проверке доменов Центра регистрации доменов «RU-CENTER» по адресу в сети Интернет http://nic.ru» администратором доменного имени «locker.ru» и «shop-locker.ru» является юридическое лицо - ЗАО «Мотопирс» (ZAO «Motopirs»), в настоящее время - АО «Мотопирс».

В 2016 году ООО "НОВЛАЙН", установив, что АО "МОТОПИРС" продолжает предлагать к продаже съемные коврики водительского места транспортного средства, выполненные из термоэластопласта, через партнера - АО «МРО «ТЕХНИКОМ», произвел 3 (Три) контрольные закупки товара у АО "МОТОПИРС" в период с 30.06.2016 по 13.07.2016, в каждой из которых содержались следующие автомобильные коврики:

- Коврик в салон 3D Hyundai i30 (12-) «полиуретан», 0204080321, артикул комплекта: 20001/0204080301;

- Коврик в салон 3D Hyundai Solaris (10-) «полиуретан», 0204140121, артикул комплекта: 20001/0204140101;

- Коврик в салон 3D УАЗ Patriot I (12-) «полиуретан», 0282020221, артикул комплекта по накладной: 20001/0282020201;

- Коврик в салон 3D Hyundai Starex (07-) Передние, «полиуретан» 0204160221, артикул комплекта по накладной: 20001/0204160201;

- Коврик в салон 3D Ssang Yong Actyon Sports (06-) «полиуретан» 0218010221, артикул комплекта по накладной: 20001/0218010201, далее также Спорные изделия.

Данный факт подтвержден договором от 28.06.2016 № 23/06 и товарными накладными №№ 002042 от 30.06.2016, 002123 от 07.07.2016, 002171 от 13.07.2016. Впоследствии весь товар, включая Спорные изделия, был выкуплен ООО "НОВЛАЙН" у АО «МРО «ТЕХИНКОМ» согласно договору № 973 от 20.06.2016 и передан ООО "НОВЛАЙН" по накладной № ТН 00005100 от 21.07.2016.

На упаковке всех Спорных изделий содержится товарный знак «L.LOCKER» (свидетельство РФ на товарный знак № 376237, зарегистрированный 06.04.2009), далее также - Товарный знак, правообладателем которого является также АО "МОТОПИРС".

С целью подтверждения использования в Спорных изделиях признака независимого пункта формулы Полезной модели «изготовлен из термоэластопласта», ООО "НОВЛАЙН" была организована экспертиза физических свойств Спорных изделий. Экспертиза была поручена Автономной некоммерческой организации «Центр испытаний, сертификации и стандартизации функциональных материалов и технологий» (далее Экспертная организация). Экспертной организации для проведения экспертизы по акту приема-передачи были переданы Спорные товары.

Перед экспертом была поставлена задача установить, является ли материал, из которого изготовлены автомобильные ковры водительского места производства компании АО «МОТОПИРС», термоэластопластом.

Результат испытаний физико-механических свойств материала Спорных изделий показал, что материал, из которого изготовлены Спорные изделия, является термоэластопластом. Данный факт подтвержден Отчетом об испытаниях автомобильных ковров водительского места.

Кроме того, патентным поверенным РФ по специализации «Изобретения и полезные модели» ФИО3 per. № 1252 (далее Патентный поверенный) было подготовлено заключение об использовании Полезной модели в Спорных изделиях.

В результате проведенного сопоставительного анализа признаков первого независимого пункта формулы полезной модели по патенту РФ № 122342 с признаками проверяемого изделия, Патентным поверенным подтверждено, что в изделии «КОВРИК ВОДИТЕЛЬСКОГО МЕСТА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА», производитель: Акционерное общество «МОТОПИРС» (далее АО «МОТОПИРС»), реализуемом под товарным знаком «L.LOCKER» в составе продукта: «Комплект антискользящих 3D ковров в салон автомобиля», используется каждый признак полезной модели, приведенный в первом независимом пункте содержащейся в патенте РФ №122342 формулы полезной модели.

В сентябре 2016 ООО "НОВЛАЙН" вновь организовало проведение нотариального осмотра сайтов www.locker.ru и www.shop-locker.ru, что подтверждается протоколами осмотра от 26.09.2016. В результате нотариального осмотра сайта www.locker.ru, на стр. 68, 73, 77 протокола осмотра, вновь подтверждено предложение к продаже Спорных изделий. На стр. 18 вышеуказанного протокола, также содержится информация о материале автомобильных ковров - термопластичный эластомер.

Также в результате нотариального осмотра сайта www.shop-locker.ru, на стр. 46, 52-55, 59, 62, 73 протокола осмотра, подтверждено предложение к продаже спорных изделий.

ООО "НОВЛАЙН" согласия на использования полезной модели не давал, лицензионных договоров об использовании своего патента на полезную модель с АО "МОТОПИРС" не заключал, то есть использование осуществляется без согласия правообладателя. Доказательств обратного в материалы дела не представлено.

Согласно пункту 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности (статья 1233), если кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующий результат интеллектуальной деятельности без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности (в том числе его использование способами, предусмотренными кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается кодексом.

В соответствии ст.1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном ГК РФ, требования:

1) о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя;

2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия;

3) о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб, в том числе нарушившему его право на вознаграждение, предусмотренное статьей 1245, пунктом 3 статьи 1263 и статьей 1326 ГК РФ;

4) об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю;

5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

Подпунктом 1 пункта 2 статьи 1358 ГК РФ установлено, что использованием полезной модели считается, в частности, ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей изделия, в котором использована полезная модель.

Согласно пункту 2 статьи 1354 ГК РФ охрана интеллектуальных прав полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой полезной модели. Для толкования формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи.

Пунктом 3 статьи 1358 ГК РФ установлено, что полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели.

Факт незаконного использования полезной модели ООО "НОВЛАЙН" подтвержден документально.

АО "МОТОПИРС" обратилось в суд с встречным исковым заявлением к ООО "НОВЛАЙН" о признании права преждепользования на полезную модель РФ №122342, правообладателем которой является Ответчик, в объеме, не превышающим изготовление и реализацию 2 640 000 (два миллиона шестьсот сорок тысяч) штук в год объемных (3D) ковриков в салон автомобиля для водительского места, выполненных из термоэластопласта и предназначенных для различных марок автомобилей, в которых использована полезная модель, защищенная патентом РФ №122342.

В обоснование встречного иска АО "МОТОПИРС" указывает, что до даты приоритета указанной полезной модели (до 13.12.2011) АО "МОТОПИРС" создало независимо от ООО "НОВЛАЙН" тождественное патенту № 122342 техническое решение, сделало все необходимые приготовления к использованию и добросовестно использовало это решение на территории Российской Федерации. И, следовательно, АО "МОТОПИРС", должно сохранить право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения, содержащегося в патенте РФ № 122342, без расширения объема такого использования, т.е. право преждепользования.

В соответствии с частью 1 статьи 1361 ГК РФ (в редакции, действовавшей на дату приоритета полезной модели Истца) лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца (статьи 1381 и 1382) добросовестно использовало на территории Российской Федерации, созданное независимо от автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования (право преждепользования).

Как следует из данной нормы закона, для признания права преждепользования какого либо лица, ему необходима совокупность следующих обстоятельств:

- независимое создание тождественного решения;

- добросовестное использование этого решения или осуществление необходимых к этому приготовлений;

- объем преждепользования.

Согласно разъяснениям Президиума Верховного Суда Российской Федерации, изложенным в п.28 "Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав» от 23.09.2015 (далее - Обзор судебной практики) право преждепользования возникает не в силу решения суда, а при наличии условий, определенных п. 2 ст. 1361 ГК РФ, что не исключает возможности заявления в суд требования об установлении права преждепользования.

По мнению АО «МОТОПИРС», совокупность условий для признания права преждепользования, подтверждается нижеследующим:

1. Тождественность технического решения, подтверждается следующими доказательствами:

1.1. Заключением патентного поверенного ФИО3, в котором сопоставительный анализ признаков первого независимого пункта формулы Полезной модели с признаками спорных изделий показал, что в последних содержатся все признаки независимого пункта формулы Полезной модели.

1.2. Аффидевитом генерального директора ООО «ВИНЛАДА» ФИО4.

1.3. Вещественными доказательствами - продукцией АО «МОТОПИРС»:

- ковриком в салон автомобиля для водительского места из комплекта «коврики в салон 3D Hyundai Solaris (10-) тэп», полученным ООО «ВИНЛАДА» 8.12.2011 (до даты приоритета) в рамках поставки по контракту № 643/46535568/16 от 07.10.2011, на основании товарной накладной № 003018 от 08.12.2011;

- изделием «коврики в салон 3D Hyundai Solaris (10-) тэп», которое было отгружено ООО «ВИНЛАДА» в рамках контракта № 643/46535568/24 от 11.12.2017;

- актом экспертизы №144.11.02040 от 31.10.2011, актом экспертизы № ОФ 8134000078/1 от 01.02.2018, письмом АО «МОТОПИРС» от 03.07.2017 « 01/07.

По мнению АО «МОТОПИРС», приведенными выше доказательствами подтверждается, что форма, конструкция, материал, в частности изделия «коврики в салон 3D Hyundai Solaris (10-) тэп», изготовленных до даты приоритета Полезной модели (13.12.2011), в период до 30.06.2016, а также в настоящее время, остались неизменными.

2. Независимость создания тождественного технического решения подтверждается договором от 22.07.2011 № 1/07, заключенным между ЗАО «МОТОПИРС» и ИП ФИО5, счетом № 7 от 12.10.2011, актом № 7 приема-передачи от 12.10.2011. В рамках указанного договора был разработан, в том числе и чертеж 3D ковра в салон автомобиля Hyundai Solaris (10-) тэп».

3. Добросовестность использования технического решения подтверждается указанными во встречном иске обстоятельствами. Наличие права преждепользования у АО «МОТОПИРС» предполагается до тех пор, пока не будет доказано обратное.

4. Использование или приготовление к использованию сходного технического решения подтверждается следующими доказательствами:

4.1. ТУ 2293-001-46535568-2007 от 17.07.2007, акт экспертизы №144.11.02040 от 31.10.2011, договором аренды нежилого помещения № 2/02 от 03.02.2011; контракты, накладные, счета-фактуры на поставку ковриков из термоэластопласта в адрес контрагентов;

4.2. Наличием необходимого оборудования для производства спорных изделий:

- одношнековый экструдер для переработки полимерных материалов TR-140;

- экструдер 2С105 для переработки полимерных материалов;

- линия вакуумирующая автоматизированная карусельного типа;

- линия по производству изделий методом термовакуумного формирования.

4.3. Информация, размещенная на сайте www.shop locker.ru/produkt/kovriki_v_salon/, представленная через веб-сервис waybackmachine интернет архива www.archive.org на 25.10.2011, где приведены фотографии и сведения о материале ковров.

4.4. На страницах интернет форума http://www.solaris-forum.ru/threads/kovriki-ot-kompanii-l-locker.313, содержатся фотографии 3D ковриков в салон автомобиля Hyundai Solaris (10-).

4.5. В приведенных ссылках нигде не говорится об изготовлении ковриков из термоэластопластичных материалов, а употребляются термины - синонимы, однако патентный поверенный ФИО3 и истец в первоначальном иске указывают на то, что коврики, закупленные в 2016 г., изготовлены из термоэластопласта.

5. Подтверждение объема преждепользования:

5.1. АО «МОТОПИРС» считает, что указанные выше основные средства позволяли осуществлять производство изделий (далее - Изделий), тождественных Полезной модели, в объеме 2 640 000 единиц в год.

Отказывая в удовлетворении встречного иска, суд исходит из следующего.

В рамках экспертизы физических свойств спорных изделий, проведенной Автономной некоммерческой организацией «Центр испытаний, сертификации и стандартизации функциональных материалов и технологий» установлено, что материал спорных изделий является термоэластопластом. Данный вывод содержится в отчете об испытаниях автомобильных ковров водительского места, составленным 02.11.2016.

Патентным поверенным ФИО3 был проведен сопоставительный анализ признаков первого независимого пункта формулы полезной модели по патенту РФ №122342 с признаками проверяемых спорных изделий, в результате чего подтверждено, что в изделии «КОВРИК ВОДИТЕЛЬСКОГО МЕСТА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА» используется каждый признак полезной модели, приведенный в первом независимом пункте содержащейся в патенте РФ №122342 формулы полезной модели. Данное заключение было составлено 07.11.2016.

Исходя из вышеизложенного следует, что тождественность технических решений, выраженных в спорных изделиях АО «МОТОПИРС» и Полезной модели, установлена только 07.11.2016 на основании совокупности полученных заключений.

Генеральный директор ООО «ВИНЛАДА» ФИО4 утверждает, что форма, материал и иные признаки изделия «коврик в салон 3D Hyundai Solaris (10-) тэп», полученного по контракту № 643/46535568/16 от 07.10.2011, а также в рамках поставок по контракту № 643/46535568/24 от 11.12.2017, остались неизменными.

Из представленных документов и объяснений г-на ФИО4 следует, что на протяжении длительного периода времени, а именно, с октября 2011 года и по настоящее время, ООО «ВИНЛАДА» производит закупку у АО «МОТОПИРС» Изделий, содержащих признаки независимого пункта формулы Полезной модели.

АО «МОТОПИРС» не приведено надлежащих доказательств, подтверждающих, что переданный ООО «ВИНЛАДА» в адрес АО «МОТОПИРС» коврик в салон автомобиля для водительского места из комплекта «коврика в салон 3D Hyundai Solaris (10-) тэп, и приобщенный судом в качестве вещественного доказательства, относится к поставке по контракту 643/46535568/16 от 07.10.2011, на основании товарной накладной №003018 от 08.12.2011.

Подпись ФИО4 в аффидевите удостоверена нотариусом, однако факты, изложенные в аффидевите, нотариус не проверяет и не подтверждает.

В англосаксонских юрисдикциях аффидевитом (affidavit) называется письменное показание (утверждение о факте), данное под присягой. Присяга принимается, и документ заверяется уполномоченным на это лицом, каковым в зависимости от юрисдикции может быть нотариус, судебный чиновник и др. За лжесвидетельство предусмотрена уголовная ответственность, о чем его предупреждает суд, и о чем сам свидетель дает подписку.

В представленном документе отсутствует запись, что ФИО4 предупрежден, как свидетель, об ответственности за дачу заведомо ложного показания.

Вместе с тем, АПК РФ устанавливает специальные нормы, касающиеся свидетельских показаний (статьи 56 и 88 АПК РФ), которые не соблюдаются при составлении аффидевита. Так, свидетель сообщает известные ему сведения устно в судебном заседании. Кроме того, за дачу заведомо ложных показаний, а также за отказ от дачи показаний свидетель несет уголовную ответственность.

Из представленного аффидевита лишь следует, что нотариус свидетельствует подпись ФИО4, устанавливает его личность, дееспособность и полномочия генерального директора ООО «ВИНЛАДА».

Таким образом, представленный аффидевит ФИО4 не может быть признан судом в качестве надлежащего письменного доказательства.

Акт экспертизы №144.11.02040 от 31.10.2011, равно как акт экспертизы № ОФ 8134000078/1 от 01.02.2018 судом не признаются доказательствами наличия у АО «МОТОПИРС» права преждепользования, поскольку они не содержат сведений, определяющих внешний вид указанных в них изделий, из которых можно было бы установить совокупностью признаков, приведенных в независимом пункте формулы Полезной модели, а именно: форму и материал коврика.

АО «МОТОПИРС» указывает, что ИП ФИО5 в рамках договора от 22.07.2011 № 1/07, заключенного с АО «МОТОПИРС», разработал чертеж 3D ковра в салон автомобиля Hyundai Solaris (10-) тэп», что подтверждается счетом № 7 от 12.10.2011, а также актом приема-передачи № 7 от 12.10.2011.

Договор с ИП ФИО5 заключен «на разработку чертежей для дальнейшего изготовления модельной оснастки для производства изделий методом 3d вакуумной формовки».

Представленное к договору задание (Приложение № 1 к договору) не содержит конкретных марок автомобилей, для которых разрабатываются чертежи для модельной оснастки 3D ковров салона а/м. По информации размещенной АО «МОТОПИРС» на сайте www.locker.ru, автомобильные коврики изготавливаются для более чем 50 автомобильных марок.

Счет №7 и акт приема-передачи №7 от 12.10.2011 уже содержат в наименовании работ - чертеж 3d ковра в салон а/м Hyundai Solaris (10-), именно того изделия, которое, осталось у ООО «ВИНЛАДА» в 2018 году, после поставки в рамках контракта №643/46535568/16 от 07.10.2011 по товарной накладной № 003018 от 08.12.2011.

Суд констатирует, что из указанного задания (Приложения №1 к договору) невозможно установить, как исполнитель мог разработать чертежи модельной оснастки для производства ковров к конкретным маркам автомобилей.

Кроме того, АО «МОТОПИРС» не представил в материалы дела сами чертежи модельных оснасток, в том числе чертеж 3d ковра в салон а/м Hyundai Solaris (10-).

В представленных АО «МОТОПИРС» документах отсутствуют сведения об изготовлении кем-либо самой оснастки (матрицы) для производства ковров по изготовленным чертежам, в том числе оснастки для 3d ковра в салон а/м Hyundai Solaris (10-).

Предоставленные АО «МОТОПИРС» в материалы дела вышеуказанные документы, без предоставления доказательств создания самой оснастки (матрицы) для производства автомобильных ковров, не могут подтверждать факт создания независимого тождественного технического решения до даты приоритета Полезной модели.

По мнению АО «МОТОПИРС», наличие права преждепользования предполагается до тех пор, пока не будет доказано обратное, обязанность по доказыванию таких обстоятельств лежит на лице, отрицающем это право, то есть в данном случае на ООО «НОВЛАЙН».

Однако, в судебной практике применяется иной подход, в частности, в постановлении ФАС Центрального округа от 29.11.2011 по делу №А23-5073/09Г-16-268, указано: «В этой связи, установление более ранней даты использования тождественного решения, чем дата приоритета изобретения, еще не является достаточным условием для возникновения права преждепользования, право преждепользования - это право не просто использовать тождественное решение, но использовать его в определенном объеме (без расширения объема использования, достигнутого или намеченного к использованию до даты приоритета).

Таким образом, при заявлении лица о праве преждепользования на указанное лицо возлагается бремя доказывания объема использования и представления соответствующего доказательства такого объема».

Суд приходит к выводу, что ни ТУ 2293-001-46535568-2007 от 17.07.2007, ни акт экспертизы № 144.11.02040 от 31.10.2011, ни контракты АО «МОТОПИРС», ни его товарные накладные не подтверждают наличия у АО «МОТОПИРС» права преждепользования, поскольку они не содержат сведений, определяющих внешний вид указанных в них изделий.

АО «МОТОПИРС» подтверждало, что им производились до даты приоритета Полезной модели коврики без перемычки между язычком для рабочей поверхности площадки для отдыха ноги водителя и основной поверхности коврика.

Таким образом, предметом поставки товара в товарных накладных АО «МОТОПИРС» могли быть лишь изделия, не содержащие все признаки формулы Полезной модели.

Из представленных АО «МОТОПИРС» документов следует, что на балансе у АО «МОТОПИРС» имелось следующее оборудование (основные средства):

- одношнековый экструдер для переработки полимерных материалов TR-140;

- экструдер 2С105 для переработки полимерных материалов;

- линия вакуумирующая автоматизированная карусельного типа;

- линия по производству изделий методом термовакуумного формирования.

По мнению АО "МОТОПИРС", указанный факт свидетельствуют о создании необходимых приготовлений для долгосрочного использования тождественного решения в промышленных объемах.

Указанное АО «МОТОПИРС» оборудование является стандартным оборудованием для переработки полимерных материалов и производства различных изделий, в том числе автомобильных ковров.

Как указано на стр. 28 протокола осмотра Интернет-сайта www.locker.ru от 26.09.2016, АО «МОТОПИРС» подтверждает, что автомобильные коврики изготавливаются им для более чем 50 автомобильных марок. Вместе с тем, каждый вид автомобильных ковров имеют свою форму.

АО «МОТОПИРС» не представило в материалы дела доказательств, подтверждающих создание или приобретение пресс-форм (матрицы) для выпуска тождественного технического решения до даты приоритета Полезной модели.

Суд считает, что сам факт наличия вышеуказанного оборудования у АО «МОТОПИРС» не позволяет, сделать вывод о подготовке к производству или производству АО «МОТОПИРС» Изделий, а также определить его объем до даты приоритета Полезной модели.

Таким образом, АО «МОТОПИРС» не доказало, что имеющееся у него оборудование, без определенной оснастки и настройки безусловно на дату приоритета Полезной модели производило в объеме своей максимальной производительности изделия, содержащие следующий признак независимого пункта формулы Полезной модели: «... коврик водительского места транспортного средства, в котором заодно с ковриком выполнены язычок для рабочей поверхности площадки отдыха ноги водителя и сплошная перемычка, соединяющая язычок и основную поверхность коврика».

По мнению АО «МОТОПИРС», информация, размещенная на странице Интернет-сайта www.shop-locker.ru/produkt/kovriki_v salon/, представленная через веб-сервис waybackmachine интернет архива www.archive.org на 25.10.2011, где приведены фотографии и сведения о материале ковров, подтверждает использование или приготовление к использованию тождественного решения до даты приоритета Полезной модели.

Однако, нотариальный протокол от 04.04.2017 осмотра Интернет-сайта www.locker.ru, организованный АО «МОТОПИРС» без участия ООО «НОВЛАЙН», является недопустимым доказательством, так как он выполнен с нарушением закона, а именно ст. 103 «Основ законодательства Российской Федерации о нотариате».

Обеспечение доказательств без извещения одной из сторон и заинтересованных лиц производится лишь в случаях, не терпящих отлагательства, или, когда нельзя определить, кто впоследствии будет участвовать в деле.

АО «МОТОПИРС» не представлены доказательства, в силу каких причин, не терпящих отлагательств, произведен осмотр интернет ресурса, администратором которых является АО «МОТОПИРС».

АО «МОТОПИРС» приводит доказательство того, что фотография коврика 3D Hyundai Solaris (10-) на странице www.shop-locker.ru/produkt/kovriki v salon/ сайта www, shop-locker.ru автоматически сохранена и отображается в свободном доступе в сети Интернет через поиск по веб-сервису waybackmachine в виде резервной копии на сервере Интернет-архива www.archive.org по состоянию на 25.10.2011.

АО «МОТОПИРС» также предоставил сведения из системы динамического управления ресурсами «Направление ПОРТ», от разработчика сайта www.shop-locker.ru. Из данного документа следует, что в период с 01.09.2011 по 05.11.2013 в страницу www.shop-locker.ru/produkt/kovriki v salon/ изменения не вносились, что, по мнению АО «МОТОПИРС», подтверждает факт размещения фотографии коврика 3D Hyundai Solaris (10-), по состоянию на 25.10.2011.

Однако из проведенного ООО «НОВЛАЙН» 13.06.2017 нотариального осмотра страницы www.shop-locker.ru/produkt/kovriki_v salon/ на странице waybackmachine следует, что на вышеуказанной странице сайта в этот период были изменения, а именно: 25.10.2011, 19.07.2012.

Протокол страницы данного сайта на дату 25.10.2011 под фотографиями «Коврики 3D полимерные» содержит подписи с названием этих фотографий, а именно: «Полимерные 3D коврики Nissan Juke, Полимерные 3D коврики Suzuki Sx4, фрагмент 3D коврика».

При открытии архива страницы на 19.07.2012, усматривается, что под этими фотографиями удалены названия.

Данный факт свидетельствует, что изменения в страницу вносились, следовательно, сведения из системы динамического управления ресурсами «Направление ПОРТ», подтверждающие, что в период с 01.09.2011 по 05.11.2013 в страницу «Коврики в салон» не вносилось изменений, противоречат представленным ООО «НОВЛАЙН» доказательствам.

При таких обстоятельствах, свидетельствующих о неопределенности в вопросе о времени размещения изображения 3Dковриков полимерных в сети Интернет, суд не может прийти к выводу, что изображение, характеризующее конструктивные особенности 3D коврика полимерного, было известно из общедоступных источников до даты приоритете полезной модели по патенту РФ №122342.

АО «МОТОПИРС» приводит довод, что на Интернет-форумах:

- http://vvww.hvnndai-solaris.com/forum/threadl723.html;

- http://v^avw■Solaris-forum.ru/tlтreads/kovriki-ot-kompanii-l-lockeг■313 содержатся фотографии ковриков, размещенных до даты приоритета и включающих в себя перемычку, прилегающую к площадке для отдыха ноги водителя.

Однако, идентичные фотографии можно встретить и на других форумах, например: http://kovriki.ua/rezinovie-kovriki/Volkswagen-587-Passat-B7-35000/Rezinovie-kovriki-polimernie-avtokovriki-dlya-Volkswagen-Passat-B7-s-2010-gv-1247.html, где указано, что данный коврик от компании L.Locker выполнен из резины.

Визуально отличить по фотографии, какой на ней представлен коврик: резиновый или из термоэластопласта, или из другого полимера, - не представляется возможным.

Таким образом, по фотографиям на Интернет-форумах невозможно установить одновременно материал и форму автомобильных ковров.

АО «МОТОПИРС» подтверждает, что ни в одном из представленных им документов не содержится информация об изготовлении ковриков из термоэластопластичных материалов, а употребляются термины - синонимы.

Только результат испытаний физико-механических свойств материала автомобильных ковриков, закупленных у АО «МОТОПИРС» в 2016 г., показал, что материал, из которого изготовлены Изделия, является термоэластопластом.

Доводы АО «МОТОПИРС» суд считает несостоятельными, поскольку они противоречат представленным в материалы дела доказательствам. Факт введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации до даты приоритета полезной модели, охраняемой по патенту № 122342 изделия, содержащего техническое решение, которому присущи все существенные признаки, указанные в независимом пункте формулы этой полезной модели, не подтвержден.

Данный вывод также содержится в решении Суда по интеллектуальным правам от 26.03.2018 по делу № СИП-603/2017 по заявлению АО «МОТОПИРС» о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 23.08.2017 об отказе в удовлетворении возражения от 04.05.2017 против выдачи патента Российской Федерации № 122342 на полезную модель «Съемный коврик водительского места транспортного средства», о признании указанного патента недействительным полностью и об обязании Федеральной службы по интеллектуальной собственности аннулировать этот патент.

Отказывая в удовлетворении встречного иска, суд также учитывает ответ Федерального бюджетного учреждения Российский Федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции РФ № 10-7510 от 30.10.2018 из которого усматривается, что в настоящее время отсутствуют научно-обоснованные методики по установлению срока давности изготовления изделий, в том числе из термопласта.

Таким образом, суд признает требования АО «МОТОПИРС» по встречному иску не обоснованными и не подлежащими удовлетворению.

Суд признает возражения АО «МОТОПИРС» против удовлетворения первоначального иска идентичными доводам, отраженным во встречном иске, соответственно, не подлежащими дополнительной оценке.

Учитывая изложенное, суд считает требования ООО «НОВЛАЙН» к АО «МОТОПИРС» о запрете изготавливать, предлагать к продаже, продавать, хранить, рекламировать и иным образом вводить в гражданский оборот на территории Российской Федерации изделие - Съемный коврик водительского места транспортного средства, в котором заодно с ковриком выполнены язычок для рабочей поверхности площадки отдыха ноги водителя и сплошная перемычка, соединяющая язычок и основную поверхность коврика, отличающийся тем, что коврик выполнен из термоэластопласта, которое содержит каждый признак, приведенный в независимом пункте формулы полезной модели по патенту РФ № 12234, а также требования ООО «НОВЛАЙН» об изъятии из оборота на территории Российской Федерации и уничтожении за счет собственных средств (АО «МОТОПИРС») указанных изделий, правомерны, и подлежат удовлетворению в полном объеме.

В соответствии с Федеральным законом от 12.03.2014 N 35-ФЗ, вступившим в силу 01 октября 2014 г., правообладатель в соответствии со ст. 1406.1. ГК РФ наряду с использованием других применимых способов мер ответственности, установленных ГК РФ (статьи 1250, 1252 и 1253 ГК РФ), вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения или в двукратном размере стоимости права использования полезной модели, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующей полезной модели тем способом, который использовал нарушитель.

Согласно разъяснениям, содержащимся в Постановлении от 26.03.2009 г. Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5 и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 "О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (пункты 43.2, 43.3) компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

Согласно п. 43.2 Постановления Пленума Верховной Российской Федерации N 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление) компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

Согласно п. 43.3. указанного Постановления, рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. Согласно п. 43.3 указанного Постановления, при определении размера компенсации суд, учитывает, в частности:

- характер допущенного нарушения,

- срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности,

- степень вины нарушителя,

- наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя,

- вероятные убытки правообладателя.

При принятии решения о размере подлежащей взысканию компенсации суды также учитывают тот факт, что привлечение нарушителя прав на товарный знак к ответственности в порядке статьи 1515 ГК РФ имеет целью не только взыскание компенсации в пользу потерпевшего, но экономическое стимулирование прекращения дальнейшего нарушения законных прав правообладателя товарного знака.

Превентивная природа компенсации приобретает ключевое значение в случаях неоднократного, систематического нарушения ответчиком исключительных прав правообладателя, отсутствия его готовности прекратить нарушение в добровольном досудебном порядке и продолжения нарушения после получения претензий правообладателя.

В обосновании требования о взыскании компенсации за нарушенное исключительное право в размере 5 000 000 руб. ООО «НОВЛАЙН» указывает на фактическое участие АО «МОТОПИРС» в нарушении исключительных прав, на длительность и систематический характер нарушения, а также объем реализации продукции, в которой использован каждый признак полезной модели, охраняемой по патенту № 122342.

Оценив представленные доказательства в совокупности, суд пришел к выводу об удовлетворении иска в части компенсации - в размере 5 000 000 руб.

Расходы по оплате госпошлины подлежат распределению в соответствии со ст. 110 АПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 110, 123, 156, 167- 171 АПК РФ,

Р Е Ш И Л:

Запретить АО "МОТОПИРС" (ОГРН <***>) изготавливать, предлагать к продаже, продавать, хранить, рекламировать и иным образом вводить в гражданский оборот на территории Российской Федерации изделие - Съемный коврик водительского места транспортного средства, в котором заодно с ковриком выполнены язычок для рабочей поверхности площадки отдыха ноги водителя и сплошная перемычка, соединяющая язычок и основную поверхность коврика, отличающийся тем, что коврик выполнен из термоэластопласта, которое содержит каждый признак, приведенный в независимом пункте формулы полезной модели по патенту РФ № 122342.

Взыскать с АО "МОТОПИРС" (109316, <...>, ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу ООО "НОВЛАЙН" (141112, <...> АДМИНИСТРАТИВНЫЙ, ОФИС 301, ОГРН <***>, ИНН <***>) компенсацию за нарушение исключительного права ООО "НОВЛАЙН" в размере 5 000 000 руб. (пять миллионов рублей), а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 60 000 руб. (шестьдесят тысяч рублей).

Обязать АО "МОТОПИРС" (ОГРН <***>) изъять из оборота на территории Российской Федерации и уничтожить за счет собственных средств изделие - Съемный коврик водительского места транспортного средства, в котором заодно с ковриком выполнены язычок для рабочей поверхности площадки отдыха ноги водителя и сплошная перемычка, соединяющая язычок и основную поверхность коврика, отличающийся тем, что коврик выполнен из термоэластопласта, которое содержит каждый признак, приведенный в независимом пункте формулы полезной модели по патенту РФ № 122342.

В удовлетворении встречного иска отказать.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

СУДЬЯ

Е.Ю. Давледьянова