Решение от 19 ноября 2018 г. по делу № А40-131931/2014

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

Дело № А40-131931/14-5-902
город Москва
20 ноября 2018 года
Резолютивная часть решения объявлена 15 ноября 2018 года

Решение в полном объеме изготовлено 20 ноября 2018 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

Судьи Козленковой О.В., единолично, в порядке ст. 18 АПК РФ,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «ШАТО-АРНО» (Республика Армения)

к закрытому акционерному обществу «Фирма ВАСТОМ» (ОГРН <***>)

о защите исключительных прав на товарный знак, взыскании компенсации в размере 4 547 160 руб.,

третье лицо - общество с ограниченной ответственностью «Араратский винный завод»

при участии:

от лиц, участвующих в деле – не явились, извещены;

У С Т А Н О В И Л:

Общество с ограниченной ответственностью «ШАТО-АРНО» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением, с учетом принятого в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) увеличения размера исковых требований, к закрытому акционерному обществу «Фирма ВАСТОМ» (далее – ответчик) о защите исключительных прав на товарный знак, взыскании компенсации в размере 10 440 600 руб.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью «Араратский винный завод».

Решением Арбитражного суда города Москвы от 27.09.2015, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 28.01.2016, постановлением Суда по интеллектуальным правам от 23.06.2016, исковые требования удовлетворены частично: ответчику запрещено использовать обозначение «АРАГАЦ» для индивидуализации товаров 33 класса МКТУ (аперитивы, бренди, напитки алкогольные, напитки спиртовые, напитки, получаемые перегонкой), в отношении которых зарегистрирован товарный знак «АРАГАЦ» по свидетельству Российской Федерации № 285829; взыскано 100 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на указанный товарный знак; в удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

Определением Верховного Суда Российской Федерации от 25 апреля 2017 года решение Арбитражного суда города Москвы от 27.10.2015 по делу № А40-131931/2014, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 28.01.2016 и постановление Суда по интеллектуальным правам от 23.06.2016 по тому же делу отменены. Дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 20 апреля 2017 года в связи с наличием оснований, предусмотренных статьей 18 АПК РФ, и согласно пункту 37 Регламента арбитражных судов Российской Федерации, по делу № А40-131931/14-5-902 была произведена замена судьи Болдунова У.А. на судью 51 отделения Арбитражного суда города Москвы Козленкову О.В.

При новом рассмотрении истец уточнил исковые требования в порядке, предусмотренном статьей 49 АПК РФ, и просил суд: запретить ЗАО «Фирма ВАСТОМ» использовать обозначение «АРАГАЦ» для индивидуализации товаров 33 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 285829; взыскать с ЗАО «Фирма ВАСТОМ» 4 547 160 руб. компенсации за нарушение исключительного права на указанный товарный знак.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 18.10.2017, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 23.01.2018, исковые требования удовлетворены в части запрета ЗАО «Фирма ВАСТОМ» использовать обозначение «АРАГАЦ» для индивидуализации товаров 33-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 285829 (аперитивы, бренди, напитки алкогольные, напитки спиртовые, напитки, получаемые перегонкой), а также частично удовлетворено требование истца о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на указанный товарный знак в размере 100 000 руб.; в удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 21 мая 2018 года решение Арбитражного суда города Москвы от 18.10.2017 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 23.01.2018 по делу № А40-131931/2014 отменены в части взыскания компенсации. Дело в указанной части направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы. В остальной части обжалуемые судебные акты оставлены без изменения.

Лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, в судебное заседание не явились. Истец через систему «Мой Арбитр» направил ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие.

С учетом своевременного размещения информации о времени и месте судебного заседания на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет, спор рассмотрен в отсутствие лиц, участвующих в деле, на основании статей 121, 123, 156 АПК РФ, п. 5 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17 февраля 2011 года № 12 «О некоторых вопросах применения АПК РФ в редакции Федерального закона от 27 июля 2010 года № 228-ФЗ «О внесении изменений в АПК РФ».

Рассмотрев заявленные требования, исследовав и оценив в материалах дела доказательства, суд пришел к следующим выводам.

Как следует из материалов дела, истец является правообладателем исключительных прав на товарный знак по свидетельству РФ № 285829, дата подачи заявки: 25.11.2003, дата регистрации: 04.04.2005, дата, до которой продлен срок действия исключительного права: 25.11.2023, в отношении товаров 33 класса МКТУ - аперитивы; арак; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; джин; коктейли; ликеры; напитки алкогольные; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, получаемые перегонкой; напиток медовый; настойка мятная; настойки горькие; ром; сидры.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 04 июня 2015 года по делу № СИП-873/2014 была досрочно прекращена правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 285829 в отношении части товаров 33-го класса МКТУ, а именно: «арак; виски; водка; джин; коктейли; ликеры; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напиток медовый; настойка мятная; настойки горькие; ром; сидры»; в отношении товаров «аперитивы; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; напитки алкогольные; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой».

Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 10 сентября 2015 года по делу № СИП-873/2014 решение Суда по интеллектуальным правам от 04.06.2015 по делу № СИП-873/2014 изменено. Второй абзац резолютивной части решения изложен в следующей редакции: «Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 285829 в отношении части товаров 33-го класса МКТУ, а именно арак; виски; водка, вино; вино из виноградных выжимок; джин; коктейли; ликеры; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напиток медовый; настойка мятная; настойки горькие; ром; сидры». В остальной части решения суда от 04 июня 2015 года оставлено без изменения.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 11 апреля 2016 года по делу № СИП-47/2016 предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 285829 признано недействительным.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 15 июля 2016 года по делу № СИП-47/2016 решение Суда по интеллектуальным правам от 11 апреля 2016 года по делу № СИП-47/2016 о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 285829 отменено. Правовая охрана товарного знака по свидетельству № 285829 является действующей.

Истец, ссылаясь на то, что ответчик без его согласия осуществило ввоз на территорию Российской Федерации алкогольной продукции, маркированной товарным знаком по свидетельству Российской Федерации № 285829, а именно коньяка армянского, маркированного обозначением «АРАГАЦ», производителем которого является третье лицо, обратился в суд с исковым заявлением.

При первом рассмотрении дела, частично удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что ответчиком нарушено исключительное право истца на указанный товарный знак путем ввоза в 2012-2014 годах на территорию Российской Федерации алкогольной продукции, в отношении которой зарегистрирован спорный товарный знак, маркированной сходным с ним до степени смешения обозначением.

Принимая в во внимание разъяснения, изложенные в пунктах 43, 43.2, 43.3 совместного постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», а также исходя из характера нарушения, степени вины нарушителя, недоказанности вероятных убытков правообладателем, а также требований разумности, справедливости и соразмерности компенсации последствиям нарушения, суд первой инстанции посчитал необходимым снизить размер подлежащей взысканию компенсации.

Отменяя решение Арбитражного суда города Москвы от 27.10.2015 по делу № А40-131931/2014, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 28.01.2016 и постановление Суда по интеллектуальным правам от 23.06.2016 по тому же делу, Верховный Суд Российской Федерации в определении от 25.04.2017 указал на то, что «Обществом «ШАТО-АРНО» при обращении с настоящим иском был избран вид компенсации, взыскиваемой на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, следовательно, снижение размера компенсации ниже двукратной стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или двукратного размера стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, возможно только при наличии мотивированного заявления общества «Фирма ВАСТОМ», подтвержденного соответствующими доказательствами.

Однако суды при разрешении настоящего спора не обеспечили полноту исследования всех обстоятельств и доказательств по делу, которые могли бы повлиять на выводы суда о размере компенсации, а именно, не установили какими доказательствами ответчик обосновывал и подтверждал необходимость снижения размера компенсации ниже установленного законом, не дали данным доказательствам надлежащей оценки, что не позволило определить разумный и справедливый размер компенсации».

В порядке ст. 49 АПК РФ судом при новом рассмотрении дела принято уменьшение заявленной суммы компенсации до 4 547 160 руб.

Отменяя решение Арбитражного суда города Москвы от 18.10.2017 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 23.01.2018 по делу № А40-131931/2014 в части взыскания компенсации, в постановлении от 21 мая 2018 года Суд по интеллектуальным правам указал на то, что «содержащееся в совместном отзыве ответчика и третьего лица, представленном ими в суд апелляционной инстанции 15.01.2016, указание на обоснованность снижения размера компенсации до 100 000 рублей, не было мотивировано ссылками на конкретные обстоятельства. Доказательства, свидетельствующие о наличии фактических обстоятельств, соответствующих обозначенным в постановлении от 13.12.2016 № 28-П критериям, ответчиком также не представлялись. Иные документы, кроме указанного отзыва, в которых содержались бы доводы ответчика о наличии оснований для снижения размера заявленной компенсации, в материалах дела отсутствуют.

Также судами первой и апелляционной инстанции не было исследовано, являлось ли совершенное нарушение исключительного права истца на спорный товарный знак существенной частью деятельности ответчика, было ли оно совершено им впервые. Выводы судов о том, что нарушение не носило грубый характер, а истец не мог понести существенных убытков, не мотивированы, с учетом установленной судами стоимости, объема и периода ввоза контрафактного товара на территорию Российской Федерации.

При этом обстоятельства, связанные с деятельностью третьего лица на территории Армении, не могли быть приняты судами во внимание, поскольку они не имеют отношения к ответчику.

Таким образом, суды первой и апелляционной инстанций при разрешении настоящего спора не обеспечили полноту исследования всех обстоятельств и доказательств по делу, которые могли бы повлиять на выводы судов о размере компенсации, рассматривали вопрос о снижении размера компенсации в отсутствие соответствующих доводов ЗАО «Фирма ВАСТОМ» и доказательств».

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 АПК РФ, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования сходного с товарным знаком обозначения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В пункте 43.2 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 13.12.2016 № 28-П, при определенных условиях возможно снижение судом размера компенсации ниже низшего предела, установленного статьями 1301, 1311 и 1515 ГК РФ, однако такое уменьшение возможно лишь по заявлению ответчика и при следующих условиях: убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком; правонарушение совершено ответчиком впервые; использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью деятельности ответчика и не носило грубый характер (например, если продавцу не было заведомо известно о контрафактном характере реализуемой им продукции).

Таким образом, следует учитывать, что в соответствии с приведенной правовой позицией снижение размера компенсации ниже минимального предела обусловлено Конституционным Судом Российской Федерации одновременным наличием ряда критериев, обязанность доказывания соответствия которым возлагается именно на ответчика.

При этом суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе, обосновывая такое снижение лишь принципами разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со статьей 65 АПК РФ доказать необходимость применения судом такой меры. Снижение размера компенсации ниже минимального предела, установленного законом, является экстраординарной мерой, должно быть мотивировано судом и обязательно подтверждено соответствующими доказательствами (пункт 21 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2017), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 12.07.2017).

В рассматриваемом случае истец при обращении с настоящим иском (с учетом его уточнения), сославшись на положения подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, определил размер подлежащей взысканию компенсации в сумме 4 547 160 рублей (двойная стоимость контрафактной продукции за вычетом стоимости продукции за период до начала использования спорного товарного знака истцом), следовательно, снижение судом размера компенсации ниже указанного им размера возможно только при наличии мотивированного заявления ответчика, подтвержденного соответствующими доказательствами.

Аналогичный правовой подход изложен в определении Верховного Суда Российской Федерации от 25.04.2017 № 305-ЭС16-13233.

Суд считает, что, рассчитывая размер компенсации, истец представил суду объективные доказательства: информацию об объеме и стоимости контрафактной продукции, подтвержденную Федеральной таможенной службой. Расчет компенсации, основанный на объективных доказательствах, скорректированный с учетом периода реального смешения продукции, является неоспоримым.

При новом рассмотрении дела ответчиком и третьим лицом какие-либо новые доказательства в материалы дела не представлены.

Доказательства, свидетельствующие о наличии фактических обстоятельств, соответствующих обозначенным в постановлении от 13.12.2016 № 28-П критериям, ответчиком также не представлены.

Как было установлено судом, за период с 29.11.2012 по 11.09.2013 (до даты ввоза продукции истцом – 24.12.2013) ответчик ввез на территорию РФ 29 150 литров коньяка «Арагац» общей стоимостью 2 946 720 руб. Общий объем контрафактной продукции за весь период ввоза составил 52 025 литров общей стоимостью 5 220 300 руб.

Учитывая установленную судом стоимость, объем и период ввоза контрафактного товара на территорию Российской Федерации, суд считает, что допущенное ответчиком нарушение являлось длящимся, носило грубый и не единичный характер.

С учетом указаний Суда по интеллектуальным правам, обстоятельства, связанные с деятельностью третьего лица на территории Армении, не могут быть приняты во внимание, поскольку они не имеют отношения к ответчику.

На основании изложенного, поскольку ответчик, ссылаясь на субъективные понятия вины, добросовестности и т.п., просит минимальную, ничем не подтвержденную, ни на чем не основанную сумму компенсации, соответствующих доказательств, обосновывающих возможность снижения заявленной суммы компенсации, ответчиком в материалы дела не представлено, суд считает, что исковые требования о взыскании компенсации подлежат удовлетворению в полном объеме в сумме 4 547 160 руб.

Расходы истца по уплате государственной пошлины в сумме 6 000 руб. в соответствии со ст. 110 АПК РФ возлагаются на ответчика.

Госпошлина в сумме 39 736 руб. подлежит взысканию с ответчика в доход федерального бюджета.

Руководствуясь ст.ст. 106, 110, 123, 167-170, 176 АПК РФ,

Р Е Ш И Л:

Взыскать с закрытого акционерного общества «Фирма ВАСТОМ» в пользу общества с ограниченной ответственностью «ШАТО-АРНО» компенсацию в размере 4 547 160 руб., а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 6 000 руб.

Взыскать с закрытого акционерного общества «Фирма ВАСТОМ» в доход федерального бюджета Российской Федерации государственную пошлину в размере 39 736 руб.

Решение может быть обжаловано в течение месяца с момента принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья: О.В. Козленкова