Решение от 20 июня 2019 г. по делу № А55-9852/2019

АРБИТРАЖНЫЙ СУД Самарской области

443045, г.Самара, ул. Авроры,148, тел. (846) 226-56-17

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

20 июня 2019 года

Дело №

А55-9852/2019

Резолютивная часть решения оглашена 17 июня 2019 года.

Решение в полном объеме изготовлено 20 июня 2019 года.

Арбитражный суд Самарской области

в составе

судьи Шаруевой Н.В.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску

Общества с ограниченной ответственностью «Лукойл-Уралнефтепродукт»

к Обществу с ограниченной ответственностью «Урал-НП»

третье лицо: Публичное акционерное общество «Лукойл»

о взыскании 2 422 536 руб. 00 коп. компенсации за незаконное использование товарных знаков и обязании ответчика демонтировать или удалить иным способом товарные знаки и элементы фирменного стиля ПАО «ЛУКОЙЛ»

при участии в заседании

от истца – ФИО2 по доверенности от 15.04.2019;

от ответчика – ФИО3 по доверенности от 06.10.2017;

от третьего лица – не явился, извещен.

Установил:

Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» обратилось в Арбитражный суд Самарской области с иском к ответчику - Обществу с ограниченной ответственностью «УРАЛ-НП» об обязании ответчика демонтировать или удалить иным способом товарные знаки и элементы фирменного стиля ПАО «ЛУКОЙЛ» и взыскании 2 422 536 руб. 00 коп. компенсации за незаконное использование товарных знаков.

Исковые требования ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» со ссылкой на статьи 309, 310, 1229, 1479, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации мотивированы тем, что ответчик ООО «УРАЛ-НП» в период с 11.04.2018 по 06.12.2018 незаконно использовал товарные знаки ПАО «ЛУКОЙЛ» на шести АЗС, предусмотренных договором коммерческой субконцессии № 17 UN-57423K-35 от 05.07.2017.

В судебном заседании представитель истца поддержал исковые требования.

Ответчик - Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛ-НП» ранее представил в материалы дела возражения, в которых просит снизить размер компенсации. Так же пояснил, что ответчик рассчитывал на долгосрочные партнерские отношения с истцом (не менее 5 лет), однако, истец по истечении срока предусмотренного договором коммерческой субконцессии его не продлил.

К участию в деле в качестве третьего лица привлечено Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ».

Изучив материалы дела, всесторонне исследовав и оценив в совокупности доказательства по делу, суд считает, что рассматриваемые требования подлежат удовлетворению в полном объеме по следующим основаниям.

Как усматривается из искового заявления и материалов дела, 05.07.2017 между ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» и ООО «УРАЛ-НП» заключен договор коммерческой субконцессии № 17UN-57423K-35.

На основании данного договора ответчику за вознаграждение предоставлено право использовать комплекс исключительных прав ПАО «ЛУКОЙЛ» на автозаправочных станциях, предусмотренных договором (приложение № 1).

31.03.2018 договор был прекращен вследствие истечения срока его действия.

С даты прекращения договора права вторичного пользователя утрачиваются, если стороны не подписали соглашение о продлении договора и такое соглашение не было зарегистрировано в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности (п.15.2 договора).

Согласно положениям статьи 11 договора коммерческой субконцессии ответчик несет ответственность за нарушение договорных обязательств.

Согласно договору коммерческой субконцессии № 17 UN-57423K-35 от 05.07.2017 ответчик в период действия договора эксплуатировал 6 АЗС, которые расположены по следующим адресам (приложение к договору № 1):

- <...>

- <...>,

- <...>,

- <...>,

- Самарская область, г. Самара, Промышленный р-н, ул.22 Партсъезда, 49, корп.1,

- Самарская область, Волжский р-н, с. Курумоч, Медгородок.

В связи с ненадлежащим исполнением ответчиком договора в течение срока его действия истцом было принято решение не продлять с ООО «Урал-НП» договор коммерческой субконцессии на новый срок, о чем ответчик был письменно извещен уведомлением №АН-9851-У от 28.12.2017.

В силу пункта 15.3. договора ответчик в течение 10 календарных дней с даты прекращения договора обязан:

-прекратить любое использование комплекса исключительных прав,

-демонтировать или иным образом удалить за свой счет все изображения товарных знаков и обозначений со всех объектов, находящихся на территории АЗС;

-прекратить любое использование цветовой гаммы, предусмотренной Фирменным стилем;

-прекратить использование форменной одежды своими работниками, содержащей изображения товарных знаков и цветовую гамму, предусмотренную Фирменным стилем.

В нарушение условий договора ООО «УРАЛ-НП» после его прекращения, в период с 11.04.2018 по 06.12.2018 продолжало использовать комплекс исключительных прав на указанных АЗС.

, в том числе:

1. на АЗС, расположенной по адресу: <...>:

-товарные знаки и обозначения - , ,, ;

- элементы фирменного стиля в виде белой полосы

и красных стрелок ;

2. на АЗС, расположенной по адресу: Самарская область, Безенчукский район, пгт. Безенчук, ул. Октябрьская, 1а:

-товарные знаки и обозначения - , ,, , , ;

- элементы фирменного стиля в виде белой полосы

и красных стрелок ;

3. на АЗС, расположенной по адресу: <...>:

-товарные знаки и обозначения - , ,, ;

- элементы фирменного стиля в виде белой полосы

и красных стрелок ;

4. на АЗС, расположенной по адресу: <...>:

-товарные знаки и обозначения - , ,, , ;

- элементы фирменного стиля в виде белой полосы

и красных стрелок ;

5. на АЗС, расположенной по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. 22 Партсьезда, д. 49/1:

-товарные знаки и обозначения - , ,, , ;

- элементы фирменного стиля в виде белой полосы

и красных стрелок ;

6. на АЗС, расположенной по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Курумоч Медгородок:

-товарные знаки и обозначения - , ,, ;

- элементы фирменного стиля в виде белой полосы

и красных стрелок .

Факт незаконного использования ответчиком товарных знаков и обозначений (элементов) Фирменного стиля ПАО «ЛУКОЙЛ» на перечисленных выше АЗС подтверждается фотоматериалами и актами обследования от 28, 29 августа 2018 года и 5, 6 декабря 2018 года, а так же не отрицается самим ответчиком.

Статьей 1225 ГК РФ предусмотрено, что товарный знак относится к средствам индивидуализации, охраняемым законом.

Согласно статье 1479 ГК РФ на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

В силу ст.ст. 1484, 1229 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом.

Судом установлено, что товарные знаки, которые определяют фирменный стиль автозаправочного комплекса «ЛУКОЙЛ», принадлежат ПАО «ЛУКОЙЛ». Товарные знаки зарегистрированы Федеральной службой по интеллектуальной собственности в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания в соответствии со свидетельствами № 141747 (), № 164551 (ЛУКЙЛ), № 141748 (ЛУКОЙЛ), № 316139 (), № 316136 (), № 414223 ().

Товарные знаки ЛУКЙЛ и ЛУКОЙЛ признаны общеизвестными товарными знаками в Российской Федерации с 01.11.1999 и внесены в Перечень общеизвестных товарных знаков в Российской Федерации за №17 и №18 соответственно.

Товарные знаки №356647 и №357950 определяют Фирменный стиль автозаправочного комплекса.

Истец является вторичным правообладателем указанных товарных знаков на основании договора коммерческой концессии № 200-0239 от 22.03.2000 и дополнительных соглашений к нему от 10.11.2009 и 16.02.2015.

В соответствии с частью 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если ГК РФ не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.

Таким образом, суд приходит к выводу, что истец в связи с оформлением исключительных прав на указанные товарные знаки обладает правом на обращение в суд за защитой исключительных прав на использование товарного знака.

Защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется путем предъявления требований, перечисленных в пункте 1 статьи 1252 ГК РФ, в соответствии с которой защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, требования, в том числе, о пресечении действий, нарушающих право, - к лицу, совершающему такие действия.

В силу пункта 3 статьи 1515 ГК РФ лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок.

В соответствии со статьями 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

Материалами настоящего дела и фотографиями АЗС, приобщенными истцом, подтверждается, что ответчик по истечении срока действия сублицензионного договора продолжал использовать товарные знаки и обозначения принадлежащие ПАО «Лукой» на указанных шести АЗС.

Согласно пункту 15.5. договора в случае невыполнения условий о прекращении использования товарных знаков в течение 10 дней с даты прекращения договора, вторичный пользователь выплачивает вторичному правообладателю компенсацию в двукратном размере суммы вознаграждения за соответствующий период.

Фиксированная базовая ставка для расчета суммарного годового размера вознаграждения:

-для АЗК, расположенных в городах с населением более 500 тысяч человек составляет 357 000 руб., кроме того НДС;

- для АЗК, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения составляет 398 000 руб., кроме того НДС;

-для АЗК, расположенных в местах иных, чем города с населением более 500 тысяч человек и автомобильные дороги общего пользования федерального значения составляет 217 000 руб., кроме того НДС.

С учетом предусмотренного договором десятидневного срока для демонтажа товарных знаков, период незаконного использования ответчиком комплекса исключительных прав составляет 240 дней (с 11.04.2018 по 06.12.2018), размер компенсации - 2 422 536 рублей.

Представленный истцом расчет компенсации произведен исходя из базовых ставок для расчета суммарного годового размера вознаграждения, установленных договором коммерческой субконцессии № 17UN-57423K-35 от 05.07.2017 - 357 000 руб. и 217 000 руб. Величина фиксированных базовых ставок установлена в приложении № 2 к договору, согласно которому фиксированная базовая ставка для расчета суммарного годового размера вознаграждения: для АЗК, расположенных в городах с населением более 500 тысяч человек 357 000 рублей без учета НДС в год; для АЗК, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения 398 000 рублей без учета НДС в год; для АЗК, расположенных в местах иных, чем города с населением более 500 тысяч человек и автомобильные дороги общего пользования федерального значения 217 000 рублей без учета НДС в год.

Ответчиком в процессе рассмотрения дело заявлено ходатайство о снижении заявленного к взысканию размера компенсации в связи с ее чрезмерностью.

В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в п. 2 постановления от 13 декабря 2016 г. N 28-П, положения подп. 1 ст. 1301, подп. 1 ст. 1311 и подп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ признаны не соответствующими Конституции Российской Федерации, ее ст. 17 (ч. 3), 19 (чч. 1 и 2), 34 (ч. 1) и 55 (ч. 3) в той мере, в какой в системной связи с п. 3 ст. 1252 ГК РФ и другими его положениями они не позволяют суду при определении размера компенсации, подлежащей выплате правообладателю в случае нарушения индивидуальным предпринимателем при осуществлении им предпринимательской деятельности одним действием прав на несколько объектов интеллектуальной собственности, определить с учетом фактических обстоятельств конкретного дела общий размер компенсации ниже минимального предела, установленного данными законоположениями, если размер подлежащей выплате компенсации, исчисленной по установленным данными законоположениями правилам с учетом возможности ее снижения, многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков (притом что эти убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком) и если при этом обстоятельства конкретного дела свидетельствуют, в частности, о том, что правонарушение совершено индивидуальным предпринимателем впервые и что использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью его предпринимательской деятельности и не носило грубый характер.

Учитывая системную связь подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ с п. 3 ст. 1252 ГК РФ, аналогичный подход должен применяться как к размеру компенсации, определяемому по усмотрению суда, так и в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Согласно позиции Верховного суда, изложенной в п. 65 Постановления Пленума № 10 от 23.04.2019 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», компенсация является мерой ответственности за факт нарушения, охватываемого единством намерений правонарушителя.

При определении размера компенсации учитываются, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (н-р, известность публике), характер допущенного нарушения, срок незаконного использования товарных знаков, наличие и степень вины нарушителя (н-р, носит ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно) (п. 62 Постановления Пленума № 10 от 23.04.2019).

Товарные знаки ЛУКАИЛ и ЛУКОЙЛ признаны общеизвестными товарными знаками в Российской Федерации с 01.11.1999 и внесены в Перечень общеизвестных товарных знаков в Российской Федерации за № 17 и № 18 соответственно.

ПАО «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» является одной из крупнейших нефтегазовых компаний в мире.

В рамках дела № А55-14135/2018 Арбитражным судом Самарской области были установлены обстоятельства ненадлежащего исполнения ООО «УРАЛ-НП» договорных обязательств, а именно: незаконное использование товарных знаков на АЗС, расположенных в Самарской области (в г. Самара на пр. Карла Маркса и на а/д Саранск-Сурское-Ульяновск-Димитровград-Самара, 51 км+ 150 м), невыполнение условий договора коммерческой субконцессии о приведении внутреннего и внешнего вида АЗС (основных стилеобразующих элементов) в строгое соответствие с требованиями, предъявляемым к оформлению АЗК «ЛУКОЙЛ», нарушение условий договора в части реализации моторного топлива «ЛУКОЙЛ» (не было ни одной заявки от ООО «УРАЛ-НП» на поставку моторного топлива «ЛУКОЙЛ» при наличии постоянной реализации на АЗС топлива, приобретенного у поставщиков третьих лиц без письменного согласования с вторичным правообладателем).

Указанные нарушения явились основанием для отказа в продлении с ответчиком договора коммерческой субконцессии. До настоящего времени указанное решение суда ООО «УРАЛ-НП» не исполнено.

С учетом изложенного, нарушения, допущенные ответчиком, являются неоднократными, грубыми и длящимися, что является основанием для отказа ответчику в снижении размера компенсации.

С общества с ограниченной ответственностью «Урал-НП» согласно ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит взысканию в пользу ответчика государственная пошлина в сумме 41 113 руб. 00 коп.

Руководствуясь ст. ст. 110,167-171, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

Р Е Ш И Л:

Обязать демонтировать или удалить иным способом товарные знаки и элементы фирменного стиля ПАО «Лукойл» со всех объектов и предметов внешнего оформления АЗС товарные знаки и обозначения (элементы) фирменного стиля ПАО «Лукойл»:

1. с АЗС, расположенной по адресу: <...>:

-товарные знаки и обозначения - , ,, ;

- элементы фирменного стиля в виде белой полосы

и красных стрелок ;

2. с АЗС, расположенной по адресу: Самарская область, Безенчукский район, пгт. Безенчук, ул. Октябрьская, 1а:

-товарные знаки и обозначения - , ,, , , ;

- элементы фирменного стиля в виде белой полосы

и красных стрелок ;

3. с АЗС, расположенной по адресу: <...>:

-товарные знаки и обозначения - , ,, ;

- элементы фирменного стиля в виде белой полосы

и красных стрелок ;

4. с АЗС, расположенной по адресу: <...>:

-товарные знаки и обозначения - , ,, , ;

- элементы фирменного стиля в виде белой полосы

и красных стрелок ;

5. с АЗС, расположенной по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. 22 Партсьезда, д. 49/1:

-товарные знаки и обозначения - , ,, , ;

- элементы фирменного стиля в виде белой полосы

и красных стрелок ;

6. с АЗС, расположенной по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Курумоч Медгородок:

-товарные знаки и обозначения - , ,, ;

- элементы фирменного стиля в виде белой полосы

и красных стрелок .

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Урал-НП» в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Лукойл-Уралнефтепродукт» 2 422 536 руб. 00 коп. компенсации, а также 41 113 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд, г.Самара с направлением апелляционной жалобы через Арбитражный суд Самарской области.

Судья

/
Н.В. Шаруева