Решение от 22 февраля 2019 г. по делу № А65-22274/2018

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107

E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru

http://www.tatarstan.arbitr.ru

тел. (843) 533-50-00

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

г. КазаньДело №А65-22274/2018

Дата принятия решения – 22 февраля 2019 года

Дата объявления резолютивной части – 18 февраля 2019 года.

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи Спиридоновой О.П., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Билаловой А.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Общества с ограниченной ответственностью "Электроприбор", г. Краснодар к Обществу с ограниченной ответственностью "Энергопромзащита", г. Казань о пресечении действий, нарушающих исключительные права; взыскании 50000 рублей компенсации,

с участием:

от истца – не явился, извещен,

от ответчика – ФИО2, паспорт, доверенность,

УСТАНОВИЛ:

Истец – ООО "Электроприбор", обратился в Арбитражный суд Республики Татарстан с иском к ООО "Энергопромзащита", которым просит (с учетом принятых уточнений) обязать ответчика пресечь действия, нарушившие исключительное право истца на полезную модель в период действия патента РФ № 81386, для чего запретить ООО «Энергопромзащита» использовать, перевозить, хранить, предлагать к продаже, продавать либо иным образом вводить в оборот переносные заземления ЗПП-15, ПЗРУ-1 производства ООО «Электрозащита», Армения и ввезенные в РФ в период действия патента РФ № 81386, в которых используется техническое решение — полезная модель «Зажим винтовой», защищенная патентом РФ № 81386, исключительные права на которую принадлежали ООО «Электроприбор»; изъять у ООО «Энергопромзащита» и уничтожить за его счет контрафактную продукцию - переносные заземления ЗПП -15, ПЗРУ - 1, ввезенные в РФ в период действия патента РФ № 81386; взыскать с ООО «Энергопромзащита» в пользу ООО «Электроприбор» компенсацию в размере 50000 рублей; взыскать с ООО «Энергопромзащита» в пользу ООО «Электроприбор» судебные расходы в сумме 59000 рублей, в том числе госпошлину за рассмотрение настоящего дела арбитражным судом в размере 14000 рублей, и расходы по патентной экспертизе в размере 45000 рублей.

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 24.10.2018г. производство по делу было приостановлено в связи с назначением судебной экспертизы.

Экспертное учреждение, которому было поручено производство экспертизы – Комитет по интеллектуальной собственности Торгово-промышленной палаты РТ, г. Казань, представило в суд экспертное заключение № 24 от 04.12.2018г., производство по делу возобновлено определением суда от 26.12.2018г.

Истец, извещенный о времени и месте проведения судебного заседания 18.02.2019г., явку своих представителей в суд не обеспечил.

В соответствии с ч.3 ст. 156 АПК РФ судебное заседание проводится в отсутствие представителей истца.

Ответчик направил в суд дополнительные письменные пояснения, в судебном заседании иск не признал, дал пояснения на вопросы суда и по существу заявленных требований.

Заслушав представителя ответчика, исследовав и оценив в соответствии со ст. 71 АПК РФ имеющиеся в материалах дела документы, представленные доказательства и установленные по делу фактические обстоятельства, суд приходит к следующим выводам.

В обоснование заявленных требований истец указывает, что ООО «Электроприбор» является обладателем исключительного права на результат интеллектуальной деятельности - полезную модель «зажим винтовой», что подтверждается патентом на полезную модель № 81386 с приоритетом полезной модели 18.11.2008г. и сроком действия до 18.11.2018г., выданным Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, и зарегистрировано в Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации 10.03.2009г.

В начале 2016г. истцу стало известно, что ответчик предлагает к поставке переносные заземления собственного производства, в состав которых входят винтовые зажимы.

По результатам сравнительного анализа ООО «Электроприбор» пришло к выводу, что винтовые зажимы, используемые в переносных заземлениях ответчика ЗПП - 15, ЗПЛ - 10-3, ПЗРУ - 1, содержат все существенные отличительные признаки полезной модели истца, то есть происходит нарушение исключительных прав патентообладателя.

Письмом (исх. № 5/16 от 17.02.2016г. л.д. 14 т.1, доказательства направления – л.д. 15 т.1) истец обратился к ответчику с претензией о пресечении действий, нарушающих исключительное право на полезную модель, для чего предложил изъять изделия из оборота, прекратить их рекламирование и продажу, предупредил о праве правообладателя потребовать выплаты компенсации за неправомерное использование результатов интеллектуальной деятельности.

Указанную претензию ответчик оставил без удовлетворения.

По сведениям истца, ответчик продолжает выпуск переносных заземлений с контрафактным зажимом, вводит их в оборот, продавая на свободном рынке и участвуя в конкурсах на поставку продукции для предприятий электроэнергетики.

Между ООО «Электроприбор» и ООО «Энергопромзащита» отсутствует соглашение о предоставлении ответчику права использования полезной модели «зажим винтовой» по патенту № 81386. Исключительные права на полезную модель ответчику не передавались.

ООО «Энергропромзащита», являясь представителем в РФ ООО «Электрозащита» (г. Ереван, Армения), предлагал к реализации и осуществлял реализацию его продукции в период действия патента № 81386, в 2016-2018г.г., в том числе спорных заземлений ПЗРУ-1, ЗПП-15, в конструкции которых использована защищенная патентом N 81386 полезная модель "зажим винтовой", в доказательство чего истец ссылается на претензию от 17.02.2016г., распечатки из сети "Интернет", информацию, в том числе размещенную на сайте производителя.

Также в целях фиксации факта нарушения исключительных прав истца, была произведена контрольная закупка у ответчика двух заземлений: ЗПП-15 и ПЗРУ-1, что подтверждается копиями товарной накладной № 1, счета-фактуры ООО «Элар» № 1 от 29.07.2016г., копиями товарной накладной № 80, счета-фактуры ООО «Энергопромзашита» № 80 от 20.07.2016г.

Истец полагает, что использование обществом «Энергопромзащита» спорной полезной модели, запатентованной ООО «Электроприбор», представляет собой нарушение исключительных прав истца на результат интеллектуальной деятельности и дает право ООО «Электроприбор», как правообладателю, исключительные права которого нарушаются действиями ответчика, на обращение в суд с требованиями о защите исключительных прав и взыскании компенсации за нарушение исключительных прав истца.

В рамках настоящего дела судом по ходатайству истца была назначена и проведена судебная экспертиза.

На разрешение экспертов истцом и ответчиком были поставлены следующие вопросы:

- вопрос ООО «Электроприбор»: содержит ли продукция ООО «Энергопромзащита» каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели «Зажим винтовой» по патенту РФ № 81386, либо признак, эквивалентный ему?

- вопрос ООО «Энергопромзащита»: использованы ли в полезной модели по патенту № 81386 признаки изделий (устройств) «винтовой зажим» ВЗЛП-М1», «заземляющий зажим» ЗЗП-М1», «винтовой зажим ВЗРУП - М2», описанные в ТУ РА 01802164.1304-2007, дата введения ТУ 13.06.2007г., разработчик ОАО «Электроприбор», Республика Армения, г. Ереван, ул. Ширака, д. 74?

Экспертное учреждение, которому было поручено производство экспертизы – Комитет по интеллектуальной собственности Торгово-промышленной палаты РТ, г. Казань, представило в суд экспертное заключение № 24 от 04.12.2018г. (л.д. 1-9 т.2).

В распоряжение эксперта были представлены образцы спорной продукции, представленные истцом и ответчиком.

По результатам проведенных исследований, экспертом ФИО3, предупрежденной об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 УК РФ, сделаны следующие выводы:

- по первому вопросу: каждый признак независимого пункта формулы патента на полезную модель № 81386 использован в заземлениях ЗПП-15 и ПЗРУ-1;

- по второму вопросу: каждый признак независимого пункта формулы патента на полезную модель № 81386 использован в зажимах ВЗЛП-М1, ЗЗП-М1 и ВЗРУП-М2 по ТУ РА 01802164.1304-2007 (л.д. 6, 8 т.2).

Экспертное заключение № 24 от 04.12.2018г., представленное Комитетом по интеллектуальной собственности Торгово-промышленной палаты РТ, г. Казань по результатам проведенных исследований, не опорочено, не вызывает сомнений в обоснованности заключения эксперта, а также не содержит противоречий в выводах эксперта.

Согласно ч.2 ст. 1354 ГК РФ охрана интеллектуальных прав на полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой полезной модели.

В соответствии с ч.3 ст. 1358 ГК РФ полезная модель признается использованной в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте формулы содержащейся в патенте формулы полезной модели.

В силу ч.1 ст. 1229 ГК РФ правообладатель вправе использовать результат интеллектуальной деятельности по своему усмотрению; другие лица не могут использовать соответствующий результат интеллектуальной деятельности без согласия правообладателя.

В соответствии с п.2 ч.1 ст. 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия.

В силу п.4 ч.1, ч.5 ст. 1252 ГК РФ правообладатель вправе предъявить требование об изъятии материального носителя, то есть вещи, в которой выражен соответствующий результат интеллектуальной деятельности (или физического воплощения результата интеллектуальной деятельности).

Часть 4 ст. 1252 ГК РФ устанавливает, что в случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражен результат интеллектуальной деятельности, приводят к нарушению исключительного права на такой результат, такие материальные носители считаются контрафактными и по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению без какой-либо компенсации.

Согласно ч.1 ст. 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования:

- о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя;

- о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия;

- о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб, в том числе нарушившему его право на вознаграждение, предусмотренное статьей 1245, пунктом 3 статьи 1263 и статьей 1326 настоящего Кодекса;

- об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю;

- о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

Судом установлено, что вывод эксперта основан на сравнительном анализе признаков независимого пункта формулы патента № 81386 и признаков зажимов ВЗЛП-М1, ЗЗП-М1 и ВЗРУП-М2, указанных в ТУ РА 01802164.1304-2007.

Переносные заземления ЗПП - 15, ЗПЛ - 10 - 3 производятся истцом, ПЗРУ - 1 другими производителями. Более того, ответчик закупал у истца переносные заземления для их дальнейшей реализации. При этом истец не запрещал ответчику продажу приобретенных у него заземлений.

Согласно каталогам продукции, размещаемым истцом в свободном доступе в сети Интернет, указанные выше переносные заземления введены в гражданский оборот самим патентообладателем, т.е. на данные отношения распространяются положения п. 6 ст. 1359 ГК РФ ввоз на территорию Российской Федерации, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец, если этот продукт или это изделие ранее были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации патентообладателем или иным лицом с разрешения патентообладателя либо без его разрешения, но при условии, что такое введение в гражданский оборот было осуществлено правомерно в случаях, установленных настоящим Кодексом.

Как следует из заключения судебной экспертизы датой введения ТУ РА 01802164.1304-2007, введенного взамен ТУ РА 01802164.1304-98, является 13.06.2007г., а датой приоритета патента на полезную модель № 81386, исключительные права на которую принадлежат ООО «Электроприбор», 18.11.2008г.

Следовательно, совокупность существенных признаков независимого пункта формулы полезной модели № 81386 стала известна из уровня техники до даты ее приоритета.

Как следует из представленных в материалы дела документов, ответчик ООО «Энергопромзащита», является дилером ООО «Электрозащита», что подтверждается дилерским договором № 1-16 от 23.03.2016г. (л.д. 50-52 т.2).

Кроме того, как усматривается из письма АООТ «Электроприбор», Республика Армения (исх. № 02-р/005 от 07.02.2019г. л.д. 543 т.2) - АООТ «Электроприбор», начиная с 2007 года, поставляло переносные заземления ЗПП-15, ПЗРУ-1 изготовленные по ТУ РА 01802164.1304-2007 через дилерское представительство в России.

В соответствии с ч.2 ст. 1358 ГК РФ полезная модель признается использованной в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте формулы, содержащейся в патенте формулы полезной модели.

Согласно п.1 ст. 1361 ГК РФ лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования (право преждепользования).

Содержанием права преждепользования (ст. 1361 ГК РФ) является обеспеченная законом возможность лица безвозмездно использовать тождественный запатентованный объект, несмотря на возникшее исключительное право, но только в том объеме, которое им был достигнут на дату приоритета или обусловлен сделанными на этот день приготовлениями.

Ответчиком ранее даты приоритета полезной модели по патенту истца 18.11.2008г. добросовестно использовалась на территории Российской Федерации изделия под общим названием ЗПЛ-ПТР-35-3 «Переносные заземления», в состав которых входит спорная полезная модель.

С учетом изложенного, в иске следует отказать.

В силу ст. 106 АПК РФ к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся денежные суммы, подлежащие выплате, в том числе экспертам.

Экспертным учреждением, которому было поручено производство судебной экспертизы - Комитет по интеллектуальной собственности Торгово-промышленной палаты РТ, г. Казань, выставлен счет на оплату проведенных исследований № 120 от 31.01.2019г. в размере 70000 рублей.

Согласно ст. 109 АПК РФ денежные суммы, причитающиеся экспертам, выплачиваются с депозитного счета суда.

Согласно ч.1 ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

С учетом изложенного, 25000 рублей расходов за производство экспертизы, уплаченные ответчиком, подлежат возмещению истцом; в размере 20000 рублей подлежат возврату ООО "Энергопромзащита" с депозитного счета Арбитражного суда Республики Татарстан.

Госпошлина подлежит отнесению на истца (ст. 110 АПК РФ).

Руководствуясь статьями 110, 167 – 169, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

Р Е Ш И Л :

В иске отказать.

Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Республики Татарстан 70000 рублей за проведение экспертизы в Союз «Торгово-промышленная палата Республики Татарстан», г. Казань по реквизитам, указанным в счете № 120 от 31.01.2019г.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Электроприбор" (ОГРН <***> ИНН <***>), г. Краснодар в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Энергопромзащита" (ОГРН <***> ИНН <***>), г. Казань 25000 рублей расходов за производство экспертизы.

Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью "Энергопромзащита" (ОГРН <***> ИНН <***>), г. Казань с депозитного счета Арбитражного суда Республики Татарстан 20000 рублей излишне перечисленной суммы за производство судебной экспертизы по реквизитам, указанным в заявлении.

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый Арбитражный апелляционный суд в месячный срок.

Председательствующий судьяО.П. Спиридонова