Решение от 11 марта 2024 г. по делу № А45-35024/2023

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ


ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А45-35024/2023
г. Новосибирск
11 марта 2024 года
Резолютивная часть решения объявлена 26 февраля 2024 года.

Решение изготовлено в полном объеме 11 марта 2024 года.


Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Надежкиной О.Б., при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев дело по исковому заявлению по исковому заявлению индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН <***>), г. Киров

к индивидуальному предпринимателю ФИО3 (ИНН <***>), г. Новосибирск

о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак № 697311 в размере 1 000 000 рублей, об обязании прекратить его использование,

при участии представителей:

истца (онлайн) - ФИО4, доверенность от 14.08.2023, паспорт, диплом;

ответчика - ФИО5, ордер № 1103 от 12.12.2023, удостоверение № 54/1780 от 23.11.2018,

установил:

индивидуальный предприниматель ФИО2 (далее по тексту – истец, ИП ФИО2) обратился в арбитражный суд с иском к индивидуальному предпринимателю ФИО3 (далее по тексту – ответчик, ИП ФИО3) о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак № 697311 в размере 1 000 000 рублей, об обязании прекратить его использование.

Истец в судебном заседании заявил ходатайство об отказе от исковых требований в части обязания ответчика прекратить использование товарного знака путем предложения к продаже, продаже и рекламе контрафактных товаров на маркетплейсе «WILDBERRIES» в течение 5 (пяти) календарных дней с даты вступления в законную силу решения суда.

В соответствии с частью 2 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) истец вправе до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу в арбитражном суде первой инстанции, отказаться от иска полностью или частично.

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 150 АПК РФ производство по делу подлежит прекращению в случае отказа истца от иска.

Арбитражный суд установив, что отказ от иска в части требования об обязании ответчика прекратить использование товарного знака путем предложения к продаже, продаже и рекламе контрафактных товаров на маркетплейсе «WILDBERRIES» в течение 5 (пяти) календарных дней с даты вступления в законную силу решения суда, не противоречит закону и иным нормативным правовым актам, не нарушает права и законные интересы других лиц, принимает отказ от иска и прекращает производство по иску в указанной части.

В соответствии с частью 3 статьи 151 АПК РФ в случае прекращения производства по делу повторное обращение в арбитражный суд по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.

Ответчик в судебном заседании поддержал доводы письменного отзыва на исковое заявление.

Исследовав материалы дела, суд находит требования истца обоснованными и подлежащими удовлетворению в части, при этом исходит из следующего.

В соответствии со статьей 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Как следует из материалов дела, истец - предприниматель ФИО2, является правообладателем исключительного права на товарный знак по свидетельству № 697311 Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

Товарный знак зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 11.02.2019г. (с датой приоритета 04.06.2018г.) и сроком действия до 04.06.2028г., в отношении товаров и/или услуг 25 и 35 классов МКТУ, а именно:

25 - белье нижнее; боди [женское белье]; бюстгальтеры; изделия трикотажные; одежда; пижамы; трусы; халаты; чулки.

35 - демонстрация товаров; услуги розничной продажи нижнего белья, одежды с использованием Интернет-сайтов.

Исключительное право истца на спорный товарный знак ответчиком не оспаривается.

Истец указывает, что в результате поиска в сети «Интернет», Правообладателем выявлен факт размещения Ответчиком рекламы комплекта нижнего белья с надписью «Love secret», а также предложения к продаже и продажи однородных товаров с незаконным использованием обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком Правообладателя на маркетплейсе «WILDBERRIES», а именно:

• https://www.wildberries.ru/catalog/152542675/detail.aspx

Спорное обозначение используется ответчиком при вводе товаров в гражданский оборот/ оказании услуг, а именно: их рекламе, предложении к продаже, продаже. Все вышеуказанные действия являются самостоятельными нарушениями прав Истца на товарный знак.

Фиксация нарушений произведена истцом при помощи скриншотов, которые являются допустимыми доказательствами в настоящем споре в соответствии с абз. 2 п. 55 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой ГК РФ».

Более того, для дополнительного подтверждения факта нарушения, представителем Правообладателя была осуществлена контрольная закупка контрафактного товара, содержащего обозначение «LOVE SECRET».

Таким образом, использование ответчиком обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, при предложении к продаже/продаже и рекламе товаров/оказании услуг без согласия правообладателя, является незаконным и нарушает исключительные права ИП ФИО2

09.10.2023 в адрес Ответчика была направлена претензия с требованием в пятидневный срок прекратить дальнейшее незаконное использование товарного знака Истца, выплатить компенсацию за его незаконное использование. Факт направления претензии подтверждается квитанцией об отправке почтовых отправлений.

Досудебная претензия была оставлена ответчиком без удовлетворения, что послужило основанием для обращения истца в суд настоящим иском.

Ответчик факт предложения к продаже и реализации товаров с использованием словесного обозначения «IS LOVE SECRET» на маркетплейсе «WILDBERRIES» не оспорил, указал, что карточка товара удалена, и продажа не производится.

В соответствии с п.1 ст. 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст. 1233 ГК РФ), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации.

Согласно п.1 ст. 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак).

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В силу п.2 ст. 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (п.3 ст. 1484 ГК РФ).

На основании п.1 ст. 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешений обозначение, являются контрафактными.

Указанная норма применяется в нормативном единстве с п.4 ст. 1252 ГК РФ, в соответствии с которым в случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражены результаты интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство, такие материальные носители считаются контрафактными.

Использование в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака может осуществляться только с разрешения правообладателя или уполномоченного им лица.

Предложение к продаже, продажа, хранение и иное введение в хозяйственный оборот товаров с товарным знаком или сходным с ним до степени смешения обозначением, используемых без разрешения его владельца, является нарушением права на товарный знак.

Аналогичным образом защищаются права правообладателя на изображения-рисунки.

По смыслу п.41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482, обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Таким образом, при сопоставлении обозначения и товарного знака основное правило заключается в том, что вывод делается на основе восприятия не отдельных элементов, а общего впечатления от товарного знака и противопоставляемого обозначения.

Пунктом 43 Правил установлено, что сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и так далее); сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В силу вышеприведенных правовых норм нарушением исключительного права на товарный знак является использование без разрешения правообладателя тождественного либо сходного обозначения в отношении идентичных либо однородных услуг, указанных в регистрации товарного знака.

Исходя из приведенных норм права, а также положений ч.1 ст. 65 АПК РФ, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования сходного с товарным знаком обозначения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Предприниматель ФИО2 является правообладателем исключительного права на товарный знак LOVE SECRET по свидетельству № 697311 Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, что подтверждается материалами дела.

ИП ФИО6 незаконно использовала спорное обозначение «IS LOVE SECRET», сходное до степени смешения с товарным знаком № 697311 правообладателя истца и осуществляла деятельность, направленную на рекламу и продажу товаров нижнего белья на маркетплейсе «WILDBERRIES».

В материалы дела также представлены доказательства использования ответчиком спорного обозначения «IS LOVE SECRET», сходного до степени смешения с товарным знаком № 697311 правообладателя истца, путем размещения соответствующей информации в сети Интернет по адресу:

• https://www.wildberries.ru/catalog/152542675/detail.aspx

В подтверждение факта использования ответчиком спорного товарного знака, истцом осуществлена покупка товара, представлен кассовый чек на покупку женских трусов на сумму 361 руб., товар.

Сравниваемые обозначения на товарах (нижнее бельё), предлагаемых ответчиком к реализации через маркетплейсе «WILDBERRIES» и товарный знак истца, содержат визуальное и графическое сходство, сходство внешней формы, одинаковое смысловое значение, словесное обозначение совпадает с зарегистрированным товарным знаком истца.

С учетом изложенного, а также исходя из положений, закрепленных в п.13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности», согласно которым вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Аналогичный правовой подход закреплен в п.75 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - постановление Пленума № 10), согласно которому вопрос об оценке сходства до степени смешения товарного знака, исключительное право на который принадлежит правообладателю, и обозначения, выраженного на материальном носителе, не может быть поставлен перед экспертом, так как такая оценка дается судом с точки зрения обычного потребителя соответствующего товара, не обладающего специальными знаниями адресата товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, с учетом разъяснений, изложенных в п.162 постановления.

Согласно п.162 Постановления № 10 установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению.

При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения.

Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

Суд, основываясь на осуществленном им сравнении обозначений и изображений на товаре, и товарным знаком истца, изображением товарного знака истца, приходит к выводу о том, что спорное обозначение ответчика является сходным до степени смешения с товарным знаком истца в глазах потребителя ввиду наличия достаточного количества, совпадающих признаков.

Сравнение перечней товаров с целью определения их однородности показало, что товары (нижнее белье), для которых зарегистрирован товарный знак истца и товары, которые предлагаются к продаже ответчиком, однородны, поскольку относятся к одному роду и виду, имеют одно функциональное назначение, один круг потребителей, в связи с чем, указанные товары могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Представленные в материалы дела доказательства, в своей совокупности и взаимосвязи, полностью подтверждают факт предложения ответчиком к продаже товаров, относящегося к классам, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца.

В соответствии со статьями 426, 492 и 494 ГК РФ выставление на продажу спорной продукции свидетельствует о наличии со стороны ответчика публичной оферты.

Из разъяснений, изложенных в п.2 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122, а также положений статьи 494 ГК РФ следует, что использованием исключительных прав является предложение к продаже (продажа) товара, совершенное лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу.

Из представленных истцом в дело доказательств, в том числе скриншотов аккаунта следует, что спорные товары предлагались к продаже именно ответчиком.

О фальсификации представленных доказательств ответчик в порядке ст. 161 АПК РФ не заявлял.

Кроме того, ответчик факт предложения товаров к продаже, равно как и факт реализации товаров с использованием спорного обозначения не оспорил. Просил снизить размер компенсации до 98 629 рублей 20 копеек, представил контррасчет компенсации

С учетом изложенного, изучив материалы дела, выслушав представителей сторон, суд приходит к выводу, что совокупностью представленных доказательств подтверждено, что ответчиком предлагался к продаже и реализовывался товар с использованием обозначения «LOVE SECRET», сходного до степени смешения с товарным знаком № 697311, права на который принадлежат истцу.

Доказательства, подтверждающие наличие у ответчика предусмотренных законом оснований для использования спорного обозначения в материалах дела отсутствуют.

Согласно п.4 ст. 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В данном случае истцом заявлено требование о взыскании суммы компенсации на основании подпункта 2 п.4 ст. 1515 ГК РФ, а именно - в однократном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

При этом как следует из разъяснений, изложенных в п.59 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации.

Как разъяснено в п.61 Постановления № 10, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца или товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.

Суд не может по своему усмотрению изменять выбранный истцом вид компенсации. При этом в предмет доказывания по делам о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности входит установление цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

После установления судом на основании имеющихся в материалах дела доказательств и доводов лиц, участвующих в деле, цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, указанная сумма в двукратном размере составляет размер компенсации за соответствующее нарушение, определяемый по правилам подпункта 2 п.4 ст. 1515 ГК РФ.

Суд отмечает, что определенный таким образом размер является по смыслу п.3 ст. 1252 ГК РФ единственным (одновременно и минимальным, и максимальным) размером компенсации, предусмотренным законом по правилам указанной нормы.

Ответчик в данной ситуации вправе оспаривать стоимость права использования, на которой основан расчет компенсации, представляя соответствующие доказательства в порядке ст. 65 АПК РФ.

Применительно к обстоятельствам данного дела расчет суммы компенсации, представленный истцом, должен был быть проверен судом на основании данных о стоимости права использования товарного знака, сложившейся при сравнимых обстоятельствах в период, соотносимый с моментом правонарушения.

Как следует из искового заявления, истец заявил о взыскании компенсации на основании подп.2 п.4 ст. 1515 ГК РФ, а именно - в однократном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака в размере 500 000 рублей.

В материалы дела истцом представлен договор коммерческой концессии от 08.02.2022г. № 1/2022 между ИП ФИО2 и ФИО7 в отношении товарного знака № 697311.

Информация о франшизе носит открытый характер, размещена в сети Интернет на официальном сайте истца https://lovesecret.shop/about_us/franchising.

Пунктом 3.2. данного договора стороны согласовали, что вознаграждение правообладателя состоит из паушального взноса и роялти, а в силу пункта 3.3.1. данного договора, паушальный взнос за право использования товарного знака правообладателя составляет 500 000 рублей.

Доказательства оплаты пользователем паушального взноса в размере 500 000 рублей представлены в материалы дела.

Ответчик заявил о снижении размера компенсации, полагает, что размер компенсации, заявленный истцом, является чрезмерным, противоречит принципам разумности и справедливости и несоразмерен обстоятельствам и последствиям допущенного нарушения.

Применительно к обстоятельствам данного дела расчет суммы компенсации, представленный истцом, должен был быть проверен судом на основании данных о стоимости права использования товарного знака, сложившейся при сравнимых обстоятельствах в период, соотносимый с моментом правонарушения.

При расчете исковых требований истец исходил из вознаграждения за использование товарного знака в размере 500 000 руб., предусмотренного договором коммерческой концессии от 08.02.2022г., заключенным между истцом и ИП ФИО7 сроком на 5 лет.

Материалами дела подтверждается, что ответчик осуществлял реализацию товаров с использованием обозначения «LOVE SECRET», сходного до степени смешения с товарным знаком № 697311, в маркетплейсе «WILDBERRIES».

С учетом изложенных обстоятельств, суд пришел к выводу, что цена, которая при сравниваемых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака истца тем способом, которым его использовал ответчик, составляет 273 рубля 97 копеек в день исходя из следующего:

500 000 руб. - стоимость использования товарного знака за 5 лет; 100 000 руб. в год; 273 рубля 97 копеек в день.

273 руб. 97 коп. х 180 день (3 мес.) = 49 314 руб.60 коп. х 2 (двукратную стоимость права) = 98 629 рублей 20 копеек.

Таким образом, с учетом нарушения ответчиком исключительных прав истца в отношении 1 товарного знака компенсации подлежит сумма в размере 98 629 рублей 20 копеек.

Аналогичная позиция изложена в Постановлении СИП по делу № А65-2379/2022 от 08.12.2022.

В остальной части требования о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав истца следует отказать.

Госпошлина подлежит распределению по правилам ст. 110 АПК РФ с учетом устранение ответчиком неимущественного требования после обращения истца с иском.

Руководствуясь статьями 110, 150, 167-176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

решил:

Принять отказ индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН <***>), г. Киров, от искового требования в части обязания индивидуального предпринимателя ФИО3 (ИНН <***>), г. Новосибирск, прекратить использование товарного знака № 697311 путем предложения к продаже, продаже и рекламе контрафактных товаров на маркетплейсе «WILDBERRIES» в течение 5 (пяти) календарных дней с даты вступления в законную силу решения суда.

Прекратить производство по исковому требованию в указанной части.

Иск удовлетворить частично.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО3 (ИНН <***>), г. Новосибирск, в пользу индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН <***>), г. Киров, компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак № 697311 в размере 98 629 рублей 20 копеек, а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 2 268 рублей.

В удовлетворении иска в остальной части отказать.

Вернуть индивидуальному предпринимателю ФИО2 (ИНН <***>), г. Киров, из средств федерального бюджета излишне уплаченную государственную пошлину в размере 6 000 рублей.

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия.

Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев с момента вступления решения в законную силу при условии, если решение было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Новосибирской области.


Судья О.Б. Надежкина