Решение от 24 января 2024 г. по делу № А70-18242/2023

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Ленина д.74, г.Тюмень, 625052,тел (3452) 25-81-13, ф.(3452) 45-02-07, http://tumen.arbitr.ru, E-mail: info@tumen.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


РЕШЕНИЕ

Дело №

А70-18242/2023
г. Тюмень
24 января 2024 года
Резолютивная часть решения объявлена 18 января 2024 года

Решение в полном объеме изготовлено 24 января 2024 года

Арбитражный суд Тюменской области в составе судьи Власовой В.Ф., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению индивидуального предпринимателя ФИО2 (ОГРНИП: <***>, ИНН: <***>, Дата присвоения ОГРНИП: 04.05.2011) к индивидуальному предпринимателю ФИО3 (ОГРНИП: <***>, ИНН: <***>, Дата присвоения ОГРНИП: 19.01.2018) о запрете использования обозначения,

при участии в заседании:

посредством системы веб-конференции информационной системы «Картотека арбитражных дел» (онлайн-заседания) в судебном заседании участвует представитель истца: (до перерыва) ФИО2 (личность определена на основании паспорта), после перерыва не явился, извещен.

от ответчика: (до/после перерыва) не явились, извещены

установил:

заявлен иск индивидуального предпринимателя ФИО2 (далее – ИП ФИО2, истец), уточненный в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), к индивидуальному предпринимателю ФИО3 (далее – ИП ФИО3, ответчик) о взыскании денежных средств в размере 600 000 руб. за неправомерное использование обозначения сходного до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации №299509, 647502.

Судом одобрено ходатайство об участии представителя истца в судебном заседании в режиме вэб-конференции.

Истец в судебном заседании поддержал заявленные требования.

Ответчик отзыв на исковое заявление не представил.

Ответчик, извещенный о времени и месте проведения судебного заседания в порядке статьи 123 АПК РФ, явку своих представителей в судебное заседание не обеспечил. В соответствии со статьями 123, 156 АПК РФ суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившихся представителей ответчика.

В соответствии со статьей 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Согласно статье 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Из материалов дела следует, что ИП ФИО2 является обладателем исключительных прав на товарный знак № 647502. Товарный знак № 647502 представляет собой словесное обозначение «ПЛАНЕТА». Дата приоритета товарного знака - 14.05.2015; дата регистрации - 13.03.2018; дата истечения срока действия исключительного права - 14.05.2025. Указанный товарный знак зарегистрирован в отношении, в том числе 35 класса МКТУ, включающего «розничная продажа непродовольственных товаров, розничная продажа продовольственных товаров, неспециализированная розничная продажа, оптовая продажа непродовольственных товаров, оптовая продажа продовольственных товаров, неспециализированная оптовая продажа; продвижение товаров (для третьих лиц); снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами); организация выставок в коммерческих целях; организация торговых ярмарок в коммерческих целях; продажа аукционная; сбыт товаров через посредников; коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной продажей; услуги по сбору и группированию (за исключением транспортировки) в торговых залах товаров для удобства приобретения и изучения потребителям; услуги оптовой и розничной продажи; услуги магазинов; оптовая и розничная продажа; дистанционная продажа товаров потребителям».

Кроме того, ИП ФИО2 является обладателем исключительных прав на товарный знак № 299509. Товарный знак № 299509 представляет собой комбинированное обозначение. Дата регистрации - 14.12.2005; дата истечения срока действия исключительного права - 05.03.2014. Указанный товарный знак зарегистрирован в отношении 35 класса МКТУ, включающего «снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами), продвижение оборудования: автосервисного, автомоечного, строительного, сантехнического, сварочного, насосного, отопительного, энергетического, электротехнического, компрессорного, дерево-, металлообрабатывающего; садовой техники; автоматических ворот и шлагбаумов; спецодежды; средств индивидуальной защиты; электродвигателей, электростанций; запорной арматуры; промышленной мебели; инструмента: электрического, пневмонического, слесарного; запасных частей автомобилей; автомобилей; автошин (для третьих лиц); коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной торговлей; консультации по подбору оборудования; прокат оборудования и инструмента, продвижение товаров через всемирную компьютерную сеть, магазины; услуги оптовой и розничной торговли, торговозакупочная деятельность.».

Внесение записей об указанных товарных знаках в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации подтверждается соответствующими свидетельствами на товарные знаки (знаки обслуживания).

Как указал истец в исковом заявлении, ответчик использует обозначение «ПЛАНЕТА» для индивидуализации услуг магазина, находящегося по адресу: <...>. Используемое ответчиком обозначение «МЕГА ПЛАНЕТА» имеет высокую степень сходства с товарными знаками истца, а осуществляемая ответчиком деятельность по реализации товаров с использованием спорного обозначения практически идентична услугам, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству № 299509, а также услугам, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству № 647502.

В подтверждение указанных обстоятельств истцом в материалы дела представлены: фотография магазина, с вывеской «МЕГА ПЛАНЕТА»; видеозапись закупки товара в магазине ответчика, выполненная 29.07.2021 представителем истца, из которой усматривается, что по адресу: <...>, находится магазин с вывеской «МЕГА ПЛАНЕТА», в спорном магазине осуществляется продажа не только одежды и обуви, но и иных товаров.

Истцом в материалы дела в качестве доказательств использования им самим вышеуказанных товарных знаков представлены сведения и соответствующие доказательства заключения лицензионных договоров, по которым право использования товарных знаков № 299509 и № 647502 он предоставляет третьим лицам, в частности: для индивидуализации услуг магазина «ПЛАНЕТА», находящегося по адресу: д. Николаевка Уфимского района Республики Башкортостан, заключен договор с индивидуальным предпринимателем ФИО4; для индивидуализации услуг торгового центра «ПЛАНЕТА», находящегося по адресу: <...>, заключен договор с индивидуальным предпринимателем ФИО5; для индивидуализации услуг магазина «ПЛАНЕТА», находящегося по адресу: <...>, заключен договор с индивидуальным предпринимателем ФИО6

Истцом в материалы дела также представлены: копия лицензионного договора (в редакции дополнительного соглашения от 01.06.2018), заключенного 05.04.2018 между ИП ФИО2 (далее - правообладатель) и ИП ФИО4 (далее - лицензиат) (в соответствии с пунктами 1, 2, 4, 8 договора) правообладатель предоставляет лицензиату на срок действия товарных знаков с учетом возможности их продления, право использования товарного знака «ПЛАНЕТА» по свидетельству № 299509, а также по свидетельству № 647502, а лицензиат обязуется выплачивать лицензионные платежи в сумме 5000 руб. в год. При подписании договора лицензиат выплачивает правообладателю 15000 руб. за первые три года. В пункте 3 договора предусмотрено, что лицензиат вправе использовать товарный знак № 299509 для всех услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, в том числе при продаже товаров, на документации, а также в объявлениях, на вывесках, рекламе, в сети интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации; в отношении всех услуг 35 класса МКТУ, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак № 647502, копия лицензионного договора, заключенного 01.01.2020 между ИП ФИО2 (далее - правообладатель) и ИП ФИО5 (далее - лицензиат), в соответствии с которым правообладатель предоставляет лицензиату на срок действия товарных знаков с учетом возможности их продления, право использования товарного знака «ПЛАНЕТА» по свидетельству № 299509, а также по свидетельствам № 647502 и № 574404, а лицензиат обязуется выплачивать лицензионные платежи в сумме 58720 руб. в год. В пункте 3 договора предусмотрено, что лицензиат вправе использовать товарные знаки в отношении всех услуг, для индивидуализации которых зарегистрированы товарные знаки; копия лицензионного договора, заключенного 02.02.2022 между ИП ФИО2 и ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп» (далее - правообладатели) и ИП ФИО6 (далее - лицензиат), в соответствии с которым правообладатели предоставляет лицензиату на срок действия товарных знаков с учетом возможности их продления, право использования товарного знака «ПЛАНЕТА» по свидетельству № 299509, а также по свидетельствам № 647502 и № 700876, а лицензиат обязуется выплачивать лицензионные платежи в следующих размерах: за первый год - 40000 руб., из которых 25000 руб. - ФИО2; далее - 20000 руб. в год, из них 15000 руб. - ФИО2. В пункте 3 договора предусмотрено, что лицензиат вправе использовать товарные знаки в отношении всех услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки; копия лицензионного договора, заключенного 03.05.2018 года между ИП ФИО2 (правообладатель) и обществом с ограниченной ответственностью «Планета» (лицензиат). Согласно пункту 1 договора правообладатель предоставляет лицензиату неисключительное право на использование следующих товарных знаков: № 299509, № 647502, № 574404. В соответствии с пунктом 2 договора неисключительная лицензия предоставляется для индивидуализации торгового центра «ПЛАНЕТА», расположенного по адресу <...>, любым не противоречащим закону способом, в том числе при сдаче помещений Торгового центра в аренду, продвижении товаров и услуг, предлагаемых как самим Лицензиатом, так и арендаторами Торгового центра, в том числе на документации, в объявлениях, на вывесках, рекламе, в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации. За использование товарных знаков лицензиат обязуется выплачивать лицензионные платежи 62000 руб. в год. Договор заключен сроком на 3 года, а именно: с 01.05.2018 по 30.04.2021.

ИП ФИО2 03.02.2023 направил в адрес ответчика претензию, в которой указал на установление факта незаконного использования ответчиком товарных знаков, принадлежащих истцу без заключения лицензионного договора.

Ссылаясь на то, что, при осуществлении хозяйственной деятельности ответчик допустил нарушение принадлежащих истцу исключительных прав на товарные знаки, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Рассмотрев представленные по делу материалы и исследовав их, заслушав пояснения истца, арбитражный суд находит иск подлежащим частичному удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются, в том числе, произведения науки, литературы и искусства, товарные знаки и знаки обслуживания.

Согласно статье 1226 ГК РФ на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие).

В соответствии со статьей 1477 ГК РФ, на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Как следует из положений статьи 1482 ГК РФ, в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании.

Согласно статье 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

При этом исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 названной статьи).

Запрет на использование в гражданском обороте обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, действует во всех случаях, за исключением предоставления правообладателем соответствующего разрешения любым способом, не запрещенным законом и не противоречащим существу исключительного права на товарный знак.

Согласно части 3 статьи 1250 ГК РФ, предусмотренные меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав подлежат применению при наличии вины нарушителя, если иное не установлено этим Кодексом. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим интеллектуальные права.

Если иное не установлено ГК РФ, предусмотренные подпунктом 3 пункта 1 и пунктом 3 статьи 1252 данного Кодекса меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав, допущенное нарушителем при осуществлении им предпринимательской деятельности, подлежат применению независимо от вины нарушителя, если такое лицо не докажет, что нарушение интеллектуальных прав произошло вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

Исходя из положений части 1 статьи 65 АПК РФ, а также разъяснений, изложенных в пунктах 57, 154, 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление № 10), в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров (услуг), для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров (услуг), одним из способов, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ. В свою очередь ответчик обязан доказать выполнение им требований закона при использовании наименования места происхождения товара либо сходного с ними до степени смешения обозначения.

Исключительные права ИП ФИО2 на товарные знаки № 299509 и № 647502 подтверждены свидетельствами на товарные знаки (знак обслуживания).

При этом, товарные знаки № 299509 и № 647502 зарегистрированы в отношении 35 класса МКТУ (продажа и реализация товаров).

Факт принадлежности ИП ФИО2 исключительного права на вышеуказанные товарные знаки ответчиком не оспорен.

Доказательств наличия у ответчика права на использование товарных знаков № 299509 и № 647502 не представлено.

При этом, представленными в материалы дела видеозаписью подтверждается наличие на фасаде здания (магазина), расположенного по адресу: <...>, в котором ответчик осуществляет предпринимательскую деятельность, вывески, содержащей словесное обозначение «МЕГА ПЛАНЕТА».

Кроме того, истцом в материалы дела представлена копия чека безналичной оплаты товара, приобретенного в магазине по адресу: <...>.

При таких обстоятельствах, факт использования ответчиком спорного обозначения в качестве вывески на фасаде здания, в котором находится торговая точка ответчика, суд полагает доказанным.

В абзаце пятом пункта 162 Постановления № 10 указано, что установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

Таким образом, установление сходства сравниваемых обозначений относится к вопросам факта и подлежит установлению судами, рассматривающими дело по существу.

Вместе с тем, независимо от того, что вопрос сходства сравниваемых обозначений является вопросом факта, суд кассационной инстанции вправе проверять соблюдение судами требований Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о всестороннем, полном и объективном исследовании доказательств по делу, методологических подходов к оценке сходства до степени смешения сравниваемых обозначений.

Аналогичная правовая позиция выражена в определении Верховного Суда Российской Федерации от 22.09.2017 по делу № А60-6484/2016.

При оценке тождественности или сходства до степени смешения между противопоставляемыми обозначениями и товарными знаками следует руководствоваться не только положениями статей 1229, 1252, 1477, 1484 ГК РФ, но и нормами, регулирующими вопросы сравнения обозначений, предусмотренными Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (далее - Правила № 482), а также разъяснениями высшей судебной инстанции, содержащимися в Постановлении № 10.

Так, в соответствии с пунктом 41 Правил № 482 обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В силу пункта 42 названных Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам. 1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение; 2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; 3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в этом пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 43 Правил № 482 изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов. Признаки, указанные в этом пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Пунктом 44 Правил № 482 установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 данных Правил № 482, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В пункте 162 Постановления № 10 и пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 23.09.2015 (далее - Обзор от 23.09.2015), разъяснено, что при выявлении сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с товарным знаком истца учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг. При определении сходства комбинированных обозначений исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается. Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется, следовательно, экспертиза по таким вопросам не проводится. Для установления факта нарушения достаточно уже самой опасности, а не реального смешения обозначения и товарного знака обычным потребителем соответствующих товаров.

Обозначение считается сходным до степени смешения с конкретным товарным знаком, если обычные потребители соответствующего товара ассоциируют обозначение с товарным знаком в целом, несмотря на отдельные отличия.

Вероятность смешения имеет место, если обозначение может восприниматься в качестве конкретного товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак. Вероятность смешения зависит от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров.

Такая вероятность может иметь место и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров, а также при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) обозначения и товарного знака.

При этом вероятность смешения зависит не только от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров, но и от иных факторов, в том числе от того, используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров, длительности и объема использования товарного знака правообладателем, степени известности, узнаваемости товарного знака, степени внимательности потребителей (зависящей в том числе от категории товаров и их цены), наличия у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При этом при выявлении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Обстоятельства, связанные с определением сходства товарных знаков, в защиту исключительных прав на которые обращается истец, и обозначения, используемого ответчиком, имеют существенное значение для установления факта нарушения исключительных прав на товарные знаки, при этом суд должен учитывать представленные сторонами доказательства.

С учетом приведенных правовых норм и подходов правоприменительной практики в первую очередь подлежит разрешению вопрос о наличии или отсутствии сходства сравниваемых обозначений. Для его установления производится анализ обозначений на основании вышеприведенных критериев, после чего с учетом приведенного анализа осуществляется сравнение обозначений в целом. В случае установления отсутствия сходства дальнейший анализ не производится.

При этом вхождение одного обозначения (например, словесного элемента, являющегося единственным элементом в защищаемом товарном знаке истца) в другое исключает вывод о несходстве таких обозначений.

В случае установления сходства осуществляется анализ возможности смешения сравниваемых обозначений. При анализе возможности смешения учитывается не только степень сходства сравниваемых обозначений, однородность товаров и услуг, но и различительная способность защищаемых товарных знаков.

Принадлежащий истцу товарный знак (знак обслуживания) по свидетельству Российской Федерации № 299509 представляет собой комбинированное обозначение, которое включает в себя графическое изображение - дуга, нанесенная на словесный элемент - ПЛАНЕТА. В товарном знаке истца словесный элемент «ПЛАНЕТА» занимает центральное (доминирующее) положение в обозначении истца, восприятие обозначения как товарного знака в целом усиливается графическим элементом - линией, пересекающей слово «ПЛАНЕТА».

В используемом ответчиком для индивидуализации магазина обозначении со словесными элементами «МЕГА ПЛАНЕТА» использован словесный элемент «ПЛАНЕТА», который является доминирующим.

При сопоставлении спорного обозначения ответчика с товарными знаками истца с точки зрения их графического и визуального сходства судом учтены правовые позиции, изложенные в Постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 № 2979/06, от 17.04.2012 № 16577/11, в пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, согласно которым вывод о сходстве до степени смешения обозначений делается на основе восприятия не отдельных элементов, а общего впечатления, которое производят это обозначение и товарный знак в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

Аналогичная правовая позиция выражена в определении Верховного Суда Российской Федерации от 02.02.2017 № 309-ЭС16-15153.

Оценивая наличие сходства между товарными знаками истца и обозначением ответчика, суд отмечает следующее.

При оценке тождественности или сходства до степени смешения между сравниваемыми обозначением и товарным знаком суд руководствуется не только положениями статей 1229, 1252, 1477, 1484 ГК РФ, но и нормами, регулирующими вопросы сравнения обозначений, предусмотренными Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, методологическими подходами правоприменительной практики, изложенными в Руководстве по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденного приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 24.07.2018 № 128.

При анализе возможности смешения учитывается не только степень сходства сравниваемых обозначений, однородность товаров и услуг, но и различительная способность защищаемого товарного знака.

Как следует из материалов дела, принадлежащие истцу товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации №№ 299509, 647502 использованы ответчиком не на товарах (подпункт 1 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ), которые фактически предлагаются к продаже ответчиком третьим лицам, а на вывеске здания (подпункт 4 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ), то есть в отношении услуг 35-го класса МКТУ «закупка и обеспечение предпринимателей товарами», для которых указанные товарные знаки зарегистрированы (право использования).

Используемое ответчиком в сочетании с другими элементами обозначение «МЕГА ПЛАНЕТА» является сходным до степени смешения с товарными знаками по фонетическому и семантическому признакам сходства и имеет некоторые различия по визуальному признаку сходства.

В подпункте 2 пункта 42 Правил № 482 сказано, что графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

В используемом ответчиком обозначении и в знаке обслуживания по свидетельству № 299509 словесный элемент «ПЛАНЕТА» выполнен печатными буквами русского алфавита с применением эффекта смазанности.

Поскольку обозначение «МЕГА ПЛАНЕТА» ассоциируется с другим обозначением (товарными знаками) «ПЛАНЕТА» в целом, несмотря на их отдельные отличия, оно считается сходным до степени смешения с ним.

Таким образом, суд приходит к выводу, что обозначение «МЕГА ПЛАНЕТА» и спорные товарные знаки являются сходными до степени смешения за счет фонетического и семантического признаков сходства.

Данный вывод соответствует правовой позиции, изложенной Судом по интеллектуальным правам в постановлении от 23.03.2023 № С01-2587/2022 по делу № А55-32634/2021.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных названным Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Согласно пункту 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Подпункт 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ позволяет правообладателю взыскивать не только компенсацию в двукратном размере стоимости товаров, на которых размещен товарный знак, но и, в аналогичных случаях, позволяет правообладателю взыскивать компенсацию в двукратном размере стоимости оказанных услуг или выполнения работы, если при оказании таких услуг или выполнении таких работ незаконно использовался товарный знак (знак обслуживания).

Обращаясь с иском по настоящему делу, истец избрал вид компенсации, взыскиваемой на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ в отношении нарушения исключительного права на товарные знаки.

Истец указывает, что заявляя требование о взыскании компенсации в сумме 600 000 руб., истец исходит из того, что за последние три года до 16.08.2023 включительно в магазине, находящемся по адресу: <...>, общий размер торговой наценки на реализованный товар составил 10 000 000 руб., прибыль от деятельности указанного магазина составила 5 000 000 руб., с учетом изложенного, размер компенсации на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ с учетом пункта 2 статьи 1477 ГК РФ составит 20 000 000 руб. (10 000 000 руб.*2), однако истец просит взыскать с ответчика компенсацию в сумме 600 000 руб.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 59 Постановления № 10, компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

В предмет доказывания по требованию о защите исключительных прав на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком.

Как установлено судом и не оспаривается лицами, участвующими в деле, истец является правообладателем товарных знаков, в защиту прав на которые предъявлен иск по настоящему делу. Ответчик незаконно использует обозначение «МЕГА ПЛАНЕТА» в качестве названия магазина по адресу: <...>, без заключения лицензионного договора на использование товарных знаков, тогда как используемое ответчиком обозначение является сходным до степени смешения с товарными знаками истца.

В рассматриваемом случае требование о взыскании компенсации фактически заявлено истцом исходя из двукратной стоимости товаров, проданных ответчиком, а не соответствующих услуг, относящихся к 35-му классу МКТУ. В свою очередь товарные знаки истца зарегистрированы не в отношении товаров, а в отношении услуг по реализации товаров без указания в наименовании услуг на конкретные товары, ввиду чего продажа товаров (реализация товаров) и оказание услуг по реализации товара не являются тождественными, имеют различные объект и направленность.

Согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В положениях пункта 4 статьи 1515 ГК РФ законодатель предусмотрел три способа расчета компенсации, предоставив правообладателю выбор одного из них. Суд не вправе изменять по своей инициативе способ расчета компенсации, изложенный в исковом заявлении истца (пункт 59 Постановления № 10, пункт 35 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак.

В постановлении от 02.04.2013 № 15187/12 Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации отметил, что согласно пункту 2 статьи 1477 ГК РФ правила о товарных знаках соответственно применяются к знакам обслуживания, т.е. к обозначениям, служащим для индивидуализации выполняемых юридическими лицами либо индивидуальными предпринимателями работ или оказываемых ими услуг, поэтому при применении нормы подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 названного Кодекса денежная компенсация в отношении знаков обслуживания может определяться исходя из двукратной стоимости выполняемых работ или оказываемых услуг.

С экономической точки зрения различают два вида услуг: одни вызывают изменения в состоянии товаров, в физическом или интеллектуальном состоянии отдельных лиц (например, услуги парикмахерских, ремонт одежды), другие связаны с операциями по обмену (Система национальных счетов 2008, Официальная статистическая методология формирования официальной статистической информации об объеме платных услуг населению, утвержденная приказом Федеральной службы государственной статистики от 17.12.2021 № 927). Под услугой, связанной с операциями по обмену, подразумевается содействие в передаче прав собственности на товары, продукты или финансовые активы.

В постановлениях от 13.12.2016 № 28-П, от 13.02.2018 № 8-П, от 24.07.2020 № 40-П Конституционный Суд Российской Федерации отметил, что в каждом конкретном случае меры гражданско-правовой ответственности, устанавливаемые в целях защиты конституционно значимых ценностей, должны определяться исходя из требования адекватности порождаемых ими последствий (в том числе для лица, в отношении которого они применяются) тому вреду, который причинен в результате противоправного деяния, с тем чтобы обеспечивалась их соразмерность правонарушению, соблюдался баланс основных прав индивида и общего интереса, состоящего в защите личности, общества и государства от противоправных посягательств.

Допустимость расчета размера компенсации исходя из двукратной стоимости услуг отражена в ряде постановлений Суда по интеллектуальным правам (постановления от 05.07.2016 по делу № А43-12230/2014, от 26.06.2020 по делу № А33-4702/2018, от 25.06.2020 по делу № А19-3604/2018, от 10.11.2021 по делу № А07-1392/2020, от 19.04.2021 по делу № А32-2250/2020).

В рассматриваемом случае самостоятельную стоимость услуг по реализации товаров для целей правоприменения не представляется возможным выделить из стоимости реализуемых товаров, доход торговой организации (выручка от продажи товаров за определенный промежуток времени) не отражает стоимость оказываемой услуги «реализация товаров» при применении подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ совместно с пунктом 2 статьи 1477 названного Кодекса.

Поскольку при предъявлении требования о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости услуг истец представлял сведения о выручке, полученной ответчиком в исковой период от реализации товаров с использованием спорного обозначения, при определении размера компенсации необходимо исходить из следующего.

Согласно абзацу второму пункта 61 Постановления № 10, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 7 части 2 статьи 125 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), то при определении размера компенсации за основу следует принимать ту стоимость этих экземпляров (товаров), по которой они фактически продаются или предлагаются к продаже третьим лицам. Так, если контрафактные экземпляры (товары) проданы или предлагаются к продаже нарушителем на основании договоров оптовой купли-продажи, должна учитываться именно оптовая цена экземпляров (товаров).

При продаже товаров ответчик оказывает различные сопутствующие услуги (упаковка, доставка, расфасовка, выкладка, предоставление информации и т.п.), в отношении которых не заключаются самостоятельные договоры, их цена не указана на ценнике, в прейскуранте или на товарном чеке. Как следствие, самостоятельную стоимость этих услуг определить невозможно. Доход от деятельности по продаже товаров непосредственно связан с характеристиками и со стоимостью продаваемых товаров, при этом цена услуг, связанных с реализацией товаров, не равна цене реализуемых товаров. Для целей правоприменения не представляется возможным отделить в составе выручки ответчика стоимость услуг, связанных с реализацией товаров, от цены этих товаров.

Следовательно, выручка от деятельности по продаже товаров, т.е. доход от совокупности сделок купли-продажи, произведенных ответчиком за определенный период, не может быть принята за основу для расчета компенсации в двукратной стоимости услуг, оказываемых при продаже товаров. В описываемой ситуации доход организации за определенный период не эквивалентен стоимости оказываемых в магазине услуг, не отражает сведения ни о количестве таких услуг, ни об их цене.

С учетом невозможности определения самостоятельной стоимости услуг, оказываемых при реализации товаров, а также неравнозначности стоимости реализованного товара и стоимости оказанных при продаже товаров услуг суд не может удовлетворить требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости услуг исходя из сведений о прибыли.

При изложенных обстоятельствах заявленный истцом расчет компенсации (600 000 руб.) не может применяться в данном конкретном споре.

С учетом вышеизложенного, применительно к обстоятельствам данного дела следует исходить из того, что стоимость услуг «оптовой и розничной торговли» в силу ее экономических особенностей сопоставима со стоимостью права использования обозначения, т.е. со стоимостью, которую правообладатель определяет в договоре об использовании права на знак обслуживания в отношении, в частности услуг «оптовой и розничной торговли».

Таким образом, при расчете компенсации следует обратить внимание на указанную стоимость использования исключительного права на знаки обслуживания истца, исходя из представленных истцом в материалы дела лицензионных договоров.

Данные выводы в части определения подлежащей взысканию с ответчика компенсации соответствуют правовым позициям Суда по интеллектуальным правам, изложенным в постановлении от 17.04.2023 № С01-69/2023 по делу № А27-10926/2022 и постановлении от 01.02.2023 № С01-2388/2022 по делу № А67-932/2022.

В материалы дела истцом представлены лицензионный договор от 03.05.2018 с ООО «Планета»; лицензионный договор от 05.04.2018 с ФИО4, при этом в нем указано, что лицензиату предоставляется право на использование обоих товарных знаков для индивидуализации торгового центра «Планета», расположенного по адресу Республика Башкортостан д. Николаевка Уфимский район, на возмездной основе; а так же лицензионный договор с ФИО6 (договор от 02.02.2022) на использование принадлежащего истцу товарных знаков 299509, 647502, 700976 при осуществлении деятельности в магазине по адресу: <...> в отношении всех услуг 35 класса МКТУ.

Поскольку, сходя из материалов дела установлено, что допущенное ответчиком нарушение выявлено в июле 2021 года, то рыночной стоимостью использования права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, является стоимость, указанная истцом и ФИО6 в договоре от 02.02.2022 (наиболее близкий по дате заключения к выявленному нарушению).

ИП ФИО2 и ФИО6 заключен договор от 02.02.2022 на использование принадлежащих истцу товарных знаков №№ 299509, 647502, 700976 при осуществлении деятельности в магазине по адресу: <...> в отношении всех услуг 35 класса МКТУ.

Пунктом 2 договора предусмотрена оплата лицензиата в размере 40000 руб. за первый год, 20000 руб. за последующие годы.

Исходя из видеозаписей, представленных истцом, деятельность ФИО6 и ответчика имеет аналогичный характер.

При расчете компенсации за год необходимо применять стоимость использования товарного знака в размере 40000 руб., указанную в договоре от 02.02.2022, с учетом использования ФИО6 трех товарных знаков №№ 299509, 647502, 700976, при этом стоимость использования одного товарного знака составляет 13333 руб. в год.

Указанная стоимость является рыночной стоимостью использования права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, и должна быть применена при определении размера компенсации.

С учетом вышеизложенного, размер компенсации, установленный подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, в спорном случае составляет 26667 руб. (13333 руб. х 2 в год) за один товарный знак, а с учетом установления сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с защищаемыми знаками обслуживания (NN 299509, 647502) - 53334 руб. (26667 руб. х 2 товарных знака (знака обслуживания).

Определенный таким образом размер по смыслу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ является единственным (одновременно и минимальным, и максимальным) размером компенсации, предусмотренным законом, в связи с чем, суд не вправе снижать ее размер по своей инициативе.

Поскольку формула расчета размера компенсации, определяемого исходя из двукратной стоимости права использования соответствующего товарного знака, императивно определена законом, доводы ответчика (если таковые имеются) о несогласии с заявленным истцом расчетом размера компенсации могут основываться на оспаривании указанной истцом цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование права, и подтверждаться соответствующими доказательствами, обосновывающими иной размер стоимости этого права.

При определении стоимости права использования соответствующего товарного знака необходимо учитывать способ использования нарушителем объекта интеллектуальных прав, в связи с чем, за основу расчета размера компенсации должна быть взята стоимость права за аналогичный способ использования.

Указанное согласуется с правовой позицией Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 47 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, в отношении того, что определение размера компенсации не может быть произведено судом произвольно.

Определение судом суммы компенсации в размере двукратной стоимости права в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, если суд определяет размер компенсации на основании установленной им стоимости права, которая оказалась меньше, чем заявлено истцом, не является снижением размера компенсации.

При этом представление в суд лицензионного договора (иных договоров) не предполагает, что компенсация во всех случаях должна быть определена судом в двукратном размере цены указанного договора (стоимости права использования), поскольку с учетом норм пункта 4 статьи 1515 ГК РФ за основу рассчитываемой компенсации должна быть принята цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего товарного знака тем способом, который использовал нарушитель.

В случае если размер компенсации рассчитан истцом на основании лицензионного договора, суд соотносит условия указанного договора и обстоятельства допущенного нарушения: срок действия лицензионного договора; объем предоставленного права; способы использования права по договору и способ допущенного нарушения; перечень товаров и услуг, в отношении которых предоставлено право использования и в отношении которых допущено нарушение (применительно к товарным знакам); территория, на которой допускается использование (Российская Федерация, субъект Российской Федерации, населенный пункт); иные обстоятельства.

Следовательно, арбитражный суд может определить другую стоимость права использования соответствующего товарного знака тем способом и в том объеме, в котором его использовал нарушитель, и, соответственно, иной размер компенсации по сравнению с размером, заявленным истцом.

Указанная правовая позиция изложена в Постановлении Суда по интеллектуальным правам от 20.12.2022 по делу № А40-12503/2022.

Учитывая изложенные, суд приходит к выводу о том, что требование истца о взыскании компенсации подлежит удовлетворению в сумме 53334 руб.

На основании статьи 110 АПК РФ расходы по уплате государственной пошлины относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176, 180, 181 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО3 в пользу индивидуального предпринимателя ФИО2 53 334 руб. компенсации.

В остальной части иска отказать.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО3 в доход федерального бюджета 1 333 руб. государственной пошлины.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 в доход федерального бюджета 7 667 руб. государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его принятия в Восьмой арбитражный апелляционный суд.

Судья

Власова В.Ф.