Решение от 27 сентября 2021 г. по делу № А66-14363/2019

15/2021-108746(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ

(с перерывом в порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса

Российской Федерации )

Дело № А66-14363/2019
г.Тверь
27 сентября 2021 года
(резолютивная часть решения

объявлена 22 сентября 2021 года)

Арбитражный суд Тверской области в составе судьи Калита И.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, при участии представителя ответчика – ФИО2 (в режиме онлайн), рассмотрев судебном заседании в режиме онлайн дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Планета», <...>, ОГРН <***>, ИНН <***>, дата государственной регистрации - 15.03.2017,

к индивидуальному предпринимателю ФИО3, Тверская область, г.Торжок, ОГРНИП 304691511200031, ИНН <***>, дата государственной регистрации - 30.12.1997,

о взыскании 50 000 руб.,

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Планета», г.Киров, обратилось в Арбитражный суд Тверской области с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю ФИО3, Тверская область, г.Торжок, о взыскании 50 000 руб. компенсации за нарушение прав на использование товарного знака № 632208, 248 руб. расходов по приобретению товара с признаками контрафактности.

Определением суда от 06 сентября 2019 года дело назначено к рассмотрению в порядке упрощенного производства без вызова сторон в соответствии со ст.228 Арбитражного процессуального кодекса Российской

Определением от 06 декабря 2019 года суд перешел к рассмотрению дела по общим правилам искового производства.

Решением Арбитражного суда Тверской области от 03 августа 2020 года в удовлетворении заявленных исковых требований отказано, с отнесением расходов по уплате государственной пошлины на истца.

Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 20 октября 2020 года решение Арбитражного суда Тверской области от 03 августа 2020 года по делу № А66-14363/2019 оставлено без изменения, апелляционная жалоба общества с ограниченной ответственностью «Планета» – без удовлетворения.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 23 марта 2021 года по делу № А66-14363/2019 решение Арбитражного суда Тверской области от 03 августа 2020 года по делу № А66-14363/2019 и постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 20 октября 2020 года по тому же делу отменены. Дело передано на новое рассмотрение в Арбитражный суд Тверской области.

Истец о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежаще в порядке статей 121-123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, явку представителя не обеспечил. Информация о месте и времени судебного заседания размещена на официальном сайте арбитражных судов в общедоступной автоматизированной системе «Картотека арбитражных дел» в сети «Интернет» (http://kad.arbitr.ru). Судебное заседание проводится без участия представителя истца по правилам статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Истец заявил письменное ходатайство об уменьшении исковых требований до 10 000 руб. компенсации за нарушение прав на использование товарного знака № 632208, 248 руб. расходов по приобретению товара с признаками контрафактности.

Суд определил: удовлетворить ходатайство об уменьшении заявленных исковых требований, поскольку оно не противоречит статье 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Ответчик заявил возражения против удовлетворения исковых требований, поддержал доводы письменного отзыва.

Руководствуясь статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд определил: объявить перерыв в заседании суда до 22 сентября 2021 года до 09 часов 45 минут. Объявление о перерыве размещено на сайте арбитражного суда в сети Интернет. После перерыва судебное заседание продолжено.

Ответчик поддержал возражения против удовлетворения исковых требований и доводы письменного отзыва.

Из представленных в материалы дела документов следует, что в отделе «Страна чудес» магазина «Пассаж», расположенного по адресу: <...>, 05 июля 2019 года был реализован товар - набор для семейного творчества «Рисуй светом» по цене 248 (двести сорок восемь) руб.

По мнению истца на реализованном ответчиком товаре - набор для семейного творчества, имеются обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком (знаком обслуживания) № 632208, исключительные права на который принадлежат обществу с ограниченной ответственностью «Планета».

В подтверждение факта закупки товара представлен оригинал кассового чека от 05 июля 2019 года с реквизитами ответчика, видеозапись закупки товара и сам товар – набор для семейного творчества «Рисуй светом».

Видеозапись на диске отображает закупку данного товара в торговой

точке ответчика: местонахождение торговой точки, ее внешний и внутренний вид, процесс выбора товара и его оплаты, выдачи кассового чека продавцом, содержание кассового чека. Внешний вид товара на видеозаписи соответствует внешнему виду вещественного доказательства, приобщенного к делу определением суда от 26 сентября 2019 года

Истец, ссылаясь на то, что им не предоставлялось ответчику разрешение на использование товарного знака (знака обслуживания) № 632208, поэтому, осуществив реализацию вышеуказанного товара, ответчик нарушил принадлежащие истцу исключительные права на данный товарный знак (знака обслуживания) № 632208, обратился к ответчику с претензией от 26 июля 2019 года, содержащей требование о прекращении нарушения прав истца, выплате компенсации. Ответчик в добровольном порядке компенсацию не уплатил.

Данное обстоятельство послужило основанием для обращения истца в суд с настоящим иском.

Исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства в их совокупности, суд пришел к следующим выводам:

в соответствии с пунктом 1 статьи 11 Гражданского кодекса Российской Федерации арбитражные суды осуществляют защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав.

Статьей 12 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрены определенные способы защиты гражданских прав. Условиями предоставления судебной защиты лицу, обратившемуся в суд с рассматриваемым требованием, являются установление наличия у истца принадлежащего ему субъективного материального права потребовать исполнения определенного обязательства от ответчика, наличия у ответчика обязанности исполнить это обязательство и факта его неисполнения последним.

Согласно пункту 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

В силу статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак. Основное предназначение товарного знака - обеспечение потенциальному покупателю возможности отличить маркированный товар одного производителя среди аналогичных товаров другого производителя.

Согласно статье 1481 Гражданского кодекса Российской Федерации на товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков, выдается свидетельство на товарный знак. Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

В соответствии со статьей 1482 Гражданского кодекса Российской Федерации в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об

оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 статьи 1484 Кодекса).

Согласно пункту 1 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смещений обозначение, являются контрафактными.

Указанная норма применяется в нормативном единстве с пунктом 4 статьи 1252 Гражданского кодекса, в соответствии с которым в случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражены результаты интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство, такие материальные носители считаются контрафактными.

При этом товарный знак может быть использован как при его нанесении на товар (в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации), так и при изготовлении самого товара в виде товарного знака. Таким образом, средство индивидуализации (товарный знак) может быть не только размещено на товаре, но и выражено в товаре иным способом, в том числе при изготовлении самого товара в виде товарного знака.

Судом установлено и ответчиком не опровергнуто, что общество с ограниченной ответственностью «Планета» является обладателем исключительного права на товарный знак (знак обслуживания) № 632208, который имеет правовую охрану, в том числе в отношении 28 класса Международной классификации товаров и услуг, включающего такие товары, как «головоломки из набора элементов для составления картины, игрушки, игры комнатные, игры настольные», с датой приоритета – 29 апреля 2016 года, датой истечения срока действия исключительного права – 29 апреля 2026 года.

Ответчиком доказательств наличия у него прав на использование спорного товарного знака не представлено.

В отделе «Страна чудес» магазина «Пассаж», расположенного по адресу: <...>, где осуществляет предпринимательскую деятельность ответчик, 05 июля 2019 года был реализован товар - набор для семейного творчества «Рисуй светом» по цене 248 (двести сорок восемь) руб.

По мнению истца на реализованном ответчиком товаре - набор для семейного творчества, имеются обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком (знаком обслуживания) № 632208, исключительные права на который принадлежат обществу с ограниченной ответственностью «Планета».

В подтверждение факта закупки товара представлен оригинал кассового чека от 05 июля 2019 года с реквизитами ответчика, видеозапись закупки товара и сам товар – набор для семейного творчества «Рисуй

светом».

Согласно статье 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном настоящим Кодексом и другими федеральными законами порядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела.

В соответствии со статьей 89 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации иные документы и материалы допускаются в качестве доказательств, если содержат сведения об обстоятельствах, имеющих значение для правильного рассмотрения дела. К иным документам и материалам относится материалы фото- и киносъемки, аудио- и видеозаписи и иные носители информации, полученные, истребованные или представленные в порядке, установленном Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Исходя из анализа норм статей 12, 14 Гражданского кодекса Российской Федерации и вышеуказанных норм процессуального законодательства осуществление видеосъемки при фиксации факта продажи товара является соразмерным и допустимым способом самозащиты и отвечает признакам относимости, допустимости и достоверности доказательств. При этом данная видеосъемка проводилась истцом в целях защиты нарушенного права в рамках гражданско-правовых отношений. Оснований полагать, что данное доказательство было получено с нарушением федерального закона, у суда не имеется.

Видеосъемка подтверждает, какой именно товар был продан, дата покупки следует из кассового чека, который подтверждает факт заключения разовой сделки купли-продажи с ответчиком. На видеозаписи запечатлен процесс приобретения спорного товара. Внешний вид спорного товара, зафиксированный на видеозаписи, визуально совпадает с соответствующими доказательствами, представленными истцом в материалы дела. Представленная истцом видеосъемка товара не прерывалась.

Ведение видеозаписи (в том числе, и скрытой камерой) в местах, очевидно и явно открытых для общего посещения и не исключенных в силу закона или правового обычая от использования видеозаписи, является элементом самозащиты гражданского права, что соответствует статьям 12, 14 Гражданского кодекса Российской Федерации и корреспондирует части 2 статьи 45 Конституции Российской Федерации, согласно которой, каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом.

В силу части 2 статьи 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации осуществление видеосъемки при фиксации факта распространения контрафактной продукции является соразмерным и допустимым способом самозащиты, и видеозапись отвечает признакам относимости, допустимости и достоверности доказательств.

Представленный в материалы дела кассовый чек содержит необходимые реквизиты – дату, цену, адрес точки продажи, ИНН, видеозапись отражает приобретение именно того товара, который представлен в дело, что отвечает требованиям статей 67, 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, следовательно, является достаточным доказательством заключения договора розничной купли- продажи между ответчиками и представителем истца.

В соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

В силу пункта 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Из названной нормы права следует, что обозначение, сходное до степени смешения или тождественное товарному знаку (статья 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации), зарегистрированному в отношении определенных товаров и услуг (статья 1480 Гражданского кодекса Российской Федерации), перечень которых изложен в свидетельстве на товарный знак (статья 1481 Гражданского кодекса Российской Федерации), не может быть использован в отношении указанных товаров и услуг, или однородных с ними, без разрешения правообладателя (статья 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно пункту 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, предусмотренных названных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права.

Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Гражданского кодекса Российской Федерации, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом.

Ответственность за незаконное использование товарного знака

предусмотрена статьей 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, при этом истец вправе выбрать способ защиты своего нарушенного права по своему усмотрению.

В силу пункта 4 указанной статьи правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также приведенных выше норм материального права, в предмет доказывания по требованию о защите исключительного права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком.

Факт принадлежности истцу исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 632208 подтвержден материалами дела.

По смыслу нормы статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения.

При оценке тождественности или сходства до степени смешения между противопоставляемыми обозначениями и товарными знаками следует руководствоваться не только положениями статей 1229, 1252, 1477, 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, но и нормами, регулирующими вопросы сравнения обозначений, предусмотренными Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (далее - Правила № 482), а также разъяснениями высшей судебной инстанции, содержащимися в постановлении Пленума Верховного Суда РФ № 10 от 23.04.2019 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

Так, в соответствии с пунктом 41 Правил № 482 обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В силу пункта 42 названных Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим),

графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в этом пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 43 Правил № 482 изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в этом пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Пунктом 44 Правил № 482 установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 данных Правил № 482, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В пункте 162 Постановления № 10 и пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 23.09.2015 (далее - Обзор от 23.09.2015),

разъяснено, что при выявлении сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с товарным знаком истца учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

При определении сходства комбинированных обозначений исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется, а, следовательно, экспертиза по таким вопросам не проводится.

Для установления факта нарушения достаточно уже самой опасности, а не реального смешения обозначения и товарного знака обычным потребителем соответствующих товаров.

Обозначение считается сходным до степени смешения с конкретным товарным знаком, если обычные потребители соответствующего товара ассоциируют обозначение с товарным знаком в целом, несмотря на отдельные отличия.

Из разъяснений, данных в Информационном письме Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» следует, что вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знаков принадлежат одному и тому же предприятию.

При сопоставлении товарных знаков с точки зрения их графического и визуального сходства должно быть учтено основное правило, согласно которому вывод делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом (общего впечатления). При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Обстоятельства, связанные с определением сходства товарных знаков, в защиту исключительных прав на которые обращается истец, и обозначения, используемого ответчиком, имеют существенное значение для установления факта нарушения исключительных прав на товарные знаки, при этом суд должен учитывать представленные сторонами

доказательства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается (пункт 162 постановления Пленума Верховного Суда РФ № 10 от 23.04.2019).

Таким образом, с целью сравнения обозначений подлежат выявлению их сильные и слабые элементы.

Вывод суда о сходстве или отсутствии сходства до степени смешения обозначений, размещенных на спорных товарах с защищаемым товарным знаком не может носить произвольный характер, а должен быть основан на вышеприведенных нормах права, методических подходах и правовых позициях.

Как следует из свидетельства на товарный знак (знак обслуживания) № 632208, товарный знак № 632208 имеет правовую охрану в отношении перечня товаров и услуг - 28 класса МКТУ; товарный знак № 632208 представляет собой сочетание графического и буквенного изображений, а именно головы и пальцев рук мальчика, держащего в правой руке световую указку и надписи крупным шрифтом «Рисуй светом!», сочетающейся с надписью мелким шрифтом «набор для творчества». Голова мальчика изображена до уровня плеч.

В цветовом решении знака использованы оранжевый (волосы на голове мальчика), бежевый (лицо и пальцы мальчика), болотный (слов «Рисуй», световая указка и фон для надписи «набор для творчества»), белый (надпись «светом!») и черный цвета (надпись «набор для творчества»).

На лицевой стороне коробки, в которую упакован спорный товар, имеется поясное изображение семьи, состоящей из родителей и двух детей - девочки и мальчика, при этом в изображении ни один из цветов товарного знака фактически не использован, за исключением болотного цвета рукавов рубашки отца. На упаковке товара размещены словесные инструкции по применению набора, выполненные в иных цветах, нежели цвета товарного знака истца. На оборотной стороне упаковки имеются поясные изображения девочки и мальчика и надпись «рисуй светом», сочетающиеся с многочисленными словесными указаниями по использованию набора и его характеристиками, выполненные в иных цветах, нежели цвета товарного знака истца.

Лицо мальчика на товарном знаке истца выполнено в бежевом цвете с оранжевыми волосами, до уровня шеи. На щеках мальчика имеется румянец розового цвета. Из сомкнутых губ мальчик показывает розовый язык. На кистях рук четко прорисованы пальцы.

Лицо мальчика, размещенного на товаре ответчика, существенно, в том числе, и по возрастному признаку, отличается от лица мальчика на товарном

знаке истца.

Лицо мальчика на товаре ответчика выполнено в полуанфас, волосы коричневого цвета, глаза удивленные, брови приподняты. На носу мальчика имеются круглые очки, лицо неопределенного цвета, рот открыт, просматривается верхний ряд зубов. На мальчике надета темно-синяя майка, с рукавами оранжевого цвета. Просматривается кисть правой руки мальчика с подобием светящейся ручки, пальцы четко не прорисованы. Мальчик изображен до уровня груди. Над головой и под надписью: «Рисуй светом» - звезды.

На товарном знаке истца и товаре, реализованном ответчиком, используются слова «Рисуй светом». Словесный элемент «Рисуй светом!», входящий в состав охраняемых элементов товарного знака истца, является доминирующим, сильным элементом товарного знака. Тогда как словесное обозначение «Рисуй светом», размещенное на товаре ответчика, выступает в качестве поддержки образов членов семьи - центральных элементов упаковки товара.

На товаре, реализованном ответчиком, и упаковке товара имеется надпись «Рисуй светом» фантазийным шрифтом, отличным от шрифта на товарном знаке истца, выполненная так же в иной цветовой гамме (использован бирюзовый цвет), нежели аналогичная надпись на товарном знаке истца. На надписи «Рисуй светом» отсутствует восклицательный знак, надпись обладает дугообразным элементом подчеркивания слова «светом», надпись «набор для рисования в темноте» также выполнена иным шрифтом и в иной цветовой гамме, на ином цветовом фоне, нежели надпись «набор для творчества» на товарном знаке истца.

Размеры надписи «Рисуй светом» на упаковках товара ответчика и их соотношение с размерами изображения членов семьи и вышеприведенным графическим изображением в виде круга таковы, что в отличие от товарного знака истца, она не является главенствующим элементом изображений на лицевой стороне упаковки.

Сравниваемые товарный знак истца и обозначения, размещенные на товаре ответчика, содержат различные оригинальные изобразительные элементы (на товарном знаке истца – голова мальчика, на товарах ответчиков – изображение семьи), что существенно влияет на общий вывод об их сходстве.

Рядом с надписью «Рисуй светом» на коробке с товаром ответчика имеется графическое изображение в виде белого круга с надписью «сделано в России».

Само изображение семьи существенно отдалено от надписи: «Рисуй светом» надписью «набор для рисования в темноте» и изображениями звезд различной величины.

Судом установлено, что сравниваемые обозначения имеют высокую степень сходства по фонетическому признаку: «Рисуй светом!» и «Рисуй светом». Однако используемые словесные элементы не являются тождественными. Графические и цветовые акценты в виде надписи «Рисуй

светом!», размещенные на товарном знаке истца, производят качественно иное общее зрительное впечатление, формируемое при восприятии товарного знака № 632208 и обозначений, размещенных на товаре, реализованном ответчиком.

Учитывая разную семантику слов «Рисуй светом» в сравниваемых обозначениях в спорном товарном знаке, оно употребляется в значении «рисуй светом» в любых условиях, а в противопоставленном случае оно семантически соотносится с набором для рисования в темноте, поэтому говорить о смешении одного знака с другим в данном случае, нет оснований.

Как указал Суд по интеллектуальным правам в решении по делу от 28.07.2020 № СИП-1033/2019 (решение вступило в законную силу), исходя из семантики данных словесных элементов, словосочетание «Рисуй светом!» в целом может означать, например, призыв изобразить какие-либо предметы на бумаге или холсте с помощью карандаша, красок, пера или угля в светлых тонах каких-то визуально воспринимаемых цветовых сочетаний либо, в переносном смысле, вкладывая в соответствующие художественные образы светлые, нежные, теплые, добрые чувства с эмоциональным переживанием счастья, любви или духовного стремления к истине, свободе. Кроме того, словесный элемент «Рисуй светом!» может означать призыв фантазировать, представлять что-либо мысленно, связанное с соответствующими художественными образами, чувствами или эмоциональными переживаниями.

Тогда как в противопоставленном обозначении на товаре ответчика словесное обозначение «Рисуй светом» не играет роль доминирующего элемента, на котором концентрируется практически все внимание потребителя, поскольку акцент поставлен изобразительных образах членов семьи, а потребительские свойства спорного товара ответчика имеют особенность, связанную с рисованием только в темноте.

Позиция о силе словесного элемента «Рисуй светом!» в качестве обоснования сходства сравниваемых обозначений размещением на товарах ответчиков этого элемента, по сути, приводит к «монополизации» словосочетания и произведенных от него слов за лицами, которые первыми получили исключительное право на содержащее этот элемент средство индивидуализации. Наличие в сравниваемых обозначениях схожих словесных элементов «Рисуй светом!» и «Рисуй светом», призывающих изобразить что-либо, является недостаточным для вывода о том, что спорное и противопоставленное ему обозначения ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В товарном знаке истца доминирующими цветами являются светло- зеленый, белый, бежевый и оранжевый, а в обозначениях на товарах ответчика - графитовый, бирюзовый, синий, коричневый. Имеется существенное различие шрифтов при отсутствии признаков графического и цветового подражания. Сравнивая изобразительные элементы товарного знака истца и обозначений, размещенных на товаре ответчика, по графическому критерию, судом отмечается разница как в шрифте словесных

обозначений, так и цветовом исполнении обозначений.

Товарный знак истца зарегистрирован в отношении товаров по 28 классу МКТУ, к которому также относится и товар ответчика, однако у потребителя не возникает представления о принадлежности этих обозначений на товаре одному изготовителю.

Из правовой позиции Суда по интеллектуальным правам, выраженной в решении по делу от 28.07.2020 № СИП-1033/2019, следует, что словесный элемент «Рисуй светом!» в целом является фантазийным и может по-разному восприниматься средним рядовым российским потребителем товаров 28-го класса МКТУ и услуг 41-го класса МКТУ, для которых зарегистрирован спорный товарный знак.

Вероятность смешения зависит не только от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров, но и от иных факторов, в том числе от того, используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров, длительности и объема использования товарного знака правообладателем, степени известности, узнаваемости товарного знака, степени внимательности потребителей (зависящей в том числе от категории товаров и их цены), наличия у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

Товарный знак № 632208 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 11.10.2017.

В материалах дела отсутствуют доказательства, подтверждающие факт широкой известности потребителю товарного знака № 632208, обусловленной длительностью присутствия на рынке товаров, вводимых в оборот с использованием товарного знака истца, и большим объемом продаж, равно как доказательства использования товарного знака правообладателем в отношении товаров 28 класса МКТУ, а также объема такого использования.

Выслушав доводы сторон, оценив представленные доказательства, применив методические подходы, приведенные в Правилах № 482, суд приходит к выводу о низкой степени сходства товарного знака № 632208 и обозначений, размещенных на товарах ответчиков, что не влечет сходства до степени смешения обозначений.

При сравнении товарного знака истца и обозначений, размещенных на реализованном ответчиком товаре, суд приходит к выводу, что обозначения, размещенные на товаре, не ассоциируются с товарным знаком № 632208 с

точки зрения комплексного ассоциативного восприятия.

Обозначения на спорном товаре, реализованном ответчиком, не являются сходными до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации № 632208, право на который принадлежит истцу.

При указанных обстоятельствах суд приходит к выводу об отсутствии факта нарушения ответчиком исключительных прав истца.

Истцом доказан только факт принадлежности ему указанного права, но не факт нарушения ответчиком исключительных прав истца. Аналогичная позиция подтверждается судебной практикой (Постановлениями суда по интеллектуальным правам от 10.08.2020 по делу № А66-14954/2019, от 26.06.2020 по делу № А66-14365/2019, от 25.01.2021 по делу № А56- 126680/2019).

Принимая во внимание изложенное, оснований для удовлетворения исковых требований не имеется.

По правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по приобретению товара, расходы по уплате государственной пошлины подлежат отнесению на ответчика.

Вещественное доказательство – набор для рисования в темноте «Рисуй светом» подлежит уничтожению после вступления решения в законную силу и истечения срока, установленного для его кассационного обжалования.

Руководствуясь статьями 110, 156, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении заявленных исковых требований отказать, с отнесением расходов по уплате государственной пошлины на истца.

Настоящее решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд, г.Вологда, в месячный срок со дня его принятия.

Судья И.В.Калита

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 19.11.2020 8:38:36

Кому выдана Калита Ирина Владимировна