Решение от 15 сентября 2021 г. по делу № А72-4386/2020

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

«15» сентября 2021 года Дело № А72-4386/2020

Резолютивная часть решения объявлена «08» сентября 2021 года.

Полный текст решения изготовлен «15» сентября 2021 года.

Судья Арбитражного суда Ульяновской области Д.А.Леонтьев,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

Акционерного общества "Скопинский автоагрегатный завод" (ОГРН <***>, ИНН <***>)

к Индивидуальному предпринимателю ФИО2 (ОГРНИП 307732619100021, ИНН <***>)

о взыскании компенсации в сумме 204 800 руб. 00 коп.

третье лицо: ООО «СААЗ Комплект» (ИНН <***>).

при участии в судебном заседании:

от истца – ФИО3, доверенность от 01.01.2021, паспорт, диплом;

от ответчика – ФИО4, доверенность от 17.06.2021, паспорт, диплом;

от третьего лица – не явились (уведомлены).

УСТАНОВИЛ:

Акционерное общество "Скопинский автоагрегатный завод" обратилось в Арбитражный суд Ульяновской области с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю ФИО2, согласно которому просило взыскать с ответчика 204 800 руб. 00 коп., в том числе 200 000 (Двести тысяч) рублей 00 копеек - компенсацию за незаконное использование средства индивидуализации, 4800 руб. (Четыре тысячи восемьсот) рублей 00 копеек - оплату государственной пошлины за составление протокола осмотра доказательств Интернет-сайта (Интернет-магазина).

Решением Арбитражного суда Ульяновской области, принятым в виде резолютивной части 22.06.2020 в порядке части 1 статьи 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), исковые требования удовлетворены.

Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда 19.10.2020 решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Постановлением от 20.02.2021 Суд по интеллектуальным правам решение суда первой инстанции и постановление апелляционной инстанции отменил, дело направил на новое рассмотрение в Арбитражный суд Ульяновской области, указав, что судебными актами не установлено нарушение прав на какие именно товарные знаки было совершено ответчиком.

В ходе нового рассмотрения истец уточнил исковые требования, указав, что ответчик нарушил права истца на товарный знак № 346663.

В судебном заседании 08.09.2021 представитель истца заявил ходатайство об уменьшении размера исковых требований в части взыскания компенсации до суммы 196 560 руб.

Возражений не поступило.

Данное ходатайство удовлетворено судом в соответствии со статьей 49 АПК РФ.

В соответствии со статьей 156 АПК РФ дело рассмотрено в отсутствие третьего лица, надлежащим образом уведомленного о времени и месте судебного разбирательства.

Заслушав представителей сторон, исследовав и оценив имеющиеся в деле доказательства, суд установил следующие обстоятельства.

11.12.2019 по заявлению Акционерного общества «Скопинский автоагрегатный завод» (АО «СААЗ») нотариусом в порядке обеспечения доказательств был составлен протокол осмотра доказательств Интернет-сайта (Интернет-магазин автозапчастей) по адресу: http://avto-praim.ru.

Администратором Интернет-сайта по адресу: http://avto.praim.ru, является ИП ФИО2, что подтверждается копией выписки из регистратора доменных имен РЕГ.РУ (л.д. 55).

Предметом осмотра Интернет-сайта по адресу: http://avto.praim.ru, являются Интернет-страницы которые, содержат предложения о продаже товаров: корпус стойки 2108 - СААЗ, корпус стойки 2110 - СААЗ по цене 755 (семьсот пятьдесят пять) рублей 00 копеек за 1 единицу изделия.

Указанный товар «корпус стойки 2108 - СААЗ, корпус стойки 2110 - СААЗ», предлагался к реализации Интернет-магазином http://avto.praim.ru. Кроме того, на Интернет-странице, содержащей информацию о продаже «корпус стойки 2108 - СААЗ, корпус стойки 2110 - СААЗ» в разделе «характеристики» указан производитель - «СААЗ».

Из материалов дела следует, что Открытому акционерному обществу «Скопинский автоагрегатный завод» (ОАО «СААЗ») принадлежит право на комбинированные товарные знаки, содержащие как графическое, так и буквенное обозначение на основании свидетельств №168572 (приоритет от 27.10.1997 г., зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 16 октября 1998 года), № 346662 (приоритет от 21.04.2006 г., зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 26 марта 2008 года), № 346663 (приоритет от 21.04.2006 г., зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 26 марта 2008 года), которые в том числе содержат наименование истца «СААЗ» и «SAAZ».

Как указывает истец, принимая во внимание, что реализацию комплектующих деталей, таких как «корпус стойки 2108 - СААЗ, корпус стойки 2110 - СААЗ» ООО «СААЗ Комплект» (единственный производитель продукции, имеющий право законно использовать товарный знак № 346663 на основании лицензионного договора о предоставлении неисключительного права использования товарных знаков № 1 от 08.09.2014) не осуществляет, а продукция реализуется только в виде готовых изделий - амортизаторов или стоек, товар на Интернет-сайте http://avto.praim.ru, предлагаемый к продаже под выше указанным названием с маркировкой «СААЗ», сходный до степени смешения с оригинальной продукцией является контрафактным.

В адрес ответчика истцом была направлена претензия №08-4-2 от 28.02.2020. Данная претензия ответчиком получена и оставлена без ответа.

В связи с изложенными обстоятельствами истец обратился в суд с рассматриваемым заявлением.

Ответчик с исковыми требованиями не согласился по доводам, изложенным в отзыве и дополнении к отзыву, заявил ходатайство о снижении размера компенсации.

Данные обстоятельства суд оценивает с учетом следующего.

В силу пункта 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации, гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1482 Гражданского кодекса Российской Федерации, в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации.

Товарный знак служит средством индивидуализации производимых товаров, позволяет покупателю отождествлять маркированный товар с конкретным производителем, вызывает определенное представление о продукции.

По смыслу статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 данного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 названной статьи. К таким способам отнесено, в частности, использование исключительного права на товарный для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с п. 4 ст. 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Исходя из указанных норм, правообладателю предоставлено право выбора способа определения компенсации либо в произвольном размере от 10 000 руб. до 5 000 000 руб., либо в размере двукратной стоимости использования товарного знака или двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак.

Исковые требования в размере 196 560 руб. определены истцом исходя из пп.1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ.

В обоснование суммы компенсации истцом представлен лицензионный договор №1 о предоставлении неисключительного права использования товарных знаков от 01.01.2014, согласно которому Открытое акционерное общество «Скопинский автоагрегатный завод» предоставляет Обществу с ограниченной ответственностью «СААЗ Комплект» (ООО «СААЗ Комплект») неисключительное право использования товарных знаков, принадлежащих истцу на основании свидетельств №168572, № 346662, № 346663.

Согласно приложению №2 к лицензионному договору размер суммы, подлежащей уплате за передачу неисключительного права использования товарных знаков составляет 252 000 руб. 00 коп. ежемесячно.

Также истцом представлены платежные поручения о перечислении платы по лицензионному договору №1 от 01.01.2014 г. за использование товарных знаков, которая составляет 302 400 руб.

Товарный знак №346663 содержит как графическое изображение, так и словесное – "СААЗ".

С учётом п.13 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 N 122 <Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности> суд приходит к выводу о нарушении ответчиком прав истца на товарный знак №346663.

В то же время суд считает возможным удовлетворить ходатайство ответчика об уменьшении размера компенсации.

В обоснование ходатайства об уменьшении размера компенсации ответчик указывает следующее.

В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении от 24.07.2020 № 40-П «По делу о проверке конституционности подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросом Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда компенсация за нарушение исключительного права должна соответствовать требованиям разумности, справедливости и соразмерности последствиям нарушения.

При установлении размера компенсации должно учитываться, в частности, что правонарушение совершено индивидуальным предпринимателем впервые, что использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью его предпринимательской деятельности и не носило грубый характер.

По мнению ответчика заявленная истцом компенсация многократно завышена и противоречит правовой природе компенсации, взыскание которой носит восстановительный (компенсационный), а не штрафной характер. Обращение истца в суд направлено не на защиту исключительного права правообладателя на товарный знак, а на незаконное обогащение в сумме, значительно превышающей стоимость предлагаемого ответчиком к продаже товара. Это свидетельствует о злоупотреблении истцом своими гражданскими правами на защиту исключительного права на товарный знак.

Так, исходя из цены предлагаемых ответчиком на сайте корпусов стоек (755 рублей), их количества - шесть единиц (755 х 6 = 4530 руб.), заявленная истцом компенсация - 200 000 рублей многократно (в 44,2 раза) превышает возможные убытки истца от продажи ответчиком всего шести корпусов стоек.

В то же время, в соответствии с правовой позицией Конституционного суда, изложенной в Постановлении от 13.12.2016 и в Постановлении от 24.07.2020 № 40-П ответчик:

- предлагал к продаже корпуса стоек впервые (однократность предложения к продаже товара)

- предлагал к продаже всего шесть единиц товара

- имеет интернет-магазин, в котором продает запасные части к автомобилям разных производителей, т.е. продажа корпусов стоек производства АО СААЗ не являлась существенной частью его предпринимательской деятельности

- незамедлительно после обращения АО СААЗ удалил предложения к продаже корпусов стоек.

Таким образом, действия ответчика не носили грубый характер, а именно: товар предлагался к продаже в незначительном объеме и незначительной стоимости, нарушение исключительных прав истца не носило грубый характер, поскольку ответчику не было известно о контрафактном характере реализуемой им продукции; в настоящее время продажа контрафактных товаров ответчиком не осуществляется; истец не понес значительных убытков вследствие неправомерных действий ответчика.

На основании этого, с учетом невысокой стоимости предлагавшегося к продаже товара (корпусов стоек) и с учетом сложившейся судебной практикой ответчик просит суд снизить размер компенсации до минимально установленного пп.1 п.4 ст. 1515 ГК РФ, а именно до 10 000 рублей.

Доводы ответчика основаны на правовой позиции судов различных инстанций, в частности, Определение СКЭС ВС РФ от 18.01.2018 г. № 305-ЭС17-16920 по делу № А40-222928/2016, Постановление СИП от 29.01.2018 г. № С01-1129/2017 по делу № А32-1221/2017, Постановление СИП от 10.12.2019 г. № С01-1216/2019 по делу № А47-15877/2018.

Суд находит данные доводы обоснованными и считает достаточным размер компенсации в сумме 60 000 руб. исходя из расчета 10 000 руб. за каждый предложенный к продаже товар, что составило 30,53% от заявленных исковых требований (без удовлетворения оставлено, соответственно 69,47% от исковых требований).

Судебные расходы на осмотр сайта также подлежат пропорциональному удовлетворению в сумме 1 465 руб.

При направлении дела на новое рассмотрение Суд по интеллектуальным правам указал суду первой инстанции распределить государственную пошлину, уплаченную ответчиком при подаче апелляционной и кассационной жалоб в общей сумме 6 000 руб.

В связи с этим государственная пошлина подлежит распределению следующим образом.

Государственная пошлина, уплаченная ответчиком, в сумме 4 168 руб. (6 000 руб. * 69,47%) возлагается на истца.

Истцом при подаче иска уплачена государственная пошлина в сумме 7 096 руб.

В связи с тем, что размер государственной пошлины за рассмотрение исковых требований в сумме 196 560 руб. составляет 6 897 руб., то 199 руб. подлежит возврату истцу.

Государственная пошлина, уплаченная истцом и подлежащая отнесению на ответчика, в связи с удовлетворением 30,53% исковых требований составляет 2 106 руб.

Поскольку государственная пошлина, подлежащая отнесению на истца больше государственной пошлины, подлежащей отнесению на ответчика, то суд считает возможным зачесть данные судебные расходы (4 168 руб. – 2 106 руб. = 2 062 руб.) и уменьшить размер компенсации, взыскиваемой с ответчика на оставшуюся сумму (60 000 руб. – 2 062 руб. = 57 938 руб.).

Руководствуясь статьями 110, 167, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

Р Е Ш И Л:

Ходатайство истца об уменьшении размера исковых требований удовлетворить.

Ходатайство ответчика об уменьшении размера компенсации удовлетворить.

Исковые требования удовлетворить частично.

Зачесть денежные требования сторон, подлежащие компенсации сторонами друг другу.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 в пользу АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "СКОПИНСКИЙ АВТОАГРЕГАТНЫЙ ЗАВОД" 57 938 (пятьдесят семь тысяч девятьсот тридцать восемь) рублей – компенсация за незаконное использование товарного знака и 1 465 (одна тысяча четыреста шестьдесят пять) рублей – судебные расходы на осмотр сайта.

В остальной части заявленные требования оставить без удовлетворения.

Возвратить Акционерному обществу "Скопинский автоагрегатный завод" из федерального бюджета государственную пошлину в сумме 199 (сто девяносто девять) рублей.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока с момента его принятия.

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Ульяновской области в месячный срок.

Судья Д.А.Леонтьев