Решение от 12 октября 2021 г. по делу № А82-9765/2021

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

150999, г. Ярославль, пр. Ленина, 28 http://yaroslavl.arbitr.ru


Именем Российской Федерации


Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А82-9765/2021
г. Ярославль
12 октября 2021 года
Резолютивная часть решения объявлена 29 сентября 2021 года.

Решение изготовлено в полном объеме 12 октября 2021 года.


Арбитражный суд Ярославской области в составе судьи Харламовой О.С., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Запорожец Е.Д.,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску публичного акционерного общества "Автодизель" (Ярославский моторный завод) (ИНН <***>, ОГРН <***>) г. Ярославль

к ответчику обществу с ограниченной ответственностью "Ярославские моторы" (ИНН <***>, ОГРН <***>) г. Ярославль

при участии третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, акционерного общества "Региональный сетевой информационный центр" (ИНН <***>, ОГРН <***>) г. Москва

о незаконном использовании товарных знаков

при участии в предварительном судебном заседании представителей сторон:

- от истца: не явился;

- от ответчика: не явился;

- от третьего лица: не явился.

УСТАНОВИЛ:

В Арбитражный суд Ярославской области с иском к ООО РЦ "Автодизель":

- о признании администрирование доменов YAMZ-DIZEL.RU, YAMZ.INFO, YAMZ.PRO нарушением прав правообладателя товарных знаков № 545535 «ЯМЗ» и № 545534 «YMZ»,

- о запрете использования в доменном имени и при других способах адресации обозначения YAMZ и YMZ,

-о запрете администрирования доменных имен YAMZ-DIZEL.RU, YAMZ.INFO, YAMZ.PRO.

обратилось ПАО "Автодизель" (Ярославский моторный завод).

Стороны, надлежащим образом извещенные о времени и месте разрешения спора, в судебное заседание не явились, ответчик письменный отзыв на иск не представил, что по правилам ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса РФ не препятствует рассмотрению дела без их участия.

В соответствии с п. 2 ст. 176 Арбитражного процессуального кодекса РФ в судебном заседании 28.09.21 объявлена резолютивная часть решения.

Исследовав материалы дела, суд установил следующие обстоятельства.

Как установлено судом, в 1958 году Ярославский автомобильный завод (ЯАЗ) переименован в Ярославский моторный завод (ЯМЗ). Бренд «ЯМЗ» и «Автодизель» широко известен не только на территории Российской Федерации, но и за её пределами.

Публичное акционерное общество «Автодизель» (Ярославский моторный завод), сокращенное наименование в ЕГРЮЛ – ПАО «Автодизель», зарегистрировано в качестве юридического лица 24.12.1993 после проведения приватизации.

Основными видами деятельности истца, указанными в ЕГРЮЛ, являются «производство двигателей внутреннего сгорания автотранспортных средств» (ОКВЭД 29.10.1), а также «производство прочих комплектующих автотранспортных средств» (ОКВЭД 29.32), «техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств» (ОКВЭД 45.20.2).

Истец является правообладателем исключительных прав на товарный знак № 545535 (приоритет от 03.03.2014) со словесным элементом «ЯМЗ», товарный знак № 545534 (приоритет от 03.3.2014) со словесным элементом «YMZ» зарегистрированные в отношении товаров и услуг 06, 07, 08, 09, 12, 16, 17, 20, 35, 37, 38, 41, 42, 45 классов МКТУ.

В целях организации продаж произведенной продукции истцом 17.06.15 зарегистрировано доменное имя - ymzmmotor.ru, с помощью которого осуществляется адресация пользователей на одноименный сайт истца – www. ymzmmotor.ru.

Истцу стало известно о существовании доменного имени YAMZ-DIZEL.RU, YAMZ.INFO, YAMZ.PRO, на котором предлагается к продаже продукция, произведенная истцом. Регистратором указанного доменного имени, по сведениям АО "Региональный сетевой информационный центр", является ответчик.

Полагая, что данными действиями нарушаются исключительные права истца на указанные товарные знаки и фирменное наименование, истец обратился в суд с настоящим иском.

Оценив представленные в материалы дела документы, суд усматривает основания для удовлетворения иска, исходя из следующих норм материального и процессуального права.

В соответствии со ст. 1252 Гражданского кодекса РФ правообладатель вправе осуществлять защиту исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации.

Согласно п. 1 ст. 1484 Гражданского кодекса РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 Гражданского кодекса РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак).

В силу пп. 5 п. 2 ст. 1484 Гражданского кодекса РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В соответствии с п. 1 ст. 1225 Гражданского кодекса РФ товарные знаки являются результатом интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана.

Согласно п. 3 ст. 1484 Гражданского кодекса РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В силу п. 1 ст. 1229 Гражданского кодекса РФ, правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующий результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.

Согласно п. 1 ст. 1474 Гражданского кодекса РФ юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на фирменное наименование), в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети "Интернет".

Сокращенные фирменные наименования, а также фирменные наименования на языках народов Российской Федерации и иностранных языках защищаются исключительным правом на фирменное наименование при условии их включения в единый государственный реестр юридических лиц.

В силу п. 3 стт. 1474 Гражданского кодекса РФ не допускается использование юридическим лицом фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию другого юридического лица или сходного с ним до степени смешения, если указанные юридические лица осуществляют аналогичную деятельность и фирменное наименование второго юридического лица было включено в единый государственный реестр юридических лиц ранее, чем фирменное наименование первого юридического лица.

В п. 33 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.19 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» отмечено, что п. 1 ст. 1225 Гражданского кодекса РФ содержит исчерпывающий перечень результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации, которым предоставляется правовая охрана на основании и в порядке, предусмотренных частью четвертой Гражданского кодекса РФ. При этом к числу результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, охраняемых в этом порядке, не отнесены, в частности, доменные имена.

В абз. 2 п. 158 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.19 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что по общему правилу, нарушением исключительного права на товарный знак является фактическое использование доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных с теми, для которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку.

Таким образом, при рассмотрении спора о защите исключительных прав на товарный знак, помимо установления наличия или отсутствия сходства спорного обозначения с доменным именем, необходимо установить, имеются ли доказательства нарушения права правообладателя на средство индивидуализации путем использования доменного имени ответчиком.

Исходя из положений части 1 статьи 65 АПК РФ, с учетом вышеприведенных норм и разъяснений, в предмет доказывания по требованию о защите исключительного права на товарный знак входят факт принадлежности истцу указанного права и факт использования обозначения, сходного до степени смешения с этим товарным знаком, в отношении товаров (услуг), для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров (услуг), если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Для признания сходства обозначения достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков (обозначений) в глазах потребителя (соответствующая правовая позиция отражена в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.06 № 3691/06).

Бренд «ЯМЗ» широко известен на территории Российской Федерации и за ее пределами.

Судом установлено, что спорное доменное имя используется ответчиком для осуществления своей коммерческой деятельности, однородной деятельности истца. Данные обозначения являются безусловно сходными до степени смешения с товарными знаками и коммерческим обозначением, правообладателем которых является истец. Разрешения ответчику на использование при осуществлении аналогичной деятельности принадлежащих истцу средств индивидуализации при администрировании доменного имени в установленном законом порядке истец не давал.

Учитывая, что ответчик специализируется на реализации продукции истца (ДВС производства и разработки истца) не знать, что, регистрируя доменное имя, практически полностью соответствующее доменному имени истца, указывая в названии фирменное наименование истца, он может вводить в заблуждение потребителей, ответчик не мог.

Согласно статье 10 Гражданского кодекса РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Статья 10 bis Парижской конвенции содержит общий запрет недобросовестной конкуренции, под которой, как следует из параграфа 2 этой статьи, понимаются всякие акты, противоречащие честным обычаям в промышленных и торговых делах.

Согласно абзацу 3 пункта 1.1 Справки Суда по интеллектуальным правам от 28.03.2014 № СП-21/4 сами действия по регистрации доменного имени (в том числе с учетом обстоятельств последующего его использования) могут быть признаны актом недобросовестной конкуренции. В этом случае также нарушением исключительного права на товарный знак может быть признана сама по себе регистрация доменного имени исходя из целей такой регистрации.

Согласно абз. 1 п. 2 Справки СИП при рассмотрении доменных споров судами могут применяться положения статьи 10 Гражданского кодекса РФ и статьи 10.bis Парижской конвенции, в параграфе 2 которой отмечено, что актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах.

На сайте ответчиком размещена информация, позволяющая посетителю предположить, что данный сайт принадлежит компании – партнеру истца.

Действия ответчика по использованию товарных знаков истца в своей коммерческой деятельности направлены на получение преимуществ за счет снижения затрат на продвижение товаров, известных неопределенному кругу потребителей, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота.

В силу положений статей 1250, 1252, 1484, 1515 Гражданского кодекса РФ независимо от обстоятельств использования либо неиспользования правообладателем товарного знака доказанность того, что истец и есть этот правообладатель, а ответчик использует без его согласия данное средство индивидуализации, является достаточным основанием для удовлетворения требований о запрете ответчику использовать в доменном имени обозначение, сходное до степени смешения с этим товарным знаком.

Согласно статье 12 Гражданского кодекса РФ защита гражданских прав осуществляется путем: признания права; восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; признания оспоримой сделки недействительной и применения последствий ее недействительности, применения последствий недействительности ничтожной сделки; признания недействительным решения собрания; признания недействительным акта государственного органа или органа местного самоуправления; самозащиты права; присуждения к исполнению обязанности в натуре; возмещения убытков; взыскания неустойки; компенсации морального вреда; прекращения или изменения правоотношения; неприменения судом акта государственного органа или органа местного самоуправления, противоречащего закону; иными способами, предусмотренными законом.

В соответствии со ст. 1250 Гражданского кодекса РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными этим Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

В силу пп. 2 п. 1 ст. 1252 Гражданского кодекса РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном данным Кодексом, требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия.

В п. 158 Постановления № 10 разъяснено, что требование о пресечении нарушения (пп. 1 п. 1 ст. 1252 Гражданского кодекса РФ), выражающегося в неправомерном использовании доменных имен, тождественных или сходных до степени смешения с товарным знаком (пп. 5 п. 2 ст. 1484 Гражданского кодекса РФ), может быть заявлено в виде требования о запрете использования доменного имени определенным образом (например, об обязании удалить информацию о конкретных видах товаров на соответствующем сайте или прекратить адресацию на данный сайт). Если нарушением исключительного права признано именно приобретение права на доменное имя, судом может быть удовлетворено требование об обязании аннулировать соответствующую регистрацию.

Администрирование доменного имени осуществляется администратором самостоятельно.

Таким образом, ответственность за содержание информации на сайте администратора домена должен нести владелец домена, т.к. фактическое использование ресурсов сайта невозможно без участия в той или иной форме администратора домена, являющегося лицом, создавшим соответствующие технические условия для посетителей своего Интернет-ресурса. Ответчик, как администратор доменного имени, определяет порядок использования домена, несет ответственность за выбор доменного имени, возможные нарушения прав третьих лиц, связанные с выбором и использованием доменного имени, а также несет риск убытков, связанных с такими нарушениями.

Поскольку фактическое использование ресурсов сайта невозможно без участия в той или иной форме администратора домена, являющегося лицом, создавшим соответствующие технические условия для посетителей своего интернет-ресурса, то владелец домена несет ответственность за содержание размещенной на соответствующем сайте информации.

Способы защиты гражданских прав направлены на обеспечение защиты прав и свобод и восстановление нарушенных прав, что следует, в том числе, из определений Конституционного Суда Российской Федерации от 27.05.10 № 732-О-О, от 15.07.10 № 948-О-О, от 23.09.10 № 1179-О-О, от 25.09.14 № 2258-О.

Гражданское законодательство не ограничивает субъекта в выборе способа защиты нарушенного права, при этом в силу статьи 9 Гражданского кодекса РФ вправе осуществить этот выбор по своему усмотрению, но избранный лицом способ защиты должен соответствовать содержанию нарушенного права и спорного правоотношения и непосредственно привести к восстановлению нарушенного права.

Перечень способов защиты установлен ГК РФ или иными законами (статья 12 Гражданского кодекса РФ).

В соответствии с приведенной нормой закона требования истца о запрете ответчику использовать товарные знаки № 545535, 545534 и сходные с ним до степени смешения обозначения в доменном имени ymzmmotors.ru, суд признает подлежащими удовлетворению.

Поскольку у ответчика не было каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени ymzmmotors.ru, ответчик не являлся и не является владельцем одноименных товарных знаков и доменное имя не отражает фирменного наименования его компании (ответчик не представил доказательств наличия других законных интересов в использовании спорного обозначения), суд признает заявленное истцом требование об обязании ответчика передать истцу право администрирования спорного доменного имени, подлежащим удовлетворению.

Регистрация товарных знаков ответчиком не оспорена.

Доказательств того, что ответчик не является в настоящее время администратором спорного доменного имени, в материалы дела не представлено.

Соответственно, истцом может быть заявлено требование к администратору доменного имени о запрете его использования, на что указывает и пункт 1 Справки СИП. Также с целью пресечения правонарушения им может быть заявлено требование о запрете использовать обозначения (наименования), тождественные товарному знаку, коммерческому обозначению и фирменному наименованию, либо сходные с ними до степени смешения в отношении однородных товаров.

Согласно абз. 1 п. 3 Справки СИП по спорам о доменных именах, тождественных или сходных до степени смешения с товарными знаками, при рассмотрении вопросов о недобросовестности лица, участвующего в деле, суд в соответствии с пунктом 1 статьи 5, пунктами 1 и 2 статьи 10 Гражданского кодекса РФ, параграфами 2 и 3 статьи 10.bis Парижской конвенции для установления содержания честных обычаев при регистрации и использовании (администрировании, делегировании и другим действиям) доменных имен может использовать положения, сформулированные в Единообразной политике по разрешению споров в связи с доменными именами, одобренной Интернет-корпорацией по присвоению названий и номеров (ICANN), в том числе в ее параграфах 4 (a), 4 (b) и 4 (c).

Единообразная политика по разрешению споров в связи с доменными именами в указанных параграфах содержит критерии для признания действий администратора домена актом недобросовестной конкуренции (Приложение к Справке СИП)

Порядок передачи прав на домен лицу, в пользу которого вынесен судебный акт, регулируется Положением "О процедурах, подлежащих применению при возникновении споров о доменных именах" (утверждено решением Координационного центра национального домена сети Интернет от 20.09.2012 № 2012-07/47) (редакция от 17.12.2019).

Согласно пункту 4.2.1 параграфа 4.2 Положения действия по реализации преимущественного права регистрации доменного имени после вступления в силу судебного акта по существу спора в отношении данного доменного имени осуществляются регистратором на основании судебного акта, вступившего в законную силу, в случае, если в резолютивной части судебного акта содержится:

(1) запрет администратору использовать в доменном имени обозначение, права на которое принадлежат Правообладателю, и (или)

(2) запрет администратору использовать соответствующее доменное имя, и (или)

(3) признание администрирования домена администратором нарушением прав Правообладателя.

Только в том случае, если решение суда будет содержать одно или несколько из указанных требований, истец получит право требовать у регистратора регистрации домена на свое имя. В ином случае, права истца восстановлены не будут, поскольку возникнет риск либо продолжения использования домена ответчиком, либо получения прав на домен любым иным лицом.

Разъяснениями высших судебных инстанций в части применения ст. 10bis Парижской конвенции, а также Единообразной политики разрешения споров в связи с доменными именами, утвержденной корпорацией ICANN, подтверждается права суда напрямую восстановить нарушенное право истца, передав ему право администрирования домена.

При таких обстоятельствах требование истца подлежат удовлетворению в полном объеме.

Расходы по госпошлине полностью относятся на ответчика.

Решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа (ч.1 ст.177 АПК РФ).

Руководствуясь ст. ст. 110, 167, п. 2 ст. 176, ст. ст. 180, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Признать администрирование домена YAMZ-DIZEL.RU, YAMZ.INFO, YAMZ.PRO обществом с ограниченной ответственностью "Ярославские моторы" (ИНН <***>, ОГРН <***>) г. Ярославль нарушением прав публичного акционерного общества "Автодизель" (Ярославский моторный завод) (ИНН <***>, ОГРН <***>) г. Ярославль на товарные знаки №№ 545535, 545534.

Запретить обществу с ограниченной ответственностью "Ярославские моторы" (ИНН <***>, ОГРН <***>) г. Ярославль использовать в доменном имени и при других способах адресации обозначения YAMZ и YMZ.

Запретить обществу с ограниченной ответственностью "Ярославские моторы" (ИНН <***>, ОГРН <***>) г. Ярославль администрирование доменных имен YAMZ-DIZEL.RU, YAMZ.INFO, YAMZ.PRO

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Ярославские моторы" (ИНН <***>, ОГРН <***>) г. Ярославль в пользу публичного акционерного общества "Автодизель" (Ярославский моторный завод) (ИНН <***>, ОГРН <***>) г. Ярославль 6 000 руб. госпошлины.

Исполнительный лист выдать по ходатайству взыскателя после вступления решения в законную силу.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства во Второй арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ярославской области, в том числе посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда в сети «Интернет»,  через систему «Мой арбитр» (http://my.arbitr.ru).

Судья О.С. Харламова