Решение от 1 марта 2019 г. по делу № А50-32881/2018

Арбитражный суд Пермского края

Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

город Пермь

01.03.2019 года Дело № А50-32881/18

Резолютивная часть решения объявлена 22.02.2019 года.

Полный текст решения изготовлен 01.03.2019 года.

Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Кремер Ю.О. при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Ереминой А.М., рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «ПермЭнергоМаш» (ОГРН <***>, ИНН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Промрубеж» (ОГРН <***>, ИНН <***>)

с привлечением к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных исковых требований относительно предмета спора, ФИО1, индивидуального предпринимателя ФИО2, общества с ограниченной ответственностью «ТехКомСнаб», акционерного общества «Березниковский содовый завод», открытого акционерного общества «Метафракс», общества с ограниченной ответственностью «Паркинград», общества с ограниченной ответственностью «Альфа Ограждения», общества с ограниченной ответственностью «ТИУ.РУ»,

о признании товаров контрафактными, обязании прекратить нарушение прав истца, взыскании компенсации,

В судебном заседании приняли участие:

От истца: ФИО3, по доверенности от 7.12.2018, предъявлен паспорт,

ФИО4, по доверенности от 01.06.2018, предъявлен паспорт,

ФИО5, по доверенности от 17.01.2019, предъявлен паспорт,

От ответчика: ФИО6, по доверенности от 04.12.2017, паспорт,

От третьих лиц: не явились, извещены.

Общество с ограниченной ответственностью «ПермЭнергоМаш» (далее - истец) обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Промрубеж» (далее - ответчик), в котором просит:

- признать противотаранные устройства, противотаранные дорожные блокираторы, заградительные устройства, имеющие встроенный линейный электропривод, в которых использованы технические решения, описанные в формулах к полезные модели «врезной в дорожное полотно противотаранный дорожный блокиратор» согласно патенту № 119754 от 27.08.2012г., выданному Федеральной службой по интеллектуальной собственности Российской Федерации и «противотаранный дорожный блокиратор типа «Искусственная дорожная неровность» согласно патенту № 119869 от 27.08.2012г., выданному Федеральной службой по интеллектуальной собственности Российской Федерации, изготавливаемые, применяемые, предлагаемые к продаже, продаваемые или иным образом вводимые в гражданский оборот Обществом с ограниченной ответственностью «Промрубеж» контрафактными;

-обязать ответчика прекратить изготовление, применение, предложение к продаже, продажу, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей противотаранных устройств, противотаранных дорожных блокираторов, заградительных устройств, имеющих встроенный линейный электропривод, в которых использованы технические решения, описанные в формулах к полезные модели «врезной в дорожное полотно противотаранный дорожный блокиратор» согласно патенту № 119754 от 27.08.2012г., выданному Федеральной службой по интеллектуальной собственности Российской Федерации и «противотаранный дорожный блокиратор типа «Искусственная дорожная неровность» согласно патенту № 119869 от 27.08.2012г., выданному Федеральной службой по интеллектуальной собственности Российской Федерации;

- взыскать с ответчика компенсацию в размере 4 900 000 рублей.

В судебном заседании 20.02.2019 истец устно заявил об уточнении исковых требований в части включения в предмет иска указания о нарушении ответчиком прав истца в отношении патента на полезную модель № 183820 от 24.04.2012.

В судебном заседании объявлен перерыв в целях подготовки истцом уточнения исковых требований в письменном виде.

В судебном заседании 22.02.2019 истец уточнил исковые требования в части дополнения требований о признании противотаранных устройств, противотаранных дорожных блокираторов, заградительных устройств, имеющих встроенный линейный электропривод; об обязании ответчика прекратить изготовление, применение, предложение к продаже, продажу, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей противотаранных устройств, противотаранных дорожных блокираторов, заградительных устройств, имеющих встроенный линейный электропривод указанием на патент № 183820 от 24.04.2012г., выданному Федеральной службой по интеллектуальной собственности Российской Федерации взамен признанного частично недействительным патента № 119869.

Уточнение исковых требований принято судом согласно ст. 49 АПК РФ.

Представитель истца на исковых требованиях настаивает в полном объеме, в судебном заседании представил письменные пояснения.

Ответчик с требованиями не согласен, отзыв на иск не представлен, ссылается на то, что в деятельности использует свои патенты. Представил копии решений от 30.10.2017 о признании частично недействительными патентов на полезную модель №м 119869 и № 119754.

Третьи лица представили отзывы на иск.

Исследовав материалы дела, заслушав лиц, участвующих в деле, суд установил.

ООО «ПермЭнергоМаш» являлся обладателем исключительного права на полезную модель «Врезной в дорожное полотно противотаранный дорожный блокиратор» согласно патенту № 119754 с датой приоритета полезной модели от 24.04.2012, выданному Федеральной службой по интеллектуальной собственности Российской Федерации (Роспатент).

Также ООО «ПермЭнергоМаш» являлся обладателем исключительного права на полезную модель «Противотаранный дорожный блокиратор типа «Искусственная дорожная неровность" согласно патенту № 119869 с датой приоритета от 24.04.2012, выданному Федеральной службой по интеллектуальной собственности Российской Федерации (Роспатент).

Решением Роспатента от 30.10.2017 № 2012116751/11 патент Российской Федерации на полезную модель № 119869 признан недействительным частично, предписано выдать новый патент Российской Федерации на полезную модель с уточненной формулой.

04.10.2018 Роспатентом зарегистрирован патент "Противотаранный дорожный блокиратор типа «Искусственная дорожная неровность" № 183820, дата начала отсчета срока действия патента 24.04.2012, выданный взамен патента 119869.

Решением Роспатента от 30.10.2017 № 2012116751/11 патент Российской Федерации на полезную модель № 119754 признан недействительным частично, предписано выдать новый патент Российской Федерации на полезную модель с уточненной формулой.

На дату рассмотрения настоящего спора патент взамен патента на полезную модель № 119754 не выдан.

Правообладатель ООО «ПермЭнергоМаш» обратился в арбитражный суд с требованием о защите его исключительного права на полезные модели, полагая, что ООО "Промрубеж" использует технические решения, автором которых является ФИО7 и исключительные права на которые переданы им ООО "ПермЭнергоМаш", вводит в гражданский оборот товары с нарушением прав истца.

Истец указывает, что на сайтах htth://www.promrubezh.ru/ и http://or159.tiu.ru/ ответчиком предлагаются к продаже товары, содержащие все признаки технических решений, автором которых является ФИО7 и исключительные права на которые переданы им ООО "ПермЭнергоМаш", а именно противотаранные устройства, противотаранные дорожные блокираторы, заградительные устройства, имеющие встроенный линейный электропривод.

Протоколами осмотра нотариусом доказательств серии 59 АА 2622294, 59 АА 2622295 от 31.05.2017, 59АА 2620825 от 19.09.2017 зафиксирован факт того, что ООО "Промрубеж" предлагает к продаже и распространению изготавливаемые им изделия.

В судебном заседании 22.02.2019 судом произведен осмотр сайта htth://www.promrubezh.ru/, судом установлено, что на день рассмотрена спора ООО "Промрубеж" продолжает предлагать к реализации товар (дорожный блокиратор), нарушение прав истца не устранено.

Согласно экспертному заключению по вопросам использования товаров "дорожный блокиратор" – "противотаранное устройство", выпускаемых и предлагаемых ООО "Промрубеж" по протоколам 59 АА 2622294, 59 АА 2622295 от 31.05.2017, в полезных моделях по патенту № 119754 и патенту № 119869, выполненному патентным поверенным РФ ФИО8 03.08.2017 на основании сопоставительного анализа формулы по патентам № 119754 и № 119869 установлено, что в товарах ответчика, описание которых содержатся к нотариальных протоколах осмотра доказательства 59 АА 2622294, 59 АА 2622295, 59АА 2620825 используется каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте формулы.

В отношении вновь выданного патента на полезную модель № 183820 вместо патента 119869 судом установлено, что патент № 183820 имеет ту же формулу, что и патент 183820, плюс дополнительно в нем указан такой признак, как "блокиратор также содержит средство фиксации блокирующего элемента в боевом положении, при этом блокирующий элемент выполнен в виде подъемной платформы, содержащей силовую раму платформы и зубец, который в поперечном сечении представляет собой острый угол, выполненный и расположенный с возможностью контакта своей вершиной с колесом проезжающего через блокиратор транспортного средства, когда блокиратор приведен в боевое положение, а упомянутое опорное основание выполнено в виде силовой рамы основания".

Ответчик заявил о наличии у него патентов № 178797 с датой приоритета 28.11.2017.

Заключением патентно-технической экспертизы на предмет использования в техническом решении по патенту RU№ 178797 признаков, характеризующих сущность "Дорожного блокиратора" разработки ФИО7, выполненной патентным поверенным ФИО9 установлено, что все признаки 1-6, составляющие содержание независимого пункта формулы 178797 содержатся в авторский документах ФИО7, датированный ранее даты приоритета полезной модели № 178797.

В силу ст. 1358.1 ГК РФ данная полезная модель является зависимой, поскольку ее использование невозможно без использования охраняемых патентом и имеющей более ранний приоритет полезной модели, охраняемой патентом № 183820.

Согласно п.2 ст. 1358.1 ГК РФ изобретение, полезная модель или промышленный образец не могут быть использованы без разрешения обладателя патента на другое изобретение, другую полезную модель или другой промышленный образец, по отношению к которым они являются зависимыми.

Доказательства, опровергающие доводы истца, заключения патентных поверенных относительно использования технических решений истца, ООО "Промрубеж" не представлены.

Согласно данным, взятых с сайта http://zakupki.gov.ru, а также данных сервиса "Контур.Фокус", ответчик в течение 2015, 2016 года предлагал к продаже и продавал дорожные блокираторы, в том числе в пользу ФГКУ комбинат "Девиз" Управления Федерального агентства по государственным резервам по Приволжскому федеральному округу (поставка противотаранного заградительного препятствия, контракт от 03.03.2016), ФГКУ комбинат "Светлый" Управления Федерального агентства по государственным резервам по Приволжскому федеральному округу (поставка противотаранного устройства, аукцион от 09.02.2016), ФГКУ "Пограничный Кинологический учебный центр Федеральной службы безопасности Российской Федерации (поставка противотаранного устройства, контракт от 11.05.2015), ФГУП "Государственный НИИ органической химии и технологии" (поставка накладного механического дорожного блокиратора типа "Покат" (или аналог), закупка от 01.09.2014) и другие.

В силу п. 1 ст. 1231 ГК РФ на территории Российской Федерации действуют исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности.

Полезные модели статьей 1225 ГК РФ отнесены к результатам интеллектуальной деятельности.

На основании п. 1 ст. 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктом 2 настоящей статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

В соответствии с п. 1 ст. 1351 ГК РФ в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству. Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

В соответствии с п. 1 ст. 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающее исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

В силу п. 2 ст. 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

Таким образом, исковые требования о признании противотаранных устройств, противотаранных дорожных блокираторов, заградительных устройств, имеющих встроенный линейный электропривод, контрафактными и Обязать общество с ограниченной ответственностью «Промрубеж» (ОГРН <***>, ИНН <***>) прекратить изготовление, применение, предложение к продаже, продажу, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей данных устройств подтверждены и подлежат удовлетворению.

При этом суд отмечает, что истцом заявлено о нарушении прав истца согласно патентам № 119754 от 27.08.2012, № 119869 от 27.08.2012 и № 183820 от 24.04.2012.

Патенты № 119754 от 27.08.2012, № 119869 от 27.08.2012 признаны частично недействительными решениями Роспатента от 30.10.2017.

В силу ч.5 ст. 1398 ГК РФ патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец, признанный недействительным полностью или частично, аннулируется с даты подачи заявки на патент.

Таким образом, на дату рассмотрения настоящего спора патенты № 119754 от 27.08.2012, № 119869 от 27.08.2012 аннулированы.

В силу п. 54 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" не могут быть признаны нарушением прав лица, за которым был зарегистрирован патент, товарный знак, действия иных лиц по использованию изобретения, полезной модели или промышленного образца, патент на который признан впоследствии недействительным, по использованию товарного знака, предоставление правовой охраны которому впоследствии признано недействительным.

При аннулировании патента использование соответствующего технического решения в период его действия перестает быть незаконным.

При таких обстоятельствах суд не усматривает оснований для удовлетворения исковых требований в части нарушения прав истца в связи с использованием технических решений, указанных в патентах № 119754 от 27.08.2012, № 119869 от 27.08.2012.

Иск подлежит удовлетворению в части нарушения прав истца в отношении патента № 183820.

Также истцом заявлено требование о взыскании с общества с ограниченной ответственностью «Промрубеж» компенсацию в размере 4 900 000 руб. 00 коп.

Согласно ст. 1406.1 ГК РФ в случае нарушения исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных настоящим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Согласно Постановлению Конституционного Суда РФ от 13.12.2016 N 28-П "По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края" в силу значительной специфики объектов интеллектуальной собственности, обусловленной их нематериальной природой, правообладатели ограничены как в возможности контролировать соблюдение принадлежащих им исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации третьими лицами и выявлять допущенные нарушения, так и в возможности установить точную или по крайней мере приблизительную величину понесенных ими убытков (особенно в виде упущенной выгоды), в том числе если правонарушение совершено в сфере предпринимательской деятельности. С учетом указанной специфики, предопределяющей необходимость установления специальных способов защиты нарушенных исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, Гражданский кодекс Российской Федерации предоставляет правообладателю право в случаях, предусмотренных данным Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, требовать от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты соответствующей компенсации и освобождает его от доказывания в суде размера причиненных убытков. Размер компенсации, которая подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, как следует из пункта 3 статьи 1252 ГК Российской Федерации, определяется судом в пределах, установленных данным Кодексом (в том числе статьями 1301, 1311 и 1515), в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

С учетом характера допущенного ответчиком нарушения прав истца, а именно, его неоднократности, длительности, высокой стоимостью производимых с нарушением прав истца устройств (500-700 тыс. рублей), поставка контрафактных товаров государственным, муниципальным учреждениям и предприятиям во исполнение государственных, муниципальных контрактов, суд полагает сумму компенсации в размере 4 900 000 рублей обоснованной.

Указанная сумма ответчиком не оспорена.

На основании всего вышеизложенного, исковые требования подлежат частичному удовлетворению.

В соответствии со ст. 110 АПК РФ возмещение расходов по госпошлине возлагается на ответчика.


Руководствуясь ст. ст. 110, 168 – 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л :

Иск удовлетворить частично.

Признать противотаранные устройства, противотаранные дорожные блокираторы, заградительные устройства, имеющие встроенный линейный электропривод, в которых использованы технические решения, описанные в формуле к полезной модели "противотаранный дорожный блокиратор типа «Искусственная дорожная неровность» согласно патенту № 183820 от 24.04.2012г., выданному Федеральной службой по интеллектуальной собственности Российской Федерации взамен признанного частично недействительным патента № 119869, изготавливаемые, применяемые, предлагаемые к продаже, продаваемые или иным образом вводимые в гражданский оборот Обществом с ограниченной ответственностью «Промрубеж» (ОГРН <***>, ИНН <***>) контрафактными.

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Промрубеж» (ОГРН <***>, ИНН <***>) прекратить изготовление, применение, предложение к продаже, продажу, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей противотаранных устройств, противотаранных дорожных блокираторов, заградительных устройств, имеющих встроенный линейный электропривод, в которых использованы технические решения, описанные в формуле к полезной "противотаранный дорожный блокиратор типа «Искусственная дорожная неровность» согласно патенту № 183820 от 24.04.2012г., выданному Федеральной службой по интеллектуальной собственности Российской Федерации взамен признанного частично недействительным патента № 119869.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Промрубеж» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «ПермЭнергоМаш» (ОГРН <***>, ИНН <***>) компенсацию в размере 4 900 000 руб. 00 коп., а также 59 000 руб. 00 коп. судебных расходов по оплате государственной пошлины.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Промрубеж» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в федеральный бюджет государственную пошлину в сумме 500 руб. 00 коп.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия через арбитражный суд Пермского края.


Судья Ю.О. Кремер