Решение от 16 сентября 2019 г. по делу № А12-25819/2019

Арбитражный суд Волгоградской области

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

город Волгоград

«16» сентября 2019 года Дело № А12-25819/2019

Резолютивная часть решения вынесена 16 сентября 2019 года.

Полный текст решения изготовлен 16 сентября 2019 года.

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Лебедева А.М., рассмотрев в порядке упрощенного производства, без вызова сторон, дело по иску закрытого акционерного общества «Корпорация «МАСТЕРНЭТ» (ИНН <***>, ОГРН <***>) к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака №289226 в размере 50 000 руб., расходов на приобретение товара в размере 96 руб., почтовых расходов в размере 182 руб., а также расходов по оплате государственной пошлины за предоставление сведений из ЕГРИП в размере 225 руб.,

УСТАНОВИЛ:

закрытое акционерное общество «Корпорация «МАСТЕРНЭТ» (далее – истец, общество) обратилось в Арбитражный суд Волгоградской области с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (далее – ответчик, предприниматель) о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака №289226 в размере 50 000 руб., расходов на приобретение товара в в размере 96 руб., почтовых расходов в размере 182 руб., а также расходов по оплате государственной пошлины за предоставление сведений из ЕГРИП в размере 225 руб.

Исковые требования мотивированы тем, что предпринимателем допущено нарушение прав истца путем использования товарного знака «STAYER».

Определением Арбитражного суда Волгоградской области от 24.07.2019 исковое заявление принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 227 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

07.08.2019 от истца поступило ходатайство об увеличении исковых требований, согласно которому он просил взыскать с предпринимателя 200 000 руб. компенсации, 96 руб. расходов на приобретение товара, 225 руб. расходов на получение выписки из ЕГРИП, 182 руб. почтовых расходов.

Уточнение исковых требований принято судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В отзыве ответчик возражал против исковых требований по следующим основаниям:

- ответчик не представил доказательств того, что спорный товар является контрафактным, реализованный ответчиком товар моб быть введен в гражданский оборот третьи лицом ООО «Денеб, которому переданы права на товарный знак по договору № 32 от 12.08.2015;

- предприниматель самостоятельно спорную продукцию никогда не выпускала, а на приобретаемый товар от различных поставщиков для дальнейшей продаже ответчик не обязан заключать договор с правообладателями интеллектуальной собственности;

- размер компенсации является чрезмерным, подлежит снижению в порядке пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В силу части 6 статьи 228 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при рассмотрении дела в порядке упрощенного производства не применяются правила, предусмотренные статьями 155 и 158 настоящего Кодекса.

Частью 1 статьи 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, решение арбитражного суда по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства, принимается немедленно после разбирательства дела путем подписания судьей резолютивной части решения и приобщается к делу.

Принятая по результатам рассмотрения дела резолютивная часть решения размещается на официальном сайте арбитражного суда в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» не позднее следующего дня после дня ее принятия.

Судом 16.09.2019 вынесена резолютивная часть решения, которая размещена на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В соответствии с положениями пункта 39 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18.04.2017 № 10 «О некоторых вопросах применения судами положений Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации об упрощенном производстве», суд общей юрисдикции, арбитражный суд вправе изготовить мотивированное решение по своей инициативе. В этом случае решение вступает в законную силу и срок на его обжалование исчисляется со дня принятия решения путем вынесения (подписания) резолютивной части.

Суд полагает необходимым в рассматриваемом случае изготовить полный текст решения по собственной инициативе.

Изучив материалы дела, доводы искового заявления и отзыва, арбитражный суд пришёл к выводу о наличии оснований для удовлетворения заявленных требований в силу следующего.

Как следует из материалов дела, закрытое акционерное общество «Корпорация «МАСТЕРНЭТ» с 24.01.2013 на основании свидетельства RU 289226 является правообладателем зарегистрированного 24.01.2013 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания товарного знака «STAYER», сроком действия до 18.04.2023.

03.07.2017 в торговом помещении, расположенном рядом с адресной табличкой: <...>, был установлен и задокументирован факт предложения к продаже от имени ИП ФИО1 прибора измерительного ручного – рулетка, на котором присутствует изображение, схоже до степени смешения с товарным знаком № 289226.

В подтверждение факта продажи спорных товаров в материалы дела представлен товарный чек от 03.07.2017, а также диск с видеозаписью покупки товара.

В результате незаконного использования товарного знака, истец заявляет о взыскании денежной компенсации в двукратном размере стоимости права использования товарного знака в сумме 200 000 руб. (с учетом принятых судом уточнений исковых требований).

Истцом в адрес ответчика направлена претензия с требованием об уплате компенсации.

Неисполнение требований претензии послужило основанием для обращения общества в арбитражный суд с рассматриваемым иском.

В соответствии с положениями подпункта 14 пункта 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации товарные знаки являются средствами индивидуализации товаров, которым предоставляется правовая охрана.

В соответствии с положениями пункта 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право.

В соответствии с положениями пункта 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами.

На территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности (статья 1479 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Государственная регистрация товарного знака согласно статье 1480 Гражданского кодекса Российской Федерации осуществляется федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации. На товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков, выдается свидетельство на товарный знак. Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве (пункты 1 и 2 статьи 1481 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 указанного кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 вышеуказанной статьи.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

Исходя из указанных норм ГК РФ, в предмет доказывания в рамках заявленных исковых требований входит установление следующих обстоятельств: обладает ли истец исключительными правами на товарный знак, являются ли обозначения, используемые ответчиком, тождественными или сходными до степени смешения с зарегистрированным истцом товарным знаком, используются ли обозначения для продажи тех товаров и услуг, которые включены в область охраны товарного знака, то есть однородных товаров и услуг.

В соответствии с положениями пункта 3 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд создает условия для всестороннего и полного исследования доказательств, установления фактических обстоятельств и правильного применения законов и иных нормативных правовых актов при рассмотрении дела.

По смыслу пункта 2 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, определяются арбитражным судом на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле, в соответствии с подлежащими применению нормами материального права.

В соответствии с нормами статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы.

Материалами дела подтвержден факт продажи от имени предпринимателя товара, на котором расположено изображение, схожее до степени смешения с товарным знаком № 289226, в отсутствие лицензионного соглашения с правообладателем.

Судом отклоняется довод ответчика о том, что спорный товар не является контрафактным.

Легальное определение контрафактного товара дано в пункте 1 статьи 1515 ГК РФ, согласно которой товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Согласно разъяснениям Президиума ВАС РФ, изложенным в постановлении от 18.07.2006 № 3691/06, для установления смешения товарных знаков достаточно установить вероятность их смешения, которая зависит от сходства сравниваемых обозначений и от оценки однородности обозначенных товарными знаками товаров. При этом для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителя (постановление Президиума ВАС РФ от 18.06.2013 № 2050/2013).

Вместе с тем, из представленных в материалы дела доказательств усматривается явное наличие сходство товарного знака, принадлежащего истцу, и изображения, которое размещено на товаре, реализованном ответчиком.

Ответчиком не представлено доказательства, что и товар реализовывается на основании лицензионного договора.

Довод ответчика о том, что реализованный предпринимателем товар мог быть введен в гражданский оборот ООО «Денеб», является по существу лишь его предположением, не подкрепленным каким-либо доказательством.

Указанное само по себе является достаточным для признания товара контрафактным.

Ссылка ответчика на то, что предприниматель самостоятельно спорную продукцию никогда не выпускала, а на приобретаемый товар от различных поставщиков для дальнейшей продаже ответчик не обязан заключать договор с правообладателями интеллектуальной собственности, отклоняется судом, поскольку основана на неправильном толковании норм части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 43.2 постановления Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

В данном случае истцом заявлено требование о взыскании суммы компенсации на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, а именно - в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

При определении размера подлежащей взысканию компенсации суд не вправе по своей инициативе изменять вид компенсации, избранный правообладателем (пункт 35 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015).

Таким образом, при избранном истцом виде компенсации учитывая, что суд не может по своему усмотрению изменять выбранный истцом вид компенсации, в предмет доказывания по данной категории дел входит также установление цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, и определение конкретного размера компенсации исходя из этой цены с учетом установленного нарушения. При этом определение обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, является обязанностью арбитражного суда на основании части 2 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В данном случае, при обращении с настоящим иском обществом избран вид компенсации, предусмотренный подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В пункте 43.4 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав или товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование, то при определении размера компенсации за основу следует принимать вознаграждение, обусловленное лицензионным договором, предусматривающим простую (неисключительную) лицензию, на момент совершения нарушения.

Поскольку пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусматривается одна мера гражданско-правовой ответственности - компенсация, взыскиваемая вместо убытков, которая лишь рассчитывается разными способами (пункты 1 и 2 названной статьи), Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в постановлении от 02.04.2013 № 16449/12 указывал, что выработанные им в постановлении от 20.11.2012 N 8953/12 подходы применимы и к практике взыскания компенсации, рассчитанной согласно подпункту 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ. Суд при соответствующем обосновании не лишен возможности взыскать сумму такой компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием.

Как указано выше, с учетом уточненных требований, при обращении с настоящим иском истцом был избран вид компенсации, взыскиваемой на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, следовательно, снижение размера компенсации ниже двукратного размера стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, возможно только при наличии мотивированного заявления ответчика, подтвержденного соответствующими доказательствами.

Так, истец в обоснование исковых требований ссылается на лицензионный договор на использование товарного знака № 32 от 12.08.2015, заключенный между ЗАО «Корпорация «МАСТЕРНЭТ» (лицензиар) и ООО «Денеб» (лицензиат), согласно которому лицензиар предоставляет лицензиару неисключительную лицензию на право использования на всей территории Российской Федерации товарных знаков, в том числе спорного товарного знака «STAYER».

Согласно п. 4.2. договора лицензиат уплачивает лицензиару лицензионное вознаграждение в виде ежеквартальных платежей в размере 300 000 руб.

Копия указанного лицензионного договора на использование товарного знака № 32 от 12.08.2015 представлена в материалы дела, достоверность данного доказательства не вызывает у суда сомнений, кроме того, истцом представлены платежные поручения № 1448 от 17.04.2017 и № 2661 от 03.07.2017, подтверждающие внесение оплаты по указанному договору за 1 и 2 кварталы 2017 года.

Истец, заявляя требования о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, исходит из его стоимости в размере 100 000 руб.

Суд считает указанное определение стоимости согласно лицензионному договору соответствующим нормативному регулированию п. 2 ч. 4 ст. 1515 ГК РФ, в том числе, с учетом того, что размер лицензионного вознаграждения определен за квартал и мог быть выше в течение всего срока действия договора, соответствующему сроку действия свидетельств на товарный знак.

Указанный договор недействительным не признан, о его фальсификации лицами, участвующими в деле, не заявлялось, из числа доказательств по делу он не исключен.

Цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, указанная сумма в двукратном размере составляет размер компенсации за соответствующее нарушение, определяемый по правилам подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ. Определенный таким образом размер является по смыслу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ единственным (одновременно и минимальным, и максимальным) размером компенсации, предусмотренным законом по правилам указанной нормы.

При этом, исходя из требования об установлении обстоятельств с учетом доводов и возражений лиц, участвующих в деле, надлежит также определять, на что конкретно направлены доводы ответчика о снижении размера компенсации - на оспаривание доказываемой истцом цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, либо на установление обстоятельств, позволяющих снизить размер компенсации ниже установленного законом предела.

Поскольку формула расчета размера компенсации, определяемого исходя из двукратной стоимости права использования товарного знака, императивно определена законом, доводы ответчика о несогласии с расчетом размера компенсации, заявленным истцом, могут основываться на оспаривании заявленной истцом цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, и подтверждаться соответствующими доказательствами, обосновывающими такое несогласие.

Заявление ответчика о снижении размера компенсации в случае предъявления иска о взыскании рассчитанной по правилам подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ компенсации по причине ее несоразмерности и чрезмерности, в свою очередь, должно быть обосновано обстоятельствами, предусмотренными постановлением КС РФ 03.07.2018 № 28-П, поскольку иных оснований для снижения размера компенсации, которая определяется на основании стоимости права использования, а не по усмотрению суда, законом не предусмотрено.

С учетом приведенных выше норм действующего законодательства, суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе. Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказать необходимость применения судом такой меры. Снижение размера компенсации ниже минимального предела, установленного законом, с учетом требований разумности и справедливости, должно быть мотивировано судом и подтверждено соответствующими доказательствами.

В рассматриваемом случае отсутствует основной критерий, являющийся в соответствии с положениями абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ и постановления № 28-П основанием для снижения размера компенсации ниже низшего предела, - одновременное нарушение исключительных прав на несколько объектов интеллектуальной собственности. Как указывалось выше, истцом предъявлено требование о защите исключительного права лишь на один товарный знак.

Аналогичная правовая позиция содержится в постановлениях Суда по интеллектуальным правам от 22.01.2019 по делу № А32-6176/2018; от 02.10.2018 по делу № А70-16361/2017 (определением Верховного Суда Российской федерации от 28.12.2018 № 304-ЭС18-21773 в передаче кассационной жалобы на указанное постановление для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), а также в определении Верховного Суда Российской Федерации от 10.01.2019 № 310-ЭС18-16787 по делу № А36-16236/2017.

С учетом указанных обстоятельств, суд находит заявленные требования обоснованными и подлежащими удовлетворению.

В соответствии с положениями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Расходы по приобретению товара в сумме 96 руб., почтовые расходы в сумме 182 руб. и расходы на получение выписки из ЕГРИП в размере 225 руб. подтверждены материалами дела, подлежат отнесению на ответчика.

При подаче искового заявления истцом уплачено 2 000 руб. государственной пошлины по иску, ввиду чего с ответчика в пользу истца надлежит взыскать 2 000 руб. расходов по оплате государственной пошлины.

В связи с увеличением обществом исковых требований (с 50 000 руб. до 200 000 руб.) с ответчика также подлежат взысканию в доход федерального бюджета 5 000 руб. государственной пошлины по иску.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 110, 167-171, 226-229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

ходатайство об уточнении исковых требований удовлетворить.

Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН <***>, ОГРНИП <***>) в пользу закрытого акционерного общества «Корпорация «МАСТЕРНЭТ» (ИНН <***>, ОГРН <***>) компенсацию за незаконное использование товарного знака №289226 в размере 200 000 руб., расходы на приобретение товара в размере 96 руб., почтовые расходы в размере 182 руб., расходы за предоставление сведений из ЕГРИП в размере 225 руб., судебные расходы по оплате государственной пошлины по иску в размере 2 000 руб.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН <***>, ОГРНИП <***>) в доход федерального бюджета 5 000 руб. государственной пошлины по иску.

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, путем подачи апелляционной жалобы в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Волгоградской области.

Судья А.М. Лебедев