Решение от 6 июня 2019 г. по делу № А03-22404/2018

АРБИТРАЖНЫЙ СУД АЛТАЙСКОГО КРАЯ

_____________________________________________________________________________

656015, Алтайский край, г. Барнаул, проспект Ленина, 76, тел.: 29-88-01

http://www.altai-krai.arbitr.ru е-mail: а03.info@arbitr.ru

Именем Российской Федерации


Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А03-22404/2018
06 июня 2019 года
г. Барнаул


Резолютивная часть решения объявлена 30 мая 2019 года

Решение суда в полном объеме изготовлено 06 июня 2019 года

Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Винниковой А.Н., при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, с использованием средств аудиозаписи, рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Стройпродукт», г. Омск (ОГРН <***>,ИНН5501093407) к обществу с ограниченной ответственностью «Гурман» г. Барнаул (ИНН <***>, ОГРН <***>) об обязании прекратить использование товарного знака и взыскании 1 500 000 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака,

при участии в судебном заседании:

от истца – ФИО2 по доверенности от 03.04.2019 № 19/053, паспорт,

от ответчика - ФИО3 по доверенности от 18.12.2018 № 4, паспорт,

У С Т А Н О В И Л:

Общество с ограниченной ответственностью «Стройпродукт» (далее по тексту – ООО «Стройпродукт», истец) обратилось в Арбитражный суд Алтайского края с исковым заявлением, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к обществу с ограниченной ответственностью «Гурман» (далее – ООО «Гурман», ответчик) об обязании прекратить использование товарного знака №118563, в том числе в названии магазина, расположенного по адресу: <...> (Торговый центр «Арена»), и взыскании 1 500 000 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака №118563.

Исковые требования со ссылками на статьи 1229, 1252, 1477, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации мотивированы тем, что ответчик незаконно использует товарный знак истца для реализации товаров в магазине «Гурман» (ТРЦ «Арена», <...>), наносит товарный знак на продукцию.

ООО «Гурман» в соответствии со статьей 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представило отзыв на исковое заявление, в котором просит в удовлетворении исковых требований отказать, ссылаясь на то, что принадлежащий истцу товарный знак ответчиком не используется, зарегистрированный и используемый истцом товарные знаки и используемый ответчиком не сходны до степени смешения товарные знаки (обозначения), а также не ассоциируются между собой, вероятность ведения потребителей в заблуждение, отсутствует. Кроме того, истцом не были представлены доказательства использования товарного знака в своей деятельности.

Представитель истца в судебном заседании на исковых требованиях настаивал, просил удовлетворить их в полном объеме.

Представитель ответчика с исковыми требованиями не согласился по основаниям, приведенным в отзыве.

Исследовав материалы дела, доводы искового заявления и отзыва на него, оценив представленные доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, заслушав представителей сторон, суд считает, что исковые требования подлежат частичному удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, ООО «Стройпродукт» является правообладателем словесного товарного знака №118563 «Гурман», зарегистрирован 15.07.1994 в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

Правовая охрана по вышеуказанному товарному знаку предоставлена в отношении товаров 29, 30, 31, 35, 36,42 класса Международной классификации товаров и услуг.

Истец обнаружил, что ответчик незаконно использует товарный знак истца для реализации товаров в магазине «Гурман» (ТРЦ «Арена», <...>), наносит товарный знак на продукцию (в частности, овощи, фрукты, молочная продукция, хлебобулочные изделия), кроме того, обозначение используется на вывеске магазина (места, где оказываются услуги по реализации товаров), в рекламе при продвижении услуг магазина, в уличных конструкциях: баннерах, рекламных конструкциях – лайтбоксах, публикациях в сети Интернет.

25.07.2018 в адрес ответчика направлена претензия с требованием прекратить незаконное использование товарного знака «Гурман» и нарушения прав правообладателя (т.1, л.д. 48-52).

Полагая, что ответчиком нарушается исключительное право на указанный товарный знак, ООО «Стройпродукт» обратилось в суд с исковыми требованиями о прекращении использования ООО «Гурман» в своей деятельности, в наименовании магазина, сходное до степени смешения с товарным знаком, принадлежащим истцу, а также о взыскании компенсации в размере 1 500 000 рублей.

На основании пункта 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются фирменные наименования; товарные знаки и знаки обслуживания; наименования мест происхождения товаров; коммерческие обозначения.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 указанного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, при выполнении работ, оказании услуг и путем размещения товарного знака в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Как следует из положений пункта 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 Гражданского кодекса Российской Федерации), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными названным Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается указанным Кодексом.

В силу пункта 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии со статьей 1250 Гражданского кодекса Российской Федерации интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными названным Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Статьей 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, – к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

Исходя из положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров (услуг), для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров (услуг), если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

При установлении сходства до степени смешения товарного знака, правообладателем которого является истец и обозначения, используемого ответчиком, суд исходил из следующего.

В соответствии с пунктом 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Таким образом, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений, а именно товарного знака № 118563 и используемого ответчика обозначения может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

При сопоставлении изображений с точки зрения их графического и визуального сходства должно быть учтено основное правило, согласно которому вывод делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом (общего впечатления).

Обозначение является сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. При определении сходства словесных обозначений они сравниваются: со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товара, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с постановлениями Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 № 2979/06, № 3691/06 угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию. Такая угроза зависит от нескольких обстоятельств: от оценки однородности обозначенных знаком товаров и услуг, от различительной способности знака с более ранним приоритетом; от сходства противопоставляемых знаков.

Пунктом 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (далее – Правила), предусмотрено, что обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 - 44 указанных Правил.

Согласно пункту 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам. Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В силу пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении. При этом словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными обозначениями, с объемными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Таким образом, права владельца товарного знака могут быть нарушены посредством использования самого товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения.

Суд, сравнив изображения товарного знака истца «Гурман» и изображение, использованное ответчиком на вывеске, указателях, на рекламных конструкциях, в социальных сетях «Гурман Продукты» (т.1, л.д. 17-46, т.2 л.д. 22-27, 33), приходит к выводу, что изображение, использованное ответчиком, сходно до степени смешения с изображением товарного знака истца, поскольку имеет место графическое, смысловое и звуковое сходство, влияющее на общее восприятие исследуемых обозначений.

Кроме того, ответчиком в материалы дела представлен акт экспертного исследования ФБУ Алтайская ЛСЭ Минюста России от 16.04.2019 №1339/6-6, согласно которого экспертом ФИО4 установлено, что товарный знак №118563 и обозначение «Гурман продукты» совпадают по использованному алфавиту, словесному элементу «Гурман», по звуковым, смысловым признакам словесного элемента «Гурман».

Таким образом, при использовании ответчиком обозначения «Гурман» или «Гурман Продукты» существует вероятность смешения потребителями лиц, которые оказывают услуги по реализации товаров под обозначением «Гурман».

Также суд учитывает, что товарный знак истца зарегистрирован, в том числе для услуг 35 класса Международной классификации товаров и услуг (реализация товаров) (ранее 42 класса), т.е. в той же экономической области, в которой ответчик использует изображение «Гурман продукты».

По настоящему делу судом первой инстанции дана правовая оценка всем письменным и иным доказательствам. На основании оценки всех представленных доказательств суд приходит к выводу о том, что истец доказал факт нарушения ответчиком его исключительных прав, которое выразилось в размещении на вывеске, указателях, рекламных конструкциях изображения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца.

Представленные истцом доказательства в их совокупности свидетельствуют о нарушении исключительного права и наличии оснований для применения ответственности, предусмотренной действующим законодательством.

На основании изложенного суд полагает, что требование истца о прекращении использовать, в том числе в названии магазина обозначение «Гурман», сходное до степени смешения с товарным знаком, принадлежащим ООО «Стройпродукт», подлежит удовлетворению.

Аналогичная правовая позиция содержится в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 29.04.2019 по делу №А03-115367/2018.

Рассмотрев требование о взыскании с ответчика компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак, суд учитывает следующее.

Следуя пункту 43.3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации №5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации №29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования.

При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего установленного предела. Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Истец заявил требование о взыскании с ответчика компенсации в размере 1 500 000 руб.

Суд находит, что заявленный размер компенсации является завышенным.

Суд учитывает, что после получения досудебной претензии и возбуждения дела в арбитражном суде ответчиком не предприняты меры по добровольному прекращению использования товарного знака истца.

В материалы дела представлен договор об отчуждении исключительных прав на товарный знак №118563 «Гурман» от 28.02.2018, заключенный между истцом (правопреемник) и обществом с ограниченной ответственностью «Торговая фирма «Резонанс» (правообладатель), в соответствии с которым правообладатель за вознаграждение отчуждает, а правопреемник принимает исключительное право на товарный знак №118563 «Гурман». За отчуждение исключительных прав на товарный знак правопреемник обязуется выплатить правообладателю вознаграждение в размере 500 000 руб., НДС не предусмотрен (т.2, л.д. 34-35).

Также истцом представлен договор подряда на создание дизайн –проекта и изменение бренд-бука 12.06.2014 №146, в соответствии с котором предусмотрена разработка проектно-технической документации по оформлению интерьера и изменению бренд бука гипермаркета Гурман, расположенного по адресу <...> Октября, 190. За выполненные работы заказчик уплачивает исполнителю 90 800 руб. (т.2. л.д. 28-32).

Суд критически относится к указанному договору, поскольку датирован ранее приобретения истцом исключительных прав на товарный знак №118563 «Гурман».

Учитывая характер и обстоятельства допущенного нарушения, нахождение истца и ответчика в разных регионах страны, степень вины нарушителя, отсутствие ранее совершенных ответчиком нарушений исключительного права истца, сумму вознаграждения за приобретенное исключительное права на товарный знак по договору от 28.02.2018, а также принципы разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения суд пришел к выводу о том, сумма взысканной судом первой инстанции компенсации подлежит снижению до 500 000 руб., поскольку такая сумма соразмерна последствиям нарушения ответчиком исключительных прав истца на товарный знак №118563.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судебные расходы распределяются между сторонами пропорционально размеру удовлетворенных требований.

С учетом уточнения исковых требований государственная пошлина по иску составляет 34 000 руб. (6 000 руб. + 28 000 руб.). Истец при подаче иска оплатил государственную пошлину в размере 40 000 руб.

Излишне уплаченная государственная пошлина подлежит возврату истцу из федерального бюджета на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации.

В связи с частичным удовлетворением исковых требований (33,33%) на ответчика относятся судебные расходы пропорционально удовлетворенным требованиям (28 000*33,33%=9 332 руб. + 6 000 руб. за требование неимущественного характера).

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить частично.

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Гурман», г. Барнаул (ИНН <***>, ОГРН <***>) прекратить использование товарного знака №118563, в том числе в названии магазина, расположенного по адресу: <...> (Торговый центр «Арена»).

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Гурман», г. Барнаул (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Стройпродукт», г. Омск (ОГРН <***>, ИНН5501093407) 500 000 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака №118563, а также 15 332 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

В удовлетворении остальной части требований отказать.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Стройпродукт», г. Омск (ОГРН <***>,ИНН5501093407) из федерального бюджета государственную пошлину в сумме 6 000 руб., уплаченную по платежному поручению от 25.12.2018 № 762174.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Алтайского края в апелляционную инстанцию – Седьмой арбитражный апелляционный суд, г. Томск в течение месяца со дня принятия решения. Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в арбитражный суд кассационной инстанции при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья А.Н. Винникова