Решение от 18 октября 2019 г. по делу № А71-14174/2019

АРБИТРАЖНЫЙ СУД УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

426011, г. Ижевск, ул. Ломоносова, 5 http://www.udmurtiya.arbitr.ru ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ

Дело № А71- 14174/2019
г. Ижевск
18 октября 2019 года
Резолютивная часть решения объявлена 15 октября 2019 года.

Решение в полном объеме изготовлено 18 октября 2019 года.

Арбитражный суд Удмуртской Республики в составе судьи Мелентьевой А.Р., при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению Общества с ограниченной ответственностью «Мамин хлеб» (ОГРН <***>, ИНН <***>) к Индивидуальному предпринимателю ФИО2 (ОГРН <***>, ИНН <***>) о запрете использовать товарный знак, о взыскании 500 000 рублей компенсации, 300 000 рублей штрафа, 81.483 рублей 69 копеек долга по периодическим платежам, 3 804 рублей 10 копеек неустойки,

при участии представителей:

истца: ФИО3 – представитель (доверенность от 19.08.2019 № 1), ФИО4 – представитель (доверенность от 01.02.2019 № 1),

ответчика: не явился (уведомлен),

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «Мамин хлеб» (далее – ООО «Мамин хлеб») обратилось в Арбитражный суд Удмуртской Республики с исковым заявлением к Индивидуальному предпринимателю ФИО2 (далее – ИП ФИО2) о запрете использовать товарный знак, о взыскании 500 000 руб. компенсации, 300 000 руб. штрафа, 81.483 руб. 69 коп. долга по периодическим платежам, 3 804 руб. 10 коп. неустойки.

В судебном заседании 15.10.2019 на основании статей 41, 49, 159 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) судом рассмотрено и удовлетворено ходатайство представителя истца об уменьшении размера исковых требований в части взыскания

неустойки до 2 315 руб. 96 коп., об отказе от исковых требований в части взыскания неустойки в размере 2 315 руб. 96 коп., в части взыскания 500 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав истца на товарный знак «Мамин хлеб».

Представитель ООО «Мамин хлеб» требования поддержал, привел доводы, изложенные в иске.

ИП ФИО2, надлежащим образом извещенный о месте и времени судебного заседания в соответствии со статьей 123 АПК РФ, не явился, отзыв на иск не представил, ходатайств по делу не заявил. На основании статьи 156 АПК РФ дело рассмотрено в его отсутствие по имеющимся в деле доказательствам.

Как следует из материалов дела, 01.03.2017 между сторонами заключен лицензионный договор № 1, по условиям которого лицензиар (ООО «Мамин хлеб») предоставляет на срок действия договора и за вознаграждение, уплачиваемое лицензиатом (ИП ФИО2) лицензию на право пользования коммерческим обозначением, неисключительную лицензию на ноу-хау на определенной сторонами территории (пункт 1.1 договора).

В соответствии с пунктом 4.8 договора в редакции дополнительного соглашения от 01.09.2018 № 1 размер роялти составляет 3% от суммы выручки лицензиата в каждой отдельной пекарне за отчетный период, но не менее 15 000 руб. (минимальный роялти), начиная с шестого месяца действия договора либо за каждую функционирующую пекарню.

Условиями пунктов 13.9-13.10 договора установлено, что лицензиат не позднее даты прекращения договора обязан прекратить использовать в своей предпринимательской деятельности коммерческое обозначение «Мамин Хлеб», а также иных сведений, входящих в состав ноу-хау лицензиара; не позднее даты прекращения договора предоставить лицензиару неоспоримые доказательства (фото-видеоматериалы) факта неиспользования в своей предпринимательской деятельности коммерческого обозначения «Мамин Хлеб», а также иных сведений, входящих в состав ноу-хау лицензиара.

В пункте 13.11 дополнительного соглашения стороны предусмотрели, что в случае, если лицензиат не предоставит доказательства, указанные в пункте 13.10, либо продолжит использовать в своей предпринимательской деятельности коммерческое обозначение «Мамин Хлеб», а также иную интеллектуальную собственность, принадлежащую лицензиару после прекращения договора, лицензиар вправе потребовать от лицензиара выплаты штрафа в размере 300 000 руб. за каждый установленный факт указанного нарушения.

Ответчиком в рамках заключенного договора была открыта пекарня с использованием коммерческого обозначения истца «Мамин Хлеб», расположенная по адресу: <...>.

ООО «Мамин хлеб» является обладателем исключительного права на товарный знак (знак облуживания) «Мамин Хлеб» согласно Свидетельству

на товарный знак (знак обслуживания) № 719866 (дата регистрации 12.07.2019) с приоритетом от 01.03.2018 (л.д.26-27).

Неисполнение лицензиатом в период май-июль 2019 года обязанности по внесению ежемесячных роялти-платежей повлекло образование на стороне последнего задолженности на сумму 81 483 руб. 69 коп.

В связи с чем 25.07.2019 истец направил в адрес ответчика уведомление о расторжении лицензионного договора с 01.08.2019.

Кроме того, в обоснование исковых требований истец указал, что ответчик в нарушение пункта 13.9 договора без согласия истца в отсутствие лицензионного договора продолжает использовать в своей предпринимательской деятельности товарный знак «Мамин Хлеб». Размещает его на вывеске пекарни, использует во внутреннем оформлении.

В подтверждение заявленных требований истец представил фото вывески ответчика (л.д. 28).

Истцом в адрес ответчика направлена претензия от 05.08.2019 № 20/19- юр (л.д. 35) с предложением оплатить задолженность в размере 81 483 руб. 69 коп., а также прекратить дальнейшее незаконное использование своей предпринимательской деятельности коммерческое обозначение «Мамин Хлеб», а также иные сведения, входящие в состав ноу-хау лицензиара, которая оставлена последним без ответа и удовлетворения.

Указанные обстоятельства послужили истцу основанием для обращения в суд с настоящим иском.

Заслушав пояснения представителя истца, исследовав и оценив представленные доказательства в порядке статьи 71 АПК РФ, суд пришел к выводу о том, что исковые требования подлежат удовлетворению, а производство по делу в части взыскания 500 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак «Мамин Хлеб», 2 315 руб. 96 коп. неустойки подлежит прекращению, в силу следующего.

В соответствии с пунктом 2 статьи 49 АПК РФ истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде любой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в суде соответствующей инстанции, отказаться от иска.

Принимая во внимание, что отказ от иска не противоречит закону, иным нормативным правовым актам, не нарушает права и законные интересы других лиц, арбитражный суд полагает возможным его принять (статья 49 АПК РФ).

В связи с принятием отказа от части исковых требований (взыскание компенсации за нарушение исключительных прав Общества с ограниченной ответственностью «Мамин хлеб» на товарный знак «Мамин Хлеб» в размере 500 000 руб., неустойки в размере 2 315 руб. 96 коп.) и на основании пункта 4 части 1 статьи 150 АПК РФ производство по делу в указанной части подлежит прекращению.

Согласно статье 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак

(правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, перечисленными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 статьи 1484 ГК РФ).

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

Следовательно, использование товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения другими лицами на деловой документации (фирменных бланках и печати) при выполнении работ, оказании услуг является нарушением исключительного права владельца товарного знака.

Пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных этим

Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными названным Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается названным Кодексом.

Защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия (подпункт 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ).

В пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 (далее – Обзор № 122), разъяснено, что вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Истцом в материалы дела представлено заключение об использовании обозначения, сходного с товарным знаком № 719866 от 06.09.2019 (л.д. 59- 62). Анализ проведен патентным поверенным РФ № 1082 ФИО5 Для проведения анализа истцом были представлены обозначение (товарный знак) ответчика и товарный знак истца. Как следует из заключения, обозначение (товарный знак) ответчика является сходным с товарным знаком истца № 719866, ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Исследовав и оценив в совокупности и взаимосвязи представленные в материалы дела доказательства, суд установил, что товарный знак истца по свидетельству Российской Федерации № 71986, и обозначение, используемое ответчиком, сходны до степени смешения.

Согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ для признания нарушения достаточно представить доказательства, свидетельствующие о вероятности смешения двух конкурирующих обозначений.

В настоящем деле, использование ответчиком обозначения, сходного с товарным знаком истца, может создавать большую вероятность смешения у потребителей двух организаций.

Факт использования ответчиком товарного знака истца в своей коммерческой деятельности без разрешения истца подтверждается материалами дела, и последним не отрицается (статья 9, 65 АПК РФ).

Таким образом, принимая во внимание вышеизложенное, суд пришел к выводу о том, что исковые требования о запрете использовать в своей предпринимательской деятельности принадлежащий ООО «Мамин хлеб» товарный знак «Мамин Хлеб» по свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) № 719866 (дата регистрации 12.07.2019) с приоритетом от 01.03.2018 подтверждены надлежащими доказательствами, ответчиком в установленном порядке не оспорены (статьи 9, 65 АПК РФ), в силу чего подлежат удовлетворению на основании статьи 1252 ГК РФ.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1235 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона – обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

Согласно пункту 5 статьи 1235 ГК РФ по лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное.

В соответствии со статьей 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно статье 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Надлежащее исполнение прекращает обязательство (пункт 1 статьи 408 ГК РФ).

Истец произвел расчет подлежащего оплате роялти за период май – июль 2019 года на основании данных содержащихся в ERP-системе в общей сумме 81 483 руб. 69 коп.

В нарушение условий заключенного лицензионного договора до настоящего времени обязанность по оплате роялти за вышеуказанный период ответчик не выполнил.

В силу пункта 3.1 статьи 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Определениями суда от 26.08.2019, 23.09.2019, ответчику предложено представить письменный мотивированный отзыв на исковое заявление. Таких документов в материалы дела не представлено. Кроме того в предварительном судебном заседании ответчик возражений относительно

предъявленных требований в части взыскания 81 483 руб. 69 коп. долга не заявил.

Учитывая изложенное, исковые требования в части взыскания 81 483 руб. 69 коп. долга обоснованы, подтверждены материалами дела, ответчиком в установленном порядке не оспорены (статьи 9, 65 АПК РФ), поэтому в порядке статей 309, 310, 1235 ГК РФ, условий договора подлежат удовлетворению в заявленной сумме.

На основании условий пункта 13.11 договора истцом также заявлены требования о взыскании штрафа в размере 300 000 руб. за продолжение использования в своей предпринимательской деятельности товарного знака «Мамин Хлеб», принадлежащего истцу, после расторжения договора.

Согласно статье 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

В соответствии со статьей 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков (пункт 1). Кредитор не вправе требовать уплаты неустойки, если должник не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства (пункт 2).

Законом или договором может быть предусмотрено, что окончание срока действия договора влечет прекращение обязательств сторон по договору (абзац первый пункта 3 статьи 425 ГК РФ).

В силу положений абзаца второго пункта 3 статьи 425 ГК РФ, если в договоре не предусмотрено условие о том, что окончание срока действия договора влечет прекращение обязательств сторон, то такой договор признается действующим до определенного в нем момента окончания исполнения сторонами обязательства.

Пунктом 3 статьи 420 ГК РФ предусмотрено, что к обязательствам, возникшим из договора, применяются общие положения об обязательствах (статьи 307 - 419), если иное не предусмотрено правилами данной главы и правилами об отдельных видах договоров, содержащимися в названном Кодексе.

К одному из общих положений об обязательствах относятся правила об основаниях прекращения обязательств, согласно которым обязательство прекращается полностью или частично по основаниям, предусмотренным указанным Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.

В случаях, если в договоре стороны прямо предусмотрели, что окончание срока действия договора влечет прекращение их обязательств по

этому договору, то с наступлением даты истечения срока договора обязательства по нему прекращаются.

По смыслу положений гражданского законодательства об общих положениях о договоре, об обязательствах одинаковые правовые последствия наступают при расторжении договора по соглашению сторон и при прекращении договора в связи с истечением срока его действия, который стороны согласовали при заключении договора.

Согласно пункту 2 статьи 453 ГК РФ при расторжении договора обязательства сторон прекращаются, если иное не предусмотрено законом, договором или не вытекает из существа обязательства.

В силу пункта 2 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 06.06.2014 № 35 «О последствиях расторжения договора» правовые позиции, сформулированные в данном постановлении, подлежат применению как к случаям одностороннего отказа от исполнения договора, когда такой отказ допускается законом или соглашением сторон, так и к случаям расторжения договора по соглашению его сторон или по решению суда, поскольку таковые имеют те же последствия.

Из пунктов 3 и 8 приведенного постановления № 35 следует, что по смыслу пункта 2 статьи 453 ГК РФ при расторжении договора прекращается обязанность должника совершать в будущем действия, которые являются предметом договора. Вместе с тем условия договора, которые имеют целью регулирование отношений сторон в период после расторжения (например, об условиях возврата предмета аренды после расторжения договора, о порядке возврата уплаченного аванса и т.п.), сохраняют свое действие и после расторжения договора.

Факт использования ИП ФИО2 товарного знака «Мамин Хлеб» после прекращения лицензионного договора от 01.03.2017 года № 1 судом установлен, ответчиком в установленном порядке не оспорен.

В связи с чем, учитывая позицию, изложенную в Постановлении Пленума ВАС РФ, истцом правомерно заявлено требование о взыскании с ответчика суммы штрафа после расторжения договора, поскольку буквальное толкование (статья 431 ГК РФ) пункта 13.11 договора позволяет сделать вывод о том, что его положения подлежат применению к отношениям сторон после окончания действия спорного договора.

Учитывая, что ответчик ходатайство о снижении размера штрафа и доказательств, свидетельствующих о необходимости снижения размера штрафа в виду его явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства, не представил, требование истца в части взыскания штрафа в сумме 300 000 руб. является обоснованным на основании пункта 13.11 лицензионного договора от 01.03.2017 № 1 и подлежит удовлетворению в заявленной сумме.

С учетом принятого решения на основании статьи 110 АПК РФ судебные расходы по оплате государственной пошлины относятся на ответчика и подлежат возмещению истцу в сумме 16 630 руб.

В связи с принятием отказа от части исковых требований государственная пошлина в сумме 4 076 руб. подлежит возврату истцу из федерального бюджета на основании пункта 3 части 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ).

Руководствуясь статьями 15, 49, 110, 150, 151, 167-171, 176, 181, 228- 229 АПК РФ, пунктом 3 части 1 статьи 333.40 НК РФ, Арбитражный суд Удмуртской Республики

решил:

Принять отказ от иска в части взыскания компенсации за нарушение исключительных прав Общества с ограниченной ответственностью «Мамин хлеб» на товарный знак «Мамин хлеб» в размере 500 000 рублей, неустойки в размере 2 315 рублей 96 копеек. Производство по делу в указанной части прекратить.

Запретить Индивидуальному предпринимателю ФИО2 (ОГРН <***>, ИНН <***>) использовать в своей предпринимательской деятельности принадлежащий Обществу с ограниченной ответственностью «Мамин хлеб» (ОГРН <***>, ИНН <***>) товарный знак «Мамин Хлеб» по свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) № 719866 (дата регистрации 12.07.2019) с приоритетом от 01.03.2018.

Взыскать с Индивидуального предпринимателя ФИО2 (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Мамин хлеб» (ОГРН <***>, ИНН <***>) 81 483 рубля 69 копеек долга, 300 000 рублей штрафа, а также 16 630 рублей возмещение расходов по оплате государственной пошлины.

Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью «Мамин хлеб» из федерального бюджета 4 076 рублей государственной пошлины, уплаченной по платежному поручению от 20.08.2019 № 490.

Решение может быть обжаловано в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Удмуртской Республики в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения – со дня принятия решения в полном объеме.

Судья А.Р. Мелентьева