Решение от 2 октября 2019 г. по делу № А40-90590/2019

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


город Москва

02.10.2019 Дело № А40-90590/19-110-800


Резолютивная часть решения объявлена 13.09.2019

Решение в полном объеме изготовлено 02.10.2019

Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи Мищенко А.В. /единолично/,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Ермоловой В.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску акционерного общества "ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И ИЗЫСКАНИЯМ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ "СОЮЗДОРПРОЕКТ" (105066 Москва город переулок Токмаков дом 9 , ОГРН: 1047745001083) к государственной компании "РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ" (127006, Москва город, бульвар Страстной, дом 9, ОГРН: 1097799013652) о взыскании 58 751 379,83 руб.,


при участии:

от истца – Резанов Г.Г. по дов. от 28.12.2018,

от ответчика- Дружинин И.С. по дов. от 18.03.2019

УСТАНОВИЛ:

акционерное общество "ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И ИЗЫСКАНИЯМ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ "СОЮЗДОРПРОЕКТ" обратилось с иском к государственной компании "РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ" о взыскании 35 585 330 руб. задолженности по Лицензионному договору №16/2016-92027 от 21.12.2016, 23 166 049 руб. 83 коп. неустойки.

В ходе судебного разбирательства истец заявил отказа от иска в части требования о взыскании неустойки, которое суд принимает на основании ст. 49 АПК РФ, в связи с чем производство по делу в этой части подлежит прекращению.

Ответчик иск не признал по основаниям, изложенным в отзыве.

Заслушав представителей сторон, исследовав и оценив представленные доказательства, суд пришел к следующим выводам:

Как усматривается из материалов дела, между АО «Институт по проектированию и изысканиям автомобильных дорог «Союздорпроект» (далее - АО «Союздорпроект», Лицензиар, Истец) и Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» (далее Государственная компания «Автодор», Лицензиат, Ответчик) заключен Лицензионный договор № 16/2016-92027 от 21.12.2016 (далее - Лицензионный договор, Приложение № 1 к исковому заявлению) на право использования полезной модели «Преднапряженная балка пролетного строения автодорожного моста» для целей проектирования, строительства и эксплуатации объекта: «Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе федеральной автомобильной дороги М-3 «Украина» - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев), участок км 37 - км 173, Московская и Калужская области» 3 этап строительства - км 124-км 173».

В соответствии с п. 1.1 Лицензионного договора Лицензиар предоставляет Лицензиату удостоверенное патентом право использования полезной модели «Преднапряженная балка пролетного строения автодорожного моста» (далее - Объект интеллектуальной собственности, ОИС) в порядке, предусмотренном Договором, а Лицензиат обязуется уплатить Лицензиару обусловленное Договором лицензионное вознаграждение.

Сумма лицензионного вознаграждения составляет 35 585 330 рублей (п. 3.1 Лицензионного договора).

Согласно п. 3.2 Лицензионного договора лицензионное вознаграждение уплачивается единовременно, не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента предоставления Лицензиаром заверенной копии патента и приложений к нему, а также иной документации, необходимой для использования Объекта интеллектуальной собственности (Приложение № 2 к Договору) в соответствии с п. 2.3 Лицензионного договора на основании выставленного Лицензиаром счета на оплату.

В соответствии с п. 2.3 Лицензионного договора Лицензиар обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения зарегистрированного Договора из Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам предоставить Лицензиату заверенную копию патента и приложений к нему, а также иную документацию, необходимую для использования Объекта интеллектуальной собственности (Приложение № 2 к Договору) по Акту приема-передачи документов, являющемуся приложением № 1 к Договору.

07.04.2017 Федеральным институтом промышленной собственности (далее -ФИПС) было зарегистрировано предоставление Ответчику права использования ОИС по Лицензионному договору. Копия уведомления ФИПС о государственной регистрации права использования по Лицензионному договору прилагается.

Ответчику были переданы все документы, предусмотренные Лицензионным договором, что подтверждается письмом № 1578/17-СДП от 25.04.2017.

В соответствии с п. 4.2.2 Лицензионного договора Ответчик обязан принять документы, предусмотренные п. 2.3 Договора, по Акту приема-передачи документов.

Однако до настоящего времени Акт приема-передачи документов Ответчиком не подписан, лицензионное вознаграждение по Лицензионному договору не выплачено.

Истец неоднократно обращался к Ответчику с просьбой подписать и возвратить Истцу Акт приема-передачи документов, а также оплатить лицензионное вознаграждение( письма исх. № 341/18-СДП от 07.02.2018 и исх. № 2261/18-СДП от 04.07.2018).

Сумма задолженности Ответчика перед Истцом по Лицензионному договору составляет 35 585 330,00 руб.

В соответствии со п.1 ст. 1235 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

Согласно п.5 ст. 1235 ГК РФ по лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное.

В силу ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются (ст. 310 ГК РФ).

В целях урегулирования спора в досудебном порядке Истцом 26.12.2018 была направлена Ответчику претензия об уплате лицензионного вознаграждения по Лицензионному договору № 16/2016-92027 от 21.12.2016. Копия претензии № 4674/18-СДП от 26.12.2018, а также сведения о направлении и получении Ответчиком претензии.

Требования, изложенные в претензии, Ответчик добровольно не исполнил.

При указанных обстоятельствах иск подлежит удовлетворению.

При этом суд считает доводы ответчика несостоятельными, исходя из следующего.

Лицензионный договор № 16/2016-92027 от 21.12.2016 на право использования полезной модели «Преднапряженная балка пролетного строения автодорожного моста» (далее - Полезная модель) был заключен сторонами в декабре 2016 года - через несколько лет после того, как сторонами был исполнен Договор № ПР-2011-3 от 28.01.2011. Подписывая Лицензионный договор, Ответчик знал, что правообладателем исключительного права на Полезную модель (патентообладателем) на дату заключения Лицензионного договора являлся Истец, и что патент на Полезную модель № 92027 зарегистрирован в Государственном реестре полезных моделей РФ 10.03.2010, заявка № 2009131272 (пункт 1.2.Лицензионного договора). Ответчику также было известно, что право использования Полезной модели у него отсутствует и в порядке, предусмотренном гражданским законодательством (ст. 1367 ГК РФ), право использования ему не передавалось.

Как пояснил Истец, Ответчик передал строительному подрядчику, реализующему проект, право использования Полезной модели, обосновав при этом свое право использования Полезной модели ссылками именно на Лицензионный договор, заключенный с Истцом.

В декабре 2016 года Ответчик заключил с АО «ДСК «Автобан» - строительным подрядчиком (Исполнителем), реализующим проект реконструкции автодороги, Дополнительное соглашение к комплексному долгосрочному инвестиционному соглашению на реконструкцию, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе автомобильной дороги М-3 «Украина» - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев) на участках км 124 - км 173 и км 173 - км 194 от 24.12.2014 № ИД-2014-1253.

В пункте 1 «Условий передачи Исполнителю права использования полезной модели», являющихся приложением №1 к Дополнительному соглашению, Ответчик «гарантирует, что является правообладателем права использования Объекта интеллектуальной собственности... что подтверждается Лицензионным договором ... заключенным между Акционерным обществом «Институт по проектированию и изысканиям автомобильных дорог «Союздорпроект» и Государственной компанией».

Кроме того, по Акту приема-передачи документов, подписанному Ответчиком и АО «ДСК «Автобан», Ответчик передал строительному подрядчику заверенную копию патента на Полезную модель № 92027 в качестве документа, удостоверяющего право Ответчика на использование Полезной модели.

Договор от 28.01.2011 № ПР-2011-3 на выполнение проектно-изыскательских работ не является смешанным договором, является договором подряда на выполнение проектных и изыскательских работ.

В соответствии со статьей 758 ГК РФ по договору на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат.

Предмет Договора № ПР-2011-3 однозначно определен в пункте 1.1 Договора, согласно которому «Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство по разработке проектно-сметной и технической документации (далее - «Проектная документация») по объекту: «Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе федеральной автомобильной дороги М-3 «Украина» - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев), участок км 37 - км 173, Московская и Калужская области».

В соответствии с пунктом 1.2 Договора Подрядчик обязуется в установленные Договором сроки выполнить работы в соответствии с Календарным планом работ (Приложение №2 к Договору) и Заданием на разработку проектной документации, (Приложение №1 к Договору), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить обусловленную цену.

Результатом работ по Договору № ПР-2011 -3 является разработанная проектная документация на реконструкцию автомобильной дороги.

Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы, регулируются другой главой ГК РФ - главой 38. По Договору № ПР-2011-3 такие работы Истцом не выполнялись, Заданием (Приложение №1 к Договору) выполнение таких работ не было предусмотрено.

Полезная модель «Преднапряженная балка пролетного строения автодорожного моста» не была и в принципе не могла быть создана Истцом при выполнении работ по Договору проектирования. Патент на Полезную модель № 92027 зарегистрирован в Государственном реестре полезных моделей РФ 10.03.2010, заявка № 2009131272 (копия Патента прилагается - приложение №1 к настоящим пояснениям). При этом дата начала отсчета срока действия Патента - 18.08.2009 (с даты подачи в Роспатент заявки на регистрацию Полезной модели). Договор проектирования № ПР-2011-3, как указано выше, был подписан сторонами 28.01.2011.

Следовательно, задолго до заключения сторонами Договора проектирования Истец уже являлся патентообладателем Патента на Полезную модель № 92027.

Таким образом, Полезная модель была создана не при выполнении работ по Договору проектирования; исключительные права на Полезную модель возникли не в результате выполнения работ по Договору проектирования.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1225 ГК РФ полезные модели и изобретения являются результатами интеллектуальной деятельности, которым предоставляется правовая охрана. На результаты интеллектуальной деятельности признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом (ст. 1226 ГК РФ).

Распорядиться исключительным правом на полезную модель патентообладатель может двумя способами: путем заключения договора об отчуждении исключительного права (ст. 1365 ГК РФ). В таком случае патентообладатель передает исключительное право на полезную модель другой стороне (приобретателю патента) в полном объеме. Путем заключения лицензионного договора. В этом случае патентообладатель предоставляет другой стороне удостоверенное патентом право использования полезной модели в установленных договором пределах (ст. 1367 ГК РФ).

При этом оба способа распоряжения предполагают обязательную государственную регистрацию в Роспатенте: в соответствии с п. 2 ст. 1369 ГК РФ отчуждение исключительного права на полезную модель, а также предоставление по договору права ее использования подлежат государственной регистрации в порядке, установленном статьей 1232 ГК РФ.

Патент на Полезную модель «Преднапряженная балка пролетного строения автодорожного моста» Истец никому не отчуждал. В 2010-2019 годах только Истец был зарегистрирован в Роспатенте в качестве патентообладателя полезной модели № 92027.

На разработанную по Договору № ПР-2011-3 проектную документацию былиполучены положительные заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России»: от 03.04.2014 № 439-14/ГГЭ-8792/04 (№ в Реестре 00-1-4-1379-14) по проектной документации и результатам инженерных изысканий; от 04.04.2014 № 457-14/ГГЭ-8792/10 (№ в Реестре 00-1-6-0634-14) проверка достоверности сметной стоимости объекта капитального строительства.

В соответствии с требованиями п. 15 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ после получения положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметная документация была утверждена Ответчиком, являющимся Заказчиком по Договору проектирования.

В Разделе 9 «Смета на строительство» утвержденной Ответчиком Проектной документации по объекту «Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе федеральной автомобильной дороги М-3 «Украина» - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев), участок км 37 - км 173, Московская и Калужская области». 3 этап строительства (участок км 124-км 173) в Сводном сметном расчете стоимости строительства в строке 82 учтены затраты на заключение лицензионных договоров в сумме 7 823,90 тыс. руб. в базисном уровне цен 2001 г. (на 01.01.2000), что составило в текущих ценах I квартала 2014 года: 7 823,90 тыс. руб. * 1.19*3,64 = 33 890 000 руб.

Пересчет сметной стоимости из базисного уровня цен 2001 г. в текущий уровень цен I квартала 2014 года производится с учетом индексов изменения сметной стоимости:

К= 3,64 - индекс изменения стоимости проектных работ, авторский надзор к уровню базовых цен на 1 января 2001 г. (приложение № 3 к письму Минрегиона России от 28.02.2014 № 3085-ЕС/08);

к = 1,19 - письма Госстроя России от 04.01.01 №АШ-9/10 и от 07.10.99 №АШ-3412/10.

Сводный сметный расчет стоимости строительства подписан руководителем Ответчика и скреплен печатью Ответчика

Передача «иной» документации, указанной в Приложении № 2 к Лицензионному договору, не является необходимой для заключения и исполнения Лицензионного договора.

Таким образом, у ответчика имеется вся документация, которая должна быть в его распоряжении по спорному лицензионному договору.

В соответствии с п. 1 ст. 1235 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

В статье 1235 Гражданского кодекса РФ приведены все существенные условия, которые должны содержаться в лицензионном договоре.

Положения о передаче лицензиату какой-либо документации в качестве существенного условия лицензионного договора в ГК РФ отсутствуют.

В соответствии с пунктом 9.5.2 Лицензионного договора Приложение №2 к Лицензионному договору имеет следующее название: «Список выпущенной документации по пролетным строениям и многофункциональным балкам».

Документация, указанная в Приложении №2 к Лицензионному договору, представляет собой конкретные тома рабочей документации, разработанной в рамках договора, заключенного Ответчиком с АО «ДСК «Автобан» - строительным подрядчиком (Исполнителем), реализующим проект реконструкции автодороги.

Т.е. данная документация представляет собой результат работ по договору подряда, заключенному Ответчиком с иной организацией.

Данные тома рабочей документации задолго до даты заключения Лицензионного договора были переданы Ответчику и находились в его распоряжении.

Вся эта рабочая документация уже была утверждена Ответчиком в производство работ.

Более того, реконструкция Объекта на дату заключения Лицензионного договора уже была завершена(приказ Приокского управления Ростехнадзора от 12.09.2016 № 2027 «Об утверждении заключения о соответствии реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов...»).

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.49, 110, 123,150, 156,169-171 АПК РФ,

Р Е Ш И Л:

Принять отказ от иска в части неустойки в размере 23 166 049,83 руб. Производство по делу в этой части прекратить.

Взыскать с государственной компании "РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ" в пользу акционерного общества "ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И ИЗЫСКАНИЯМ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ "СОЮЗДОРПРОЕКТ" 35 585 330 руб. задолженности, 200 000 руб. в возмещение расходов по госпошлине.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты его принятия.


Судья: А.В. Мищенко