Резолютивная часть решения от 2 декабря 2018 г. по делу № А56-117889/2018

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


Резолютивная часть решения

02 декабря 2018 года Дело № А56-117889/2018

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи Евдошенко А.П.,

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску:

Истец: Общество с ограниченной ответственностью "РУСМАШ" (адрес: Россия 144007, г ЭЛЕКТРОСТАЛЬ, МОСКОВСКАЯ обл, ул МИРА 23/01, ОГРН: 1085053002495)

Индивидуальный предприниматель ФИО1

О взыскании 200 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак, размещенный на упаковке контрафактного товара (автоматический натяжитель цепи «Pilot») в виде изображения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца по свидетельству №473042 в отношении аналогичных товаров 12 класса МКТУ, реализованный ответчиком по договору розничной купли-продажи 25.07.2018 в торговой точке по адресу: <...>, ТЦ 100 мелочей (с учетом уточнения, принятого судом в порядке статьи 49 АПК РФ).

Ответчик направил в суд возражения по существу спора, ссылаясь на явную несоразмерность заявленной компенсации характеру и последствиям нарушенного обязательства, в связи с чем, просил уменьшить размер компенсации до суммы 10 000 руб.

Установив имеющие значение для дела обстоятельства, оценив довод истца и ответчика в обоснование заявленных требований и возражений, исследовав представленные доказательства по правилам статьи 71 АПК РФ, суд признает исковые требования обоснованными и подлежащими удовлетворению частично в размере 10 000 руб. компенсации на основании нижеследующего.

В подтверждение факта реализации спорного товара, маркированного обозначением, сходным до степени смешения с товарным знаком истца, представлены кассовый чек от 25.07.2018, выданный от имени ответчика, а также фотографии спорного товара. Согласно заключению эксперта №520302918 от 03.08.2018 представленная для исследования продукция не изготовлена на заводе истца, данный товар имеет технические признаки контрафактности. Разрешение на использование объектов интеллектуальной собственности, принадлежащих истцу, путем заключения соответствующего договора, предусмотренного статьей 1235 ГК РФ, ответчик не получал. Следовательно, ответчик незаконно осуществил продажу (распространение) спорного товара, на котором использованы изображения, сходные с товарным знаком правообладателя.

Указанные обстоятельства ответчиком не оспариваются, однако ответчик полагает, что истребуемый размер компенсации не соответствует характеру и последствиям допущенного нарушения обязательства, в связи с чем подлежит уменьшению до разумных пределов.

Истец просит взыскать с ответчика 200 000 руб. компенсации, рассчитанной на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, и заявленной исходя из двукратной стоимости права использования товарного знака, на основании представленного лицензионного договора №2 от 01.03.2016, заключенного с лицензиатом (ИП ФИО2), согласно которому (пункт 4.1) размер правомерного использования спорного товарного знака составляет 100 000 руб. за отчетный период (12 месяцев).

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В пункте 43.4 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 №5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав или товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование, то при определении размера компенсации за основу следует принимать вознаграждение, обусловленное лицензионным договором, предусматривающим простую (неисключительную) лицензию, на момент совершения нарушения.

Исходя из указанных норм правообладателю предоставлено право выбора способа определения компенсации либо в произвольном размере от 10 000 руб. до 5 000 000 руб., либо в размере двукратной стоимости использования товарного знака или двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак.

Стоимость спорного товара, упаковка которого маркирована обозначением, сходным до степени смешения с товарным знаком, составляет 465 руб., в материалы дела предоставлены доказательства реализации товара в количестве 1 штуки, следовательно, двукратная стоимость товара составит 930 руб.

В связи с незначительностью данной суммы истец воспользовался методом определения размера компенсации исходя из двукратной стоимости права использования товарного знака в размере 200 000 руб., которая изначально при обращении с иском в суд была уменьшена до 50 000 руб., а впоследствии увеличена в порядке уточнения исковых требований до 200 000 руб.

Обосновывая данный размер компенсации, истец предоставил договор № 2 от 01.03.2016, заключенный между истцом и предпринимателем ФИО2, по условиям которого стоимость неисключительной лицензии на право использования товарного знака в отношении всех товаров 12 класса МКТУ для лицензиата составляет по 100 000 руб. за каждый товарный знак сроком в течение 1 года.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ ФИО2 является одновременно учредителем истца, с долей участия в уставном капитале Общества более 20 % исходя из размера его вклада в уставный капитал общества в сумме 17 000 руб. при размере уставного капитала 50 000 руб., следовательно, стороны лицензионного договора № 2 от 01.03.2016 являются аффилированными лицами.

Поскольку факт аффилированности лиц лицензионного договора мог повлиять на установленный в этом договоре размер лицензионного вознаграждения, а иных лицензионных договоров в отношении спорного товарного знака, истцом не представлено, установить соответствует ли определенная лицензионным договором цена неисключительной лицензии рыночной цене данного права по материалам дела не представляется возможным.

Истец не подтвердил соответствие свободному рынку определенной в договоре цены неисключительной лицензии. Доказательств действительной стоимости такой лицензии, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, не представлено. Определяемая в лицензионном договоре цена права не отражает его действительной стоимости и устанавливается волей одних и тех же бенефициаров, в связи с чем не является значимой в той мере, в которой предполагает ее учет в соответствии с нормой пункта 2 части 4 статьи 1515 ГК РФ. В связи с чем, указанная единичная сделка не является надлежащим доказательством действительной стоимости права.

В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 2 постановления от 13.12.2016 № 28-П «По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края», положения подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ признаны не соответствующими Конституции Российской Федерации, ее статьям 17 (часть 3), 19 (части 1 и 2), 34 (часть 1) и 55 (часть 3), в той мере, в какой в системной связи с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ и другими его положениями они не позволяют суду при определении размера компенсации, подлежащей выплате правообладателю в случае нарушения индивидуальным предпринимателем при осуществлении им предпринимательской деятельности одним действием прав на несколько объектов интеллектуальной собственности, определить с учетом фактических обстоятельств конкретного дела общий размер компенсации ниже минимального предела, установленного данными законоположениями, если размер подлежащей выплате компенсации, исчисленной по установленным данными законоположениями правилам с учетом возможности ее снижения, многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков (притом что эти убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком) и если при этом обстоятельства конкретного дела свидетельствуют, в частности, о том, что правонарушение совершено индивидуальным предпринимателем впервые и что использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью его предпринимательской деятельности и не носило грубый характер.

Учитывая системную связь подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ, аналогичный подход должен применяться как к размеру компенсации, определяемому по усмотрению суда, так и к двукратной стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или двукратной стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

При этом суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе. Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказать необходимость применения судом такой меры. Снижение размера компенсации ниже минимального предела, установленного законом, с учетом требований разумности и справедливости должно быть мотивировано судом и подтверждено соответствующими доказательствами.

Данная правовая позиция сформирована в определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации № 305- ЭС16-13233 от 21.04.2017.

Истцом при обращении с настоящим иском был избран вид компенсации, взыскиваемой на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, следовательно, снижение размера компенсации ниже двукратной стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или двукратного размера стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, возможно только при наличии мотивированного заявления предпринимателя, подтвержденного соответствующими доказательствами.

Ответчик заявляет о необходимости снижения размера компенсации ниже минимального предела, установленного законом.

Пункт 3 статьи 1252 ГК РФ предусматривает, что размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 2 постановления от 13.12.2016 N 28-П "По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края" суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе.

Таким образом, независимо от выбранного способа расчета суммы компенсации ее размер может быть снижен судом по своей инициативе не ниже минимального размера, а по заявлению стороны ниже минимального размера компенсации соответствующего вида.

При этом, при заявлении требований на основании подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ минимальным является размер компенсации 10 000 руб., а при заявлении требований на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ минимальным является двукратный размер стоимости товара, на котором незаконного размещен товарный знак (в рассматриваемом случае 930 руб.) или двукратная стоимость права использования товарного знака (в рассматриваемом случае 200 000 руб.).

В обоснование снижения размера компенсации ответчик ссылался на факт приобретения контрафактного товара в количестве 2 единицы по цене 320 руб. за штуку, одна из которых и была реализована истцу. Ответчик не является изготовителем данного товара. При получении товара ответчику был предъявлен сертификат соответствия, в связи с чем он полагал, что товар находится в легальном обороте. Иных случаев продажи аналогичного товара истцом зафиксировано не было и доказательств обратного не представлено.

Учитывая, что суд не принимает во внимание для определения цены использования права лицензионный договор № 2 от 01.03.2016, как единичный договор, заключенный с аффилированным лицом, не подтверждающий реальную рыночную стоимость права использования товарного знака, суд исходя из предельных размеров компенсации, установленных подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ полагает возможным и необходимым снизить размер компенсации до 10 000 руб.

Суд полагает, что избранный истцом вид компенсации не ограничивает право суда снижать размер компенсации, исчисленной в порядке, предусмотренном подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, поскольку согласно правовой позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.11.2012 № 8953/12, размер компенсации за неправомерное использование объекта интеллектуальной собственности должен определяться исходя из необходимости восстановления имущественного положения правообладателя. Это означает, что он должен быть поставлен в имущественное положение, в котором находился бы, если бы объект интеллектуальной собственности использовался правомерно.

Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусматривается одна мера гражданско-правовой ответственности - компенсация, взыскиваемая вместо убытков, которая лишь рассчитывается разными способами (пункты 1 и 2 названной статьи), ввиду чего выработанные в упомянутом постановлении подходы применимы и к практике взыскания компенсации, рассчитанной согласно подпункту 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ. Суд при соответствующем обосновании не лишен возможности взыскать сумму такой компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием (Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.04.2013 № 16449/12).

Правовая природа компенсации в гражданском правоотношении следует принципам возмездности и эквивалентности и направлена не на наказание правонарушителя, а на восстановление нарушенного права правообладателя в целях сохранения их баланса. Взыскание значительных сумм, явно не соответствующих последствиям допущенного нарушения права, ведет к нарушению цели правового регулирования нормы статьи 1515 ГК РФ.

Судом учитывается, что в настоящем деле имеются обстоятельства, указанные в Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 13 декабря 2016 г. № 28-П «По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края», а именно: правонарушение совершено индивидуальным предпринимателем впервые, использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не является существенной частью его предпринимательской деятельности (основным видом деятельности ответчика является торговля розничная косметическим товарами личной гигиены в специализированных магазинах), не носит грубый характер (ответчику не было заведомо известно о контрафактном характере реализуемой им продукции), ответчик ранее не допускал аналогичных нарушений, в том числе и в отношении прав истца.

С учетом незначительной степени вины ответчика, характера и последствий нарушения, отсутствия доказательств и расчетов убытков истца вследствие действий ответчика, незначительной цены товара, возможности предъявления истцом требований не только к конечному продавцу товара, но и к производителю и перепродавцам товара, исходя из принципов справедливости и соразмерности компенсации последствиям нарушения, а также с учетом того, что ответчиком реализован лишь один экземпляр товара, суд полагает возможным удовлетворить требование о взыскании компенсации частично, в сумме 10 000 руб.

В удовлетворении требований в части взыскания судебных издержек следует отказать, поскольку не представлено доказательств фактического несения истцом расходов на оплату за проведение экспертного исследования и иных расходов за приобретение контрафактного товара. При этом, акт приема-передачи к договору поручения и расходный кассовый ордер №5203-РТК от 03.08.2018 на сумму 10 000 руб. не являются таким доказательством, так как свидетельствуют о расходах поверенного (ООО «Медиа-НН»), а не истца, за счет и от имени которого поверенный обязался совершить действия по заключению договора №5203-РТК от 03.08.2018 с экспертом (ФИО3).

При этом, представленный истцом чек-ордер от 17.09.2018 на сумму 2 000 руб. судом также не принимается в качестве доказательства несения истцом расходов на оплату госпошлины, поскольку не свидетельствует о том, что указанная в нем сумма госпошлины уплачена истцом или уполномоченным на то лицом, от имени и за счет средств истца.

Руководствуясь статьями 12, 1229, 1252, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьями 110, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации

решил:

Взыскать с Индивидуального предпринимателя ФИО1 в пользу Общества с ограниченной ответственностью "РУСМАШ" 10 000 руб. компенсации.

В остальной части в иске отказать.

Взыскать с Индивидуального предпринимателя ФИО1 в доход федерального бюджета 350 руб. госпошлины.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "РУСМАШ" в доход федерального бюджета 6 650 руб. госпошлины.

Возвратить плательщику - ФИО4 из федерального бюджета 2 000 руб. госпошлины, уплаченной по чек-ордеру от 17.09.2018 (банкомат 173950, карта 4276 29….5260).

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение пятнадцати дней со дня принятия.

Судья Евдошенко А.П.