Решение от 27 апреля 2024 г. по делу № А50-32513/2023

Арбитражный суд Пермского края

Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

дело № А50-32513/2023
27 апреля 2024 года
город Пермь


Резолютивная часть решения вынесена 23 апреля 2024 года

Решение в полном объеме изготовлено 27 апреля 2024 года

Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Кремер Ю.О., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Згогуриной Е.В., рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения» (ОГРН <***>, ИНН <***>)

к акционерному обществу «Сорбент» (ОГРН <***>, ИНН <***>)

о взыскании штрафа в размере 825 000 руб. и об обязании предоставить отчетную документацию по лицензионному договору от 23.03.2012 № 2-99-12-00104

третье лицо: Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) (123995, <...>; ОГРН <***>, ИНН <***>),

при участии в судебном заседании представителей ответчика ФИО1, по доверенности от 28.12.2023, паспорт, диплом, ФИО2, по доверенности от 28.12.2023, паспорт, диплом,

от истца и третьего лица: не явились, извещены.

УСТАНОВИЛ:

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Пермского края с иском к акционерному обществу «Сорбент» (далее – ответчик) о взыскании штрафа за ненадлежащее исполнение условий лицензионного договора от 23.03.2012 № 2-99-12-00104 в размере 825 000 руб.;

об обязании предоставить отчетную документацию за период с 1 квартала 2015 года по 1 квартал 2023 года по лицензионному договору от 23.03.2012 № 2-99-12-00104.

Требования истца мотивированы неисполнением ответчиком принятых на себя обязательств и основаны на положениях ст.ст. 309, 310, 314, 330, 450, 1237 ГК РФ. До начала судебного заседания от Федеральной службы по техническому и экспортному контролю сведения о сроке действия лицензии № Л6431575051548 в рамках контракта от 01.09.2011 № ДСВЭД-04/27/11 по лицензионному договору № 2-99-12-00104 от 23.03.2012; лицензия № Л6431575051548 (вх. 25.03.2024).

Представитель истца просит приобщить к материалам дела возражения на отзыв (вх. 16.04.2024). Представитель ответчика просит приобщить к материалам дела отзыв на возражения истца (вх. 16.04.2024).

Поступившие в материалы дела письменные доказательства, в порядке ст. 67 АПК РФ, приобщены к материалам дела.

Ответчик, возражая против заявленных требований, указывает на прекращение действия договора и, как следствие, обязанности по представлению отчетности. Кроме того, ответчик заявил о пропуске срока исковой давности по предъявлению требований в части отчетности за период с 1 квартала 2015 г. по 3 квартал 2020 г. и снижении размера штрафа в порядке ст. 333 ГК РФ. Утверждает о том, что согласно п.9.6 лицензионного договора штраф в размере 25 000 руб. взимается единожды.

Заслушав пояснения представителей истца и ответчика, исследовав материалы дела, арбитражный суд пришел к следующему.

Согласно материалам дела, между Федеральным государственным бюджетным учреждение «Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения» (лицензиар) и акционерным обществом «Сорбент» (лицензиат) заключен лицензионный договор от 23.03.2012 № 2-99-12-00104, согласно п. 2.1 которого, последнему предоставляется на срок действия договора право на использование результатов интеллектуальной деятельности с целью выполнения обязательств лицензиатом в соответствии с условиями заключенного им с государственным заказчиком Контракта от 01.09.2011 № ДСВЭД-04/27/11 (п.п. 1.4 договора).

Согласно п. 7.2 Договора за предоставленное по договору право лицензиат уплачивает платеж в пользу Российской Федерации в размере 65873391 белорусских руб. 48 коп.

В соответствии с п. 9.1 Договора лицензиат в течение 30 дней, следующих за отчетным периодом, предоставляет лицензиару отчетную документацию (объем отчетной документации определен в п. 1.7 договора). Копии экспортной лицензии и паспорта сделки предоставляются при первом отчете лицензиата и в последующем высылаются только в случае их корректировки или переоформления.

В соответствии с п. 9.6 Договора лицензиат выплачивает лицензиару штраф в размере 25 000 руб. за нарушение пункта 9.1 лицензионного договора о представлении лицензиару отчетной документации в течение 30 дней, следующих за отчетным периодом.

Согласно п. 1.6 Договора под «отчетным периодом» понимается каждые три месяца деятельности лицензиата по выполнению условий договора, начиная с даты заключения договора.

В соответствии с п. 9.5 Договора по окончании срока действия контракта лицензиат в течение 5 дней в письменной форме информирует об этом лицензиара.

В пункте 7.6 Договора согласовано, что выполнение обязательств сторон договора оформляется актом выполнения обязательств по договору, подписываемым надлежаще уполномоченными представителями сторон в срок 10 календарных дней с момента полной уплаты платежа лицензиатом по договору в соответствии с пунктом 7.2 договора.

В пункте 13.1 Договора оговорено, что договор действует до подписания сторонами вышеназванного акта.

Выявив, что лицензиатом не была предоставлена отчетная документация по договору за периоды, начиная с I квартала 2015 г. по I квартал 2023 г., 14.07.2023 г. истец направил в адрес ответчика претензию с требованием представить необходимую документацию и произвести оплату штрафа в размере 825 000 руб.

Претензия оставлена ответчиком удовлетворения, что послужило основанием для обращения в суд с рассматриваемым иском.

В силу п. 1 ст. 1235 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

В соответствии с п. 2 ст. 1233 ГК РФ к договорам о распоряжении исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, в том числе к договорам об отчуждении исключительного права и к лицензионным (сублицензионным) договорам, применяются общие положения об обязательствах (статьи 307 - 419) и о договоре (статьи 420 - 453), поскольку иное не установлено правилами раздела VII ГК РФ и не вытекает из содержания или характера исключительного права.

Согласно п. 1 ст. 1237 ГК РФ лицензиат обязан представлять лицензиару отчеты об использовании результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если лицензионным договором или Кодексом не предусмотрено иное. Если в лицензионном договоре, предусматривающем представление отчетов об использовании результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, отсутствуют условия о сроке и порядке их представления, лицензиат обязан представлять такие отчеты лицензиару по его требованию.

В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных этим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами (п. 1 ст. 310 ГК РФ).

В силу ст. 407 ГК РФ обязательство прекращается полностью или частично по основаниям, предусмотренным ГК РФ, другими законами, иными правовыми актами или договором. Прекращение обязательства по требованию одной из сторон допускается только в случаях, предусмотренных законом или договором.

Как установлено п. 3 ст. 425 ГК РФ, законом или договором может быть предусмотрено, что окончание срока действия договора влечет прекращение обязательств сторон по договору.

Договор, в котором отсутствует такое условие, признается действующим до определенного в нем момента окончания исполнения сторонами обязательства.

Как разъяснено в п. 43 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25.12.2018 № 49 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора», условия договора подлежат толкованию в системной взаимосвязи с основными началами гражданского законодательства, закрепленными в статье 1 ГК РФ, другими положениями ГК РФ, законов и иных актов, содержащих нормы гражданского права (статьи 3, 422 ГК РФ).

При толковании условий договора в силу абзаца первого статьи 431 ГК РФ судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений (буквальное толкование). Такое значение определяется с учетом их общепринятого употребления любым участником гражданского оборота, действующим разумно и добросовестно (пункт 5 статьи 10, пункт 3 статьи 307 ГК РФ), если иное значение не следует из деловой практики сторон и иных обстоятельств дела.

Условия договора подлежат толкованию таким образом, чтобы не позволить какой-либо стороне договора извлекать преимущество из ее незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ). Толкование договора не должно приводить к такому пониманию условия договора, которое стороны с очевидностью не могли иметь в виду.

Значение условия договора устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом (абзац первый статьи 431 ГК РФ). Условия договора толкуются и рассматриваются судом в их системной связи и с учетом того, что они являются согласованными частями одного договора (системное толкование).

Толкование условий договора осуществляется с учетом цели договора и существа законодательного регулирования соответствующего вида обязательств.

Как указано выше, в пункте 13.1 Лицензионного договора сторонами было согласовано, что он вступает в силу с момента его подписания (23.03.2012) и действует до подписания сторонами акта выполненных обязательств.

С учетом содержания названного пункта лицензионного договора, положений п. 2 ст. 1, п. 1 ст. 421, ст. 431 ГК РФ и изложенных разъяснений, суд исходит из того, что истец и ответчик согласовали свое намерение зафиксировать момент прекращения договора посредством подписания акта выполненных обязательств.

В то же время, согласно вышеприведенным условиям лицензионного договора, лицензиату было предоставлено право на использование результатов интеллектуальной деятельности с целью выполнения обязательств лицензиатом в соответствии с условиями заключенного им с государственным заказчиком Контракта от 01.09.2011 № ДСВЭД-04/27/11.

Таким образом, помимо пункта 13.1 Лицензионного договора, в нем содержатся и иные условия, которые позволяют констатировать, что срок действия лицензионного договора обусловлен (является производным) от срока (сроков) действия указанного Контракта.

При этом, как указывает ответчик и следует из представленной Федеральной службой по техническому и экспортному контролю информации, на экспорт продукции по контракту от 01.09.2011 № ДСВЭД-04/27/11 АО «Сорбент» была выдана лицензия № Л6431575051548 от 24.10.2011 сроком действия до 16.09.2012г.

Согласно представленной ответчиком копии соглашения от 10.08.1012 о расторжении контракта, обязательства сторон по контракту 01.09.2011 № ДСВЭД-04/27/11 прекращаются 10.08.2012.

По утверждению ответчика, он проинформировал ФГУ «ФАПРИД» о прекращении обязательств по контракту 01.09.2011 № ДСВЭД-04/27/11 с 10.08.2012.

В частности, ответчиком в адрес Истца направлялись письма о закрытии лицензионных договоров в связи с окончанием срока действия Контракта и лицензии ФСТЭК с просьбой о направлении в адрес Ответчика актов выполнения обязательств, что подтверждается Письмом № ДСВЭД-01/124/12 от 23.08.2012 г., Письмом № ДСВЭД-01/125/12 от 23.08.2012 г., Письмом № ДСВЭД-01/79/13 от 26.03.2013 г., Письмом № ДСВЭД-01/171/13 от 04.07.2013 г., Письмом № ДСВЭД-01/274/13 от 01.10.2013 г., Письмом № ДСВЭД-01/276/13 от 01.10.2013 г., Письмом № ДСВЭД-01/277/13 от 01.10.2013 г., Письмом № ДСВЭД-01/15/14 от 10.01.2014, Письмом № ДСВЭД-01/16/14 от 10.01.2014, Письмом № ДСВЭД-01/17/14 от 10.01.2014, Письмом № 18-ФД от 19.04.2019 г., Письмом № ДСР-0353 от 29.03.2021 г.

Какой-либо ответ со стороны истца не поступил.

По мнению ответчика, позиция истца о действии договора до тех пор, пока не будет подписан акт выполненных работ, то есть может действовать бесконечно, противоречит действующему законодательству.

Ответчик полагает, что предъявление исковых требований более чем через десять лет после прекращении обязательств по контракту 01.09.2011 № ДСВЭД-04/27/11 при пропуске срока исковой давности в части отчетности за период с 1 квартала 2015 г. по 3 квартал 2020 г. и обязанности представить заведомо «нулевую» отчетность свидетельствует о злоупотреблении правом со стороны истца.

В свою очередь, истец, настаивая на исковых требованиях, считает, что простое уведомление путем направления письма в адрес ФУБУ «ФАПРИД» не может являться надлежащим основанием для признания Лицензионного договора исполненным, надлежащих доказательств расторжения контракта с государственным заказчиком не представлено, в связи с чем ФГУП «ФАПРИД» не может подписать акт выполненных работ, а получение «нулевой» отчетности также является формой контроля с целью получения сведений о неиспользовании РИД, права на которые принадлежат Российской Федерации.

Судом признаны обоснованными доводы ответчика.

Согласно п. 3 ст. 1 ГК РФ при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно.

Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 названной статьи).

В соответствии со ст. 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке (пункт 1).

В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 указанной статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

Как следует из п. 3 ст. 307 ГК РФ, при установлении, исполнении обязательства и после его прекращения стороны обязаны действовать добросовестно, учитывая права и законные интересы друг друга, взаимно оказывая необходимое содействие для достижения цели обязательства, а также предоставляя друг другу необходимую информацию.

Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей в том числе в получении необходимой информации.

Согласно п. 2 ст. 314 ГК РФ в случаях, когда обязательство не предусматривает срок его исполнения и не содержит условия, позволяющие определить этот срок, а равно и в случаях, когда срок исполнения обязательства определен моментом востребования, обязательство должно быть исполнено в течение семи дней со дня предъявления кредитором требования о его исполнении, если обязанность исполнения в другой срок не предусмотрена законом, иными правовыми актами, условиями обязательства или не вытекает из обычаев либо существа обязательства. При непредъявлении кредитором в разумный срок требования об исполнении такого обязательства должник вправе потребовать от кредитора принять исполнение, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами, условиями обязательства или не явствует из обычаев либо существа обязательства.

Таким образом, при получении предложения (требования) одной стороны договора о подписании акта другая сторона договора обязана при наличии оснований подписать его в указанный срок, то есть обеспечить наступления условия, предусмотренного пунктом 13.1 договора.

В силу п. 3 ст. 157 ГК РФ, если наступлению условия недобросовестно воспрепятствовала сторона, которой наступление условия невыгодно, то условие признается наступившим.

При этом, из текста претензии, направленной в адрес ответчика, от 12.07.2023г. следует, что лицензиатом по лицензионному договору от 23.03.2012 № 2-99-12-00104 не представлена отчетная документация за период с 1 квартала 2015 по 1 квартал 2023 г. Также истец не оспаривает, что лицензия № Л6431575051548 от 24.10.2011, на основании которой ответчику было предоставлено право на использование результатов интеллектуальной деятельности по рассматриваемому лицензионному договору, действовала до 16.09.2012г.

Каких-либо доказательств использования ответчиком результатов интеллектуальной деятельности в нарушение условий выданной лицензии истцом не представлено и не заявляется.

Не опровергаются истцом какими-либо доказательствами и доводы ответчика, что заключенный с государственным заказчиком Контракт от 01.09.2011 № ДСВЭД-04/27/11, с целью выполнения обязательств по которому был заключен Лицензионный договор, расторгнут 10.08.2012. Доводы истца носят предположительный характер, при том, что договором предусмотрено право лицензиара производить проверку данных, относящихся к объему производства и реализации продукции, на предприятиях лицензиата (п. 9.2 Лицензионного договора), а также досрочно в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора путем направления письменного уведомления (п. 13.2 Лицензионного договора).

Кроме того, п. 9.5 Лицензионного договора предусмотрено, что по окончании срока действия Контракта лицензиат в течение 5 дней в письменной форме информирует об этом лицензиара, в связи с чем, по мнению суда, с учетом представления ответчиком копии соглашения от 10.08.1012 о расторжении контракта от 01.09.2011 № ДСВЭД-04/27/11 с 10.08.2012, соответствующим условиям договора.

Таким образом, ФГБУ «ФАПРИД» с августа 2012 было известно о расторжении Договора. Каких-либо требований в связи с ненадлежащим исполнением условий договора в период с 2012 по 2013 г. истец не предъявляет.

Кроме того, следует признать обоснованным ходатайство ответчика о пропуске срока исковой по требованиям в части отчетности за период с 1 квартала 2015 г. по 3 квартал 2020 г. с учетом п. 9.1 Договора, в соответствии с которым лицензиат предоставляет лицензиару отчетную документацию в течение 30 дней, следующих за отчетным периодом.

Исковое заявление направлено в суд средствами почтовой связи 20.12.2023 г. за пределами исковой давности за указанные периоды.

С истечением срока по требованию о представлении отчетной документации, также истек срок по требованиям ФГБУ «ФАПРИД» о взыскании штрафа за непредставление отчетной документации.

В лицензионном договоре отсутствует обязанность ответчика по предоставлению «нулевых» отчетов. Толкование же условий договора, при котором его расторжение и прекращение становится фактически невозможным ввиду действий лицензиара и предполагает необходимость предоставления ответчиком «нулевых отчетов» бесконечно как подтверждение того, что предоставленное договором право на РИД не используется, не соответствует условиям договора, разумным ожиданиям и принципу добросовестности.

На основании вышеизложенного в совокупности, суд считает, что требование истца о предоставлении отчетов и взыскании штрафа неправомерно и необоснованно, следовательно, исковые требования подлежат отклонению.

Руководствуясь ст. 110, ст.ст. 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Пермского края

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении заявленных требований отказать.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия через Арбитражный суд Пермского края.

Судья Ю.О.Кремер