Решение от 6 декабря 2019 г. по делу № А39-6363/2019

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ


Именем Российской Федерации



РЕШЕНИЕ




Дело № А39-6363/2019
город Саранск
06 декабря 2019 года
Резолютивная часть решения объявлена 03 декабря 2019 года.

Решение в полном объеме изготовлено 06 декабря 2019 года.

Арбитражный суд Республики Мордовия в лице судьи Салькаевой А.А.

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело по иску индивидуального предпринимателя ФИО2 к индивидуальному предпринимателю ФИО3 о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак в сумме 300 000рублей,

при участии в заседании

от истца: не явились,

от ответчика: ФИО4, представителя по доверенности от 25.07.2019, выданной на один год,

от третьего лица ООО «УралСалют»: не явились,

у с т а н о в и л:

Индивидуальный предприниматель ФИО2 обратился в Арбитражный суд Республики Мордовия с иском к индивидуальному предпринимателю ФИО3 о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак в сумме 300 000 рублей.

Истец в судебное заседание не явился, ранее в судебном заседании представитель истца поддержала исковые требования и просила их удовлетворить.

Представитель ответчика иск не признал, просил снизить размер компенсации.

Представитель третьего лица ООО «УралСалют» в судебное заседание не явился, отзыв не представил.

Как следует из материалов дела истец является правообладателем товарного знака "НЕБЕСНЫЕ ФОНАРИКИ" в отношении товаров 28-го класса МКТУ по свидетельству N 515848 с приоритетом от 21.12.2012, срок действия регистрации истекает 21.12.2022.

Иск мотивирован тем, что 23.03.2019 по адресу: <...>, рынок, было осуществлено предложение к продаже и реализация по договору розничной купли-продажи товара с использованием словесного обозначения "НЕБЕСНЫЙ ФОНАРИК", сходного до степени смешения с товарным знаком, правообладателем которого является ИП ФИО2. Товар реализован ответчиком ИП ФИО3, в соответствии с выданным чеком, в котором указаны реквизиты продавца.

Статьей 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации определено, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В силу пункта 2 части 1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб, в том числе нарушившему его право на вознаграждение, предусмотренное статьей 1245, пунктом 3 статьи 1263 и статьей 1326 настоящего Кодекса.

Факт продажи товара «Небесный фонарик» ответчицей подтверждается материалами дела - товарным чеком №1 от 23.03.2019, выданным в результате покупки, на котором имеются реквизиты ответчика ИП ФИО3, наименование товара «Небесный фонарик», стоимость товара – 70 рублей, видеозаписью покупки, представленной истцом и просмотренной в судебном заседании в присутствии представителя ответчика, спорным товаром. Данный факт стороной ответчика не оспаривался.

Судом установлено сходство до степени смешения по фонетическому и смысловому признакам обозначений, нанесенных на товар, проданный ответчиком, с товарным знаком истца по свидетельству N 515848, что является нарушением исключительных прав истца.

Высокая степень сходства обуславливает возможность смешения сравниваемых обозначений друг с другом при использовании в отношении однородных услуг.

В пункте 154 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации №10 от 23.04.2019 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что в силу пункта 1 статьи 1484 ГК РФ исключительное право использования товарного знака принадлежит лицу, на имя которого соответствующий товарный знак зарегистрирован (правообладателю).

Следовательно, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в защите права на товарный знак (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительным в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 ГК РФ.

Истец определил компенсацию в сумме 300 000 рублей на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ правообладатель в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, при нарушении исключительного права имеет право выбора способа защиты: вместо возмещения убытков он может требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Одновременное взыскание убытков и компенсации не допускается (п.59 Постановления №10).

Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

При заявлении требований о взыскании компенсации правообладатель вправе выбрать один из способов расчета суммы компенсации, указанных в подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1301, подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1311, подпунктах 1 и 2 статьи 1406.1, подпунктах 1 и 2 пункта 4 статьи 1515, подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ, а также до вынесения судом решения изменить выбранный им способ расчета суммы компенсации, поскольку предмет и основания заявленного иска не изменяются.

Суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации.

В силу статьи 1301 ГК РФ в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных настоящим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 настоящего Кодекса требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров произведения;

3) в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения тем способом, который использовал нарушитель.

В рассматриваемом случае истцом был избран вид компенсации, определяемой на основании подпункта 3 статьи 1301 Гражданского кодекса Российской Федерации, при этом размер компенсации был рассчитан в двукратном размере стоимости права использования произведения, что составляет 300 000 рублей.

Пунктом 61 Постановления N 10 определено, что заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или третьих лиц.

Для подтверждения расчета и стоимости нарушенного права допускается представление данных о стоимости исключительного права, в том числе и из зарубежных источников. Организации по управлению правами в качестве одного из доказательств вправе привести ссылки на утвержденные ими ставки и тарифы в обоснование расчета взыскиваемой компенсации. Названные доказательства оцениваются судом по правилам об оценке доказательств и не имеют преимущества перед другими доказательствами.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца или товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.

В обоснование размера компенсации, определяемой в двукратном размере стоимости права использования произведения, истец представил:

- лицензионный договор на использование товарного знака от 10.07.2015, заключенный между истцом и ООО "Сима-Ленд", согласно которому истец (лицензиар) передал ООО "Сима-Ленд" (лицензиат) неисключительную лицензию на использование товарного знака по Свидетельству №515848 в отношении всех товаров и услуг, указанных в Перечне свидетельства. За предоставление прав по настоящему договору лицензиат уплачивает в пользу лицензиара лицензионное вознаграждение за первый год использования Товарного знака 153000рублей в течение трех рабочих дней с момента получения подписанного договора (п.1.1.).

Вознаграждение за второй и последующий годы согласовывается сторонами и оформляется дополнительным соглашением.

Срок действия договора с даты его регистрации до 21.12.2022 (п.6.1 договора).

- лицензионный договор на использование товарного знака от 10.10.2014, заключенный между истцом и ООО "Промос-М", согласно которому истец (лицензиар) передал ООО "Промос -М" (лицензиат) неисключительную лицензию на использование товарного знака по Свидетельству №515848 в отношении всех товаров 28-класса (п.1.1) За предоставление прав по настоящему договору лицензиат уплачивает в пользу лицензиара паушальный взнос в сумме 150 000 рублей, исходя из стоимости лицензии в сумме 150 000рублей за год использования товарного знака. Сумма взноса за второй и последующий годы составляет 60 000рублей в год и выплачивается лицензиатом равными долями в сумме 5000рублей в месяц в срок до 5-го числа каждого последующего месяца (п.1.2.2 договора).

При определении размера подлежащей взысканию компенсации суд не вправе по своей инициативе изменять вид компенсации, избранный правообладателем (пункт 35 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, определения Верховного Суда Российской Федерации от 11.07.2017 N 308-ЭС17-3088, N 308-ЭС17-4299). Аналогичное положение о том, что суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации, закреплено в пункте 59 Постановления Пленума N 10.

Соответственно, при избранном истцом виде компенсации и учитывая, что суд не может по своему усмотрению изменять выбранный истцом вид компенсации, в предмет доказывания по данной категории дел входит также установление стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения тем способом, который использовал нарушитель, и определение конкретного размера компенсации исходя из этой цены с учетом установленного нарушения. При этом определение обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, является обязанностью арбитражного суда на основании части 2 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Судом установлен факт нарушения ответчиком исключительных прав истца. При взыскании компенсации суд определяет ее размер, исходя из двукратного размера стоимости права использования товарного знака за второй и последующий годы использования в сумме 60 000рублей в год, установленную договором от 10.10.2014. Срок действия данного договора до 10.11.2021 (п.6.1).

Согласно статье 307 Гражданского кодекса РФ обязательства возникают из договоров и других сделок, вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения, а также из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.

В соответствии со статьей 1301 Гражданского кодекса РФ компенсация в двукратном размере стоимости права использования произведения определяется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения тем способом, который использовал нарушитель.

Продажа ответчиком товара с нанесенным обозначением, сходным до степени смешения с товарным знаком истца по свидетельству N 515848, осуществлена 23.03.2019.

В обоснование требования о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования товарного знака истец указывает лицензионный договор от 10.10.2014, заключенный между ним и ООО «Промос-М» (дата и номер регистрации договора 25.03.2015 №РД0169853).

Суд отмечает, что данным договором предусмотрен размер вознаграждения за второй и последующий годы использования в сумме 60 000рублей в год. С учетом данного размера суд определяет размер компенсации – 120 000рублей (двукратный размер стоимости права использования товарного знака), поскольку именно данная цена при сравнимых обстоятельствах взималась за правомерное использование произведения тем способом, который использовал нарушитель, на дату совершения ответчиком нарушения прав истца (продажа товара 23.03.2019).

Сведения о размере лицензионного вознаграждения за второй и последующие годы использования товарного знака по договору от 10.07.2015 истцом не представлены. В соответствии с положениями договора размер вознаграждения оформляется дополнительным соглашением, однако дополнительные соглашения с установленным размером вознаграждения за указанные периоды, отсутствуют.

С учетом выбора способа расчета компенсации обязанность доказать обоснованность ее размера, в том числе представить надлежащие доказательства стоимости права использования произведения лежит на истце. Именно истец должен представить ясные и четкие доказательства в подтверждение цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения тем способом, который использовал нарушитель.

Истцом представлено платежное поручение об оплате 168000рублей ООО «Сима-Ленд» за период с 06.05.2017 по 06.05.2018 от 22.05.2017, однако суд не принимает данный документ в качестве доказательства размера вознаграждения, который должен быть учтен при определении двукратного размера стоимости права использования товарного знака, поскольку в назначении платежа указано на «оплату за предоставление лицензии по договору от 01.07.2015 по счету №636 от 12.05.2017», а не по договору от 10.07.2015, счет №636 в материалы дела не представлен, период, за который поступает вознаграждение – с 06.05.2017 по 06.05.2018, что не соответствует дате (периоду) совершения нарушения (март 2019 года). Документ представлен в электронном виде и отметки банка о проведении платежа отсутствуют. Оформленное сторонами договора от 10.07.2015 дополнительное соглашение о размере вознаграждения, в материалы дела не представлено.

В материалах дела отсутствуют доказательства иного размера вознаграждения за использование товарного знака на момент совершения нарушения ответчиком прав истца (цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения тем способом, который использовал нарушитель).

Поскольку формула расчета размера компенсации, определяемого исходя из двукратной стоимости права использования произведения тем способом, который использовал нарушитель, императивно определена законом, доводы ответчика о несогласии с расчетом размера компенсации, представленным истцом, могут основываться на оспаривании заявленной истцом цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, и с учетом части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации должны подтверждаться соответствующими доказательствами, обосновывающими такое несогласие.

Никаких доказательств в опровержение расчета либо в обоснование иной стоимости права использования охраняемого объекта ответчиком в материалы дела не представлено.

Как следует из разъяснений высшей судебной инстанции, приведенных в Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2017), утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 12.07.2017, снижение размера компенсации, исчисленного исходя из двукратной стоимости контрафактных экземпляров (товаров) или двукратного размера стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, возможно только при наличии мотивированного заявления ответчика, подтвержденного соответствующими доказательствами.

В соответствии с частями 1 и 3 статьи 8, статьей 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон. Арбитражный суд не вправе своими действиями ставить какую-либо из сторон в преимущественное положение, равно как и умалять права одной из сторон.

В соответствии со статьей 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждому лицу, участвующему в деле, гарантируется право представлять доказательства арбитражному суду и другой стороне по делу, обеспечивается право заявлять ходатайства, высказывать свои доводы и соображения, давать объяснения по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам, связанным с представлением доказательств. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Поскольку соответствующих доказательств, обосновывающих иной размер компенсации, рассчитанной исходя из двукратной стоимости права использования товарного знака, ответчиком не представлено (лицензионные договоры и иные сведения о цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака), механизмами доказывания, предусмотренными Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, ответчик также не воспользовался (не ходатайствовал о назначении экспертизы по оценке стоимости права использования товарного знака, принадлежащего истцу), исходя из распределения бремени доказывания и отсутствия доказательств, подтверждающих обоснованность размера компенсации в ином размере, суд приходит к выводу, что исковые требования подлежат удовлетворению частично в сумме 120 000рублей.

В силу совокупности вышеизложенного заявленные истцом требования подлежат удовлетворению частично, в сумме 120 000рублей, исходя из размера вознаграждения за использование товарного знака 60000рублей.

Из положений главы 76 ГК РФ, иных норм части 4 ГК РФ не следует, что размер компенсации на основании избранного истцом способа взыскания компенсации - в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взымается за правомерное использование товарного знака, в соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, определенный на основании размера вознаграждения согласно лицензионному договору, не может быть уменьшен, если при рассмотрении дела установлен иной размер стоимости права на использование товарного знака на основании представленных доказательств.

Ответчиком заявлено ходатайство о снижении размера компенсации.

Суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе. Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказать необходимость применения судом такой меры. Снижение размера компенсации ниже минимального предела, установленного законом, с учетом требований разумности и справедливости, должно быть мотивировано судом и подтверждено соответствующими доказательствами.

Данная правовая позиция сформирована в пункте 21 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2017), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 12.07.2017, определениях Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 25.04.2017 N 305-ЭС16-13233, от 11.07.2017 N 308-ЭС17-3085, от 11.07.2017 N 308-ЭС17-2988, от 11.07.2017 N 308-ЭС17-3088, от 11.07.2017 N 308-ЭС17-4299, от 18.01.2018 N 305-ЭС17-16920.

Ответчиком в подтверждение ходатайства приложена налоговая декларация по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности за 2019 год. Однако, из данных документов не усматривается финансовое положение ответчика. Иные доказательства в подтверждение довода о чрезмерности, необоснованности размера компенсации, затруднительном финансовом положении ответчика, не представлены, не представлен и контррасчет размера компенсации.

Оснований для уменьшения размера компенсации суд не усматривает, ответчиком в порядке статьи 65 АПК РФ не представлены доказательства незначительности имущественных потерь правообладателя, связанных с допущенным нарушением, реализации только одного экземпляра контрафактной продукции, объективной невозможности выявить возможное нарушение исключительных прав истца до начала реализации продукции, либо иных обстоятельств, объективно свидетельствующих об исключительности рассмотренного случая нарушения прав истца.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ суд взыскивает с ответчика в пользу истца расходы на уплату государственной пошлины за получение выписки в сумме 80 рублей, почтовые расходы в сумме 41 рубль 20 копеек, с учетом частичного удовлетворения исковых требований, а также стоимость товара в сумме 70 рублей.

Суд взыскивает с ответчика государственную пошлину в сумме 3600рублей в доход федерального бюджета, поскольку истцу была предоставлена отсрочка уплаты госпошлины при подаче иска.

руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

р е ш и л:

исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО3 (ОГРНИП 311132621700022, ИНН <***>) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО2 (ОГРНИП 309251117300030, ИНН <***>) компенсацию за нарушение исключительного права на товарный знак в сумме 120 000рублей, стоимость товара в сумме 70 рублей, почтовые расходы в сумме 41 рубль 20 копеек, государственную пошлину за получение выписки в сумме 80 рублей.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО3 (ОГРНИП 311132621700022, ИНН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 3600рублей.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Республики Мордовия в течение месяца со дня вынесения решения.

В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья А.А. Салькаева