Решение от 13 июня 2022 г. по делу № А63-14703/2021

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Именем Российской Федерации


Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А63-14703/2021
г. Ставрополь
13 июня 2022 года.
Резолютивная часть решения объявлена 06 июня 2022 года.

Решение изготовлено в полном объеме 13 июня 2022 года.

Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Безлепко В.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Стороженко С.Ю., рассмотрев в судебном заседании материалы дела по исковому заявлению

общества с ограниченной ответственностью «Волд Экспресс», ОГРН <***>, г. Пятигорск,

к индивидуальному предпринимателю ФИО1, ОГРН <***>, г. Ростов-на-Дону

о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак № 500726 в размере 500 000 руб., штрафа на основании п. 8.7 лицензионного договора от 15.06.2018 №35/18 в размере 500 000 руб.,

при участии в судебном заседании представителя истца ФИО2 по доверенности от 19.09.2019, представителя ответчика ФИО3 по доверенности от 02.10.2021 № 61АА8384400,

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Волд Экспресс» обратилось в Арбитражный суд Ставропольского края к индивидуальному предпринимателю ФИО1 с исковым заявлением о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак № 500726 в размере 500 000 руб., штрафа на основании п. 8.7 лицензионного договора от 15.06.2018 №35/18 в размере 500 000 руб.

В судебном заседании представитель истца настаивал на удовлетворении заявленных требований в соответствии с доводами, приведенными в исковом заявлении и письменных пояснениях, указав, что ответчиком после расторжения лицензионного договора использовался товарный знак истца, чем нарушены обязательства, предусмотренные пунктом 8.7 лицензионного договора от 15.06.2018 №35/18 о необходимости в течение одного месяца с даты расторжения договора прекратить всякое использование товарного знака. Обозначение товарного знака истца использовалось ответчиком в сети интернет.

Представитель ответчика возражал против удовлетворения иска по основаниям, изложенным в отзыве. В отзыве ответчик ссылается на то, что им никогда не использовались страницы на указанных истцом сайтах, ответчик не имеет к ним доступа, обозначения товарного знака истца размещал на страницах не он. Также, ответчик указывал на то, что на момент рассмотрения дела в суде на указанных сайтах отсутствует обозначение товарного знака истца. Представитель ответчика ходатайствовал об уменьшении размера компенсации в случае удовлетворения требований.

Исследовав материалы дела, суд считает, что исковые требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, ООО «Волд Экспресс» является правообладателем исключительных прав на товарный знак по свидетельству Российской Федерации №500726, зарегистрированный 26.11.2013 (с приоритетом от 24.04.2012), в отношении услуг 41 класса МКТУ.

В соответствии со свидетельством №500726 товарный знак правообладателя представляет собой комбинированный товарный знак, содержащий словесные и изобразительные элементы.

Между ООО «Волд Экспресс» (лицензиар) и индивидуальным предпринимателем ФИО1 (лицензиат) заключен лицензионный договор от 15.06.2018 № 35/18, в соответствии с которым лицензиату передано на период действия договора неисключительное право на использование товарного знака по свидетельству №500726, а также право на использование объектов авторского права («Авторской системой «London Express», объектов дизайна, конфиденциальной информации (коммерческой тайны), программ обучения), для их использования в деятельности лицензиата на территории г. Ростов-на-Дону.

На основании соглашению от 02.04.2021 о расторжении лицензионного договора от 15.06.2018 №35/18 стороны по обоюдному согласию договорились расторгнуть лицензионный договор с 31.05.2021.

Пунктом 8.7 договора предусмотрено, что лицензиат обязуется в течение 1 (одного) месяца с даты истечения срока действия настоящего договора или в течение 1 месяца с даты его досрочного прекращения прекратить всякое использование товарного знака, объектов авторского права, конфиденциальной информации. В случае невыполнения данного обязательства, лицензиат кроме ответственности, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации, обязан уплатить лицензиару штраф в размере 500 000 руб.

Таким образом, в течение месяца с даты досрочного прекращения договора, ответчик был обязан прекратить использование товарного знака «London Express» любыми способами.

В случае невыполнения данного обязательства лицензиат, кроме ответственности, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации, обязан уплатить лицензиару штраф в размере 500 000 руб.

ООО «Волд Экспресс» после 30.06.2021 установлены факты использования товарного знака лицензиара в сети интернет.

В частности, на сайте rostov.zoon.ru по ссылке:

https://rostov.zoon.ru/trainings/shkola_anglijskogo_yazyka_capital_express_na_prospekte_korolyova/

На сайте bigspravka.ru по ссылке:

https://bigspravka.ru/rostov-donu/yazykovye_shkoly/london_express_2/

На сайте rostov-na-donu.lingua.firmika.ru по ссылке:

https://rostov-na-donu.lingua.firmika.ru/firms.php?i=200235

На сайте Rostov.english.ru по ссылке:

http://rostov-english.ru/london-express.html

На сайте allrus.business по ссылке:

http://allrus.business/org/238784440838/

На страничке школы «Capital Express» в facebook по ссылке:

https://www.facebook.com/capital.express.rostov/ .

С целью досудебного урегулирования спора, истцом 12.08.2021 ответчику направлена претензия с требованием прекратить использование товарного знака в сети интернет, прекратить всякое упоминание товарного знака в сети интернет и выплатить компенсацию за нарушение условий договора и исключительных прав истца в общем размере 1 000 000 руб. Претензия направлена ответчику по почте, о чем имеется соответствующая квитанция.

Ответа на претензию от ответчика не последовало, требования истца не исполнены.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения ООО «Волд Экспресс» в арбитражный суд с настоящим иском о защите исключительных прав на товарный знак.

Оценив представленные доказательства в их совокупности по правилам статьи 71 АПК РФ, суд пришел к следующему.

Отношения, возникающие в связи с правовой охраной и использованием товарных знаков, знаков обслуживания и наименований мест происхождения товаров регулируются частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации.

При разрешении настоящего спора подлежат применению нормы статей 1229, 1259, 1270, 1477 и 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, устанавливающие право правообладателя произведения, включая его части, название, персонажи, а также правообладателя товарного знака по своему усмотрению разрешать или запрещать иным лицам использование принадлежащего ему произведения и средства индивидуализации товаров и услуг, а также нормы статей 1252, 1301 и 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с которыми правообладатель товарного знака вправе требовать взыскания с правонарушителя компенсации за его незаконное использование .

В соответствии с пунктом 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации товарные знаки являются результатом интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана.

В силу пункта 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации правом на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах , в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Согласно пункту 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Понятия тождественности и сходства определяются в пункте 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 10.10.2016 № 647 (далее - Правила № 647). Так, обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах.

В соответствии с пунктом 55 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 при рассмотрении дел о защите нарушенных интеллектуальных прав судам следует учитывать, что законом не установлен перечень допустимых доказательств, на основании которых устанавливается факт нарушения (статья 55 ГПК РФ, статья 64 АПК РФ). Поэтому при разрешении вопроса о том, имел ли место такой факт, суд в силу статей 55 и 60 ГПК РФ, статей 64 и 68 АПК РФ вправе принять любые средства доказывания, предусмотренные процессуальным законодательством, в том числе полученные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в частности сети «Интернет».

Допустимыми доказательствами являются в том числе сделанные и заверенные лицами, участвующими в деле, распечатки материалов, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети (скриншот), с указанием адреса интернет-страницы, с которой сделана распечатка, а также точного времени ее получения. Такие распечатки подлежат оценке судом при рассмотрении дела наравне с прочими доказательствами (статья 67 ГПК РФ, статья 71 АПК РФ).

Исключительные права ООО «Волд Экспресс» на товарный знак № 500726, подтверждены материалами дела.

Исковые требования мотивированы тем, что ответчик в нарушение п. 8.7. договора, в установленные сроки не прекратил использование товарного знака истца в сети интернет.

Судом установлено, что индивидуальный предприниматель ФИО1 осуществляет предпринимательскую деятельность по оказанию образовательных услуг, является владельцем лингвистической школы «Capital Express» по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр-кт. ФИО4 28/1.

Согласно пункту 8.7 договора ответчик принял на себя обязательство в течение 1 месяца с даты досрочного прекращения договора прекратить всякое использование товарного знака. В соглашении от 02.04.2021 указана дата расторжения договора – 31.05.2021. Соответственно, индивидуальный предприниматель ФИО1 должна была прекратить использование товарного знака № 500726 не позднее 30.06.2021.

Однако обществом установлены факты использования товарного знака лицензиара в сети Интернет по ссылкам: https://rostov.zoon.ru/trainings/shkola_anglijskogo_yazyka_capital_express_na_prospekte_korolyova/, https://bigspravka.ru/rostov-donu/yazykovye_shkoly/london_express_2/ , https://rostov-na-donu.lingua.firmika.ru/firms.php?i=200235, http://rostov-english.ru/london-express.html, http://allrus.business/org/238784440838/ , https://www.facebook.com/capital.express.rostov/

Все указанные сайты используются ответчиком для продвижения лингвистической школы по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр-кт. ФИО4 28/1. В подтверждение указанных обстоятельств, истцом в материалы дела представлены скриншоты, датированные 05.08.2021 - 06.08.2021.

Скриншоты, подтверждающие использование товарного знака истца на сайтах, указанных выше, представленные истцом, датированы 05.08.2021 – 06.08.2021, т.е. после истечения срока, предусмотренного пунктом 8.7 договора.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Общее зрительное восприятие графических элементов в виде изображения, а также идентичная фонетическая составляющая обозначений, усиливают для потребителя ощущение сходства и способствует смешению относительно владельца обозначения.

Таким образом, с точки зрения потребителей, на основании восприятия ими сравниваемых обозначений, словестных элементов, элементов дизайна, используемых ответчиком и истцом отсутствуют какие-либо сомнения в тождественности сравниваемых обозначений.

Возражая против удовлетворения иска, ответчик указал, что им никогда не использовались страницы на указанных истцом сайтах, ответчик не имеет к ним доступа, обозначения товарного знака истца размещал на страницах не он.

В целях установления факта размещения обозначения товарного знака № 500726 ответчиком в сети интернет, в ходе рассмотрения дела, в судебном заседании 17.01.2022 г. истцом было заявлено ходатайство об истребовании у ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ» сведений об администраторе доменных имен firmika.ru; rostov-english.ru, истребовании у АО «Региональный Сетевой Информационный Центр» сведений об администраторе доменного имени bigspravka.ru, истребовании у ООО «ЗУН» информацию о том, кем и когда была создана страница «Школа английского языка Capital Express на проспекте ФИО4», кто является пользователем (владельцем) данной страницы и имеет ли пользователь возможность самостоятельно редактировать информацию на странице.

Как пояснил представитель истца, регистраторами иных сайтов, на которых размещен товарный знак истца являются иностранные лица и истребование у них информации будет нецелесообразно, т.к. нет оснований полагать, что будет получен ответ.

В отношении страницы https://www.facebook.com/capital.express.rostov/ также нет необходимости запрашивать сведения о ее владельце, так как ответчик подтверждает, что страница использовалась ответчиком.

Во исполнение определения об истребовании доказательств от 17.01.2022 представлены ответы от ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», АО «Региональный Сетевой Информационный Центр», ООО «ЗУН» с запрашиваемой информацией.

Согласно представленным ответам, администратором доменного имени firmika.ru является ФИО5, администратором доменного имени rostov-english.ru является ФИО6, администратором доменного имени bigspravka.ru является ФИО7.

В судебном заседании 14.03.2022 истцом заявлено ходатайство об истребовании у администраторов доменных имен firmika.ru, rostov-english.ru, bigspravka.ru информации о том, кем были созданы страницы на которых используется товарный знак истца, кто является пользователем (владельцем) данных страниц и имеет ли пользователь возможность самостоятельно редактировать информацию на странице.

Во исполнение определения об истребовании доказательств, администратором доменного имени bigspravka.ru ФИО7 представлен ответ от 13.04.2022, от ООО «ЗУН» представлен ответ от 24.02.2022.

От администратора доменного имени rostov-english.ru ФИО6 не поступили истребованные доказательства.

От администратора доменного имени firmika.ru ФИО5 не поступили истребованные доказательства.

В судебном заседании 06.06.2022 стороны не возражали против рассмотрения дела на основании имеющихся в материалах дела ответов и доказательств.

Судом изучены ответы администраторов доменных имен, на которых используется товарный знак истца, поступившие в материалы дела.

Согласно ответу администратора доменного имени bigspravka.ru ФИО7 представлен от 13.04.2022, страница «London Express – лингвистическая школа», размещенная по ссылке https://bigspravka.ru/rostov-donu/yazykovye_shkoly/london_express_2/ является результатом автоматизированной аккумуляции, размещенной ранее третьими лицами открытой информации с других сайтов и информационных баз. Также, в ответе указано, что на сайте bigspravka.ru не использовалось изображение товарного знака № 500726, а использовалось лишь словесное обозначение «London Express».

Согласно ответу ООО «ЗУН» от 24.02.2022, доступ к странице «Школа английского языка Capital Express на проспекте ФИО4», по ссылке: https://rostov.zoon.ru/trainings/shkola_anglijskogo_yazyka_capital_express_na_prospekte_korolyova/ имеют два пользователя: ФИО1 и ФИО8. Оба пользователя имеют возможность редактировать информацию по указанной ссылке.

Также, в судебном заседании 06.06.2022 представитель ответчика подтвердил, что страничка школы «Capital Express» в facebook по ссылке: https://www.facebook.com/capital.express.rostov/ используется ответчиком. Ранее, в отзыве на исковое заявление, ответчик пояснял, что изображение товарного знака истца в фотографиях на странице, используемой ответчиком, является частью контекстной рекламы школ «London Express». Истец, в свою очередь, утверждал, что данное изображение не моет быть контекстной рекламой, так как отсутствует гиперссылка для перехода на какой-либо сайт, а также, указывал на то, что контекстная реклама не может отображаться в фотоальбомах на странице пользователя в facebook. В судебном заседании 06.06.2022 представитель ответчика пояснил, что на странице школы «Capital Express» в facebook имеется множество фотографий в альбомах, и ответчик мог просто не обратить внимание и забыть удалить фотографию с изображением товарного знака истца.

На указанных выше страницах на сайтах rostov.zoon.ru и facebook.com на которых использовался товарный знак истца, указан следующий номер телефона <***>. Указанный номер телефона имеется на также на официальном сайте ответчика https://schoolcapitalexpress.ru в разделе «Контакты», что подтверждается скриншотами с сайта, представленными в материалы дела. Факт того, что указанный сайт используется ответчиком, подтверждается самим ответчиком в отзыве на исковое заявление.

В отношении иных сайтов, указанных истцом (rostov-na-donu.lingua.firmika.ru; Rostov.english.ru; allrus.business) не поступило ответов от администраторов доменных имен, относительно того, кем размещено обозначение товарного знака истца, в связи с чем отсутствуют основания полагать, что товарный знак использовался ответчиком.

В судебном заседании 06.06.2022 истцом в материалы дела также представлен ответ ООО «ЗУН» от 12.04.2022, полученный в рамках рассмотрения дела №А63-14702/2021.

Согласно указанному ответу ФИО1 также является владельцем страницы школы по адресу: <...>, на которой также использовалось обозначение товарного знака истца. Ссылка на страницу: https://rostov.zoon.ru/education/shkola_anglijskogo_yazyka_capital_express_na_ulitse_petrashevskogo/.

Указанная страница также содержит информацию о школе «Сapital Еxpress» только по другому адресу: <...>, и на ней также использовался товарный знак истца, что подтверждается скриншотами, представленными в материалы дела.

Ответчик, возражая против данного довода, утверждал, что индивидуальный предприниматель ФИО1 не является владельцем школы по адресу: <...>, владеет только школой по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр-кт. ФИО4 28/1. Деятельность школы «Capital Express» по адресу: <...> осуществляет ЧУДО «ШКОЛА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА» (ОГРН <***>).

В соответствии с пунктом 78 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 владелец сайта самостоятельно определяет порядок использования сайта (пункт 17 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», далее - Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»), поэтому бремя доказывания того, что материал, включающий результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, на сайте размещен третьими лицами, а не владельцем сайта и, соответственно, последний является информационным посредником, лежит на владельце сайта. При отсутствии таких доказательств презюмируется, что владелец сайта является лицом, непосредственно использующим соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Если владелец сайта вносит изменения в размещаемый третьими лицами на сайте материал, содержащий результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, разрешение вопроса об отнесении его к информационным посредникам зависит от того, насколько активную роль он выполнял в формировании размещаемого материала и (или) получал ли он доходы непосредственно от неправомерного размещения материала. Существенная переработка материала и (или) получение указанных доходов владельцем сайта может свидетельствовать о том, что он является не информационным посредником, а лицом, непосредственно использующим соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Если иное не следует из обстоятельств дела и представленных доказательств, в частности из размещенной на сайте информации (часть 2 статьи 10 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»), презюмируется, что владельцем сайта является администратор доменного имени, адресующего на соответствующий сайт.

Принимая во внимание подтвержденную материалами дела возможность ответчика самостоятельно редактировать информацию на странице «Школа английского языка Capital Express на проспекте ФИО4» на сайте rostov.zoon.ru, а также на странице в facebook, суд считает установленным факт нарушения ответчиком обязательств, предусмотренных пункт 8.7 договора, а также факт нарушения исключительных прав истца на товарный знак №500726.

В пункте 15 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено следующее: пунктом 3 статьи 1237 ГК РФ определено использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации способом, не предусмотренным лицензионным договором, либо по прекращении действия такого договора, либо иным образом за пределами прав, предоставленных лицензиату по договору, влечет ответственность за нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, установленную ГК РФ, другими законами или договором.

Пунктом 8.7 договора предусмотрено, что лицензиат обязуется в течение 1(одного) месяца с даты истечения срока действия договора прекратить использование товарного знака, объектов авторского права, конфиденциальной информации. В случае невыполнения данного обязательства, лицензиат кроме ответственности, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации, обязан уплатить лицензиару штраф в размере 500 000 руб.

Таким образом, договором предусмотрено, что лицензиат несет обязанность не только по выплате компенсации за нарушение прав на товарный знак и исключительных прав на объекты авторского права, но и обязан оплатить самостоятельный штраф, предусмотренный договором.

В силу статьи 1301 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных настоящим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 настоящего Кодекса требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда.

Как указано в статье 1515 ГК РФ, в случаях нарушения исключительного права на товарный знак правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере до пяти миллионов рублей.

Пунктом 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В силу разъяснений, содержащихся в пунктах 58-68 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 в силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ правообладатель в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, при нарушении исключительного права имеет право выбора способа защиты: вместо возмещения убытков он может требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Одновременное взыскание убытков и компенсации не допускается. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер. При заявлении требований о взыскании компенсации правообладатель вправе выбрать один из способов расчета суммы компенсации, указанных в подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1301, подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1311, подпунктах 1 и 2 статьи 1406.1, подпунктах 1 и 2 пункта 4 статьи 1515, подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ, а также до вынесения судом решения изменить выбранный им способ расчета суммы компенсации, поскольку предмет и основания заявленного иска не изменяются. Суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации.

В обоснование размера компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак, истец указал на известность товарного знака, пояснив, что - сеть лингвистических школ «London Express» является одной из крупнейших в России, насчитывающей более 30 школ. Охват сайта london-express.ru за 2020 год составляет более 310 000 переходов на сайт в год, что подтверждается сведениями о трафике из системы Яндекс.метрика.

Также истец указал на грубых характер нарушения, обосновав это тем, что ответчик сразу после расторжения лицензионного договора провел ребрендинг школы, став прямым конкурентом истца, чем нарушил условия пункта 6.3 договора, согласно которому лицензиат принимает на себя обязательство в течение срока действия настоящего договора и два года после его прекращения, прямо или косвенно, в том числе через аффилированные лица, ни в какой форме не осуществлять аналогичную деятельность и (или) не участвовать в деятельности конкурирующих предприятий.

Ответчик, по мнению истца, являясь прямым конкурентом истца, не прекратил использовать в своей деятельности товарный знак истца, пытаясь сохранить учеников, пришедших в школу «London Express», руководствуясь известностью и репутацией бренда, и привлечь с помощью этого новых потребителей, что является грубым нарушением.

Кроме того, по мнению истца, название «Сapital Еxpress» по смыслу крайне схоже с названием «London Express» - названия имеют одно полностью совпадающее слово, а также слово «Сapital», с английского переводится как «столица» и в английском языке повсеместно применяется в связке со словом «London» (London is the capital of Great Britain), что также может вводить потребителей в заблуждение.

Помимо этого, истец указал на известность сайтов, на которых использовался товарный знак истца и на большое количество посетителей сайтов в сети интернет.

В судебном заседании 06.06.2022 представитель индивидуального предпринимателя ФИО9 заявила ходатайство о снижении размера компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак и снижении штрафа за нарушение условий договора.

Возражая против исковых требований, ответчик ссылался на то, что заявленный истцом размер компенсации является завышенным, просил суд снизить компенсацию, указывает на удаление информации с сайтов в соответствии с условиями соглашения о расторжении договора, затруднительное материальное положение, а также поясняет, что компенсация не должна носить карательный характер и не иметь целью обогащение истца.

Оценив приведенные доводы ответчика о снижении компенсации, суд приходит к следующему.

Постановлением от 24 июля 2020 года № 40-П Конституционный Суд дал оценку конституционности подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Оспоренное положение являлось предметом рассмотрения постольку, поскольку им обусловливаются пределы полномочий суда в случае применения мер ответственности за нарушение индивидуальным предпринимателем при осуществлении им предпринимательской деятельности исключительного права на товарный знак, если правообладатель использует в качестве способа защиты требование выплатить компенсацию в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Конституционный Суд признал оспоренную норму не соответствующей Конституции Российской Федерации в той мере, в какой она в системной связи с общими положениями Гражданского кодекса Российской Федерации о защите исключительных прав, в том числе с пунктом 3 его статьи 1252, не позволяет суду в вышеуказанной ситуации снизить с учетом фактических обстоятельств конкретного дела размер компенсации за нарушение исключительного права на один товарный знак, если такой размер многократно превышает величину причиненных правообладателю убытков (притом что убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком) и если при этом обстоятельства конкретного дела свидетельствуют, в частности, о том, что правонарушение совершено индивидуальным предпринимателем впервые и что использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью его предпринимательской деятельности и не носило грубый характер.

Конституционный Суд также установил, что впредь до внесения в гражданское законодательство соответствующих изменений суды не могут быть лишены возможности учесть все значимые для дела обстоятельства, включая характер допущенного нарушения и тяжелое материальное положение ответчика, и при наличии соответствующего заявления от него снизить размер компенсации ниже установленной подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК Российской Федерации величины. При этом размер такой компенсации может быть снижен судом не более чем вдвое (т.е. не может составлять менее стоимости права использования товарного знака).

По смыслу разъяснений, изложенных в пункте 65 Постановления Пленума № 10, суд при рассмотрении дела о взыскании компенсации в твердом размере определяет сумму компенсации, соразмерную нарушению в целом. Принцип соразмерности гражданско-правовой ответственности, предполагающий восстановление нарушенного права, но не обогащение в результате защиты нарушенного (оспоренного) права (пункт 1 статьи 1, пункт 1 статьи 10 ГК РФ) является элементом публичного порядка Российской Федерации.

С учетом компенсационного характера гражданско-правовой ответственности под соразмерностью компенсации последствиям нарушения предполагается выплата лицу, чье исключительное право нарушено, такой компенсации, которая будет адекватна нарушенному интересу и соизмерима с ним.

Штрафной (карательный) характер компенсации за нарушение исключительного права присущ ей постольку, поскольку по своей природе она принадлежит к мерам юридической ответственности, предполагающим претерпевание негативных последствий лицами, к которым такие меры применяются.

В рассматриваемом случае истцом заявлена ко взысканию не только компенсация, но и штраф в соответствии с условиями лицензионного договора.

Суд отклоняет довод истца о том, что нарушение носит грубый характер, поскольку значительная часть информации с товарным знаком истца, содержащего словесные и изобразительные элементы, после расторжения лицензионного договора действительно удалена ответчиком, наличие части фото в архивных файлах не может служить о грубом нарушении, в связи с чем, суд удовлетворяет ходатайство ответчика и снижает размер компенсации и штрафа в 2 раза до 250 000 руб. за каждое требование.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по оплате государственной пошлины относятся на сторон пропорционально удовлетворенным требованиям, что согласуется с пунктом 48 обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденным Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 в части требования о взыскании компенсации.

При этом суд учитывает, что в разъяснениях Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по вопросу о распределении между сторонами государственной пошлины в случае частичного удовлетворения судом исковых требований с применением статьи 333 ГК РФ, содержащихся в абз. 3 п. 9 постановления Пленума ВАС РФ от 22.12.2011 № 81 «О некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации», указано, что сумма государственной пошлины взыскивается с ответчика исходя из суммы неустойки, которая бы подлежала взысканию без учета ее снижения.

Таким образом, за рассмотрение требования о взыскании штрафа в сумме 500 000 руб., сниженного судом по ходатайству ответчика до 250 000 руб., расходы по оплате госпошлины полностью относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 65, 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

ходатайство индивидуального предпринимателя ФИО1, ОГРН <***>, г. Ростов-на-Дону о снижении компенсации и штрафа удовлетворить.

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Волд Экспресс», ОГРН <***>, г. Пятигорск удовлетворить частично.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1, ОГРН <***>, г. Ростов-на-Дону в пользу общества с ограниченной ответственностью «Волд Экспресс», ОГРН <***>, г. Пятигорск компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак № 500726 в размере 250 000 руб. и штраф в размере 250 000 руб., а также расходы по уплате госпошлины в размере 17 500 руб.

В остальной части иска отказать.

Исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя после вступления в законную силу судебного акта.

Решение суда может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского края в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления в полном объеме) и в арбитражный суд кассационной инстанции (Суд по интеллектуальным правам) в двухмесячный срок со дня вступления его в законную силу при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.


Судья В.В. Безлепко