Решение от 29 ноября 2023 г. по делу № А14-10188/2023

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ


Р Е Ш Е Н И Е ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Дело № А14-10188/2023
г. Воронеж
29 ноября 2023


Арбитражный суд Воронежской области в составе судьи Романовой Л.В., при ведении протокола судьей Романовой Л.В., рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Нью Иммо Сервисиз», г. Москва (ОГРН: <***>, ИНН: <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Талай», г. Воронеж (ОГРН: <***>, ИНН: <***>)

о взыскании 2 205 014 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки,

при участии в заседании:

от истца – ФИО1 – дов. от 15.06.2023, Громовая А.М. – дов. от 27.11.23

от ответчика – ФИО2, - дов. от 1.08.2023

установил:

ООО «Нью Иммо Сервисиз» (далее – истец) обратился в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Талай» (далее – ответчик) о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака 2205014 руб.

Представитель ответчика возражал против удовлетворения иска по доводам отзыва на исковое заявление, просил о снижении компенсации.

В судебном заседании был объявлен перерыв до 29.11.2023.

Исследовав материалы дела, суд установил следующее.

Решением Арбитражного суда Воронежской области от 28.11.2022 по делу N А14-13238/2022 с ООО «Талай» в пользу ООО «СИТРАС» за период с 12.10.2013 по 16.11.2020 взыскано 2 121 712 руб. 69 коп., в том числе 2 107 029 руб. 60 коп. компенсации за нарушение исключительных прав, 14 683 руб. 09 коп. расходов по оплате государственной пошлины. В остальной части иска отказано.

Постановлением 19 Апелляционного суда от 11 октября 2022 по делу № А148974/2021 установлены следующие обстоятельства.

Как следует из материалов дела, на основании договора от 29.06.2020, заключенного между ООО «СИТРАС» и ООО «Нью иммо сервисиз» об отчуждении исключительного права на товарные знаки № NIS-29/06/2020, зарегистрированного 16.11.2020, истец является обладателем исключительных прав на следующие товарные знаки: «АКВАРЕЛЬ», зарегистрирован в отношении различных товаров и услуг, в том числе в отношении услуг 35, 39, 41, 44, 45 классов МКТУ (свидетельство Российской Федерации № 464912, дата приоритета 28.12.2009, дата регистрации 22.06.2012); «АКВАРЕЛЬ», зарегистрирован в отношении различных товаров и услуг, в том числе в отношении услуг 35, 39, 41, 44, 45 класса МКТУ (свидетельство Российской Федерации № 643514, дата приоритета 26.10.2016, дата регистрации 30.01.2018); «АКВАРЕЛЬ», зарегистрирован в отношении различных товаров и услуг, в том числе в отношении услуг 35, 39, 41, 44, 45 класса МКТУ (свидетельство Российской Федерации № 643516, дата приоритета 14.11.2016, дата регистрации 30.01.2018); «АКВАРЕЛЬ», зарегистрирован в отношении различных товаров и услуг, в том числе в отношении услуг 35, 39, 41, 44, 45 класса МКТУ (свидетельство Российской Федерации № 654260,

дата приоритета 26.10.2016, дата регистрации 27.04.2018); «АКВАРЕЛЬ», зарегистрирован в отношении различных товаров и услуг, в том числе в отношении услуг 35, 39, 41, 44, 45 класса МКТУ (свидетельство Российской Федерации № 651329, дата приоритета 14.11.2016, дата регистрации 10.04.2018); «АКВАРЕЛЬ», зарегистрирован в отношении различных товаров и услуг, в том числе в отношении услуг 35, 39, 41, 44, 45 класса МКТУ (свидетельство Российской Федерации № 654261,

дата приоритета 26.10.2016, дата регистрации 27.04.2018); «АКВАРЕЛЬ», зарегистрирован в отношении различных товаров и услуг, в том числе в отношении услуг 35, 39, 41, 44, 45 класса МКТУ (свидетельство Российской Федерации № 656434, дата приоритета 14.11.2016, дата регистрации 16.05.2018); «АКВАРЕЛЬ», зарегистрирован в отношении различных товаров и услуг, в том числе в отношении услуг 35, 39, 41, 44, 45 класса МКТУ (свидетельство Российской Федерации № 656435, дата приоритета 14.11.2016, дата регистрации 16.05.2018).

Товарные знаки правообладателя зарегистрированы, в том числе, для таких позиций МКТУ, как: 35 - предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб- сайтов с коммерческой или рекламной целью; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; оформление витрин; продвижение продаж для третьих лиц; услуги по розничной и оптовой продаже товаров; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по сравнению цен; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; 39 - аренда складов; информация по вопросам хранения товаров на складах; расфасовка товаров; упаковка товаров; услуги автостоянок; услуги курьеров [доставка корреспонденции или товаров]; услуги по упаковке подарков; хранение товаров; хранение товаров на складах; экспедирование грузов; 41 - информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; организация досуга; парки аттракционов; предоставление услуг игровых залов; предоставление услуг кинозалов; представление цирковых спектаклей; представления варьете; представления мюзик-холлов; представления театрализованные; представления театральные; проведение фитнес-классов; развлечение гостей; развлечения; 44 - маникюр; массаж; парикмахерские; пирсинг; салоны красоты; составление цветочных композиций; татуирование; услуги визажистов; услуги соляриев; 45 - агентства по организации ночной охраны; аренда сейфов; возвращение найденных предметов; контроль систем охранной сигнализации; открывание замков с секретом; охрана штатская; присмотр за детьми; прокат сигнализаторов пожара; услуги телохранителей.

Вышеперечисленные услуги являются однородными услугам, обычно оказываемым торгово-развлекательными центрами арендаторам и посетителям.

В Едином государственном реестре юридических лиц содержатся сведения об основном виде экономической деятельности ООО «Нью иммо сервисиз» - ОКВЭД 68.32.2 «Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе».

По делу № А14-8974/2021 истец обратился в суд с иском о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки в размере 418 705 руб. за период с 20.11.2020 по 20.02.2021, исходя из двукратной стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Расчет стоимости иска произведен на основании заключения специалиста № 2072-1 от 20.02.2021. Срок использования обозначения «Акварель» определен как разница между периодами от даты приобретения исключительных прав и до даты составления заключения: 20.11.2020-20.02.2021 = 0,25 года (или 3 месяца (0,25 * 12)).

Размер компенсации составляет 209 353 руб. (821 653 руб./год х 0,25), двойной размер – 418 705 руб.

Постановлением 19 Апелляционного суда от 11 октября 2022 по делу № А148974/2021 взыскана с общества с ограниченной ответственностью «Талай» (ИНН 3664002280) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Нью иммо сервисиз» (ОГРН 1207700158280, ИНН 7708378723) компенсация за незаконное использование товарных знаков в размере 418 705 руб. и расходы по госпошлине в размере 20 374 руб.

Таким образом, истец является правообладателем исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 464912, N 651329, N 654261, N 654260, N 643516, N 643514, N 656434, N 656435, N 656432 зарегистрированные, в том числе в отношении услуг 35, 39, 41, 44, 45-го классов МКТУ. Указанные права получены от ООО «Ситрас» 16.11.2020. С 7.04.2021 указанные права истцом переданы по лицензионным договорам ООО «Ситрас».

Принадлежность истцу исключительных прав на спорные товарные знаки установлена на основании представленных в материалы дела доказательств и ответчиком не оспаривается.

В отношении истца в Едином государственном реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) содержатся сведения о том, что в качестве основного вида экономической деятельности указан ОКВЭД 68.20.21 «Аренда и управление собственным или арендованным торговым объектом недвижимого имущества».

По утверждению истца, ответчик использует товарные знаки для индивидуализации торговых центров в г. Пушкино Московской области, г. Волгограде, г. Тольятти, рекламирует товарные знаки на сайте https://aquarelle-centre.ru/, и в социальных сетях https://vk.com/aquarelle.pushkino, https://www.facebook.com/aquarelle.pushkino/, https://vk.com/aquarele, https://www.facebook.com/aquarele/, https://ok.ru/aquarele, https://vk.com/aquarelle_tlt, https://ok.ru/aquarelletlt, https://www.facebook.com/aquarelletlt/, в подтверждении чего истцом представлены скриншоты соответствующих сайтов в сети "Интернет".

Истец указывает, что зарегистрированные за ним товарные знаки широко известны среди потребителей, что подтверждает скриншотами страниц сайтов yandex.карты и google.maps.

Из представленных истцом фотографий торговых центров и скринштов страниц интернет-сайтов https://aquarelle-centre.ru/, https://yandex.ru/maps, https://www.google.com/ усматривается, что обозначение АКВАРЕЛЬ используется для обозначения торговых развлекательных центров АКВАРЕЛЬ в г. Пушкино Московской области, г. Волгограде, г. Тольятти и услуг и товаров, которые в них можно получить.

Истцом в обоснование довода о том, что ответчик использует обозначение, сходное до степени смешения с товарными знаками истца для индивидуализации торгового центра АКВАРЕЛЬ в Москве, г. Щербинке, путем использования обозначения на вывеске, в рекламе, в доменном имени http://tk-akvarel.ru/, а также на адресуемом им интернет-сайте, предоставлен протокол осмотра нотариусом информации в сети "Интернет" от 02.11.2020, из которого следует, что временно исполняющий обязанности нотариуса города Москвы произвел осмотр информации, находящейся в электронном виде в информационной и телекоммуникационной сети общего пользования Интернет, на странице информационного ресурса (сайта), расположенного по адресу: http://tk- akvarel.ru. Согласно произведенному осмотру на страницах указанного сайта размещена информация о четырехэтажном торговом комплексе поименованным словесным обозначением Акварель, находящимся по адресу Москва, <...>, в котором имеются магазины, предлагающие к продаже различные группы товаров, в том числе "Gloria Jeans", "Л'Этуаль", "MILAVITSA", "М.Видео", на территории торгового комплекса имеются "фуд корт" и рестораны, установлены банкоматы наиболее востребованных банков, детский игровой клуб, так же в комплексе есть возможность воспользоваться услугами химчистки, ателье и маникюрного салона. Кроме того на интернет-сайте http://tk-akvarel.ru предоставлена

информация о том, как добраться до торгового комплекса, время работы, контактный телефон.

Из представленного истцом заключения специалиста, подготовленного адвокатом, патентным поверенным Российской Федерации N 183913 ФИО3, следует, что обозначение торгового комплекса Акварель, принадлежащего ООО «Талай» фонетически, визуально и семантически сходно с группой товарных знаков АКВАРЕЛЬ принадлежавших ранее ООО «СИТРАС», в настоящее время истцу.

Указанные обстоятельства установлены вступившим в силу судебными актами и не подлежат доказыванию при рассмотрении настоящего спора, поскольку в нем участвуют те же лица ( их правопреемники в материальном правоотношении).

Истцом представлено заключение специалиста N 2369 от 25.11.2022 ООО «Джи Би Эй»,из которого следует:

Собственником торгового комплекса «Акварель» по адресу: г. Москва, <...>, использующим обозначение «Акварель» для целей индивидуализации указанного торгового комплекса, является ООО «Талай»;

Размер ущерба, нанесенного правообладателю группы товарных знаков Акварель посредством неправомерного использования обозначения Акварель для целей индивидуализации торгового комплекса Акварель по адресу: г. Москва, <...>, за период с 20.02.2021 по 30.06.2022 составляет 1102507 руб.

Ответчик в отзыве на исковое заявление и в ходе судебного разбирательства подтвердил указанное истцом обстоятельство, о том, что ООО «Талай» является собственником 4-х этажного здания торгового комплекса Акварель, с кадастровым номером 77:13:0010201:3, расположенного по адресу: Москва, <...>, а также администратором доменного имени tk-akvarel.ru в сети Интернет.

Основным видом экономической деятельности ООО «Талай» согласно сведениям, содержащимся в ЕГРЮЛ является «Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом» (68.20.2).

Ссылаясь на незаконное использование ответчиком группы товарных знаков истца при индивидуализации торгового центра Акварель в Москве, г. Щербинка, путем размещения вывески с этим обозначением на здании центра и внутри него, а также в сети Интернет для продвижения своих услуг по сдаче в аренду торговых помещений в этом здании, истец обратился в арбитражный суд с рассматриваемым иском.

Рассмотрев представленные по делу материалы и исследовав их, заслушав пояснения представителей истца, арбитражный суд находит заявленный иск подлежащим удовлетворению частично по следующим основаниям.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и

влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

Пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ установлено, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

Под незаконным использованием товарного знака признается любое действие, нарушающее исключительные права владельцев товарного знака: несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение о продаже, продажа, иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, или обозначения, сходного с ним до степени смешения, при этом незаконность воспроизведения чужого товарного знака является признаком контрафактности.

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Возможность взыскания компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак предусмотрена статьей 1515 ГК РФ.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 АПК РФ, при предъявлении требования о взыскании компенсации за нарушение исключительного права доказыванию подлежат: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем незаконного использования.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела и от их установления зависит правильное разрешение спора, при этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Право истца на товарные знаки, включающие словесное обозначение Акварель, подтверждено свидетельствами на товарные знаки (знаки обслуживания) N 464912, N 651329, N 644261, N 654260, N 643516, N 643514, N 655634, N 656435, N 656432. При этом, с учетом положений пункта 2 статьи 58 ГК РФ, к истцу перешли исключительные права ООО «СИТРАС», государственная регистрация отчуждения осуществлена 16.11.2020.

Согласно разъяснениям, данным в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение

возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

В пункте 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, требований к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, и прилагаемым к ней документам и их форм, порядка преобразования заявки на государственную регистрацию коллективного знака в заявку на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания и наоборот, перечня сведений, указываемых в форме свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), форме свидетельства на коллективный знак, формы свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), формы свидетельства на коллективный знак, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила), предусмотрено, что обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения

обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Проведя сравнительный анализ словесного обозначения Акварель, размещенного ответчиком на здании торгового центра, а также в сети "Интернет", и зарегистрированных товарных знаков истца N 464912, N 651329, N 644261, N 654260, N 643516, N 643514, N 655634, N 656435, N 656432 арбитражный суд области пришел к выводу о том, что использованное ответчиком словесное обозначение Акварель сходно до степени смешения с упомянутыми товарными знаками, принадлежащими истцу, поскольку словесное обозначение Акварель является элементом вышеуказанных товарных знаков и тождественно им по звуковым и смысловым признакам, а также имеется графическое сходство по используемому алфавиту.

Данное обстоятельство ответчиком не оспаривается.

Доказательств наличия у ООО «Талай» права на использование указанных товарных знаков не представлено.

Довод ответчика о том, что услуги, оказываемые торговым центром, не являются однородными по отношению к услугам, для которых предоставлена охрана истцу, в связи с отсутствием правовой охраны у истца в отношении 36 класса МКТУ, был предметом рассмотрения арбитражных судов по делу № N А14-13238/2022 и обоснованно отклонен по следующим основаниям.

В соответствии с пунктом 2 Проверка классификации заявленных товаров и/или услуг в соответствии с МКТУ главы 1 раздела IV приказа ФГБУ ФИПС от 20.01.2020 N 12 (ред. от 25.03.2022) «Об утверждении Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов» недопустимы следующие термины, так как все они, несмотря на то, что связаны с продажей, охватывают другие сопутствующие услуги:«торговые центры», «услуги торговых центров» (деятельность торговых центров может состоять, в том числе, в сдаче в аренду торговых и складских помещений и не может относиться к 35 классу МКТУ).

Таким образом, деятельность торговых центров заключается не только в сдаче в аренду торговых и складских помещений, а включает в себя широкий перечень услуг, относящихся к разным классам.

Из материалов дела следует, что ООО «Талай» предоставляются в аренду помещения, непосредственно предназначенные для осуществления розничной торговли товарами различного назначения с соблюдением ассортиментного перечня товаров.

В соответствии с пунктом 4 статьи 2 Федерального закона от 28.12.2009 N 381- ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» торговый объект - это здание или часть здания, строение или часть строения, сооружение или часть сооружения, специально оснащенные оборудованием, предназначенным и используемым для выкладки, демонстрации товаров, обслуживания покупателей и проведения денежных расчетов с покупателями при продаже товаров.

Из приведенной нормы следует, что торговый объект представляет собой здание (строение, сооружение), имеющее специальное оборудование для обеспечения ведения торговой деятельности.

При этом предоставление собственником объекта недвижимости площадей, предназначенных исключительно для осуществления торговой деятельности, в аренду иным лицам имеет целью создание объективной возможности этим лицам осуществлять деятельность по реализации конечному потребителю своего товара.

Следовательно, арендодатель торговой площади обязан создать условия, при которых арендатор сможет эффективно использовать предоставленное ему помещение для целей осуществления своей торговой деятельности, в том числе по выкладке,

демонстрации товаров, обслуживанию покупателей и проведению денежных расчетов с покупателями при продаже товаров.

Пунктом 10 статьи 2 Закона N 381-ФЗ предусмотрено, что услуги по продвижению товаров - это услуги, оказываемые хозяйствующим субъектам, осуществляющим поставки продовольственных товаров в торговые сети, в целях продвижения продовольственных товаров, в том числе путем рекламирования продовольственных товаров, осуществления их специальной выкладки, исследования потребительского спроса, подготовки отчетности, содержащей информацию о таких товарах, либо осуществления иной деятельности, направленной на продвижение продовольственных товаров. Указанное определение применимо и к промышленным товарам.

Таким образом, продвижение товаров для третьих лиц - это комплексная услуга, совокупность разных мер, усилий, действий, предпринимаемых в целях повышения спроса на товары, увеличения их сбыта, расширения рыночного поля товаров.

В широком смысле услуги торговых предприятий (торговых центров) также могут считаться услугами по продвижению товаров для третьих лиц, которые являются неотъемлемым элементом посредничества в товарном обороте.

Как следует из материалов дела, ответчик осуществляет деятельность по предоставлению коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг, продвижению продаж для третьих лиц, прокату рекламных щитов, публикации рекламных текстов, рекламы, рекламы интерактивной и компьютерной сети, рекламы наружной, соответствующую 35 классу МКТУ, а также деятельность по организации досуга, проведению мастер-классов, услугам клубов, развлечениям, соответствующую 41 классу МКТУ.

При таких обстоятельствах деятельность ответчика способствует продвижению товаров его арендаторов, в связи с чем, может быть признана и услугой по продвижению товаров третьих лиц, в отношении которой зарегистрированы товарные знаки истца.

Аналогичная позиция содержится в постановлениях Суда по интеллектуальным правам от 23.06.2017 N С01-333/2017 по делу N СИП758/2016, от 04.05.2022 N С01341/2022 по делу N А40-146572/2021.

Учтены также выводы Верховного Суда РФ, изложенные в определении от 21.06.2019 N 300-КГ18-13820 по делу СИП-450/2017, указавшего, что услуга 36-го класса МКТУ «аренда недвижимого имущества» является однородной услуге 35-го класса МКТУ «аренда площадей для размещения рекламы», в отношении которой зарегистрированы противопоставленные товарные знаки предпринимателя, поскольку они относятся к одному и тому же виду услуг (аренда), имеют один круг потребителей (арендаторы), схожее функциональное назначение (предоставление имущества в аренду).

Принимая во внимание изложенное, основываясь на осуществленном сравнении используемых ответчиком и принадлежащих истцу обозначений, однородности осуществляемой сторонами с применением спорных обозначений деятельности, арбитражный суд области пришел к выводу о сходстве до степени смешения, а, следовательно, о нарушении прав истца на товарные знаки действиями ответчика.

В силу статьи 1515 ГК РФ в случаях нарушения исключительного права на товарный знак правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Истец, воспользовавшись правом, установленным подпунктом 2 пункта 4 статьи

1515 ГК РФ, требует компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки в размере 2205014 руб., рассчитанной из двукратной стоимости права использования товарного знака за период с 20.02.2021 по 30.06.2022, исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Расчет стоимости иска, как указано в исковом заявлении, произведен на основании представленного в материалы дела заключения специалиста от 25.11.2022.

Согласно указанному заключению, стоимость права использования группы товарных знаков Акварель в рамках исследования определена как сумма лицензионных платежей, которые взимались бы за правомерное использование (предоставление права использования) указанной группы товарных знаков для целей индивидуализации торгового центра в течение срока использования обозначения Акварель. Годовой лицензионный платеж определен специалистом как произведение ставки роялти и валовой выручки (действительного валового арендного дохода) исследуемого торгового центра и составляет 172970100 руб./год х 0,0047 = 812959 руб./год.

Срок использования обозначения Акварель, указанный истцом равен 1,36 года и определен периодом с 20.02.2021 по 30.06.2022 .

Размер компенсации, о взыскании которого заявил истец, составил 1102507 руб. При этом начисление компенсации за период с 21.02.2021 , как обоснованно указывает ответчик, исходя из точного количества дней, не влияет на сумму компенсации .

При этом, ответчиком не представлено обоснование иного примененного в расчете размера годовой платы за использование товарного знака, отличного от суммы годовой платы, установленной в представленном истцом заключении специалиста.

Учитывая изложенное, суд считает возможным при определении размера компенсации руководствоваться представленным истцом заключением специалиста N 2369 от 25.11.2022 .

Заявленные ответчиком возражения относительно указанного заключения, суд полагает необоснованными.

Вопреки доводу ответчика, ставка роялти в заключении специалиста определена не только с использованием международной базы ставок роялти RoyaltyRange, но и с использованием средних отраслевых ставок роялти в РФ.

Ответчиком в ходе рассмотрения дела о назначении по делу судебной экспертизы в целях обоснования своих возражений относительно указанного истцом размера платы за пользование спорными обозначениями не заявлялось (статьи 9, 65 АПК РФ).

При вынесении обжалуемого решения арбитражным судом учтены представленные истцом в материалы дела сведения о плате за пользование спорными товарными знаками, вносимой в настоящее время истцу на основании лицензионного договора о предоставлении права использования товарных знаков, заключенного ООО "НЬЮ ИММО СЕРВИСИЗ" с ООО "СИТРАС" (плата за неисключительную лицензию составляет 882 000 руб. ежеквартально).

В ходе рассмотрения дела арбитражным судом области ответчиком представлено ходатайство об уменьшении размера взыскиваемой компенсации в порядке пункта 3 статьи 1252 ГК РФ.

Снижение размера компенсации ниже установленных законом пределов возможно лишь в исключительных случаях, с учетом абзаца 3 пункта 3 статьи 1252 ГК РФ, постановлений Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 N 28- П «По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края», от 24.07.2020 "По делу о проверке конституционности подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросом Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда" N 40-П и лишь при мотивированном заявлении об этом ответчика.

Суды не лишены возможности учесть все значимые для дела обстоятельства, включая характер допущенного нарушения и тяжелое материальное положение ответчика, и при наличии соответствующего заявления от него снизить размер компенсации ниже установленной подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ величины.

С целью не допустить избыточного вторжения в имущественную сферу ответчика, с одной стороны, и, с другой, лишить его стимулов к бездоговорному использованию объектов интеллектуальной собственности - размер такой компенсации может быть снижен судом не более чем вдвое, то есть не может составлять менее стоимости права использования товарного знака (постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 24.07.2020 N 40-П).

Предусмотренная пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ компенсация, будучи мерой гражданско-правовой ответственности, имеет целью восстановить имущественное положение правообладателя, но при этом, отражая специфику объектов интеллектуальной собственности и особенности их воспроизведения, носит и штрафной характер.

Штрафной ее характер - наряду с возможными судебными расходами и репутационными издержками нарушителя - должен стимулировать к правомерному (договорному) использованию объектов интеллектуальной собственности и вместе с тем способствовать, как следует из определения Конституционного Суда Российской Федерации от 10.10.2017 N 2256-О, восстановлению нарушенных прав, а не обогащению правообладателя (пункт 3 постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 24.07.2020 N 40-П).

Таким образом, в соответствии с приведенными правовыми позициями снижение размера компенсации ниже минимального предела обусловлено Конституционным Судом Российской Федерации одновременным наличием ряда критериев, обязанность доказывания соответствия которым в соответствии со статьей 65 АПК РФ возлагается именно на ответчика.

Обстоятельств, позволяющих снизить размер компенсации до однократного размера платы , судом не установлено.

Оценив совокупность представленных по делу доказательств, учитывая характер нарушения исключительных прав истца и степень вины нарушителя, период нарушения , неоднократность нарушения, арбитражный суд области пришел к выводу об определении компенсации за нарушение исключительных прав истца в размере 2 205014 руб.

Доводы ответчика о необоснованном размере компенсации , исходя из выводов представленного им Заключения специалиста, были предметом оценки судов при рассмотрении дела № А14-8974/2021 и № А14-13238/2022, при рассмотрении настоящего спора доказательства , опровергающие выводов судов по ранее рассмотренным делам с участием тех лиц , не представлено.

Учитывая изложенное, требование истца о взыскании с ответчика компенсации за нарушение исключительных прав подлежит удовлетворению в размере 2 205014 руб.

На основании статьи 110 АПК РФ расходы по оплате государственной пошлины подлежат отнесению на ответчика .

Руководствуясь статьями 65, 110, 112, 167-171, 180, 181 АПК РФ, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Взыскать с ООО «Талай», г. Воронеж (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Нью Иммо Сервисиз», г. Москва (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) компенсацию за незаконное использование товарных знаков N 464912, N 651329, N 644261, N 654260, N 643516, N 643514, N 655634, N 656435, N 656432 в сумме 2205014 руб. и судебные расходы в сумме 34025 руб.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд и в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу в Федеральный арбитражный суд Центрального округа.

Судья Л.В.Романова