Решение от 2 февраля 2023 г. по делу № А41-69105/2022

Арбитражный суд Московской области

107053, ГСП 6, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18

http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

(мотивированное решение по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства)

Дело №А41-69105/22
02 февраля 2023 года
г.Москва



Резолютивная часть решения вынесена 11.11.2022

Мотивированное решение изготовлено 02.02.2023


Арбитражный суд Московской области в составе судьи Г.А.Гарькушовой,

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по заявлению

ООО «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к ИП ФИО1 (ИНН <***>)

о взыскании 180.000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на полезную модель по патенту Российской Федерации № 182806, а также 120 руб. расходов на покупку товара, без вызова сторон

У С Т А Н О В И Л :

Дело рассмотрено в порядке упрощенного производства в соответствии с положениями гл. 29 АПК РФ.

В арбитражный суд поступило заявление ООО «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» о составлении мотивированного решения, которое было направлено в суд 16.11.2022.

ООО «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском к ИП ФИО1 о взыскании 180.000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на полезную модель по патенту Российской Федерации № 182806, а также 120 руб. расходов на покупку товара.

Как следует из материалов дела, ФИО2 на основании патента Российской Федерации N 182806 принадлежит исключительное право на полезную модель - "веник".

Указанная полезная модель относится к устройствам для уборки помещений и может быть использована при изготовлении веников из сорго.

В пункте 1 формулы полезная модель описана как "веник, содержащий рабочую часть и ручку, скрепленные вязальным материалом, рукав

переменного поперечного сечения, выполненный из полимерного материала и охватывающий ручку, отличающийся тем, что рукав установлен на верхнюю часть ручки без возможности его снятия посредством мускульного усилия, а часть рукава, заведенная на торец ручки, образует юбку".

На основании лицензионного договора от 01.10.2019, заключенного между ФИО2 (лицензиаром) и обществом "Новые Технологии" (лицензиатом) исключительные права на спорную полезную модель предоставлены истцу.

В соответствии с п. 2.3 лицензионного договора лицензиату предоставляется право на изготовление применение, продажу и иное введение в хозяйственный оборот продукции по лицензии.

Договор заключается на срок действия патента и вступает в силу с даты его регистрации.

Истец 01.08.2020 г. в магазине по адресу: <...>, магазин «Строитель», в котором осуществляет предпринимательскую деятельность ИП ФИО1, приобрел товар - веник, имеющий, как указывает истец, все признаки независимого пункта полезной модели по патенту Российской Федерации N 182806.

В подтверждение факта реализации ответчиком указанного товара истцом в материалы дела представлены копии товарного и кассового чека от 01.08.2020 г., видеозапись покупки товара.

Ссылаясь на то, что разрешение на использование спорной полезной модели ответчику не предоставлялось, приобретенный товар является контрафактным, истец посчитал действия ответчика по продаже вышеуказанного товара нарушающими его исключительные права.

Истец 16.02.2022 направил в адрес ответчика претензию с требованием о прекращении использования полезной модели по патенту Российской Федерации № 182806 и выплате компенсации за нарушение исключительного права на полезную модель.

Неоплата ответчиком в добровольном порядке компенсации за нарушение исключительных прав послужила основанием для обращения истца в суд с настоящим иском.

Согласно п.1 ст.1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст.1233 ГК РФ), если данным Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или

средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных указанным Кодексом.

В соответствии со ст.1346 ГК РФ на территории Российской Федерации признаются исключительные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, удостоверенные патентами, выданными федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, или патентами, имеющими силу на территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

В соответствии с п.1 ст.1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктом 2 настоящей статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Пунктом 2 ст.1358 ГК РФ установлено, что использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности:

1) ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец;

2) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом. Если продукт, получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный продукт считается полученным путем использования запатентованного способа, поскольку не доказано иное;

3) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ;

4) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, предназначенного для его применения в соответствии с назначением, указанным в формуле изобретения, при охране изобретения в виде применения продукта по определенному назначению;

5) осуществление способа, в котором используется изобретение, в том числе путем применения этого способа.

В силу п.3 ст.1358 ГК РФ полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели.

При установлении использования изобретения или полезной модели толкование формулы изобретения или полезной модели осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1354 ГК РФ.

С учетом изложенного, а также положений ч.1 ст.65 АПК РФ, применительно к настоящему спору в предмет доказывания со стороны истца входит факт принадлежности ему исключительного права на спорную полезную модель, факт нарушения ответчиком исключительного права одним из способов, перечисленных в п.2 ст.1358 ГК РФ. В свою очередь ответчик обязан доказать выполнение им требований закона при изготовлении и продаже изделий, содержащих признаки полезной модели.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор по существу.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 62 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Исходя из приведенных норм права, а также положений ч.1 ст.65 АПК РФ, при предъявлении требования о взыскании компенсации за нарушение исключительного права доказыванию подлежат: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем незаконного использования. При определении размера компенсации подлежат учету вышеназванные критерии.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела и от их установления зависит правильное разрешение спора, при этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Из материалов дела усматривается, что истец является правообладателем полезной модели, в защиту исключительного права на которую подан настоящий иск.

Материалами дела подтверждается нарушение ответчиком принадлежащих истцу исключительного права на полезную модель путем предложения к продаже спорного веника в магазине.

В настоящем деле истец заявил требование о взыскании компенсации в сумме 180.000 руб., определенную на основании п.2 ст. 1406.1 ГК РФ, исходя из двукратного размера стоимости права использования спорной полезной модели (90.000 руб. x 2).

Обосновывая данный размер компенсации, истец представил в материалы дела лицензионный договор о предоставлении исключительного права на использование патента на полезную модель от 01.10.2019, согласно которому право использования полезной модели составляет 90.000 руб., а также расходный кассовый ордер от 20.11.2019 № 2.

Письменных возражений от Ответчика в материалы дела не поступало.

При этом суд учитывает, что стоимость права использования спорной полезной модели в размере 90.000 руб. установлена в лицензионном договоре за весь период его действия, то есть на срок действия патента.

Суд, исходя из количества дней в каждом году (365 и 366 дней), даты начала действия лицензионного договора - 10.01.2020 и даты окончания его действия - 23.05.2028, также принимает во внимание срок действия указанного лицензионного договора по расчету суда 3056 дней (357 дней в 2020 г. + 365 дней в 2021 г. + 365 дней в 2022 г. + 365 дней в 2023 г. + 366 дней в 2024 г. + 365 дней в 2025 г. + 365 дней в 2026 г. + 365 дней в 2027 г. + 143 дня в 2028 г.).

Суд приходит к выводу о том, что стоимость права использования полезной модели за один день в августе 2020 года (на дату продажи спорного товара) составляет 29 руб. 45 коп. (90.000 руб. / 3056 дней).

Суд принимает во внимание период нарушения исключительного права истца (с 10.01.2020 г. по 01.08.2020), то есть в течение 204 дней.

При этом, размер компенсации подлежит определению исходя из двукратной стоимости права использования полезной модели за указанный период.

Таким образом, суд приходит к выводу о том, что с ответчика в пользу истца подлежит взысканию компенсация в размере 12.074 руб. 50 коп. (204 дня x 29 руб. 45 коп. x 2).

Также суд при определении размера компенсации принял во внимание следующие обстоятельства: стоимость права использования спорной полезной модели по лицензионному договору истца тем способом и в том объеме,

который использовал ответчик (продажа ответчиком одной единицы спорного товара; длительность нарушения в течение 204 дней; срока лицензионного договора, за который установлена цена 90.000 руб. - 3056 дней и объем предоставленных прав путем изготовления, применения, продажи и иного введения в хозяйственный оборот продукции, а также право на выдачу сублицензий третьим лицам; незначительной стоимости единицы товара, отсутствия доказательств убытков у истца).

Кроме того, суд также отмечает, что если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца или товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.

Определенный таким образом размер по смыслу п.3 ст.1252 ГК РФ является единственным (одновременно и минимальным, и максимальным) размером компенсации, предусмотренным законом, в связи с чем суд не вправе снижать ее размер по своей инициативе.

Взыскание судом компенсации в размере ниже исчисленного истцом исходя из двукратной стоимости права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца или товарного знака возможно в трех случаях:

1) при ином определении судом цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации тем способом, который использовал нарушитель. В этом случае частичное удовлетворение требований является результатом не "снижения" размера компенсации, а взыскания компенсации, исходя из установленного размера стоимости права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца, товарного знака;

2) при снижении подлежащей взысканию суммы компенсации ниже определенной судом двукратной стоимости права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца, товарного знака на основании абзаца 3 п.3 ст.1252 ГК РФ;

3) при снижении подлежащей взысканию суммы компенсации ниже определенной судом двукратной стоимости права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца, товарного знака на основании постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 N 28-П.

Исходя из требования об установлении обстоятельств дела с учетом доводов и возражений лиц, участвующих в деле, суд должен определить, на что конкретно направлены (если они имеются) доводы ответчика о

необходимости взыскания компенсации в меньшем размере, чем заявлено истцом, - на оспаривание доказываемой истцом цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, либо на установление обстоятельств, позволяющих снизить размер компенсации ниже установленного по формуле.

Поскольку формула расчета размера компенсации, определяемого исходя из двукратной стоимости права использования соответствующего результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, императивно определена законом, доводы ответчика (если таковые имеются) о несогласии с заявленным истцом расчетом размера компенсации могут основываться на оспаривании указанной истцом цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование права, и подтверждаться соответствующими доказательствами, обосновывающими иной размер стоимости этого права.

Определение обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, является обязанностью арбитражного суда на основании ч.2 ст.65 АПК РФ.

При определении стоимости права использования соответствующего результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации необходимо учитывать способ использования нарушителем объекта интеллектуальных прав, в связи с чем за основу расчета размера компенсации должна быть взята только стоимость права за аналогичный способ использования (например, если ответчик неправомерно использовал произведение путем его воспроизведения, то за основу размера компенсации может быть взята стоимость права за правомерное воспроизведение).

При определении стоимости права использования соответствующего результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации необходимо учитывать способ использования нарушителем объекта интеллектуальных прав, в связи с чем за основу расчета размера компенсации должна быть взята только стоимость права за аналогичный способ использования (например, если ответчик неправомерно использовал товарный знак при предложении к продаже и реализации товара, то за основу размера компенсации может быть взята стоимость права за правомерное использование товарного знака именно данным способом).

Суд на основании имеющихся в материалах дела доказательств и доводов лиц, участвующих в деле устанавливает стоимость, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Определение судом суммы компенсации в размере двукратной стоимости права в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, если суд определяет размер компенсации на основании установленной им

стоимости права, которая оказалась меньше, чем заявлено истцом, не является снижением размера компенсации.

Само по себе отличие обстоятельств допущенного нарушения от условий лицензионного договора не является основанием для признания указанного договора неотносимым доказательством.

В силу этого арбитражный суд может определить другую стоимость права использования соответствующего объекта исключительных прав тем способом и в том объеме, в котором его использовал нарушитель, и, соответственно иной размер компенсации по сравнению с размером, заявленным истцом.

Следовательно, при определении размера компенсации в двукратном размере стоимости права использования спорных объектов интеллектуальных прав, расчет суммы компенсации должен быть проверен на основании данных о цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное его использование тем способом, который использовал нарушитель, исходя из оценки представленных сторонами доказательств.

Примененная в данном случае судом вышеуказанная методика расчета, исходя из стоимости права использования за 1 день нарушения, содержится в постановлениях Суда по интеллектуальным правам от 20.10.2021 г. по делу № А32-4132/2021, от 02.11.2020г. по делу № А32-56176/2019.

На основании изложенного, требования истца подлежат удовлетворению частично.

Истцом также заявлено требование о взыскании с ответчика 120 руб. расходов на покупку товара.

Согласно ст.106 АПК РФ к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде.

В соответствии с ч.1 ст.110 АПК РФ, судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с проигравшей стороны.

В пункте 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21 января 2016 г. № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела» разъяснено, что перечень судебных издержек, предусмотренный указанными кодексами, не является исчерпывающим. Так, расходы, понесенные истцом, административным истцом, заявителем (далее также - истцы) в связи с собиранием доказательств до предъявления искового заявления, административного искового заявления, заявления (далее также - иски) в

суд, могут быть признаны судебными издержками, если несение таких расходов было необходимо для реализации права на обращение в суд и собранные до предъявления иска доказательства соответствуют требованиям относимости, допустимости. Например, истцу могут быть возмещены расходы, связанные с легализацией иностранных официальных документов, обеспечением нотариусом до возбуждения дела в суде судебных доказательств (в частности, доказательств, подтверждающих размещение определенной информации в сети "Интернет"), расходы на проведение досудебного исследования состояния имущества, на основании которого впоследствии определена цена предъявленного в суд иска, его подсудность.

Предметом иска является взыскание компенсации за нарушение исключительных прав на полезную модель. В предмет доказывания по делу входит, в том числе, установление факта реализации товара, имеющего признаки спорной полезной модели.

В связи с изложенным, расходы на приобретение представленного в материалы дела вещественного доказательства в сумме 120 руб. отвечают установленным ст. 106 АПК РФ критериям судебных издержек.

При этом, поскольку исковые требования ООО «Новые технологии» удовлетворены судом частично, в соответствии со ст. 110 АПК РФ указанные расходы подлежат с ответчика в пользу истца пропорционально удовлетворенным исковым требованиям, в размере 16 руб. 10 коп.

При обращении в суд с настоящим иском, истцом по платежному поручению №37 от 01.09.2022 г. оплачена госпошлина в сумме 6.400 руб.

Расходы по уплате госпошлины в соответствии со ст.110 АПК РФ подлежат возложению на стороны пропорционально удовлетворенным исковым требованиям.

Руководствуясь ст.ст.106, 110, 112, 167-171, 229 АПК РФ, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с ИП ФИО1, ИНН <***>, в пользу ООО «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», ИНН <***>, компенсацию в сумме 12.074 (двенадцать тысяч семьдесят четыре) руб. 50 коп., расходы по оплате товара в сумме 16 (шестнадцать) руб. 10 коп., а также расходы по уплате госпошлины в сумме 858 (восемьсот пятьдесят восемь) руб. 88 коп.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

В соответствии с частью 4 статьи 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации решение арбитражного суда первой инстанции по результатам рассмотрения дела в порядке упрощенного производства может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия.

Судья Г. А. Гарькушова