Решение от 26 марта 2024 г. по делу № А63-22836/2023

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело № А63-22836/2023
г. Ставрополь
26 марта 2024 года
Резолютивная часть решения объявлена 13 марта 2024 года

Мотивированное решение изготовлено 26 марта 2024 года

Арбитражный суд в составе председательствующего судьи Пузановой В.В., при ведении протокола помощником судьи Халайчевой М.В., рассмотрев в судебном заседании с использованием систем видеоконференц-связи исковое заявление индивидуального предпринимателя ФИО1 ИНН <***>, ОГРНИП 317183200043895, г. Киров,

к индивидуальному предпринимателю ФИО2 ИНН <***>, ОГРНИП 323265100004971, г. Ставрополь,

о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака в размере 500 000 руб., (с учетом уточнений, принятых протокольным определением 13.03.2024)

об обязании прекратить использование товарного знака путем предложения к продаже, продаже и рекламе контрафактных товаров на маркетплейсе «WILDBERRIES» в течение 5 календарных дней с даты вступления в законную силу решения суда,

при участии: представителя истца - ФИО3 по доверенности 18.10.2023, представителя ответчика – ФИО4 по доверенности от 13.01.2024,

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель ФИО1 обратился в арбитражный суд с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю ФИО2 о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака в размере 1 000 000 руб., расходов по оплате государственной пошлины, об обязании прекратить использование товарного знака путем предложения к продаже, продаже и рекламе контрафактных товаров на маркетплейсе «WILDBERRIES» в течение 5 календарных дней с даты вступления в законную силу решения суда.

Определением от 22.01.2024 судебное разбирательство по делу было отложено на 04.03.2024.

К судебному заседанию от ответчика поступил отзыв на исковое заявление, а также дополнительные письменные пояснения.

Истец представил возражения на отзыв ответчика, в соответствии с которыми просит принять отказ от иска в части неимущественного требования в связи с их добровольным удовлетворением ИП ФИО2, а также взыскать с ответчика компенсацию за нарушение исключительных прав в размере 500 000 руб.

Суд в порядке ст. 49 АПК РФ протокольным определением принял уточнение заявленных ИП ФИО1 требований.

В соответствии со статьей 163 АПК РФ в судебном заседании 04.03.2024 был объявлен перерыв до 13.03.2024 до 11 часов 00 минут. Дополнительно сведения об объявлении перерыва были опубликованы в сети Интернет на официальном сайте арбитражного суда http://www.stavropol.arbitr.ru согласно требованиям информационного письма ВАС РФ от 19.09.2006 № 113 «О применении статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации».

После перерыва судебное заседание продолжено в том же составе суда.

От сторон поступили дополнительные письменные пояснения.

В судебном заседании представители истца и ответчика поддержали ранее заявленные ими позиции, дали пояснения по существу спора, ответили на вопросы суда.

Относительно заявленного истцом отказа от исковых требований к ИП ФИО2 об обязании прекратить использование товарного знака путем предложения к продаже, продаже и рекламе контрафактных товаров на маркетплейсе «WILDBERRIES» в течение 5 календарных дней с даты вступления в законную силу решения суда, суд отмечает следующее.

В соответствии со статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец вправе до принятия решения арбитражным судом изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований, либо отказаться от иска полностью или частично.

Суд считает, что отказ не противоречит закону и не нарушает права других лиц. В связи с этим, а также руководствуясь частью 2 статьи 49 АПК РФ, суд принимает частичный отказ истца от заявленных требований.

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд прекращает производство по делу, если истец отказался от иска и отказ принят арбитражным судом.

В связи с изложенным производство по делу в части требований к ИП ФИО2 об обязании прекратить использование товарного знака путем предложения к продаже, продаже и рекламе контрафактных товаров на маркетплейсе «WILDBERRIES» в течение 5 календарных дней с даты вступления в законную силу решения суда подлежит прекращению.

Исследовав материалы дела, суд считает, что исковые требования подлежат частичному удовлетворению по следующим основаниям.

В обоснование заявленных требований истец указал, что является обладателем исключительных прав на товарный знак по свидетельству РФ № 697311, зарегистрированный 11.02.2019 с датой приоритета от 04.06.2018.

Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 25 класса МКТУ - белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; блузы; боди [женское белье]; бюстгальтеры; изделия трикотажные; колготки; комбинации [белье нижнее]; корсажи [женское белье]; корсеты [белье нижнее]; костюмы купальные; костюмы пляжные; купальники гимнастические; майки спортивные; носки; одежда; одежда бумажная; одежда готовая; панталоны [нижнее белье]; пижамы; плавки; платья; подвязки; подвязки для чулок; пояса [белье нижнее]; пояса [одежда]; сарафаны; трикотаж [одежда]; трусы; футболки; халаты; халаты купальные; чулки; штанишки детские [белье нижнее]; юбки; юбки нижние; юбки-шорты.35 класса МКТУ- демонстрация товаров; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; распространение образцов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже нижнего белья, одежды; услуги розничной продажи нижнего белья, одежды с использованием телемагазинов или Интернет-сайтов..

В результате поиска в сети Интернет правообладателем выявлен факт размещения ответчиком рекламы комплекта нижнего белья с надписью «Love secret», а также предложения к продаже и продажи однородных товаров с незаконным использованием обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком правообладателя на маркетплейсе Wildberries, а именно:

https://www.wildberries.ru/catalog/177563419/detail.aspx?targetUrl=Ex

https://www.wildberries.ru/catalog/177563418/detail.aspx?targetUrl=Ex

https://www.wildberries.ru/catalog/177562876/detail.aspx?targetUrl=Ex

https://www.wildberries.ru/catalog/177563417/detail.aspx?targetUrl=Ex

Фиксация нарушений выполнена истцом с помощью скриншотов. Кроме того для дополнительного подтверждения нарушений представителем правообладателя была произведена закупка контрафактного товара, содержащего обозначение «LOVE SECRET».

Истец направил в адрес ответчика претензию от 05.10.2023 о выплате компенсации за нарушение исключительных прав. Указанная претензия была оставлена ответчиком без удовлетворения, что послужило основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящими исковыми требованиями.

ИП ФИО2 в отзыве на исковое заявление, ссылаясь на судебную практику, возражала против сделанного истцом расчета суммы компенсации, ходатайствовала о снижении ее размера, представив контррасчет; также указала, что материалы дела не содержат доказательств оказания ответчиком услуг, относящихся к 35 классу МКТУ.

Оценив доводы сторон, суд приходит к следующим выводам.

В силу статьи 1225 ГК РФ результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются, в частности, товарные знаки и знаки обслуживания.

Согласно пункту 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

В силу статьи 1479 ГК РФ на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации. В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации (статья 1482 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в п. 2 указанной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно положениям пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации. Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных этим Кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 АПК РФ, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения.

Исключительные права истца на товарный знак № 697311 подтверждены свидетельством на товарный знак (знак обслуживания).

Факт принадлежности истцу исключительных прав на вышеуказанный товарный знак ответчиком не оспорен. Доказательств наличия у ответчика права на использование товарного знака № 697311 не представлено.

При этом имеющимися в материалы дела скриншотами страниц сайта https://www.wildberries.ru подтверждается размещение на сайте маркетплейса Wildberries карточек товаров с артикулами 177563419, 177563418, 177562876, 177563417 – нижнего белья, на которое нанесено словесное обозначение «Love Secret». Скриншоты содержат сведения о продавце: ИП ФИО2, ОГРНИП 323265100004971.

Из отзыва ответчика на исковое заявление от 19.01.2024 и приложенных к нему скриншотов карточек товаров следует, что нижнее белье предлагается к продаже и реализуется ответчиком с 01.10.2023.

Также в материалы дела представлен кассовый чек от 18.10.2023, подтверждающий покупку представителем правообладателя нижнего белья на сумму 381 руб. у ответчика.

В пункте 55 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что допустимыми доказательствами являются в том числе сделанные и заверенные лицами, участвующими в деле, распечатки материалов, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети (скриншот), с указанием адреса интернет-страницы, с которой сделана распечатка, а также точного времени ее получения. Такие распечатки подлежат оценке судом при рассмотрении дела наравне с прочими доказательствами (статья 67 ГПК РФ, статья 71 АПК РФ).

Фиксация предложений к продаже спорного товара произведена истцом при помощи скриншотов, которые являются допустимыми доказательствами в соответствии с абзацем 2 пункта 55 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

Покупка спорного товара оформлена в соответствии с требованиями статьи 493 Гражданского кодекса Российской Федерации, кассовый чек является допустимым доказательством, подтверждающим факт розничной купли-продажи товара ответчиком.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Как указано в пункте 13 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности», вопрос о сходстве до степени смешения является вопросом факта и может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

В соответствии с правовой позицией Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении от 18.07.2006 № 2979/06, угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию.

Анализ представленной в материалы дела копии свидетельства на товарный знак № 697311 с изображением этого товарного знака и товара, предлагаемого к продаже ответчиком, свидетельствует о том, что на товаре присутствует обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о возмещении убытков к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

В силу статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными (пункт 1). Правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака (пункт 4).

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 62 Постановления № 10 размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Истцом изначально заявлялось требование о взыскании компенсации на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, а именно - в двукратном размере стоимости права использования товарного знака.

Истцом представлен договор коммерческой концессии от 08.02.2022 № 1/2022, заключенный с индивидуальным предпринимателем ФИО5 в отношении спорного товарного знака.

Пунктом 3.2. договора стороны согласовали, что вознаграждение правообладателя состоит из паушального взноса и роялти, а в силу пункта 3.3.1. данного договора, паушальный взнос за право использования товарного знака правообладателя составляет 500 000 руб. Доказательства оплаты пользователем паушального взноса в размере 500 000 руб. представлены в материалы дела.

В последующем истец уточнил исковые требования, уменьшив размер компенсации до 500 000 рублей, исходя из однократной стоимости права.

Из договора коммерческой концессии от 08.02.2022 следует, что в состав комплекса исключительных прав Правообладателя, которые Правообладатель передает Пользователю по Договору, входят:

- право использования Товарного знака (пункт 2.2.1);

- право использования Брендбука (пункт 2.2.2.) – документа, содержащего стандарты визуального стиля, цветовую гамму, атрибуты бренда;

- право использования общего визуала (пункт 2.2.3) – элементы оформления сайта и страниц в социальных сетях правообладателя;

- право продажи фирменного белья, закупаемого у Правообладателя под Товарным знаком (пункт 2.2.4).

Согласно пункту 2.3 договора коммерческой концессии пользователь вправе использовать комплекс исключительных прав при осуществлении следующей предпринимательской деятельности - при оказании услуг по продаже Товаров под Товарным знаком Правообладателя в онлайн-магазине пользователя в формате сайта в сети Интернет или страницы в Instagram, или страницы в ВКонтакте, в соответствии со следующими классами МКТУ: 25 - белье нижнее, белье нижнее, абсорбирующее пот, блузы; бодн [женское белье]; бюстгальтеры; изделия трикотажные; колготки, комбинации [белье нижнее], корсажи [женское белье], корсеты [белье нижнее], костюмы купальные, костюмы пляжные; манки спортивные, одежда; одежда готовая, панталоны [нижнее белье]; пижамы; подвязки; подвязки для чулок, пояса [белье нижнее], пояса (одежда], трикотаж [одежда], трусы, халаты, чулки; 35 - демонстрация товаров; организация показов мод в рекламных целях, организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц, продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; распространение образцов, услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже нижнего белья, одежды; услуги розничной продажи нижнего белья, одежды с использованием теле-магазинов пли интернет-сайтов (п. 2.3.).

Цена и порядок расчетов установлены разделом 3 Договора. Стоимость права использования товарного знака согласно договору коммерческой концессии №1/2022 от 08.02.2022 определена в размере 500 000 руб. за пять лет.

Согласно пункту 2.4 договор коммерческой концессии предполагает использование КИП правообладателя:

2.4.1. При проведении Пользователем маркетинговых мероприятий по продвижению деятельности Предприятия Пользователя.

2.4.2 При осуществлении продажи Товаров Предприятием Пользователя.

2.4.3 При размещении Товарного знака на всей документации, связанной с осуществлением деятельности Предприятия, в коммерческих предложениях о продаже Товаров, связанных с осуществлением деятельности Предприятия, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе, сопутствующих маркетинговому продвижению деятельности Предприятия.

Дополнительным соглашением от 08.08.2023 к договору коммерческой концессии № 1/2020 от 08.02.2022 предусмотрено, что срок действия данного договора коммерческой концессии определен сторонами с 08.02.2022 – даты заключения договора до, на срок действия исключительного права на товарный знак. В данном случае срок действия исключительного права на товарный знак - 04.06.2028.

В ходе рассмотрения дела ответчик возражал против заявленного истцом ко взысканию размера компенсации, представил свой расчет компенсации с учетом срока использования спорного обозначения. Заявлял о необходимости снижения размера компенсации.

В отзывах на исковое заявление пояснял, что из обстоятельств дела следует, что ответчиком допущено использование лишь 1 вида комплекса исключительных прав – товарного знака. Срок предложение к продаже товара, имеющего обозначение, схожее со спорным товарным знака, составлял 90 дней, исходя из того обстоятельства, что в карточке спорного товара указана история цены товара, начиная с 01.10.2023 по 31.12.2023. Данные обстоятельства подтверждаются заверенными скриншотами ответчика. После того, как ответчику стало известно о нарушении прав истца, он прекратил реализацию спорного товара. По договору коммерческой концессии от 08.02.2022 №1/2022 истцу предоставлено право на использование товарного знака по свидетельству № 697311 в отношении товаров 25 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ. Контрафактный товар относится к 25 классу МКТУ. Однако материалы дела не содержат доказательств оказания ответчиком услуг, относимых к 35 классу МКТУ или аналогичных услуг. Так, согласно п.2.3 договора коммерческой концессии от 08.02.2022 №1/2022 пользователь вправе использовать комплекс исключительных прав при осуществлении следующей предпринимательской деятельности – при оказании услуг по продаже товаров под товарным знаком правообладателя в онлайн-магазине Пользователя в формате сайта в сети Интернет или страницы в Инстаграм, или страницы ВКонтакте. ИП ФИО6 не имела собственного онлайн-магазина и не оказывала услуги по продаже товаров в формате сайта в сети Интернет или страницы в Инстаграм, или страницы ВКонтакте, относящиеся к 35 классу МКТУ. Указывает, что ответчик фактически осуществил нарушение прав истца на товарный знак одним способом - путем продажи товара «нижнее белье», относящегося к 25 классу МКТУ.

Представление в суд лицензионного договора не предполагает, что компенсация во всех случаях должна быть определена судом в двукратном размере цены указанного договора (стоимости права использования), поскольку с учетом пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации за основу рассчитываемой компенсации должна быть принята цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего товарного знака тем способом, который использовал нарушитель. Такой вывод содержится, в частности, в постановлениях Суда по интеллектуальным правам от 11.12.2019 по делу № А53-2527/2019, от 04.12.2019 по делу № А14-3727/2018, от 19.02.2020 по делу № А49-8814/2018, от 05.08.2020 по делу № А05-10589/2018.

В случае если размер компенсации рассчитан истцом на основании лицензионного договора (либо иного договора), суд соотносит условия указанного договора и обстоятельства допущенного нарушения: срок действия лицензионного договора; объем предоставленного права; способы использования права по договору и способ допущенного нарушения; перечень товаров и услуг, в отношении которых предоставлено право использования и в отношении которых допущено нарушение (применительно к товарным знакам); территория, на которой допускается использование (Российская Федерация, субъект Российской Федерации, населенный пункт); иные обстоятельства.

Следовательно, арбитражный суд может определить другую стоимость права использования соответствующего товарного знака тем способом и в том объеме, в котором его использовал нарушитель, и, соответственно иной размер компенсации по сравнению с размером, заявленным истцом. Указанная правовая позиция содержится в определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 26.01.2021 № 310-ЭС20-9768 по делу № А48-7579/2019.

Оценивая заявленный истцом ко взысканию размер компенсации исходя из установленных по делу обстоятельств, с учетом возражений ответчика, суд приходит к следующему.

При определении периода использования товарного знака суд исходит из того, что ответчик использовал спорное обозначение в период с 01.10.2023 по 21.02.2024 (дата отказа от иска в связи с прекращением ответчиком неправомерного использования товарного знака истца на маркетплейсе Wildberries), иного ответчиком не доказано.

При этом довод о том, что срок предложение к продаже товара, имеющего обозначение, схожее со спорным товарным знака, составлял 90 дней, что подтверждается карточкой спорного товара, где указана история цены товара, начиная с 01.10.2023 по 31.12.2023 судом отклоняется, так как скриншот от 18.01.2024, в котором отражена информация об отсутствии товара в наличии не свидетельствует об удалении интернет-страницы с размещенными на ней товарными знаками истца.

Таким образом, суд считает, что ответчик использовал спорное обозначение в период с 01.10.2023 по 21.02.2024.

Вместе с тем суд отклоняет довод ответчика о том, что материалы дела не содержат доказательств оказания ответчиком услуг, относимых к 35 классу МКТУ или аналогичных услуг

В соответствии с пунктом 2 статьи 1481 ГК РФ свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров, относящихся к 25 классу МКТУ, к которому относится предлагаемый к продаже и реализованный ответчиком товар.

Согласно свидетельству товарный знак № 697311 зарегистрирован также в отношении услуг 35 класса МКТУ, в том числе «демонстрация товаров, презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи, услуги розничной продажи нижнего белья, одежды с использованием телемагазинов или Интернет-сайтов».

Все вышеуказанное было использовано ответчиком при продаже нижнего белья на маркетплейсе Wildberries.

Вопреки мнению ответчика об использовании товарного знака истца только одним способом - путем продажи товара «нижнее белье», относящегося к 25 классу МКТУ, суд приходит к выводу об использовании предпринимателем КИП правообладателя всеми способами, указанными в пункте 2.4 договора коммерческой концессии, в том числе, при проведении пользователем маркетинговых мероприятий по продвижению деятельности предприятия пользователя; при размещении товарного знака в коммерческих предложениях о продаже товаров, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе, сопутствующих маркетинговому продвижению деятельности предприятия ввиду того, что функционал маркетплейса позволяет осуществлять маркетинговые мероприятия (публикация полезных материалов со ссылками на товары на блог – платформе WB Guru; SEO-оптимизация товарных карточек, а именно: подготовка названия продукта; составление описания; наполнение контентом: стандартные фото и 360 градусов, инфографика для наглядной демонстрации свойств и преимуществ, видеоролики; добавление технических характеристик для попадания в максимальное количество фильтров, как одни из способов бесплатного продвижения товара на маркетплейсе).

При этом судом учитывается, что исходя из смысла статей 1229, 1484 и 1487 ГК РФ факт незаконного использования ответчиком принадлежащего истцу товарного знака заключается в его использовании без согласия правообладателя, и данное обстоятельство само по себе указывает на контрафактность продукции.

По смыслу приведенных норм материального права ответственность за незаконное использование товарного знака наступает в том числе за факт его реализации, независимо от того, кто изначально выпустил продукцию, маркированную спорным изображением, в гражданский оборот.

Принимая во внимание дату государственной регистрации договора коммерческой концессии, заключенного ИП ФИО5 (02.08.2022), срок действия данного договора, определенный сторонами как минимум до 04.06.2028 (срок действия исключительного права на ТЗ), срок использования обозначения ответчиком (с 01.10.2023 по 21.02.2024), использование товарного знака ответчиком всеми способами, предусмотренными договором, и в отношениий 25 и 35 классов МКТУ размер подлежащей взысканию компенсации составляет 31 182,33 руб. (из расчета 500 000 руб. / 2 309 дней х 144 дня использования обозначения).

Поскольку истец просил взыскать с ответчика компенсацию в однократном размере стоимости права использования товарного знака, компенсация подлежит взысканию в соответствии с указанным расчетом, а требования истца - частичному удовлетворению.

(Аналогичная позиция отражена в постановлении Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 05.02.2024 по делу №А20-2459/2023).

В этой связи, требование истца о взыскании с ответчика компенсации подлежит удовлетворению частично - в сумме 31 182,33 руб.

В остальной части суд отказывает в удовлетворении требований истца о взыскании компенсации с ИП ФИО2

Суд не усматривает недобросовестности в действиях истца, поскольку его действия по регистрации исключительного права на товарный знак не противоречат действующему законодательству и сами по себе не свидетельствуют о злоупотреблении правом, поскольку приобретение исключительного права на товарный знак может быть элементом обычной, добросовестной хозяйственной деятельности.

При этом само по себе предъявление истцом требований в защиту своих прав, а также реализация предоставленного ему Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации права, также не могут свидетельствовать о злоупотреблении правом со стороны истца.

При подаче искового заявления истцом уплачена государственная пошлина в сумме 29 000 рублей платежным поручением № 1324 от 21.11.2023.

Пунктом 10 части 1 статьи 333.20 Налогового кодекса Российской Федерации при уменьшении истцом размера исковых требований сумма излишне уплаченной государственной пошлины возвращается в порядке, предусмотренном статьей 333.40 настоящего Кодекса.

С учетом уменьшения истцом исковых требований 13 000 руб. государственной пошлины подлежат возврату истцу из федерального бюджета.

Согласно пункту 11 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.07.2014 № 46 «О применении законодательства о государственной пошлине при рассмотрении дел в арбитражных судах» (далее - Постановление N 46) при прекращении производства по делу в связи с отказом истца (заявителя) от иска (заявления) следует учитывать, что государственная пошлина не возвращается, если установлено, что отказ связан с добровольным удовлетворением ответчиком (заинтересованным лицом) заявленных требований после подачи искового заявления (заявления) в арбитражный суд (абзац третий подпункта 3 пункта 1 статьи 333.40 НК РФ).

С учетом того, что отказ в части требования об обязании прекратить использование товарного знака путем предложения к продаже, продаже и рекламе контрафактных товаров на маркетплейсе «WILDBERRIES» связан с добровольным удовлетворением требований после подачи иска, 6000 руб. государственной пошлины за требование неимущественного характера подлежит взысканию с ответчика в пользу истца.

В соответствии с ст. 110 АПК РФ в случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Таким образом, по требованию имущественного характера с учетом частичного удовлетворения иска с ответчика в пользу истца подлежит взысканию также 810,74 руб. расходов по уплате государственной пошлины (13 000 руб./500 000 руб. *31 182,33 руб).

На основании изложенного, руководствуясь статьями 65, 156, 110, 167-171, 180-182 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Принять отказ от иска в части требования об обязании прекратить использование товарного знака путем предложения к продаже, продаже и рекламе контрафактных товаров на маркетплейсе «WILDBERRIES», производство по делу в этой части прекратить.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 31 182,33 руб. компенсации; 6 810,74 рублей в возмещение судебных расходов.

В остальной части в удовлетворении исковых требований отказать.

Выдать исполнительный лист по заявлению взыскателя.

Возвратить обществу индивидуальному предпринимателю ФИО1 из федерального бюджета 13 000 руб. государственной пошлины, уплаченной платежным поручением № 1324 от 21.11.2023.

Решение может быть обжаловано через арбитражный суд Ставропольского края в срок, не превышающий одного месяца со дня принятия решения, в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд и в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, в Суд по интеллектуальным правам, при условии, что решение было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции.

Судья В. В. Пузанова