Решение от 30 июля 2020 г. по делу № А65-2087/2020

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107

E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru

http://www.tatarstan.arbitr.ru

тел. (843) 294-60-00

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

г. КазаньДело № А65-2087/2020

Дата принятия решения – 30 июля 2020 года.

Дата объявления резолютивной части – 24 июля 2020 года.

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "Искар", г.Москва (ОГРН <***>, ИНН <***>) к Обществу с ограниченной ответственностью "Инструменталь", г.Казань, (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании 1000000 руб. компенсации, об обязании прекратить незаконное использование товарного знака «Искар», при участии третьих лиц: акционерное общество «Пензенское производственное объединение «Электроприбор», г. Пенза, общества с ограниченной ответственностью «Ленил», г. Москва, общества с ограниченной ответственностью «Ресурсгрупп», г. Москва.

с участием:

от истца - ФИО1, доверенность от 28.12.2019, удостоверение № 926 (до перерыва),

от ответчика - ФИО2, доверенность от 08.06.2020, диплом,

от третьих лиц - не явились, извещены,

у с т а н о в и л:

общество с ограниченной ответственностью "Искар", г.Москва (далее истец) обратилось в Арбитражный суд Республики Татарстан с иском к Обществу с ограниченной ответственностью "Инструменталь", г.Казань (далее ответчик) о взыскании 1000000 руб. компенсации, об обязании прекратить незаконное использование товарного знака «Искар».

К участию в деле привлечены третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, акционерное общество «Пензенское производственное объединение «Электроприбор», г. Пенза (определение от 31 января 2020г.), общества с ограниченной ответственностью «Ленил», г. Москва, общества с ограниченной ответственностью «Ресурсгрупп», г. Москва (определение от 15 июня 2020г.).

Третьи лица ООО «Ленил», ООО «Ресурсгрупп» в судебное заседание не явились, извещены, заявлений, ходатайств не представили.

Третье лицо АО «Пензенское производственное объединение «Электроприбор» в судебное заседание также не явилось, направило в суд ходатайство о рассмотрении дела в свое отсутствие.

Суд определил рассмотреть дело в отсутствие представителей третьих лиц в порядке ст.156 АПК РФ.

Представитель истца исковые требования поддержал, по основаниям, изложенным в исковом заявлении.

Представитель ответчика иск не признал, дал пояснения.

В судебном заседании 20 июля 2020г. на основании ст. 163 АПК РФ объявлялся перерыв до 24 июля 2020г. После перерыва судебное заседание было продолжено при участии представителя ответчика, который поддержал ранее представленный отзыв на иск.

Из материалов дела следует, что Компания Искар Ltd., Тефен, Израиль(IL) является правообладателем товарных знаков «ИСКАР» и «ISCAR» в отношении товаров 07 класса - режущие, канавочные, токарные, отрезные и фрезерные инструменты (части станков) и их компоненты, что подтверждается зарегистрированными в Федеральной службе по интеллектуальной собственности свидетельствами на товарные знаки № 94098 от 04.06.2000 (продление до 04.06.2020 на основании Приложения к свидетельству на товарный знак № 94098 от 09.07.2010),свидетельством на товарный знак № 94099 от 04.06.2000 (продление до 04.06.2020 на основании Приложения к свидетельству на товарный знак N 94099 от 13.07.2010). Данными товарными знаками Компания Искар Ltd.,маркирует товар (металлорежущие инструменты).

На основании Лицензионного договора № 1/ ЛС-2015 от 12.08.2015 и Эксклюзивного дистрибьюторского соглашения от 21.01.2016, заключенных между ООО «Искар» и Израильской компанией Искар Ltd., ООО «Искар» является единственным официальным торговым представителем и (эксклюзивным дистрибьютором товара (металлорежущие инструменты) Компании Искар Ltd. и обладателем исключительной лицензии на использование указанных товарных знаков на всей территории Российской Федерации, в соответствии с условиями которых только ООО "Искар" имеет право ввозить и реализовывать на территории Российской Федерации товар с использованием товарных знаков «ИCKAP»/«ISCAR».

Из содержания Дистрибьюторского соглашения и Лицензионного договора следует, что после ввоза и товар с использованием товарных знаков «ИCKAP»/«ISCAR» на территорию Российской Федерации ООО «Искар» реализует данный инструмент как самостоятельно, так и через сеть официальных дилеров, при этом ООО «Искар» осуществляет контроль за тем, чтобы товар реализовывался только конечным потребителям, исключая его дальнейшую перепродажу.

В соответствии с вышеуказанными соглашением и договором только ООО «Искар» имеет право на ввоз и организацию реализации на территории РФ товар с использованием товарных знаков "ИСКАР"/"ISCAR".

ООО «Искар» стало известно об участии ООО «Инструменталь» в закупочных процедурах на право поставки товара с использованием товарных знаков «ИСКАР»/« ISCAR».

Установив факт нарушения ответчиком исключительных прав на товарные знаки «ИСКАР»/« ISCAR» по свидетельствам на товарные знаки № 94098, 94099, истец обратился к ответчику с претензией о пресечении нарушения прав (т. 1 л.д. 10-12, 4а-4б).

Неисполнение ответчиком требований истца явилось основанием обращения его в арбитражный суд.

Исследовав материалы дела, заслушав доводы истца, суд пришел к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных этим кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными тем же кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается этим кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

При этом исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе, этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации (пункт 2 данной статьи).

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (п. 3 ст. 1484 ГК РФ).

В соответствии с п. 1 ст. 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Исходя из приведенных норм права, а также положений ч. 1 ст. 65 АПК РФ, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения

Факт принадлежности истцу исключительного права на товарные знаки «ИСКАР»/ «ISCAR» по свидетельствам Российской Федерации № 94098, № 94099, зарегистрированного в отношении товаров 07 класса - режущие, канавочные, токарные, отрезные и фрезерные инструменты (части станков) и их компоненты, установлен судом, подтвержден материалами дела.

Факт предложения ответчиком к продаже товара с использованием товарных знаков «ИСКАР»/«ISCAR» подтверждается информацией с сайта Единой информационной системы в сфере закупок и ответчиком не оспаривается (т.1 л.д. 84-89) и не оспаривается ответчиком.

Факт реализации ответчиком товара с использованием товарных знаков «ИСКАР»/ «ISCAR» с объемом поставок на сумму 321410,95 руб. подтверждается отзывом ответчика с подтверждающими документами (договора поставки № 257/7551 от 12 ноября 2019г., товарными накладными т. 2 л.д. 123-134), а также информацией с сайта Единой информационной системы в сфере закупок.

При этом, суд учитывает, что договор № 379/12 ЗК/31908284840 от 01 октября 2019г., заключенный между ответчиком и ФГУП «Производственное объединение «Октябрь», на общую сумму 225918 руб. 59 коп., расторгнут (т.2 л.д.135-143).

Таким образом, представленные в материалы дела доказательства, в своей совокупности и взаимосвязи, полностью подтверждают факт нарушения ответчиком прав истца на товарные знаки «ИСКАР»/«ISCAR» путем предложения к продаже и реализации спорного товара с товарными знаками истца.

При этом доказательств, свидетельствующих о наличии у ответчика права на реализацию в предпринимательских целях спорных объектов интеллектуальной собственности, в деле также не имеется. Осуществляя его продажу без согласия правообладателя, ответчик нарушил исключительные права истца. При этом факт перепродажи ответчиком товара в настоящем деле правового значения не имеет, в связи с чем судом не принимаются доводы о приобретении товара у третьих лиц. Кроме того, ООО «Ленил» и ООО «Ресурсгрупп» официальными дилерами, имеющими право использовать товарный знак «ИСКАР»/«ISCAR» не являются.

Таким образом, с учетом доказанности ввода ответчиком в гражданский оборот товара с использованием товарных знаков «ИСКАР»/«ISCAR», суд пришел к выводу об обоснованности заявленных истцом требований в части пресечения действий, нарушающих права истца.

В соответствии с п.п. 2 п. 1 ст. 1252 ГК РФ одним из способов защиты исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности является предъявление требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

Одним из таких способов, в соответствии с подп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ, является компенсация, которую правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от 10 000 до 5 000 000 рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Истец просил взыскать с ответчика о взыскании 1000000 руб. компенсации.

При этом суд обращает внимание, что в исковом заявлении, поступившем в суд 31.01.2020 вх.№2087 истцом заявлено к взысканию 1000000 руб. компенсации, в исковом заявлении, направленном в суд повторно вх.№1580 от 05.02.2020 (л.д.115-118, т.1), истец в просительной части просил взыскать с ответчика 5000000 руб.

Истец за время судебного разбирательства ходатайств в порядке в порядке ст.49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд определил принять заявленное уточнение. Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не заявлял, суд рассматривает иск по заявленным требованиям.

Кроме того госпошлина истцом уплачена по данному требованию исходя из суммы предъявленной компенсации – 1000000 руб.

В соответствии с п.61 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» заявляя требование о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Ответчиком было заявлено ходатайство об уменьшении размера компенсации, так как ответчик считает сумму компенсации чрезмерной и необоснованной, поскольку ответчик привлекается к гражданско-правовой ответственности за нарушение исключительных прав на средство индивидуализации впервые, период нарушения является незначительным по времени, при этом объем поставки АО «Пензенское производственное объединение «Электроприбор» составил 321410,95 руб., договор с ФГУП «Производственное объединение «Октябрь» был заключен на общую сумму 225918 руб. 59 коп. и в последствии расторгнут.

Учитывая известность товарных знаков «ИСКАР» и «ISCAR» на территории РФ, характер допущенного нарушения в виде размещения товарных знаков «ИСКАР» и «ISCAR» без согласия правообладателя и истца, неоднократность и незначительный срок использования товарных знаков «ИСКАР» и «ISCAR», суд приходит к выводу, что заявленные истцом требования о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав подлежат частичному удовлетворению в размере 500000 руб.

В силу ст. 110 АПК РФ расходы по оплате государственной пошлины относятся на стороны пропорционально размеру удовлетворенных требований.

На основании изложенного, руководствуясь статьями ст. 110, 167 – 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Иск удовлетворить частично.

Обязать Общество с ограниченной ответственностью "Инструменталь", г.Казань, (ОГРН <***>, ИНН <***>) прекратить незаконное использование товарного знака «Искар».

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Инструменталь", г.Казань, (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Искар", г.Москва (ОГРН <***>, ИНН <***>) 500000 (пятьсот тысяч) рублей компенсации за незаконное использование товарного знака «Искар», 17500 (семнадцать тысяч пятьсот) рублей расходов по оплате государственной пошлины.

В остальной части иска отказать.

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Республики Татарстан в месячный срок.

Судья Панюхина Н.В.