Решение от 15 февраля 2019 г. по делу № А71-19553/2018

АРБИТРАЖНЫЙ СУД УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

426011, г. Ижевск, ул. Ломоносова, 5

http://www.udmurtiya.arbitr.ru; е-mail: info@udmurtiya.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А71-19553/2018
15 февраля 2019 года
г. Ижевск


Резолютивная часть решения объявлена 12 февраля 2019 года. Решение в полном объеме изготовлено 15 февраля 2019 года.

Арбитражный суд Удмуртской Республики в составе судьи Желновой Е.В., при составлении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания ФИО1, рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску Общества с ограниченной ответственностью научно-производственная организация «Гидроприводспецмаш», г.Москва к Обществу с ограниченной ответственностью «Металлэлектротехника», г.Ижевск, с участием третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора: Государственное унитарное предприятие города Москвы «Московского ордена Ленина и ордена трудового красного знамени метрополитен имени В. И. Ленина», г.Москва о признании полезную модель ООО НПО «ГСМ», защищенную патентом на полезную модель №165908, о признании незаконными действия ООО «МЭТ» по изготовлению, хранению, предложению к продаже, продаже на территории Российской Федерации и иному вводу в хозяйственный оборот на территории РФ изделий, в которых использована полезная модель ОО НПО «ГСМ», запретить ООО «МЭТ» осуществлять изготовление, хранение, предложение к продаже, продажу на территории Российской Федерации и иной ввод в хозяйственный оборот на территории РФ изделий, в которых использована полезная модель ООО НПО «ГСМ», об обязании ООО «МЭТ» за свой счет изъять из продажи на всей территории Российской Федерации изделия, в которых использована полезная модель ООО НПО «ГСМ» и уничтожению без какой бы то ни было компенсации, взыскании 5 000 000руб. компенсации за нарушение исключительных прав на полезную модель.

В присутствии представителей сторон:

от истца: ФИО2 - директор приказ №2 от 06.03.2018г., ФИО3 - представитель по доверенности от 18.08.2018г.

от ответчика: ФИО4- представитель по доверенности №1/5от 25.09.2018г., ФИО5-представитель по доверенности от 04.02.2019г.

от третьего лица: не явился, уведомлен

Установлено: Общество с ограниченной ответственностью научно-производственная организация «Гидроприводспецмаш», г.Москва обратилось в Арбитражный суд Удмуртской Республики с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью «Металлэлектротехника», г.Ижевск, с участием третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора: Государственное унитарное предприятие города Москвы «Московского ордена Ленина и ордена трудового красного знамени метрополитен имени В. И. Ленина», г.Москва о признании полезную модель ООО НПО «ГСМ», защищенную патентом на полезную модель №165908, о признании незаконными действия ООО «МЭТ» по изготовлению, хранению, предложению к продаже, продаже на территории Российской Федерации и иному вводу в хозяйственный оборот на территории РФ изделий, в которых использована полезная модель ОО НПО «ГСМ», запретить ООО «МЭТ» осуществлять изготовление, хранение, предложение к продаже, продажу на территории Российской Федерации и иной ввод в хозяйственный оборот на территории РФ изделий, в которых использована полезная модель ООО НПО «ГСМ», об обязании ООО «МЭТ» за свой счет изъять из продажи на всей территории Российской Федерации изделия, в которых использована полезная модель ООО НПО «ГСМ» и уничтожению без какой бы то ни было компенсации, взыскании 5 000 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на полезную модель.

Дело рассмотрено с перерывом в судебном заседании с 06.02.2019 по 12.02.2019, о чем вынесено протокольное определение, на основании статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Заявленные требования истцом поддержаны.

Ответчик с иском не согласен. Поддержал доводы, изложенные в отзыве на иск.

Третье лицо, надлежащим образом уведомлённое о времени и месте судебного заседания в суд не явилось. Дело рассмотрено в его отсутствие в соответствии со статьями 123,156 Арбитражного процессуального кодекса Российской.

Исковые требования мотивированы следующим: ООО «Гидроприводспецмаш» использует собственные уникальные разработки для производства Тележек на железнодорожном ходу для перевозки рельсовых плетей. Патентные права истца защищены патентом РФ №165908 на полезную модель «Тележка на железнодорожном ходу для перевозки рельсовых плетей», выданный по заявке №2015141036, с приоритетом от 28.09.2015 г.

29.09.2017 года ГУП «Московский Метрополитен» на сайте http://www.zakupki.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на сайте электронной торговой площадки АО «ЕЭТП» (http://roseltorg.ru) было размещено извещение о проведении электронного аукциона на поставку сцепа из 10 тележек ТР4М для перевозки рельсовых плетей № 0573200007517000610. Согласно извещению начальная (максимальная) цена контракта составила 42 234 070,59 руб.

16.10.2017 года истцом была подана заявка на участие в аукционе. В соответствии с Протоколом рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе от 19.10.2017 №0573200007517000610-1 на участие в аукционе помимо истца была подана заявка от ответчика- ООО «МЭТ». Согласно Протоколу подведения итогов электронного аукциона от 26.10.2017 №0573200007517000610-3 комиссией ГУП «Московский Метрополитен» принято решение признать победителем и заключить контракт на поставку сцепа из 10 тележек ТР4М для перевозки рельсовых плетей с ООО «МЭТ». Между ГУП «Московский Метрополитен» и ООО «МЭТ» был заключен Контракт № 0573200007517000610 296231 от 09.11.2017 г на поставку сцепа из 10 тележек ТР4М для перевозки рельсовых плетей на сумму 27 240 975,57руб.

Таким образом, ответчик без согласия патентообладателя осуществляет изготовление, предложение к продаже, продажу, хранение изделий, в которых без разрешения истца используется принадлежащая последнему полезная модель: «Тележка на железнодорожном ходу для перевозки рельсовых плетей».

Направленная истцом претензия об устранении вышеуказанных нарушений, оставлена ответчиком без удовлетворения. Данное обстоятельство послужило истцу основанием для обращения в суд с настоящим иском.

Ответчик с заявленными требованиями не согласен. Указывает на то, что в период проведения аукциона и заключения контракта на поставку 3 сцепов из 10 тележек ТР4М для перевозки рельсовых плетей действие патента №165908 на полезную модель «Тележка на железнодорожному ходу для перевозки рельсовых плетей» было прекращено 09.09.2017, в связи с неуплатой истцом патентной пошлины за поддержание патента в силе. Действие патента было восстановлено лишь 15.03.2018. Контракт межу ГУП «Московский метрополитен» и ООО «МЭТ» был заключен на поставку 3 сцепов и 10 тележек ТР4М. Контракт действует до 15 мая 2019 года.

Исследовав и оценив материалы дела в соответствии со статьями 65, 71, 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд пришел к следующим выводам:

В соответствии с пунктом 1 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданское законодательство основывается на необходимости беспрепятственного осуществления гражданских прав, обеспечения восстановления нарушенных прав, их судебной защиты.

Согласно статье 12 Гражданского кодекса Российской Федерации защита гражданских прав осуществляется способами, предусмотренными законом.

В силу подпункта 8 пункта 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации полезная модель является одним из результатов интеллектуальной деятельности, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью).

Защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих права или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним (подпункт 2 пункта 1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В силу подпункта 1 пункта 2 статьи 1345, пункта 1 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации автору полезной модели, патентообладателю принадлежит исключительное право на полезную модель, в частности, исключительное право использования полезной модели в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на полезную модель), в том числе способами, предусмотренными пунктами 2 и 3 настоящей статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на полезную модель.

Согласно статье 1353 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на полезную модель признается и охраняется при условии государственной регистрации соответствующего изобретения, на основании которой федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности выдает патент на полезную модель.

Пунктом 1 статьи 1354 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что патент на полезную модель удостоверяет приоритет полезной модели, авторство и исключительное право на полезную модель.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации патентообладателю принадлежит исключительное право использования промышленного образца в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации любым не противоречащим закону способом. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на промышленный образец.

При этом в силу пункта 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации другие лица, кроме правообладателя, не могут использовать результат интеллектуальной деятельности без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации использованием полезной модели считается, в частности, ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец.

Использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности:

1) ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец;

2) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 пункта 2 статьи 1358 ГК РФ, в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом. Если продукт, получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный продукт считается полученным путем использования запатентованного способа, поскольку не доказано иное;

3) совершение действий, предусмотренных подпунктом 2 пункта 2 статьи 1358 ГК РФ, в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ;

4) осуществление способа, в котором используется изобретение, в частности путем применения этого способа.

Согласно пункту 3 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации промышленный образец признается использованным в изделии, если такое изделие содержит все существенные признаки промышленного образца, нашедшие отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца (пункт 2 статьи 1377 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Исходя из вышеуказанной нормы, изделие признается изготовленным с использованием запатентованных промышленного образца или полезной модели, если оно содержит все их существенные признаки.

Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений (часть 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Как следует из материалов дела, патентные права истца на полезную модель защищены патентом РФ № 165908 на полезную модель «Тележка на железнодорожном ходу для перевозки рельсовых плетей», выданный по заявке №2015141036, с приоритетом от 28.09.2015 г., зарегистрированный в государственном реестре полезных моделей Российской Федерации 19 октября 2016 года. Срок действия патента истекает 28.09.2025 года (л.д. 62 Т.1). В описании полезной модели к патенту №165908 указано, что патент выдан на производство тележек на железнодорожному ходу для перевозки рельсовых плетей.

Как установлено судом, действие патента №165908 было прекращено 09.09.2017 в связи с неуплатой истцом патентной пошлины за поддержание патента в силе. Действие патента восстановлено 15.03.2018г.

В силу пункта 1 статьи 1400 ГК РФ действие патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, которое было прекращено в связи с тем, что патентная пошлина за поддержание патента в силе не была уплачена в установленный срок, может быть восстановлено федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности по ходатайству лица, которому принадлежал патент. Ходатайство о восстановлении действия патента может быть подано в указанный федеральный орган в течение трех лет со дня истечения срока уплаты патентной пошлины, но до истечения предусмотренного названного Кодексом срока действия патента.

Согласно пункту 3 статьи 1400 ГК РФ лицо, которое в период между датой прекращения действия патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец и датой публикации в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности сведений о восстановлении действия патента начало использование изобретения, полезной модели или промышленного образца либо сделало в указанный период необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее его безвозмездное использование без расширения объема такого использования.

Возражая против удовлетворения иска, ответчик не оспаривает факт использования полезной модели, защищаемой патентом №165908, что подтверждает также и представленное в материалы дела письмо ООО «МЭТ» исх.№381 от 08.11.2018г., но ссылается на возникшее у него право послепользования, указывая, что приготовления к такому использованию совершены, а также производство началось в период, когда спорный патент приостановил свое действие.

Вместе с тем, ответчиком в материалы дела не представлено каких- либо соглашений, лицензий заключенных с патентообладателем (истцом) на право использования принадлежащего последнему полезной модели в период прекращения действия патента № 165908.

Таким образом, со стороны ответчика имеет место нарушение исключительных прав истца на полезную модель защищенную патентном №165908.

В силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных этим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных тем же кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

В соответствии со статьей 1406.1 ГК РФ в случае нарушения исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных этим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующих изобретения, полезной модели, промышленного образца тем способом, который использовал нарушитель.

Истцом при обращении с настоящим иском был избран вид компенсации в твердой сумме, размер которой определяется по усмотрению суда (подпункт 1 статьи 1406.1 ГК РФ).

В пункте 43.3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 5/29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Исследовав и оценив по правилам статьи 71 АПК РФ в совокупности и взаимосвязи все приведенные сторонами доводы и представленные в материалы дела доказательства, суд пришел к выводу о том, что требование истца о выплате компенсации за нарушение исключительных прав на полезную модель подлежит удовлетворению. Вместе с тем, с учетом принципов разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения, суд находит возможным снизить размер компенсации за нарушение исключительных прав истца. Требования истца в части взыскания компенсации подлежат удовлетворению частично в сумме 2 000 000руб. В удовлетворении остальной части иска истцу следует отказать.

В силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с учетом принятого по делу решения расходы по оплате госпошлины по иску относятся на стороны пропорционально удовлетворенным требованиям. При этом излишне оплаченная государственная пошлина в сумме 3000руб. подлежит возврату истцу из федерального бюджета.

Руководствуясь статьями 110, 156, 163, 167- 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р е ш и л:

1. Исковые требования Общества с ограниченной ответственностью научно-производственная организация «Гидроприводспецмаш», г.Москва удовлетворить частично.

2. Признать полезную модель ООО НПО «ГСМ», защищенную патентом на полезную модель №165908; признать незаконными действия ООО «МЭТ» по изготовлению, хранению, предложению к продаже, продаже на территории Российской Федерации и иному вводу в хозяйственный оборот на территории РФ изделий, в которых использована полезная модель ОО НПО «ГСМ»; запретить ООО «МЭТ» осуществлять изготовление, хранение, предложение к продаже, продажу на территории Российской Федерации и иной ввод в хозяйственный оборот на территории РФ изделий, в которых использована полезная модель ООО НПО «ГСМ»; обязать ООО «МЭТ» за свой счет изъять из продажи на всей территории Российской Федерации изделия, в которых использована полезная модель ООО НПО «ГСМ».

3. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Металлэлектротехника», г.Ижевск (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью научно-производственная организация «Гидроприводспецмаш», г.Москва (ОГРН <***>, ИНН <***>) 2 000 000руб. компенсации за нарушение исключительных прав на полезную модель, а также 21 600руб. в возмещение расходов по оплате госпошлины по иску.

В удовлетворении остальной части иска истцу отказать.

4. Возвратить из федерального бюджета РФ в пользу Общества с ограниченной ответственностью научно-производственная организация «Гидроприводспецмаш», г.Москва 3000руб. госпошлины, перечисленной по платёжному поручению №295 от 20.07.2018г. Выдать справку.

5. Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Удмуртской Республики.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной жалобы можно получить соответственно на Интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда www.17aas. arbitr.ru».

Судья Е.В.Желнова