Решение от 8 июля 2018 г. по делу № А67-3962/2018

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

               634050, пр. Кирова д. 10, г. Томск, тел. (3822)284083, факс (3822)284077,  http://tomsk.arbitr.ru, e-mail: tomsk.info@arbitr.ru

Именем Российской Федерации



Р Е Ш Е Н И Е

г. Томск                                                                                                    Дело № А67-3962/2018

03.07.2018 – дата объявления решения в полном объеме

09.07.2018 – дата изготовления решения в полном объеме

Арбитражный суд Томской области в составе судьи Н.Н. Какушкиной,

при ведении протокола заседания помощником судьи Ю.В. Балацкой,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску по исковому заявлению открытого акционерного общества «Кондитерский концерн Бабаевский» (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Сибирский торговый дом «Бабаевский» (ИНН <***>, ОГРН <***>)

о защите исключительных прав на фирменное наименование и взыскании 2 000 000 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака,

при участии в заседании:

от истца -  представителя ФИО1 по доверенности от 12.01.2016 № 77АБ9578753,

от ответчика – руководителя организации ФИО2 и представителя О.Н. Лейба по доверенности  от 07.06.2018,

У С Т А Н О В И Л:

открытое акционерное общество «Кондитерский концерн Бабаевский» обратилось в Арбитражный суд Томской области к обществу с ограниченной ответственностью «Сибирский торговый дом «Бабаевский»  с исковыми требованиями:

- запретить обществу с ограниченной ответственностью «Сибирский торговый дом «Бабаевский» использовать в составе полного и сокращенного фирменного наименования словесный элемент «Бабаевский», сходный до степени смешения с фирменным наименованием истца, в отношении всех видов деятельности ответчика, указанных в ЕГРЮЛ;

- взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Сибирский торговый дом «Бабаевский» в пользу открытого акционерного общества «Кондитерский концерн Бабаевский» компенсацию за незаконное использование товарного знака «БАБАЕВСКИЙ»  по свидетельству № 158618 в соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в размере 2 000 000 (двух миллионов) руб.;

- присудить в пользу открытого акционерного общества «Кондитерский концерн Бабаевский» на случай неисполнения судебного акта денежную сумму, подлежащую начислению по истечении 10 календарных дней с даты вступления судебного акта в законную силу в размере 10 000 (десять тысяч) руб. в день.

Исковые требования обоснованы статьями 51, 54, 308.3, 1229, 1250, 1473, 1474, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации и мотивированы незаконным использованием ответчиком фирменного наименования, часть которого сходна до степени смешения с фирменным наименованием истца, а также товарного знака истца в фирменном наименовании (полном и сокращенном) и в коммерческих обозначениях на документации, информационных материалах, и на интернет-сайте http://stdb98.ru.

Определением Арбитражного суда Томской области от 23.04.2018 исковое заявление принято к производству.

Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский торговый дом «Бабаевский» представил письменное отношение к иску, суть которого сводится к несогласию с заявленными исковыми требованиями в связи со следующим. Фирменное наименование ответчика отличается от фирменного наименования истца как по обозначению организационно-правовой формы, так и по смысловому тексту, имеется только один совпадающий словесный элемент «Бабаевский». Между тем, полагает ответчик, анализ фирменного наименования юридического лица, защищающего право на его использование, должен включать в себя анализ его организационно-правовой формы  и произвольной части. В случае, если фирменные наименования истца и ответчика обладают значительными отличительными признаками и правдиво отражают их правовое положение, поскольку содержат указание на различную организационно-правовую форму и тип юридических лиц, то они оба имеют право на свое фирменное наименование, при условии его использования вместе с указанием на организационно-правовую форму.  Ответчик общество с ограниченной ответственностью «Сибирский торговый дом «Бабаевский» является универсальным правопреемником закрытого акционерного общества «Сибирский торговый дом «Бабаевский», созданного 25.06.1998, одним из учредителей которого выступал сам истец открытое акционерное общество «Бабаевское». Соответственно, выбор и присвоение фирменного наименования ответчику осуществлялось  решением общего собрания учредителей путем подписания учредительного договора с участием истца открытого акционерного общества «Бабаевское» (позднее - открытое акционерное общество «Кондитерский концерн «Бабаевский»), что исключает довод об отсутствии согласия на использование тождественного фирменного наименования. Ответчик в отзыве ссылается на истечение срока исковой давности для судебной защиты прав и интересов истца. По мнению общества с ограниченной ответственностью «Сибирский торговый дом «Бабаевский», срок исковой давности необходимо исчислять с даты регистрации закрытого акционерного общества «Сибирский торговый дом «Бабаевский» - 25.06.1998, поскольку одним из учредителей предприятия было открытое акционерное общество «Бабаевское» (позднее - открытое акционерное общество «Кондитерский концерн «Бабаевский»), истец не мог не знать о регистрации предприятия именно с таким наименованием, поскольку сам его и создавал. Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «О введении в действие Части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» с 01.01.2008 была введена в действие Четвертая часть Гражданского кодекса Российской Федерации, которая в соответствии со статьей 5 названного закона, распространила свое действие на правоотношения, возникшие после введения ее в действие. Таким образом, учитывая, что на момент введения в действие Четвертой части Кодекса как истец, так и ответчик уже были созданы, положения статьи 1474 Гражданского кодекса Российской Федерации, на которую ссылается истец в исковом заявлении, невозможно применить к спорным правоотношениям. Исходя из положений статьи 1474 Гражданского кодекса Российской Федерации, требования истца сформулированы некорректно. По мнению ответчика, в исковом заявлении открытого акционерного общества «Кондитерский концерн Бабаевский» совершенно необоснованно смешаны разные правовые категории, такие как «использование фирменного наименования, тождественного или сходного до степени смешения в наименованием истца» и «использование товарного знака, принадлежащего истцу», что в свою очередь приводит к необоснованности требования о взыскании в соответствии с пунктом 1 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации компенсации за использование товарного знака «Бабаевский» в сумме 2 000 000 руб. Кроме того, ответчик в силу положений действующего законодательства обязан наносить на упаковку указание на свое фирменное наименование, а информирование об изготовителе (упаковщике) в соответствии с Законом о защите прав потребителей не может быть расценено как использование чужого товарного знака (л.д. 2-15 т. 3).

В дополнительных письменных пояснениях к иску, открытое акционерное общество «Кондитерский концерн Бабаевский» приводит контрраргументы в ответ на отзыв ответчика, ссылаясь на следующее. Согласно разъяснениям высшей судебной инстанции, изложенной в пункте 17 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности», различие организационно-правовой формы как части фирменного наименования истца и ответчика само по себе не свидетельствует об отсутствии нарушения права на фирменное наименование. По мнению истца, учредительный договор о создании закрытого акционерного общества «Сибирский торговый дом «Бабаевский» от 01.06.1998 не может служить доказательством получения согласия истца на использование фирменного наименования. Однако, указывает истец, если предположить, что ответчик посчитал согласие на использование в составе фирменного наименования обозначения «Бабаевский» отозванным только в момент получения претензионного письма от 17.11.2017, то на момент судебного заседания срок незаконного использования составляет 218 дней.  Поскольку нарушение прав истца является длящимся и не прекращено до сих пор, общий срок исковой давности не применяется. Статья 5 Федерального закона от 18.12.2006 № 231-ФЗ «О введении в действие Части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» содержит лишь указания, какое законодательство (действовавшее до 01.01.2008 или после) должно применяться к тем или иным правоотношениям, не вводит вопреки  доводам ответчика амнистию для нарушителей исключительных прав. Анализируя положения Гражданского кодекса Российской Федерации, истец умозаключает, что Четвертая часть Кодекса прямо предусматривает возможность незаконного использования товарного знака в составе фирменного наименования, а также возможность защиты своего права на товарный знак, в том числе путем предъявления требований о взыскании компенсации. Ответчик, незаконно используя в составе фирменного наименования один из самых известных кондитерских брендов России, осуществляет под ним реализацию кондитерской продукции конкурентов истца, что подтверждается материалами произведенных закупок и информацией, размещенной на официальном сайте ответчика (л.д. 51-59 т. 3).

Ответчик также представил дополнительные письменные пояснения по делу.

Определением от 21.05.2018 подготовка дела к судебному разбирательству завершена, судебное заседание назначено на 03.07.2018.

В ходе судебного заседания представитель истца настаивал на удовлетворении в полном объеме исковых требований, полагая, что они являются законными и обоснованными.

Руководитель и представитель ответчика в судебном заседании сообщили о том, что срок незаконного использования товарного знака «Бабаевский» в составе фирменного наименования истца составляет 218 дней, поскольку полученное прежде согласие на такое наименование (при подписании учредительного договора 01.06.1998) было отозвано истцом только в ноябре 2017 года путем направления соответствующей претензии. Пояснили, что в настоящее время общество с ограниченной ответственностью «Сибирский торговый дом «Бабаевский» осознает необходимость смены фирменного наименования и предпринимает определенные шаги для этого. Представители сообщили, что размер заявленной истцом компенсации в сумме 2 000 000 руб., как и неустойки 10 000 руб. в день на случай неисполнения решения суда, является очевидно несоразмерным характеру допущенного нарушения и его последствиям.

Участники процесса также сообщили, что в ходе переговоров пришли к выводу о невозможности урегулировать настоящий спор во внесудебном порядке путем заключения мирового соглашения.

Заслушав представителей истца, ответчика, исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд приходит к следующим выводам по существу заявленных исковых требований.

Из материалов дела следует, что открытое акционерное общество «Бабаевское» зарегистрировано 29.12.1993 в г. Москве Московской городской регистрационной палатой, в последующем внесено в Единый государственный реестр юридических лиц под основным государственным регистрационным номером <***>, что подтверждается свидетельством о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002, сведениями из Единого государственного реестра юридических лиц от 12.04.2018 (л.д. 62, 63 т. 1, л.д. 115-137 т. 2).

10.04.1998 года открытое акционерное общество «Бабаевское» было переименовано в открытое акционерное общество «Кондитерский концерн Бабаевский» (л.д. 65 т. 1). Под данным фирменным наименованием общество осуществляет свою деятельность в настоящее время.

Ответчик общество с ограниченной ответственностью «Сибирский торговый дом «Бабаевский» с 25.11.2014 является универсальным правопреемником закрытого акционерного общества «Сибирский торговый дом «Бабаевский», созданного в соответствии с учредительным договором от 01.06.1998 (л.д. 73-75 т. 2), что подтверждается  сведениями из Единого государственного реестра юридических лиц от 02.04.2018 (л.д. 132-145 т. 2).

Открытое акционерное общество «Кондитерский концерн Бабаевский» является правообладателем товарного знака, представляющего собой буквенное написание «БАБАЕВСКИЙ». Правовая охрана товарному знаку истца на территории Российской Федерации предоставлена 24.04.1996 в соответствии со свидетельством № 158618 (л.д. 72-74 т. 1).

Действие указанного товарного знака распространяется на товары 30-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) «кондитерские изделия».

Поскольку словесный элемент «Бабаевский», являющийся оригинальной частью фирменного наименования истца, полностью входит в оригинальную часть фирменного наименования ответчика, истец  обратился к ответчику с требованием о прекращении нарушения исключительных прав посредством направления претензии от 17.11.2017 № 05-03/3418 (л.д. 26-29 т. 1), однако требование (претензия) оставлено ответчиком без удовлетворения (л.д. 30-33 т. 1).

Ссылаясь на то, что ответчик использует фирменное наименование, часть которого сходна до степени смешения с фирменным наименованием истца, а также товарный знак истца в своем фирменном наименовании (полном и сокращенном) и в коммерческих обозначениях на документации, информационных материалах и на интернет-сайте http://stdb98.ru, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Обращаясь с иском, истец указал, что своими действиями ответчик нарушает исключительное право на принадлежащие ему фирменное наименование и товарный знак. Такое нарушение заключается в привлечении потребителей путем эксплуатации известности чужого фирменного наименования, которая приобреталась организацией в течение продолжительного времени (начиная с 1922 года).

В силу пункту 4 статьи 54 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, должно иметь фирменное наименование.

Требования к фирменному наименованию устанавливаются Гражданским кодексом Российской Федерации и другими законами. Права на фирменное наименование определяются в соответствии с правилами раздела VII названного Кодекса («Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации»).

Юридическое лицо должно иметь полное и вправе иметь сокращенное фирменное наименование на русском языке (пункт 3 статьи 1473 Кодекса).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1473 Гражданским кодексом Российской Федерации юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, выступает в гражданском обороте под своим фирменным наименованием, которое определяется в его учредительных документах и включается в единый государственный реестр юридических лиц при государственной регистрации юридического лица.

На основании пункта 1 статьи 1474 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на фирменное наименование), в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях в рекламе, на товарах или их упаковках.

На основании пункта 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.

В силу пункта 3 статьи 1474 Гражданского кодекса Российской Федерации не допускается использование юридическим лицом фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию другого юридического лица или сходного с ним до степени смешения, если указанные юридические лица осуществляют аналогичную деятельность и фирменное наименование второго юридического лица было включено в единый государственный реестр юридических лиц ранее, чем фирменное наименование первого юридического лица.

Таким образом, в пункте 3 статьи 1474 Гражданского кодекса Российской Федерации сформулировано три признака противоправности использования другим лицом фирменного наименования правообладателя: во-первых,   тождественность   используемого   другим   лицом   обозначения фирменному наименованию правообладателя или сходство до степени смешения; во-вторых,  осуществление  данными  юридическими  лицами  аналогичной деятельности; в-третьих, более позднее включение в единый государственный реестр юридических лиц фирменного наименования другого лица.

Анализ данной нормы позволяет сделать вывод о том, что право на фирменное наименование подлежит защите при установлении совокупности признаков противоправности использования другим лицом фирменного наименования правообладателя.

Как разъяснено в пункте 59 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 5 и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», согласно пункту 3 статьи 1474 Гражданского кодекса Российской Федерации  не допускается использование юридическим лицом фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию другого юридического лица или сходного с ним до степени смешения, если указанные юридические лица осуществляют аналогичную деятельность и фирменное наименование второго юридического лица было включено в единый государственный реестр юридических лиц ранее, чем фирменное наименование первого юридического лица. При применении данной нормы судам необходимо учитывать: защите подлежит исключительное право на фирменное наименование юридического лица, раньше другого включенного в реестр, вне зависимости от того, какое из юридических лиц раньше приступило к соответствующей деятельности.

Юридическое лицо, нарушившее правила пункта 3 статьи 1474 названного Кодекса, обязано по требованию правообладателя прекратить использование фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию правообладателя или сходного с ним до степени смешения, в отношении видов деятельности, аналогичных видам деятельности, осуществляемым правообладателем, и возместить правообладателю причиненные убытки (пункт 4 статьи 1474 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно пункту 2 статьи 1475 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на фирменное наименование возникает со дня государственной регистрации юридического лица и прекращается в момент исключения фирменного наименования из Единого государственного реестра юридических лиц в связи с прекращением юридического лица либо изменением его фирменного наименования.

Истец имеет фирменное наименование открытое акционерное общество «Кондитерский концерн Бабаевский», где «открытое акционерное общество» - организационно-правовая форма, «Кондитерский концерн» - обозначение рода деятельности, «Бабаевский» - индивидуализирующая часть фирменного наименования.

Ответчик имеет полное фирменное наименование общество с ограниченной ответственностью «Сибирский торговый дом «Бабаевский», где «общество с ограниченной ответственностью» - организационно-правовая форма, «Сибирский торговый дом» - обозначение рода деятельности, «Бабаевский» - индивидуализирующая часть фирменного наименования.

Сокращенное фирменное наименование Ответчика - ООО «Сибирский ТД «Бабаевский», где «ООО» - сокращенное наименование организационно-правовой формы, «Сибирский ТД» - сокращенное обозначение рода деятельности, «Бабаевский» - индивидуализирующая часть фирменного наименования.

При анализе обозначений на предмет тождества или сходства до степени смешения подлежат учету следующие положения.

Как разъяснено в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

В соответствии с пунктом 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482 (далее - Правила № 482), применимых в порядке части 6 статьи 13 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В обоснование иска истец ссылался на то, что ответчик незаконно использует в своем фирменном наименовании словесное обозначение «Бабаевский», так как оно является частью товарного знака истца, входит в состав фирменного наименования истца, зарегистрированных ранее.

Основной сферой деятельности истца является производство и реализация различных видов кондитерских изделий, что подтверждается представленными истцом доказательствами: выпиской из ЕГРЮЛ, копиями дипломов и наград, копиями сертификатов и деклараций о соответствии, копиями страниц официального интернет-сайта, копиями договоров поставки продукции и товарно-транспортными накладными (л.д. 76-150 т. 1, л.д. 1-32 т. 2).

Основной сферой деятельности ответчика является реализация различных видов кондитерских изделий, а также фасовка кондитерских изделий с их последующей реализацией, что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ, страницами официального интернет-сайта, материалами произведенных истцом закупок, этикетками продукции (л.д. 33-71 т. 2).

В ЕГРЮЛ, помимо 46.36.2 Торговля оптовая шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями, указаны следующие дополнительные виды деятельности общества с ограниченной ответственностью «Сибирский торговый дом «Бабаевский»:

-  10.82 Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий;

-  10.82.2 Производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий;

-  10.82.3 Производство кондитерских изделий из сахара;

- 10.82.5 Производство засахаренных фруктов, орехов, цукатов из кожуры и прочих частей растений;

- 10.82.6 Производство кондитерских леденцов и пастилок;

- 46.15.9 Деятельность агентов по оптовой торговле прочими бытовыми товарами, не включенными в другие группировки;

- 46.17.1 Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами;

-    46.38 Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков;

- 46.90 Торговля оптовая неспециализированная;

-  47.24.2 Торговля розничная кондитерскими изделиями в специализированных магазинах;

- 47.24.21    Торговля   розничная   мучными   кондитерскими    изделиями   в специализированных магазинах;

-  47.24.22 Торговля розничная кондитерскими изделиями, включая шоколад, в специализированных магазинах;

- 47.29.3     Торговля    розничная    прочими    пищевыми    продуктами    в специализированных магазинах.

         В отношении ответчика истец приводит данные как о фактической деятельности, так и о деятельности, указанной в учредительных документах. При этом суд презюмирует фактическое осуществление этих видов деятельности ответчиком. Соответствующая презумпция обусловлена пунктом 2 статьи 51 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которому лицо, добросовестно полагающееся на данные ЕГРЮЛ, вправе исходить из того, что они соответствуют действительным обстоятельствам. Иными словами предполагается, что юридическое лицо - ответчик может осуществлять или осуществляет указанные в выписке из ЕГРЮЛ виды деятельности, пока не доказано иное.

Изучив представленные доказательства, суд приходит к выводу, что как фактические виды деятельности, так и виды деятельности, указанные в выписке из ЕГРЮЛ ответчика, являются аналогичными видам деятельности, осуществляемым истцом. Открытое акционерное общество «Кондитерский концерн Бабаевский» и общество с ограниченной ответственностью «Сибирский торговый дом «Бабаевский» действуют на едином экономическом рынке и нахождение истца и ответчика в разных субъектах Российской Федерации не может являться определяющим фактором невозможности пересечения интересов сторон в сфере их предпринимательской деятельности, поскольку они осуществляют аналогичные виды деятельности (коды 46.15.9; 46.17.1; 46.38; 46.90; 47.29.3), при этом, часть видов деятельности, непосредственно связанная с производством, предложением к продаже и реализацией различных видов кондитерских изделий полностью идентична (коды 46.36.2; 10.82; 10.82.2; 10.82.3; 10.82.5; 10.82.6; 47.24.22; 47.24.21; 47.24.2;).

Поскольку одна из целей нормы статьи 1474 Гражданского кодекса Российской Федерации это не допустить введение потребителей в заблуждение, использование ответчиком фирменного наименования, сходного до степени смешения с фирменным наименованием истца в отношении услуг по реализации товаров (любых, указанных в выписке из ЕГРЮЛ в отношении ответчика, не только кондитерских изделий) будет являться нарушением исключительных прав истца на фирменное наименование. Указанный вывод обусловлен длительной историей истца (осуществляет свою деятельность уже более 210 лет) и широкой известностью как производителя и продавца продуктов питания - кондитерских изделий. Известность истца, узнаваемость среди потребителей может быть использована ответчиком при реализации и иных продуктов питания, помимо кондитерских изделий (в особенности, смежных, например, по реализации чая или кофе) при этом потребитель будет ориентироваться на известное ему длительное время фирменное наименование.

Текущее фирменное наименование открытого акционерного общества «Кондитерский концерн Бабаевский» было зарегистрировано 10.04.1998 года, что подтверждается Свидетельством о регистрации изменений в учредительных документах от 10.04.1998 года.

Фирменное наименование правопредшественника общества с ограниченной ответственностью «Сибирский торговый дом «Бабаевский» (закрытое акционерное общество «Сибирский торговый дом «Бабаевский») было зарегистрировано 25.06.1998 года, фирменное наименование непосредственно ответчика - 25.11.2014.

Таким образом, право на текущее фирменное наименование истца возникло раньше, чем было зарегистрировано фирменное наименование ответчика.

С учетом изложенного, требования открытого акционерного общества «Кондитерский концерн Бабаевский» в порядке пункта 4 статьи 1474 Гражданского кодекса Российской Федерации являются обоснованными.

Вопреки мнению ответчика, различие организационно-правовой формы (открытое акционерное общество «Кондитерский концерн Бабаевский» и общество с ограниченной ответственностью «Сибирский торговый дом «Бабаевский») как части фирменного наименования само по себе не свидетельствует об отсутствии нарушения права на фирменное наименование. Указанный вывод содержится в пункте 17 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности».

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации также разъяснил, что для индивидуализации юридического лица важное значение имеет его наименование. Именно при сходстве произвольной части фирменного наименования как правило возникает угроза смешения юридических лиц.

Довод общества с ограниченной ответственностью «Сибирский торговый дом «Бабаевский» о наличии письменного согласия истца на использование ответчиком фирменного наименования суд признает заслуживающим внимания в связи со следующим.

В судебном заседании, руководитель и представитель ответчика сообщили о том, что в настоящее время общество с ограниченной ответственностью «Сибирский торговый дом «Бабаевский» осознает необходимость смены фирменного наименования и предпринимает определенные шаги для этого, фактически разногласия сторон сводятся к тому, в течение какого периода времени продолжалось незаконное использование фирменного наименования и товарного знака истца.

Обществом с ограниченной ответственностью «Сибирский торговый дом «Бабаевский» в материалы дела были представлены учредительный договор о создании закрытого акционерного общества «Сибирский Торговый Дом «Бабаевский» от 01.06.1998 года и протокол учредительного собрания от 01.06.1998 № 1(л.д. 73-75, 76-78 т. 2).

Анализируя представленные документы, суд приходит к выводу о том, что истец, обладая большинством голосов (51 %), вместе с остальными учредителями 01.06.1998 подписал учредительный договор о создании закрытого акционерного общества «Сибирский Торговый Дом «Бабаевский» (правопредшественник ответчика), то есть фактически дал свое письменное согласие на использование вновь созданным юридическим лицом  в составе фирменного наименования словесного обозначения «Бабаевский».

Представитель истца в судебном заседании факт подписания 01.06.1998 учредительного договора не отрицал, вместе с тем пояснил, что свою долю участия открытое акционерное общество «Бабаевское» так и не оплатило, в связи с чем в соответствии с частью 4 статьи  34 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акции поступили в распоряжение общества спустя год, т.е. в июне 1999 года. Таким образом, полагает истец, учитывая, что открытое акционерное общество «Кондитерский концерн Бабаевский» так и не стало участником ответчика, названный учредительный договор не может являться документом, подтверждающим согласие на использование ответчиком фирменного наименования и товарного знака, принадлежащих истцу.

С указанным выводом суд не согласен, поскольку факт неоплаты истцом своей доли акций, определенной учредительным договором, и последующая утрата интереса в участии вновь созданного юридического лица сам по себе не свидетельствует об отзыве ранее данного согласия на использование сходного фирменного наименования. Открытое акционерное общество «Кондитерский концерн «Бабаевский», действуя добросовестно и разумно, не могло не знать, что в соответствии с учредительным договором создано самостоятельное юридическое лицо с конкретным фирменным наименованием, в котором используется словесный элемент «Бабаевский», однако истец никак не выразил своего несогласия на использование указанного словесного элемента в фирменном наименовании ответчика.

Умолчание истца в рассматриваемом случае не может быть расценено как несогласие или запрет на использование ответчиком фирменного наименования со словом «Бабаевский».

При этом суд соглашается с доводом ответчика, что впервые с 1998 года о несогласии истца с использованием ответчиком сходного фирменного наименования последний узнал 27.11.2017 года при получении претензионного письма открытого акционерного общества «Кондитерский концерн Бабаевский» № 05-03/3412 от 17.11.2017 года с требованием прекратить незаконное использование фирменного наименования, сходного до степени смешения с фирменным наименованием ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский и товарным знаком «БАБАЕВСКИЙ» по свидетельству № 158618 (л.д. 26-29 т. 1).

Суждение истца о том, что с июня 1999 года у ответчика несколько раз возникала обязанность по внесению изменений в фирменное наименование, а именно:

-    28.07.2008: на эту дату у закрытого акционерного общества «Сибирский торговый дом «Бабаевский» в силу закона (статья 14 Федеральный закон от 18.12.2006 № 231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации») возникла обязанность привести свое фирменное наименование в соответствии с требованиями параграфа 1 главы 76 Гражданского кодекса Российской Федерации, т.е. исключить из него словесный элемент «Бабаевский» или прекратить аналогичную с открытым акционерным обществом «Кондитерский концерн Бабаевский» деятельность;

-       25.11.2014: при создании нового юридического лица (общества с ограниченной ответственностью «Сибирский торговый дом «Бабаевский») с новым фирменным наименованием ответчик должен был удостовериться, что новое наименование не нарушает исключительные права третьих лиц, в частности отрытого акционерного общества «Кондитерский концерн Бабаевский», судом рассмотрен и отклонен в связи с его необоснованностью.

Согласно статье 14 Федерального закона от 18.12.2006 № 231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» фирменные наименования юридических лиц, не соответствующие правилам параграфа 1 главы 76 Гражданского кодекса Российской Федерации, подлежат приведению в соответствие с этими правилами при первом после 1 января 2008 года изменении учредительных документов юридических лиц.

Поскольку истец дал согласие на использование словесного обозначения «Бабаевский», суд приходит к выводу о том, что участники ответчика с разрешения правообладателя (истца) правомерно включили это обозначение в фирменное наименование ответчика, а значит, последний приобрел право на свое фирменное наименование по воле истца.

При таких обстоятельствах, ответчик не может быть признан применительно к положениям пункта 4 статьи 54 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции, действовавшей до 01.01.2008, лицом, неправомерно использовавшим чужое фирменное наименование.

Суд соглашается с доводом истца о том, что обязанность внести изменения в фирменное наименование ответчика или прекратить аналогичную с открытым акционерным обществом «Кондитерский концерн Бабаевский» деятельность возникла у ответчика после получения претензионного письма № 05-03/3412 от 17.11.2017.

Довод ответчика о пропуске истцом срока исковой давности основан на неверном толковании норм права.

Факт незаконного использования ответчиком сходного до степени смешения фирменного наименования, начиная с ноября 2017 года, подтвержден имеющимися в материалах дела доказательствами и документально не опровергнут ответчиком. До настоящего времени нарушение прав открытого акционерного общества «Кондитерский концерн Бабаевский» не прекращено.

Следовательно, в данном случае нарушения прав истца носят длящийся характер, в связи с чем положения статьи 196 Гражданского кодекса Российской Федерации к спорным правоотношениям не применимы.

Указанный вывод согласуется с позицией, изложенной в определении Верховного Суда Российской Федерации от 13.04.2012 № 6-В12-1.

Помимо незаконного использования фирменного наименования истец указывает на незаконное использование ответчиком в составе своего фирменного наименования товарного знака «БАБАЕВСКИЙ».

Открытое акционерное общество «Кондитерский концерн Бабаевский» является правообладателем словесного товарного знака «БАБАЕВСКИЙ» по свидетельству № 158618, дата приоритета - 24.04.1996 года, дата регистрации - 17.11.1997 года, правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ «Кондитерские изделия».

Фирменное наименование правопредшественника общества с ограниченной ответственностью «Сибирский торговый дом «Бабаевский» было зарегистрировано 25.06.1998 года, следовательно, исключительное право истца на товарный знак возникло раньше исключительного права ответчика на фирменное наименование.

В силу пункта 6 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее, либо в случаях установления конвенционного или выставочного приоритета средство индивидуализации, которое имеет более ранний приоритет.

Обладатель такого исключительного права в порядке, установленном настоящим Кодексом, может требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, знаку обслуживания, признания недействительным патента на промышленный образец либо полного или частичного запрета использования фирменного наименования или коммерческого обозначения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.

Согласно статье 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Согласно статье 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883, запрещаются любые действия, способные вызвать смешение в отношении предприятий или продукции.

Согласно пункту 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Исходя из смысла статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, для установления факта незаконного использования товарного знака необходимо установить наличие сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с зарегистрированным товарным знаком истца и установить однородность товаров и/или услуг, в отношении которых применяется соответствующее обозначение ответчика и товарный знак истца.

Однородность признается по факту, если товары и услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

В соответствии с пунктами 41-44 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482 (далее – Правила № 482), обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 - 44 настоящих Правил.

 Словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно: 1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение; 2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; 3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях I понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей. Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 42 Правил № 482).

Товарный знак истца «БАБАЕВСКИЙ» по свидетельству № 158618 является словесным, выполнен заглавными буквами кириллического алфавита стандартным шрифтом черным цветом.

Фирменное наименование ответчика - общество с ограниченной ответственностью «Сибирский торговый дом «Бабаевский», где «общество с ограниченной ответственностью» - организационно-правовая форма, «Сибирский торговый дом» - обозначение рода деятельности, «Бабаевский» - индивидуализирующая часть фирменного наименования.

Сокращенное фирменное наименование Ответчика - ООО «Сибирский ТД «Бабаевский», где «ООО» - сокращенное наименование организационно-правовой формы, «Сибирский ТД» - сокращенное обозначение рода деятельности, «Бабаевский» - индивидуализирующая часть фирменного наименования.

Таким образом, единственным индивидуализирующим элементом фирменного наименования ответчика является словесный элемент «Бабаевский», выполненный, в соответствии с данными из ЕГРЮЛ, буквами кириллического алфавита стандартным шрифтом черным цветом.

С учетом тождества единственного индивидуализирующего элемента как сокращенного, так и полного фирменного наименования ответчика («Бабаевский») и товарного знака истца («БАБАЕВСКИЙ»), суд приходит к выводу о сходстве до степени смешения полного и сокращенного фирменного наименования ответчика и товарного знака истца по свидетельству № 158618.

Правовая охрана товарному знаку «БАБАЕВСКИЙ» по свидетельству № 158618 предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ «Кондитерские изделия».

Ответчик под своим фирменным наименованием оказывает услуги по реализации кондитерских изделий, а также осуществляет фасовку кондитерских изделий с целью их последующей реализации, что не оспаривается лицами, участвующими в деле.

Таким образом, необходимо установить, являются ли однородными товары «кондитерские изделия» и услуги по фасовке и реализации кондитерских изделий.

Согласно статье 2 Соглашения о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков от 15.06.1957, вступившего в силу для СССР с 26.06.1971, принятая классификация не связывает страны ни в отношении определения объема охраны товарного знака, ни в отношении признания знаков обслуживания. Классификация не имеет влияния на оценку однородности товаров и услуг.

Как следует из пункта 14.4.3 Правил № 482, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с пунктом 3.1 Методических рекомендаций № 198 для установления однородности товаров могут приниматься во внимание такие обстоятельства, как, в частности, род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа по перечисленным признакам в их совокупности в том случае, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Признаки однородности товаров подразделяются на основные и вспомогательные. К основным признакам относятся: род (вид) товаров; назначение товаров; вид материала, из которого изготовлены товары. Остальные признаки относятся к вспомогательным.

Чаще всего основанием для признания товаров однородными является их принадлежность к одной и той же родовой или видовой группе. При определении однородности товаров с учетом их назначения целесообразно принимать во внимание область применения товаров и цель применения (пункты 3.1.1, 3.1.2 Методических рекомендаций № 198).

При установлении однородности услуг целесообразно руководствоваться, в первую очередь, таким признаком, как назначение услуги, предназначенной для конкретного вида деятельности (реклама, страхование, воспитание и т.д.). Услуги, относящиеся к одному виду, но оказываемые в разных областях деятельности, не могут быть отнесены к однородным. Вместе с тем при определении однородности услуг может быть учтена их принадлежность к одному и тому же роду, виду (пункт 3.4 Методических рекомендаций № 198).

В пункте 3.5 Методических рекомендаций № 198 разъяснено, что однородными между собой могут быть признаны товары и услуги. Например, «программы для компьютеров» (9 класс МКТУ) и «составление программ для компьютеров» (42 класс МКТУ); «одежда» (25 класс МКТУ) и «пошив одежды» (40 класс МКТУ); «очки (оптика)» (9 класс МКТУ) и «услуги оптиков» (44 класс МКТУ); «издания печатные», «продукция печатная» (16 класс МКТУ) и «полиграфия», «печать офсетная» (40 класс МКТУ), «издание книг» (41 класс МКТУ).

Согласно пункту 3.6 Методических рекомендаций № 198 степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров и услуг, которые должны рассматриваться как однородные.

При этом пунктом 3.7. Методических рекомендаций № 198 установлено, что в ситуации, когда заявленное (исследуемое) обозначение и противопоставленный товарный знак (обозначение) являются тождественными или незначительно отличаются друг от друга, т.е. почти тождественны, однородными могут быть признаны товары и связанные с этими товарами услуги.

Таким образом, использование тождественного или сходного до степени смешения фирменного наименования в хозяйственном обороте при маркировке предоставляемых услуг по реализации товаров торговым предприятием способно вызвать смешение в отношении предприятия, осуществляющего ту же хозяйственную деятельность (производство однородных товаров под сходным знаком), порождая в сознании потребителя представление об изготовителе, не соответствующее действительности, либо создающее впечатление тесных деловых связей между пользователями сходными обозначениями.

Перечень услуг по реализации товаров (которые, по сути, относятся к услугам 35 класса МКТУ), в отношении которых ответчик использует свое фирменное наименование, тесно связан с товарами 30 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку истца, поскольку касается продвижения этих товаров (кондитерских изделий).

Как отмечено в пункте 4 Информационного письма Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 23.12.2011 № 2 «О формулировках терминов, идентифицирующих услуги, относящиеся к торговой деятельности, при включении их в перечень услуг 35 класса МКТУ», перечень товаров и услуг, содержащихся в МКТУ, не является исчерпывающим, поэтому термины, обозначающие услуги по продаже товаров, могут быть использованы с уточнениями по ассортименту реализуемых товаров или по сфере деятельности (например, «услуги по розничной продаже продуктов питания»). В таком случае услуги по реализации конкретных товаров могут быть признаны однородными этим товарам.

Таким образом, учитывая высокую степень сходства сравниваемого товарного знака и фирменного наименования, обусловленную тождеством индивидуализирующих словесных элементов; широкую известность товарного знака «Бабаевский» в отношении кондитерских изделий (используется в различных вариациях с 1922 года); известность правообладателя открытого акционерного общества «Кондитерский концерн Бабаевский» в качестве производителя и продавца кондитерских изделий уже более 210 лет; использование ответчиком фирменного наименования для оказания услуг по реализации кондитерских изделия, можно прийти к выводу об однородности товаров 30 класса МКТУ «кондитерские изделия» и связанные с этими товарами услуг 35 класса МКТУ «услуги по реализации кондитерских изделий».

Более того, представленные истцом доказательства свидетельствуют о том, что как до даты регистрации ответчика, так и на настоящий момент на российском рынке присутствует информация о товарах (кондитерских изделиях), маркированных обозначением «Бабаевский», производимых и реализуемых истцом, в силу чего у потребителя сформировалась устойчивая ассоциативная связь между товарным знаком «Бабаевский» и истцом, в силу чего использование ответчиком сходного фирменного наименования в отношении услуг по реализации кондитерских изделий способно ввести потребителя в заблуждение относительно товаров и их производителя. Указанное свидетельствует о принципиальной возможности возникновения у потребителя ложного представления о лице (ответчике), непосредственно оказывающем услуги по реализации конечному потребителю.

Суд также считает необходимым отметить, что общество с ограниченной ответственностью «Сибирский торговый дом «Бабаевский» помимо реализации кондитерских изделий осуществляет их фасовку, размещая, при этом, фирменное наименование в составе этикета, что подтверждается материалами произведенных истцом закупок продукции (л.д. 54-72 т. 2). Подобная деятельность также однородна товарам 30 класса МКТУ «кондитерские изделия» поскольку, как и в случае с размещением правообладателем в составе своего этикета товарного знака «БАБАЕВСКИЙ», предусматривает размещение в составе этикета сходного до степени смешения фирменного наименования.

С учетом изложенного, по результатам анализа представленных доказательств, суд приходит к выводу, что общество с ограниченной ответственностью «Сибирский торговый дом «БАБАЕВСКИЙ» использует фирменное наименование сходное до степени смешения с товарным знаком истца в отношении услуг, однородных товарам, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку, что является нарушением исключительных прав открытого акционерного общества «Кондитерский концерн Бабаевский».

В силу пункта 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В адрес ответчика было направлено претензионное письмо от 17.11.2017 № 05-03/3412  с требованием прекратить незаконное использование фирменного наименования, сходного до степени смешения с фирменным наименованием ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский и товарным знаком «БАБАЕВСКИЙ» по свидетельству № 158618. В ответе на претензионное письмо б/н от 02.12.2017 года ответчик сообщил об отказе в удовлетворении претензии и продолжил использование фирменного наименования по настоящее время.

Таким образом, открытое акционерное общество «Кондитерский концерн Бабаевский» с ноября 2017 года запретило обществу с ограниченной ответственностью «Сибирский торговый дом «Бабаевский» использовать товарный знак «Бабаевский» по свидетельству № 158618.

В соответствии со статьей 1250 Гражданского кодекса Российской Федерации интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Статьей 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о возмещении убытков к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

Как закреплено в подпункте 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 43.2 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 5/29), компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения.

В соответствии с пунктом 43.3 Постановления № 5/29, рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывает, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Руководствуясь критериями, установленными пункте 43.3 Постановления № 5/29 и пунктом 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации истец полагает соразмерным размер компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак «БАБАЕВСКИЙ» по свидетельству № 158618 в сумме 2 000 000 руб. Обосновывая заявленный размер компенсации, истец ссылается на следующее: факт нарушения прав на товарный знак выявлен не ответчиком, а истцом; обществом с ограниченной ответственностью «Сибирский торговый дом «Бабаевский» допущено нарушение одного из наиболее известных товарных знаков одного из крупнейших и старейших российских производителей кондитерских изделий (открытое акционерное общество «Кондитерский концерн Бабаевский»), обладающего существенной коммерческой ценностью и широко известного среди потребителей; нарушение ответчиком было совершено намеренно: истец уведомлял общество с ограниченной ответственностью «Сибирский торговый дом «Бабаевский»  о том, что является правообладателем зарегистрированного товарного знака и что его использование является нарушением исключительных прав, в адрес ответчика было направлено претензионное письмо № 05-03/3412 от 17.11.2017 года с требованием прекратить незаконное использование фирменного наименования, сходного до степени смешения с фирменным наименованием открытого акционерного общества «Кондитерский концерн Бабаевский и товарным знаком «БАБАЕВСКИЙ» по свидетельству № 158618, в ответе на претензионное письмо б/н от 02.12.2017 ответчик сообщил об отказе в удовлетворении претензии и продолжил незаконное использование фирменного наименования; ответчик допустил нарушение исключительных прав истца на товарный знак при использовании фирменного наименования несколькими способами: при предложении продукции к продаже посредством интернет-сайта http://stdb98.ru/index.html неограниченному кругу лиц, путем реализации продукции третьим лицам, путем фасовки продукции конкурентов истца для ее последующей продажи, что, по сути, является тремя самостоятельными нарушениями исключительных прав истца; ответчик является крупным дистрибутором и официальным представителем ведущих кондитерских фабрик страны, таким образом, ответчик незаконно использует в своем фирменном наименовании товарный знак «БАБАЕВСКИЙ» одного из крупнейших, старейших и известнейших производителей кондитерских изделий с целью продвижения продукции его конкурентов; в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ в отношении правопредшественника ответчика, первое после 01.01.2008 года изменение учредительных документов было зарегистрировано 28.07.2008. Таким образом, ответчик, в нарушение статьи 14 Федерального закона от 18.12.2006 № 231-ФЗ, не прекратил нарушение исключительных прав истца, а срок незаконного использования товарного знака составляет почти 10 лет.

Факт правонарушения - незаконное использование товарного знака истца, подтверждается материалами дела. Как было выше указано, о несогласии с дальнейшим использованием ответчиком товарного знака «БАБАЕВСКИЙ» в составе фирменного наименования, на официальном сайте, в рекламных и информационных материалах ответчик  узнал из претензионного письма от 17.11.2017 № 05-03/3418 (л.д. 26-29 т. 1).

В соответствии с положениями частей 2, 3 статьи 35 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» исполнительный орган общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников общества или об отказе в его проведении. В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников общества указанное общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.

Как установлено частью 1 статьи 8 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», государственная регистрация осуществляется в срок не более чем пять рабочих дней со дня предоставления документов в регистрирующий орган, если иное не предусмотрено названным Федеральным законом.

С учетом названных законоположений, получив 27.11.2017 претензионное письмо истца, ответчик, действуя добросовестно и разумно, до 01.ю01.2018 мог прекратить допущенные нарушения. При указанных обстоятельствах, учитывая фактическое время, необходимое для удовлетворения требований истца, срок незаконного использования товарного знака составляет полгода (с января по июнь 2018 года).

Представитель ответчика в судебном заседании пояснил, что размер компенсации надлежит исчислять пропорционально времени незаконного использования товарного знака, принадлежащего истцу.

Оценив по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные в материалы дела доказательства, оценив размер предъявленной к взысканию суммы компенсации,  исходя из требований разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения,  суд считает обоснованной и подлежащей взысканию компенсацию размере 100 000 руб. пропорционально времени незаконного использования товарного знака «БАБАЕВСКИЙ».

При этом при определении размера подлежащей взысканию компенсации суд основывался на внутренней оценке совокупности всех собранных по делу доказательств, учел характер и масштаб допущенного правонарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности (полгода), степень вины ответчика, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя (не совершал).

Истец также просит о защите своих прав в порядке статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации.

На основании пункта 1 статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения.

Открытое акционерное общество «Кондитерский концерн «Бабаевский» просит установить неустойку в размере 10 000 руб. за каждый день неисполнения судебного акта, начиная с 11 (одиннадцатого) календарного дня после вступления решения в законную силу по день его фактического исполнения.

Обосновывая заявленный размер неустойки, истец ссылается на  данные о выручке ответчика за 2016 год: 46 123 000 руб. (размер ежедневной  выручки за 2016 год / 365 дней = 126 364,38 руб.). Таким образом, взыскание с ответчика неустойки в размере 10 000 руб. (т.е. суммы, составляющей, примерно 8 % ежедневной выручки, что, с учетом обычаев делового оборота, по мнению истца, можно признать сопоставимым с чистой прибылью за день) за каждый день неисполнения судебного акта, начиная с одиннадцатого календарного дня после вступления решения в законную силу по день его фактического исполнения, является достаточной и обоснованной мотивацией для исполнения решения по настоящему делу ответчиком.

Представители ответчика заявленный ежедневный размер неустойки в сумме 10 000 руб. нашли явно несоразмерным последствиям и характеру допущенного нарушения, сообщили, что ссылка на данные о выручке общества за 2016 год является необоснованной,  поскольку нарушение прав истца состоялось не ранее получения ответчиком в ноябре 2017 года претензионного письма, таким образом, на дату судебного заседания нарушение длится не более 218 дней; кроме того, понятия «выручка» и «доход» по экономическому и юридическому смыслу не являются тождественными категориями; произведя контррасчет, ответчик полагает возможным удовлетворить требования истца в пределах 60 руб. неустойки в день.

В соответствии с неоднократно выраженной Конституционным Судом Российской Федерации правовой позицией (постановления от 30.07.2001 № 13-П, от 08.12.2009 № 19-П, от 14.05.2012 № 11-П, определение от 17.07.2007 № 487-О-О) защита нарушенных прав не может быть признана действенной, если судебный акт или акт иного уполномоченного органа своевременно не исполняется.

Неисполнение судебного акта или неоправданная задержка его исполнения, согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, сформулированной в постановлении от 25.01.2001 № 1-П, рассматривается как нарушение права на справедливое правосудие в разумный срок и предполагает необходимость выплаты справедливой компенсации лицу, которому причинен вред нарушением этого права.

Пунктом 1 статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации, действующей с 01.06.2015, предусмотрено, что в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1).

Как разъяснено в пунктах 28, 31, 32 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, в том числе предполагающего воздержание должника от совершения определенных действий, а также к исполнению судебного акта, предусматривающего устранение нарушения права собственности, не связанного с лишением владения (статья 304 Гражданского кодекса Российской Федерации), судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя (судебная неустойка). Суд не вправе отказать в присуждении судебной неустойки в случае удовлетворения иска о понуждении к исполнению обязательства в натуре. Судебная неустойка может быть присуждена только по заявлению истца (взыскателя) как одновременно с вынесением судом решения о понуждении к исполнению обязательства в натуре, так и в последующем при его исполнении в рамках исполнительного производства. Удовлетворяя требования истца о присуждении судебной неустойки, суд указывает ее размер и/или порядок определения. Размер судебной неустойки определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения должником выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации). В результате присуждения судебной неустойки исполнение судебного акта должно оказаться для ответчика явно более выгодным, чем его неисполнение.

Таким образом, целью присуждения судебной неустойки является побуждение должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, а основанием ее начисления - судебный акт о присуждении судебной неустойки.

Оценив представленные в материалы дела доказательства по правилам статей 65, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, руководствуясь названными законоположениями и разъяснениями высшей судебной инстанции, с учетом принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения, учитывая требования об обязательности и неукоснительности исполнения судебных актов, непредставление ответчиком доказательств невозможности устранения нарушения прав истца на протяжении полугода (с ноября 2017 года), а также принимая во внимание, что определение размера компенсации должно стимулировать ответчика к исполнению, но не должно приводить его к разорению и банкротству, учитывая степень затруднительности исполнения судебного решения (статья 35 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и статья 8 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»), суд приходит к выводу о возможности определения размера астрента, подлежащего взысканию с ответчика в пользу истца, как 5 000 (пять тысяч) руб. в день, подлежащих начислению по истечении 40 календарных дней с даты вступления судебного акта в законную силу.

Определенный судом размер астрента является сбалансированным, порядок его определения не противоречит действующему законодательству Российской Федерации. При этом суд отмечает, что взыскание судебной неустойки в заявленном истцом размере нарушило бы баланс интересов сторон,  что не допустимо.

При обращении с иском истец оплатил государственную пошлину в размере 39 000 руб. по платежному поручению № 22397 от 09.04.2018.

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины подлежат распределению пропорционально размеру удовлетворенных требований.

Руководствуясь статьями 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

запретить обществу с ограниченной ответственностью «Сибирский торговый дом «Бабаевский» (ИНН <***>, ОГРН <***>) использовать в составе полного и сокращенного фирменного наименования словесный элемент «Бабаевский», сходный до степени смешения с фирменным наименованием открытого акционерного общества «Кондитерский концерн Бабаевский» (ИНН <***>, ОГРН <***>), в отношении всех видов деятельности ответчика, указанных в ЕГРЮЛ (коды 46.36.2; 10.82; 10.82.2; 10.82.3; 10.82.5; 10.82.6; 46.15.9; 46.17.1; 46.38; 46.90; 47.24.2; 47.24.21; 47.24.22; 47.29.3).

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Сибирский торговый дом «Бабаевский» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу открытого акционерного общества «Кондитерский концерн Бабаевский» (ИНН <***>, ОГРН <***>) компенсацию за незаконное использование товарного знака «БАБАЕВСКИЙ»  по свидетельству № 158618 в соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в размере 100 000 руб., а также 7 650 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины, всего 107 650 руб.;

Присудить в пользу открытого акционерного общества «Кондитерский концерн Бабаевский» (ИНН <***>, ОГРН <***>) на случай неисполнения обществом с ограниченной ответственностью «Сибирский торговый дом «Бабаевский» (ИНН <***>, ОГРН <***>) судебного акта денежную сумму, подлежащую начислению по истечении 40 календарных дней с даты вступления судебного акта в законную силу в размере 5 000 (десять тысяч) руб. в день.

В удовлетворении остальной части требований отказать.

На решение суда может быть подана апелляционная жалоба в Седьмой  арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий одного месяца со дня его принятия.


Судья                                                                        Н.Н. Какушкина