Решение от 3 июля 2020 г. по делу № А70-21337/2019

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Хохрякова д.77, г.Тюмень, 625052,тел (3452) 25-81-13, ф.(3452) 45-02-07, http://tumen.arbitr.ru, E-mail: info@tumen.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


РЕШЕНИЕ

Дело №

А70-21337/2019
г. Тюмень
03 июля 2020 года
Резолютивная часть решения оглашена 25 июня 2020 года.

Решение в полном объеме изготовлено 03 июля 2020 года.

Арбитражный суд Тюменской области в составе судьи Бадрызловой М.М. при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании исковое заявление

ООО «Школьник» (ОГРН <***>, ИНН <***>)

к индивидуальному предпринимателю ФИО2 (ОГРНИП 318723200029891, ИНН <***>)

о запрете ответчику использовать обозначение ООО «Школьник» на вывесках, в информационно-справочных изданиях, информационно-коммуникационной сети «Интернет» для индивидуализации услуг магазина, и взыскании 200 000 руб. компенсации за нарушение прав на товарный знак № 632591

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО3 по доверенности от 09.10.2018,

от ответчика: ФИО4 по доверенности от 07.02.2020.

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «Школьник» (далее – истец) обратилось Арбитражный суд Тюменской области с иском к индивидуальному предпринимателю ФИО2 (далее – ответчик) о запрете ответчику использовать обозначение ООО «Школьник» на вывесках, в информационно-справочных изданиях, информационно-коммуникационной сети «Интернет» для индивидуализации услуг магазина, и взыскании 200 000 руб. компенсации за нарушение прав на товарный знак № 632591.

Исковые требования со ссылками на ст.ст.1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) мотивированы тем, что ответчик, осуществляя предпринимательскую деятельность, на вывесках в местах оказания услуг, использует обозначения для индивидуализации своего предприятия, которые идентичны и являются схожим до степени смешения с товарным знаком истца, использование ответчиком обозначений, сходных до степени смешения с товарным знаком истца является незаконным и подлежит изменению.

Истец в судебном заседании исковые требования поддержал в полном объеме.

Ответчик возражает по иску по доводам отзыва. По мнению ответчика, использование другими лицами слова «Школьник» в словесных комбинированных элементах (цвет, рисунки, форма, объем, содержание) для индивидуализации названия магазина не может признаваться нарушением исключительных прав.

Исследовав и оценив обстоятельства дела, заслушав истца и ответчика, суд считает, что иск подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, ООО «Школьник» (ОГРН <***>) позиционирует себя в качестве правообладателя исключительного права на обозначение «ШКОЛЬНИК», зарегистрированного в качестве товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 632591 с датой приоритета 08.02.2017 для услуг 35 класса МКТУ, в том числе «демонстрация товаров, продвижение продаж для третьих лиц, реклама, презентация товаров на всех медиа-средствах с целью розничной продажи».

В обоснование исковых требований истец указал на следующие обстоятельства.

По свидетельству истца, им выявлен факт того, что в г. Тюмени по адресам: <...>, <...>, <...> ИП ФИО2 без разрешения правообладателя использовалось обозначение «ШКОЛЬНИК», сходное до степени смешения с товарным знаком № 632591. При этом обозначение «ШКОЛЬНИК» использовалось ответчиком на вывеске магазина и в информационной сети Интернет для предложения товара сходного ассортимента неограниченному кругу лиц.

Истец утверждает, что сходство между обозначением «ШКОЛЬНИК» и товарным знаком по свидетельству Российской Федерации № 632591 «ШКОЛЬНИК», исключительное право на использование которого принадлежит истцу, очевидно и бесспорно исходя из фонетических и смысловых признаков.

Поскольку использование товарного знака ответчиком при осуществлении предпринимательской деятельности не прекращено, истец обратился в арбитражный суд с настоящим исковым заявлением.

Ответчик полагает, что имеются основания для оставления иска без расмотрения.

Согласно п. 2 ч. 1 ст. 148 АПК РФ арбитражный суд оставляет исковое заявление без рассмотрения, если после его принятия к производству установит, что истцом не соблюден претензионный или иной досудебный порядок урегулирования спора с ответчиком, если это предусмотрено федеральным законом или договором.

Оставляя иск без рассмотрения ввиду несоблюдения досудебного порядка урегулирования спора, суд должен исходить, в том числе из реальной возможности разрешения конфликта между сторонами при наличии воли сторон к совершению соответствующих действий, направленных на самостоятельное урегулирование спора. Формальные препятствия для признания несоблюденным досудебного порядка урегулирования спора не должны автоматически влечь оставление искового заявления без рассмотрения.

Истцом в материалы дела представлена переписка с ИП ФИО2 в марте 2019г, где Истец сообщает о нарушении его прав, предлагает добровольно убрать все материалы, нарушающие его исключительные права, а если ИП ФИО2 желает и дальше использовать обозначение «ШКОЛЬНИК» - Истец предлагает ему заключить лицензионный договор. Скриншоты переписки приобщены к материалам дела.

Оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, в том числе представленную истцом электронную переписку, исходя из того, что досудебный порядок урегулирования экономических споров представляет собой взаимные действия сторон материального правоотношения, направленные на самостоятельное разрешение возникших разногласий, принимая во внимание длительность рассмотрения дела в суде, отсутствие в поведении ответчика намерений добровольно и оперативно урегулировать возникший спор во внесудебном порядке, суд считает, что на основания для оставления искового заявления без рассмотрения отсутствуют.

Согласно ст.1248 ГК РФ, споры связанные с защитой нарушенных или оспоренных интеллектуальных прав, рассматриваются и разрешаются судом.

В соответствии с положениями ст.1225 ГК РФ товарный знак относится к средствам индивидуализации, охраняемым законом.

Поскольку спор возник из нарушения прав истца на товарный знак, служащий для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, в связи с чем, и по смыслу п.58.6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 29 от 26.03.2009 подведомственен арбитражному суду.

Исследовав материалы дела, проанализировав доводы истца, сопоставив их с нормами действующего законодательства, проверив их обоснованность, арбитражный суд пришел к выводу о правомерности требований истца на основании следующего.

Согласно пункту 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, если указанным Кодексом не предусмотрено иное (статья 1233).

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Гражданским кодексом Российской Федерации.

На основании пункта 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

При этом исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В силу пункта 3 той же статьи никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Как следует из правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 162 постановления Пленума № 10 от 23.04.2019 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

По смыслу статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации согласие правообладателя исключительного права на использование результата интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации другим лицом должно быть выражено явно и недвусмысленно. Право на использование результата интеллектуальной деятельности может быть предоставлено правообладателем другим лицам путем заключения лицензионного договора (статьи 1235, 1489 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Как следует из материалов дела, ООО «ШКОЛЬНИК» не предоставляло ИП ФИО2 права использовать товарный знак «ШКОЛЬНИК», а право на фирменное наименование ООО «ШКОЛЬНИК» возникло ранее, чем началось использование обозначения «ШКОЛЬНИК» ИП ФИО2

Такое использование нарушает п.2 ст. 1539, ст. 1484 Гражданского кодекса РФ, ст. 8 и ст. 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 г., запрещающей недобросовестную конкуренцию, к которой относится, в том числе, неправомерное использование чужого товарного знака и фирменного наименования.

Как следует из понятия недобросовестной конкуренции, установленного в ст. 4 Федерального закона «О защите конкуренции», для квалификации деяния в качестве акта недобросовестной конкуренции не обязательно установление факта возникновения убытков.

Достаточно только лишь установить саму возможность наступления таких убытков.

Согласно ст. 10.bis «Конвенции по охране промышленной собственности» заключенной в Париже 20.03.1883 (ред. от 02.10.1979), актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. В частности, подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной, или торговой деятельности конкурента.

ООО «ШКОЛЬНИК» как правообладатель товарного знака и фирменного наименования, в соответствии с п. 3 ст. 1539 и п. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса РФ, вправе требовать прекратить использование спорного обозначения.

Если иное не установлено ГК РФ, предусмотренные подп. 3 п. 1 и п. 3 ст. 1252 Кодекса меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав, допущенное нарушителем при осуществлении им предпринимательской деятельности, подлежат применению независимо от вины нарушителя, если такое лицо не докажет, что нарушение интеллектуальных прав произошло вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

При этом отсутствие вины нарушителя не освобождает его от обязанности прекратить нарушение интеллектуальных прав, а также не исключает применение в отношении него мер, предусмотренных подп. 5 п. 1 ст. 1252, подп. 2 п. 1 ст. 1252 ГК РФ, подп. 4 п. 1 ст. 1252, осуществляемых за счет нарушителя (п. 5 ст. 1250 Кодекса).

Истцом в материалы дела представлена переписка с ИП ФИО2 в марте 2019г, где Истец сообщает о нарушении его прав, предлагает добровольно убрать все материалы, нарушающие его исключительные права, а если ИП ФИО2 желает и дальше использовать обозначение «ШКОЛЬНИК» - Истец предлагает ему заключить лицензионный договор. Скриншоты переписки приобщены к материалам дела.

Таким образом, суд приходит к выводу о том, что ответчик еще в 2019г знал о нарушении прав истца.

Под товарным знаком понимается обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, на которое признается исключительное право (ст. 1477 ГК РФ).

Согласно ст. 1482 ГК РФ в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации в любом цвете или цветовом сочетании.

Обозначение «ШКОЛЬНИК» в полной мере способно выполнять индивидуализирующую функцию (в том числе товарного знака), вызывая необходимые и достаточные ассоциации для запоминания его потребителями как элемента, отличающего услуги Истца от аналогичных услуг иных лиц, и зарегистрировано в отношении услуг 35 класса МКТУ в качестве товарного знака.

Исключительное право на товарный знак подлежит защите до тех пор, пока предоставление правовой охраны этому товарному знаку не будет признано недействительным в установленном порядке (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 19.09.2019 N С01-913/2019 по делу N А32-1979/2019, Определение Верховного Суда РФ от 12.12.2017 N 309-ЭС17-19880 по делу N А76-28170/2014, Постановление Суда по интеллектуальным правам от 13.10.2014 N С01 -956/2014 по делу N А76-2339/2014). А значит, Истец обладает монополией на обозначение «ШКОЛЬНИК» в отношении услуг торговли до тех пор, пока не будет оспорено его право.

В силу пункта 1 статьи 1484 ГК РФ исключительное право использования товарного знака принадлежит лицу, на имя которого соответствующий товарный знак зарегистрирован (правообладателю).

Следовательно, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в защите права на товарный знак (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительным в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 ГК РФ (п.154 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации").

Вся информация о товарном знаке содержится в реестрах Роспатента https://www1.fips.ru/registers-web/ . Информационный ресурс «Открытые реестры» является справочным источником информации, которым может воспользоваться любое лицо для поиска сведений о зарегистрированных результатах интеллектуальной деятельности и средствах индивидуализации, а также иных сведений, касающихся статуса выданного патента/свидетельства или состояния производства по заявкам, поданным в Роспатент. Справочная информация структурирована по номеру патента/свидетельства или регистрационному номеру заявки.

Информационный ресурс «Открытые реестры» формируется на основании общедоступных сведений о зарегистрированных результатах интеллектуальной деятельности и средствах индивидуализации, внесенных в соответствующие государственные реестры и опубликованных в официальных изданиях Роспатента, путем периодического обновления.

Таким образом, Ответчик может самостоятельно ознакомиться со всеми сведениями о товарном знаке через официальные реестры Роспатента и убедиться, что словесный элемент «ШКОЛЬНИК» в товарном знаке охраняемый.

Доводы ответчика об отсутствии сходства до степени смешения используемого обозначения магазина «Магазин Школьник товары для школы и офиса» с товарным знаком истца «ШКОЛЬНИК» для потребителей услуг, подлежат отклонению.

Тождество между используемым Ответчиком обозначением «ШКОЛЬНИК», товарным знаком «ШКОЛЬНИК» и свободной частью фирменного наименования ООО «ШКОЛЬНИК» Истца по фонетическому и смысловому признакам очевидно, все они содержат тождественный словесный элемент. Элементы «Магазин, товары для школы и офиса» являются неохраняемыми, то есть не имеют индивидуализирующей функции ввиду своей описательной семантики (указание на вид предприятия и вид услуг).

Согласно ст.1479 ГК РФ исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности действует на территории Российской Федерации. Таким образом, монополия Истца распространяется на всю территорию Российской Федерации. Таким образом, доводы ответчика об отсутствии нарушения в связи с различным местонахождением Истца и Ответчика также являются несостоятельными.

На основании изложенного, материалами дела подтверждён факт нарушения ответчиком исключительного имущественного права истца, в связи с чем, требование истца о запрете индивидуальному предпринимателю ФИО2 использовать обозначение ООО «Школьник» на вывесках, в информационно-справочных изданиях, информационно-коммуникационной сети «Интернет» для индивидуализации услуг магазина, подлежит удовлетворению.

Также истцом заявлено требование о взыскании с ответчика компенсации за неправомерное использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации №632591 в размере 200 000 руб.

В силу п.3 ст.1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Согласно положениям ст. 1515 ГК РФ, лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок. При заявлении требований о взыскании компенсации правообладатель вправе выбрать один из двух способов расчета суммы компенсации.

В соответствии с п. 61 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» заявляя требование о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, Истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы, подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению.

В соответствии с абз. 4 п. 61 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» в качестве доказательств, подтверждающих расчет и стоимость нарушенного права допускается представление данных о стоимости исключительного права.

В обоснование своей позиции по делу, Истец представил лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака по свидетельству РФ № 632591, заключенный между ООО «Школьник» (Лицензиар) и ООО «Компания Гекон» (Лицензиат) сроком на 1 (один) год на условиях неисключительной лицензии.

Стоимость предоставления права пользования товарным знаком оценивается Лицензиаром в 100 000 (сто тысяч) рублей (п. 3.1. Лицензионного договора).

Текст Лицензионного договора был утверждён Арбитражным судом г. Москвы при утверждении мирового соглашения по делу № А40-260764/2018 между ООО «Школьник», ООО «Компания Гекон», ООО «Магазин Школьник» и индивидуальным предпринимателем ФИО5.

В настоящее время вышеназванный Лицензионный договор зарегистрирован в Роспатенте, дата и номер государственной регистрации договора-27.08.2019 РД0307868.

С учетом изложенного, принимая во внимание обстоятельства настоящего дела, и процессуальное поведение сторон в процессе рассмотрения иска, суд считает обоснованным применить заявленный истцом размер суммы компенсации, установленный п.4 ст.1515 ГК РФ, и взыскать с ответчика в пользу истца 200 000 руб. компенсации за незаконное использование ответчиком товарного знака «ШКОЛЬНИК».

На основании ч.1 ст.110 АПК РФ, в связи с удовлетворением иска в полном объеме, государственная пошлина в размере 13 000 руб. подлежит взысканию с ответчика в пользу истца.

Руководствуясь ст.ст.110, 167-171, 176 АПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить.

Запретить индивидуальному предпринимателю ФИО2 использовать обозначение ООО «Школьник» на вывесках, в информационно-справочных изданиях, информационно-коммуникационной сети «Интернет» для индивидуализации услуг магазина.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 в пользу ООО «Школьник» компенсацию за нарушение исключительных имущественных прав на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 632591, в размере 200 000 рублей, судебные расходы по уплате государственной пошлины в сумме 13 000 рублей, всего 213 000 рублей.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия путем подачи апелляционной жалобы в Восьмой арбитражный апелляционный суд через арбитражный суд Тюменской области.

Судья

Бадрызлова М.М.