Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

Дело № А40-296768/18-51-2424

город Москва

31 мая 2019 года

Резолютивная часть решения объявлена 29 мая 2019 года

Решение в полном объеме изготовлено 31 мая 2019 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

Судьи Козленковой О.В., единолично, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРОДА МОСКВЫ «МОСКОВСКИЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА И ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ МЕТРОПОЛИТЕН ИМЕНИ В.И.ЛЕНИНА» (ОГРН 

<

***>)

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ» (ОГРН 

<

***>)

о расторжении лицензионного договора № 1859м от 20 апреля 2017 года, взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки в размере 17 062 000 руб., 

третьи лица - АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТРОЙКА-Д БАНК» (ОГРН 

<

***>), ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МИЛВЕРТИН» (ОГРН 

<

***>), ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БУХТА ЛЭНД» (ОГРН 

<

***>), ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ» (ОГРН 

<

***>), ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «САМОЛЕТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ОГРН 

<

***>), ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «САМОЛЕТ-ТОМИЛИНО» (ОГРН 

<

***>), ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АБСОЛЮТ НЕДВИЖИМОСТЬ» (ОГРН 

<

***>), ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИСТОК» (ОГРН 

<

***>), АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОРПОРАЦИЯ ТЭН» (ОГРН 

<

***>)

при участии:

от истца – ФИО2, по дов. № ню-09/307 от 06 мая 2019 года; ФИО3, по дов. № ню-09/501 от 15 августа 2018 года;

от ответчика – ФИО4, по дов. № 5 от 01 марта 2019 года;

от третьего лица – АО «ТРОЙКА-Д БАНК» – не явилось, извещено;

от третьего лица – ООО «МИЛВЕРТИН» – ФИО5, по дов. № 55-18 от 05 октября 2018 года;

от третьего лица – ООО «БУХТА ЛЭНД» – ФИО5, по дов. № 6-18 от 13 февраля 2018 года;

от третьего лица – ООО «ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ» – ФИО5, по дов. № 13-18 от 13 февраля 2018 года;

от третьего лица – ООО «САМОЛЕТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» – ФИО5, по дов. № 12-18 от 13 февраля 2018 года;

от третьего лица – ООО «САМОЛЕТ-ТОМИЛИНО» – ФИО5, по дов. № 5-18 от 13 февраля 2018 года;

от третьего лица – ООО «АБСОЛЮТ НЕДВИЖИМОСТЬ» – ФИО6, по дов. № 25-30/17-Д от 28 сентября 2017 года;

от третьего лица – ООО «ИСТОК» – не явилось, извещено;

от третьего лица – АО «КОРПОРАЦИЯ ТЭН» – ФИО7, по дов. № 002-189 от 19 ноября 2018 года;

У С Т А Н О В И Л:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «МОСКОВСКИЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА И ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ МЕТРОПОЛИТЕН ИМЕНИ В.И.ЛЕНИНА» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ» (далее – ответчик) о расторжении лицензионного договора № 1859м от 20 апреля 2017 года, взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки в размере 17 062 000 руб.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 11 марта 2019 года в порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований на предмет спора, привлечены: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТРОЙКА-Д БАНК» (ОГРН 

<

***>), ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МИЛВЕРТИН» (ОГРН 

<

***>), ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БУХТА ЛЭНД» (ОГРН 

<

***>), ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ» (ОГРН 

<

***>), ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «САМОЛЕТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ОГРН 

<

***>), ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «САМОЛЕТ-ТОМИЛИНО» (ОГРН 

<

***>), ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АБСОЛЮТ НЕДВИЖИМОСТЬ» (ОГРН 

<

***>), ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИСТОК» (ОГРН 

<

***>), АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОРПОРАЦИЯ ТЭН» (ОГРН 

<

***>).

Третьи лица, АО «ТРОЙКА-Д БАНК», ООО «ИСТОК», извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, в судебное заседание не явились.

С учетом своевременного размещения информации о времени и месте судебного заседания на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет, спор рассмотрен в их отсутствие на основании статей 121, 123, 156 АПК РФ, п. 5 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17 февраля 2011 года № 12 «О некоторых вопросах применения АПК РФ в редакции Федерального закона от 27 июля 2010 года № 228-ФЗ «О внесении изменений в АПК РФ».

Ответчик  против удовлетворения заявленных требований возражает по доводам, изложенным в письменном отзыве.

Рассмотрев заявленные требования, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, исследовав и оценив в материалах дела доказательства, суд пришел к следующим выводам. 

Как следует из материалов дела, истец является обладателем исключительных прав на следующие товарные знаки:

- 

 по свидетельству РФ № 529187, приоритет: 11.06.2013, дата государственной регистрации: 10.12.2014, неохраняемые элементы товарного знака: изображение герба Москвы, в отношении товаров и услуг 09, 36 классов МКТУ;

-  по свидетельству РФ № 584941, приоритет: 16.07.2015, дата государственной регистрации: 24.08.2016, неохраняемые элементы товарного знака: все слова, в отношении товаров и услуг 07, 09, 12, 14, 18, 21, 25, 26, 28, 32,  33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45 классов МКТУ;

-  по свидетельству РФ № 585361, приоритет: 16.07.2015, дата государственной регистрации: 30.08.2016, неохраняемые элементы товарного знака: слова «Московский метрополитен», в отношении товаров и услуг 07, 09, 12, 14, 18, 21, 25, 26, 28, 32,  33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45 классов МКТУ;

- по свидетельству РФ № 584604, приоритет: 17.08.2015, дата государственной регистрации: 22.08.2016, в отношении товаров и услуг 07, 09, 12, 14, 18, 21, 25, 26, 28, 32,  33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45 классов МКТУ.

20 апреля 2017 года между истцом (лицензиаром) и ответчиком (лицензиатом) был заключен лицензионный договор № 1859м, согласно условиям которого лицензиар предоставляет лицензиату право использования товарных знаков«Тройка» по свидетельству № 529187, «Московский метрополитен» по свидетельству № 585361 и «Московский транспорт» по свидетельствам № 584604 и № 584941 на условиях простой (неисключительной) лицензии на территории Российской Федерации в отношении всех товаров и услуг, для которых зарегистрированы товарные знаки.

В соответствии с пунктом 1.2. договора, право использования товарных знаков предоставляется лицензиату сроком на 3 года с даты регистрации предоставления права использования товарного знака в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

26 мая 2017 года обеими сторонами был подписан акт приема-передачи права на использование товарных знаков.

Согласно сведениям с официального сайта ФИПС, дата и номер государственной регистрации договора: 20.07.2017 РД0227809.

В соответствии с пунктом 1.3. договора, качество товаров услуг, производимых/оказываемых лицензиатом с использованием товарных знаков, должно соответствовать установленным законодательством Российской Федерации требованиям, предъявляемым к данному виду товаров услуг.

Согласно пункту 1.5. договора, лицензиат имеет право передавать третьим лицам право использования товарных знаков (сублицензия) на тот же срок, а также в пределах тех прав и тех способов использования, которые предусмотрены договором для лицензиата, с последующим письменным уведомлением лицензиара о заключенных сублицензионных договорах не позднее 14 дней с момента их государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

В соответствии с пунктом 4.1. договора, за предоставление права использования товарных знаков лицензиат уплачивает лицензиару ежегодное вознаграждение в размере 100 000 руб.

В соответствии с пунктом 4.3. договора, за предоставление лицензиату права передачи третьим лицам права использования товарных знаков по сублицензионным договорам, лицензиат уплачивает лицензиару дополнительное вознаграждение в размере 10 % от суммы заключенных сублицензионных договоров.

Как установлено судом, 01 августа 2017 года ответчик заключил с АО «ТРОЙКА-Д БАНК» сублицензионный договор № 1Д1/17 о предоставлении права использования товарного знака по свидетельству РФ № 529187. 

14 августа 2017 года ответчик заключил с ООО «БУХТА ЛЭНД» сублицензионный договор № БЛ-232-17 о предоставлении права использования товарного знака по свидетельству РФ № 585361.

14 августа 2017 года ответчик заключил с ООО «ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ» сублицензионный договор № ПЛ-240-17 о предоставлении права использования товарного знака по свидетельству РФ № 585361.

14 августа 2017 года ответчик заключил с ООО «МИЛВЕРТИН» сублицензионный договор № М-91-17 о предоставлении права использования товарного знака по свидетельству РФ № 585361.

14 августа 2017 года ответчик заключил с ООО «САМОЛЕТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» сублицензионный договор № Д-306-17 о предоставлении права использования товарного знака по свидетельству РФ № 585361.

14 августа 2017 года ответчик заключил с ООО «САМОЛЕТ-ТОМИЛИНО» сублицензионный договор № СТ-144-17 о предоставлении права использования товарного знака по свидетельству РФ № 585361.

15 сентября 2017 года ответчик заключил с ООО «Абсолют Недвижимость» сублицензионный договор № ЛД 7/17 о предоставлении права использования товарного знака по свидетельству РФ № 585361.

16 октября 2017 года ответчик заключил с ООО «Исток» сублицензионный договор № ЛД 13/17 о предоставлении права использования товарного знака по свидетельству РФ № 585361.

27 ноября 2017 года ответчик заключил с АО «Корпорация ТЭН» сублицензионный договор № ЛД 17/17 о предоставлении права использования товарного знака по свидетельству РФ № 585361.

07 июня 2018 года истец направил в адрес ответчика запрос исх. № УД-25-13232/18 от 06 июня 2018 года о предоставлении согласованных лицензиатом дизайн макетов, образцов, экземпляров рекламно-информационных и иных материалов сублицензиатов по всем заключенным лицензиатом сублицензионным договорам; о предоставлении сведений обо всех способах фактического использования товарных знаках по свидетельствам №№ 585361, 584604, 584941.

12 июля 2018 года истец направил в адрес ответчика запрос исх. № УД-25-16118/18 от 09.07.2018 о предоставлении отчета об использовании товарных знаков.

20 августа 2018 года истец направил в адрес ответчика запрос исх. № УД-25-19498/18 от 15.08.2018 о предоставлении отчета об использовании товарных знаков.

В обоснование исковых требований истец указал, что ответчиком существенно нарушены обязательства по договору, а именно, ответчик неоднократно (2 раза) нарушил обязанность по предоставлению истцу отчета об использовании товарных знаков, предусмотренную п. 1 ст. 1237 ГК РФ, пунктом 2.6. договора. Также ответчик 9 раз в нарушение п. 1 ст. 1235 ГК РФ, пункта 1.5. договора передал право использования товарных знаков за пределами предоставленных ему договором прав, что выразилось в следующем:

- в предоставлении ответчиком сублицензиату права использования обозначений, сходных с товарным знаком лицензиара на основании пункта 1.3. сублицензионного договора № ЛД 1/17 от 01.08.2017: «под использованием товарного знака для целей настоящего договора понимается также использование сублицензиатом сходного с товарным знаком обозначения»;

- в предоставлении ответчиком сублицензиатам права использования товарного знака метрополитена не предусмотренными договором «иными способами» (т.е. любыми не запрещенными законодательством РФ способами) на основании пунктов 1.3. сублицензионных договоров от 14.08.2017 №№ БЛ-232-17, ПЛ-240-17, М-91-17, Д-306-17, СТ-144-17 и от 16.10.2017 № ЛД 13/17 (7 случаев нарушения);

- в предоставлении ответчиком сублицензиату права использования товарного знака не в том виде, в котором товарный знак зарегистрирован, на основании пункта 2.1.5. сублицензионного договора № ЛД 7/17 от 15.09.2017: «графическое изображение буквы «М» в петле без словесного обозначения «Московский метрополитен»; графическое изображение буквы «М» без петли и без словесного обозначения «Московский метрополитен», графическое изображение буквы «М» без засечек»;

- в предоставлении ответчиком сублицензиату права использования товарного знака не в том виде, в котором товарный знак зарегистрирован, на основании сублицензионного договора № ЛД 17/17 от 27.11.2017.

Истец указал, что указанные нарушения являются существенными, поскольку создали условия для 8 нарушений исключительных прав истца со стороны сублицензиатов. Нарушения выразились в использовании последними товарного знака тстца по свидетельству № 585361 путем размещения на интернет-сайтах в соответствии с приведенными условиями сублицензионных договоров, но за пределами предоставленных ответчику прав (не в том виде, в котором знак зарегистрирован):

1) сублицензиатом ООО «Милвертин» (сублицензионный договор № М-91-17 от 14.08.2017) на интернет-сайте https://vnukovosamolet.ru/, https://vnukovosamolet.ru.commerce/ размещено изображение указанного комбинированного товарного знака истца с отсутствующим обводом буквы «М» и измененной формой и цветом указанной буквы;

2) сублицензиатом ООО «Самолет Девелопмент» (сублицензионный договор № Д-306-17 от 14.08.2017) на интернет-сайте https://lubercysamolet.ru/, https://lubercysamolet.ru/placement/ размещено изображение указанного комбинированного товарного знака истца с отсутствующим обводом буквы «М» и измененной формой и цветом указанной буквы;

3) сублицензиатом ООО «Абсолют недвижимость» (сублицензионный договор № ЛД 7/17 от 15.09.2017) на следующих 6 интернет-сайтах: http://khimki-absrealty.ru/, http://www.absrealty.ru/, http://vnukovo-city.ru/, http://www.peredelkino-park.ru/, http://novo-grad-pavlino.ru/, http:// www.moscovsky-park.ru/about размещено изображение указанного комбинированного товарного знака истца с отсутствующим обводом буквы «М» и измененной формой и цветом указанной буквы.

Ответчик в нарушение пункта 2.9. договора не предоставил истцу копии сублицензионных договоров.

Пунктом 2.9. договора установлена обязанность лицензиата предоставлять лицензиару копии сублицензионных договоров в течение 10 дней с момента их заключения. 

Истец указал, что согласно информации, размещенной на официальном сайте ФИПС, ответчиком заключено около 40 сублицензионных договоров. Истец считает, что непредставлением копий сублицензионных договоров ответчик фактически отказался в одностороннем порядке от исполнения обязанности по их предоставлению, установленной пунктом 2.9. договора. 

Ответчик в нарушение пункта 2.10. договора не предоставил истцу копии ежеквартальных отчетов о количестве заключенных договоров.

Пунктом 2.10. договора установлена обязанность лицензиата предоставлять лицензиару ежеквартальные отчеты о количестве заключенных договоров и размере вознаграждения по ним в срок не позднее последнего числа месяца соответствующего квартала.

В нарушение пункта 2.10. договора ответчиком не предоставлены отчеты за 3, 4 кварталы 2017 года, 1, 2 кварталы 2018 года; отчет за 3 квартал 2018 года представлен с нарушением срока на 11 дней. Истец считает, что непредставлением отчетов ответчик фактически отказался в одностороннем порядке от исполнения обязанности по их предоставлению, установленной пунктом 2.10. договора.

Согласно пункту 1 статьи 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

В соответствии с пунктом 5 статьи 1235 ГК РФ по лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное.

В соответствии со статьями 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов; односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 450 ГК РФ изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено этим Кодексом, другими законами или договором.

По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только: 1) при существенном нарушении договора другой стороной; 2) в иных случаях, предусмотренных данным Кодексом, другими законами или договором.

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

Как установлено судом, 22 ноября 2018 года истец направил в адрес ответчика предложение исх. № УД-25-27492/18 от 20 ноября 2018 года о расторжении договора (предусмотренный пунктом 2 статьи 452 ГК РФ порядок истцом соблюден).

Суд считает, что истцом не доказано существенное нарушение ответчиком условий договора.

Как установлено судом, в ответ на запросы истца ответчик направлял необходимые отчеты, а именно:

- на запрос истца от 06.06.2018 № Уд-25-13232/18 ответчиком своевременно был направлен ответ от 25.06.2018 № 33;

- на запрос истца от 09.07.2018 № УД-25-16118/18 ответчиком своевременно был направлен ответ от 17.07.2018 № 40;

- на запрос истца от 15.08.2018 № УД-25-19498/18 ответчиком был направлен ответ от 10.09.2018 № 58, задержка в направлении ответа составила 2 календарных дня.

Ответчик заявил, что ответы направлялись истцу нарочно (отметки о получении не проставлялись, поскольку документы направлялись в период бесконфликтного исполнения сторонами своих договорных обязательств). Также на основании просьбы истца, изложенной в вышеперечисленных запросах, ответы продублированы ответчиком на электронную почту Главного специалиста - начальника сектора интеллектуальной собственности Юридической службы ГУП «Московский метрополитен» ФИО3 - isaikin-dy@mosmetro.ru. Направление ответов ответчиком в электронном виде по указанному истцом адресу электронной почты подтверждается распечаткой переписки между Ответчиком (адрес эл. почты ответчика - intelab2016@gmail.com, адрес эл. почты истца - isaikin-dy@mosmetro.ru.

В соответствии с п.65 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса РФ» если не установлено иное законом или договором и не следует из обычая или практики, установившейся во взаимоотношениях сторон, юридически значимое сообщение может быть направлено, в том числе посредством электронной почты, когда можно достоверно установить, от кого исходило сообщение и кому оно адресовано.

В рассматриваемом споре лицензионный договор содержит информацию об электронных адресах как истца (в главе - реквизиты), так и ответчика (пункт 10.5. договора), т.е. стороны при подписании договора не только не исключили возможность обмена информацией и юридически значимыми сообщениями посредством электронной почты, а прямо предусмотрели такую возможность. Практика исполнения лицензионного договора, установившаяся во взаимоотношениях сторон, также свидетельствует о том, что обмен информацией и документами между истцом и ответчиком в основном осуществлялся посредством электронной почты.

Довод истца о том, что адрес isaikin-dy@mosmetro.ru не указан в лицензионном договоре, в связи с чем ответчиком не доказан факт надлежащего уведомления истца, судом отклоняется, поскольку сам истец в запросах исх. № УД-25-13232/18 от 06 июня 2018 года, исх. № УД-25-16118/18 от 09.07.2018, исх. № УД-25-19498/18 от 15.08.2018 указал, что копию ответа со всеми приложениями прошу направить дополнительно на адрес электронной почты isaikin-dy@mosmetro.ru.

Суд считает, что к спорным правоотношениям подлежит применению принцип эстоппель и положения пункта 4 статьи 1, статьи 10 ГК РФ, не допускающие возможность извлечения выгоды из недобросовестного поведения.

В силу пункта 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 ГК РФ, арбитражный суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

Под злоупотреблением правом также понимается ситуация, когда лицо действует в пределах предоставленных ему прав, но недозволенным способом. В силу международного принципа эстоппель, который признается Конституцией Российской Федерации (статья 15), сторона лишается права ссылаться на возражения в отношении ранее совершенных действий и сделок, а также принятых решений, если поведение свидетельствовало о его действительности. Главная задача принципа эстоппель - не допустить, чтобы вследствие непоследовательности в своем поведении сторона получила выгоду в ущерб другой стороне, которая добросовестным образом положилась на определенную юридическую ситуацию, созданную первой стороной. Кратко принцип «эстоппель» можно определить, как запрет ссылаться на обстоятельства, которые ранее признавались стороной бесспорными исходя из ее действий или заверений.

Кроме того, как установлено судом, письма исх. № 58 от 10.09.2018, исх. № 67 от 01.10.2018 были направлены ответчиком в адрес истца средствами почтовой связи 11.09.2018, 01.10.2018, соответственно, что подтверждается приложенными к отзыву копиями описей вложения и почтовых квитанций.

Истец заявил, что ответчик предоставил сублицензиату по договору № ЛД 1/17 от 01.08.2017 (пункт 1.3. сублицензионного договора) право использовать товарный знак истца, под которым понималось также использования обозначений, сходных с товарным знаком истца.

В соответствии с п. 3 ст. 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Суд считает, что истец не представил доказательств, подтверждающих факт использования сублицензиатом обозначений, сходных с товарным знаком истца, в результате которого возникает вероятность смешения.

Наличие в сублицензионном договоре положения об использовании сходного с товарным знаком истца обозначения само по себе не образует состав нарушения.

Также следует отметить, что в сублицензионном договоре используется формулировка «сходного с товарным знаком», что можно толковать, как возможность использования иных знаков, сходных (например, состоящих из буквы М), но не до степени смешения.

Закон также не устанавливает запрет на использование третьими лицами обозначений, сходных с товарным знаком правообладателя, которые не приводят к вероятности смешения относительно производителя товара/услуги.

Таким образом, спорная формулировка сублицензионного договора никак не связана с объемом прав на использование товарного знака истца, переданных истцом ответчику по лицензионному договору, и в дальнейшем переданных ответчиком сублицензиату, а лишь закрепляет предусмотренную законом возможность использования сходных обозначений, если это не влечет смешения.

Таким образом, ответчик не передал в данном случае сублицензиатам право использования товарного знака за пределами предоставленных ему истцом прав.

Истец заявил, что ответчик предоставил сублицензиатам по ряду сублицензионных договоров (от 14.08.2017 №№ БЛ-232-17, ПЛ-240-17, М-91-17, Д-306-17, СТ-144-17 и от 16.10.2017 № ЛД 13/17) права использования товарного знака не предусмотренными лицензионным договором «иными способами».

Как указал ответчик, под «иными способами» в сублицензионных договорах сторонами подразумевалась конкретизация обозначенных в лицензионном и сублицензионном договоре очень широко сформулированных способов использования товарного знака, а именно, таких способов использования, как «в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе» (абзац 6 пункта 1.4. лицензионного договора) и «в сети Интернет» (абзац 7 пункта 1.4. лицензионного договора).

Кроме того, истец не указывает, каким образом его права нарушены, и какой ущерб причинен включением в сублицензионный договор формулировки «иные способы».

Также следует отметить, что трактовка истца «иными способами, т.е. любыми не запрещенными законодательством РФ способами» основывается на субъективном восприятии истца слов «иными способами».

Истец заявил, что ответчик предоставил сублицензиатам право использования товарного знака не в том виде, в котором товарный знак зарегистрирован: «Графическое изображение буквы «М» без петли и без словесного обозначения «Московский метрополитен», графическое изображение буквы «М» без засечек».

В соответствии со ст. 1489 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона -обладатель исключительного права на товарный знак (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования товарного знака в определенных договором пределах с указанием или без указания территории, на которой допускается использование, в отношении всех или части товаров, для которых зарегистрирован товарный знак.

Таким образом, предметом лицензионного договора может быть товарный знак, а не его отдельные элементы.

Также законодательство не содержит запрета на использование элементов товарного знака.

Напротив ст. 1486 ГК РФ предусматривает случаи использования товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

В результате анализа положений п. 3 ст. 1484, ст. 1489, ст. 1515 ГК РФ, устанавливающих ответственность за нарушения прав на товарный знак, можно сделать вывод, что законное использование (на основании лицензионного договора) товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющих существа товарного знака, не является нарушением исключительных прав.

В данном случае ответчик действовал в рамках переданных ему прав, так как истец предоставил право использования всех элементов товарного знака: буквы «М», петли вокруг нее, словесного обозначения «Московский метрополитен» - неохраняемый элемент). Использование не всех элементов товарного знака, а только некоторых из них, не является превышением объема полученных прав, напротив, товарный знак используется в меньшем объеме, чем это предусмотрено лицензионным договором.

Переход права использования по указанным сублицензионным договорам зарегистрирован Федеральной службой по интеллектуальной собственности в соответствии с действующим законодательством, что подтверждается следующими записями в реестре: 12.02.2018 РД0243773, 21.05.2018 РД0252247, 01.06.2018 РД0254211 и прочие.

Государственная регистрация перехода прав осуществлена на основании и в соответствии с Правилами государственной регистрации распоряжения исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных по договору и перехода исключительного права на указанные результаты интеллектуальной деятельности без договора (далее - Правила), утвержденными постановлением Правительства РФ от 24.12.2015 № 1416.

В соответствии с пунктом 3 Правил государственная регистрация распоряжения исключительным правом и перехода исключительного права осуществляется при соблюдении, в том числе условия, что права, являющиеся предметом договора, не выходят за пределы имеющихся у сторон договора прав.

Таким образом, федеральный орган государственной власти подтвердил достаточный объем прав у ответчика для заключения рассматриваемых сублицензионных договоров на согласованных условиях.

Суд также учитывает, что истец получал вознаграждение от ответчика за предоставление права передачи третьим лицам права использования товарных знаков. До момента направления искового заявления в суд истец ни по одному сублицензионному договору не требовал от ответчика прекратить использовать принадлежащий ему товарный знак какими-то «иными», нарушающими его права, способами.

В соответствии со ст. 1 ГК РФ стороны при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно.

Согласно постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» Оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации.

Учитывая изложенное, факт того, что истец в течение полутора лет не направлял ответчику требования о нарушении его законных прав и интересов, при этом продолжая исполнять свои обязательства и получать денежное вознаграждение, свидетельствует о недобросовестности.

Кроме того, ответчик представил в материалы дела распечатки страниц указанных истцом сайтов, из которых следует, что: на интернет-сайте www.vnukovosamolet.ru используется условное обозначение метрополитена, как вида городского транспорта, не являющееся сходным до степени смешения с товарным знаком истца; на интернет-сайте www.lubercysamolet.ru используется условное обозначение метрополитена, как вида городского транспорта, не являющееся сходным до степени смешения с товарным знаком истца; на интернет-сайтах www.khimki-absrealty.ru, www.absrealty.ru, www.peredelkino-park.ru, www.novo-urad-pavlino.ru, www.moskovskv-park.ru используется товарный знак истца. На интернет-сайте www.vnukovo-sity.ru используется условное обозначение метрополитена, как вида городского транспорта, не являющееся сходным до степени смешения с товарным знаком истца.

При этом суд считает необходимым указать, что представленные обеими сторонами скриншоты в нарушение пункта 55 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» не содержат точного времени их получения.

В предварительном судебном заседании судом получены сведения из Whois об администраторах 8 доменных имен, согласно которым: администратором доменного имени «vnukovosamolet.ru» является ООО «МИЛВЕРТИН»; администратором доменного имени «lubercysamolet.ru» является ООО «САМОЛЕТ ДЕВЕЛОПМЕНТ»; администратором доменных имен «khimki-absrealty.ru», «absrealty.ru», «vnukovo-city.ru», «peredelkino-park.ru», «novo-grad-pavlino.ru», «moscovsky-park.ru» является ООО «АБСОЛЮТ НЕДВИЖИМОСТЬ».

Суд также учитывает, что сублицензиатами являются застройщики жилых комплексов, которым необходимо на своих интернет-сайтах довести до сведения потенциальных покупателей информацию о том, что определенный жилой комплекс будет располагаться вблизи какой-либо станции метро. Таким образом, довести до потребителя сведения о местоположении, в котором истец оказывает свою услугу по перевозке пассажиров. Сублицензиаты, принимая во внимание, что буква «М» является частью комбинированного зарегистрированного товарного знака, принадлежащего истцу, и, являясь добросовестными участниками рыночных отношений, заключили с ответчиком сублицензионные договоры на использование указанного товарного знака и исправно уплачивают сублицензионные платежи.

Таким образом, действия и ответчика, и сублицензиатов законны, а формулировки сублицензионных договоров не свидетельствуют о намерении ответчика предоставить право использования товарного знака за пределами тех прав и способов, которые предусмотрены лицензионным договором.

Истец утверждает, что ответчик не представил ему копии заключенных сублицензионных договоров, при этом копии договором приложены истцом к иску. Доказательств того, что данные копии получены истцом из ФИПС, а не от ответчика, истец не представил.

Истец утверждает, что ответчик не предоставил истцу копии ежеквартальных отчетов о количестве заключенных договоров.

В соответствии с пунктами 2.10., 4.3., 4.4. договора на основании ежеквартальных отчетов о количестве заключенных сублицензионных договоров истец исчисляет дополнительное вознаграждение и выставляет ответчику счета на оплату.

Истец утверждает, что ежеквартальные отчеты за 3, 4 кварталы 2017 года, 1, 2 кварталы 2018 года им не получены. При этом истец исчислил свое дополнительное вознаграждение за указанные кварталы и выставил ответчику соответствующие счета. Ответчик счета оплатил (платежное поручение № 89 от 10.08.2017 - оплата по счету № 3242 от 08.08.201, платежное поручение № 127 от 13.10.2017 - оплата по счету № 4114 от 03.10.2017, платежное поручение №187 от 25.12.2017 - оплата по счету № 5533 от 21.12.2017, платежное поручение № 60 от 02.04.2018 - оплата по счету № 1412 от 28.03.2018).

Суд считает, что истец не указал, какой именно возник ущерб и от каких именно «существенных» нарушений ответчиком договора. Также в исковом заявлении отсутствуют какие-либо доказательства размера возникшего ущерба, а также отсутствуют доказательства причинно-следственной связи между нарушениями и возникшим ущербом.

На основании изложенного, суд признает заявленное истцом требование о расторжении лицензионного договора № 1859м от 20 апреля 2017 года не подлежащим удовлетворению.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Требование истца о взыскании с ответчика компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки в размере 17 062 000 руб. удовлетворению не подлежит, поскольку взыскание компенсации в соответствии со статьями 1252, 1515 ГК РФ является внедоговорной мерой ответственности, в то время как истец ссылается на нарушение ответчиком лицензионного договора (постановление Суда по интеллектуальным правам по делу № А40-39530/18 от 22 января 2019 года).

По смыслу статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе потребовать компенсацию только в случае незаконного использования товарного знака, в данном же случае товарный знак истца используется законно, на основании лицензионного и сублицензионных договоров, истец в установленном договором порядке и сроки получает вознаграждение за использование товарного знака.

Доводы истца о недополучении потенциального дохода, наличии упущенной выгоды для рассмотрения настоящего дела правового значения не имеют, учитывая избранный истцом способ защиты нарушенных права в виде взыскания компенсации, предусмотренной подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

Расходы истца по уплате государственной пошлины в соответствии со ст. 110 АПК РФ возлагаются на истца.

Руководствуясь ст.ст. 9, 65, 110, 123, 156, 167-170 АПК РФ,  

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в течение месяца с момента принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья: О.В. Козленкова