Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

Дело № А40-128465/17-91-1116

г. Москва

29 ноября 2017 года.

Резолютивная часть решения объявлена 22 ноября 2017 года.

Полный текст решения изготовлен 29 ноября 2017 года.

Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Шудашовой Я.Е.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1

рассмотрев в открытом судебном заседании (15 – 22 ноября 2017 года с учетом перерыва) 

дело по иску Открытого акционерного общества «Московский ювелирный завод» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>, 115533, 

<

...>)

к Обществу с ограниченной ответственностью «Небо в алмазах» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>, 119002, 

<

...>)

о защите исключительных прав на товарный знак;

с привлечением к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, 

1) Акционерного общества «Региональный Сетевой Информационный Центр» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>, 123308, Москва, ул. 3-я Хорошевская, дом 2, стр. 1); 

2) Общества с ограниченной   ответственностью «ЯНДЕКС» (ОГРН: 

<

***>, ИНН 

<

***>, 119021, Москва, ул. Льва Толстого, д. 16); 

3) Общества с ограниченной ответственностью «Рамблер Интернет Холдинг» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 115280, Москва, ул. Ленинская Слобода, 19); 

4) Общества с ограниченной ответственностью «Гугл» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 115035, Москва, ул. Балчуг, д.7);

при участии в судебном заседании представителей:

от истца – ФИО2 доверенность № 136/2017 от 24.04.2017;

от ответчика – ФИО3 доверенность от 14.11.2017, ФИО4 генеральный директор выписка из ЕГРЮЛ от 21.11.2017 ( после перерыва);

от третьего лица 1 - не явился, извещено надлежащим образом;

от третьего лица 2 - ФИО5 доверенность № 65 от 30.03.2016; 

от третьего лица 3 - не явился, извещено надлежащим образом;

от третьего лица 4 - ФИО6 доверенность от 17.11.2016;.

УСТАНОВИЛ:

Открытое акционерное общество «Московский ювелирный завод» (далее также - Завод, истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью «Небо в алмазах» (далее также – Общество, Ответчик)  о защите исключительных прав на товарный знак,  согласно которому просит: пресечь нарушение исключительных прав истца на товарный знак (МОСКОВСКИЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД) путем запрета Обществу с ограниченной ответственностью «Небо в алмазах» на использование товарного знака в сети «Интернет» в рекламных объявлениях, в доменных именах (и при других способах адресации);  обязании Общества с ограниченной ответственностью «Небо в алмазах» удалить из сети «Интернет» рекламные объявления, доменные имена (другие способы адресации) использующие товарный знак в его интересах.

В порядке ст. 51 АПК РФ, к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены: Акционерное общество «Региональный Сетевой Информационный Центр» (далее также – третье лицо 1);  Общество с ограниченной ответственностью «ЯНДЕКС» (далее также – третье лицо 2); Общество с ограниченной ответственностью «Рамблер Интернет Холдинг» (далее также – третье лицо 3); Общество с ограниченной ответственностью «Гугл» (далее также – третье лицо 4).

В судебное заседание (15 – 22 ноября 2017 года с учетом объявленного судом перерыва)  явились представители истца, ответчика, третьих лиц 2 и 4. 

Третьи лица 1 и 3 в судебное заседание не явились, о месте и времени рассмотрения дела извещены надлежащим образом, дело рассмотрено в их отсутствие в порядке ст. 156 АПК РФ. 

В судебном заседании представителем истца представлено заявление об уточнении исковых требований, согласно которому просит:  пресечь нарушение исключительных прав Открытого акционерного общества «Московский ювелирный завод» на товарный знак (Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 594997 (выдано Федеральной службой по интеллектуальной собственности на основании заявки № 2014738924, зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 16 ноября 2016 года) и Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 605955 (выдано Федеральной службой по интеллектуальной собственности на основании заявки № 201571642, зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 16 февраля 2017 года):

- путем запрета Обществу с ограниченной ответственностью «Небо в алмазах» на использование товарного знака в сети «Интернет» в рекламных объявлениях, в доменных именах (и при других способах адресации); 

обязать Общество с ограниченной ответственностью «Небо в алмазах» удалить из сети «Интернет» рекламные объявления, доменные имена (другие способы адресации) использующие товарный знак в его интересах

Уточнения исковых требований приняты судом в порядке ст. 49 АПК РФ.

В судебном заседании представитель истца заявленные требования поддержал по основаниям, изложенным в исковом заявлении, с учетом уточнений к нему. 

Представители ответчика, третьих лиц 2 и 4 против иска возражали согласно доводам, изложенным в отзывах на исковое заявление. 

Рассмотрев материалы дела, выслушав объяснения представителей сторон, оценив представленные доказательства, суд приходит к следующим выводам.

Как следует из материалов дела, Завод является правообладателем комбинированного товарного знака , выполненного в темно-бордовом и золотом цветовых сочетаниях, по свидетельству Российской Федерации № 594997 с приоритетом от 20.11.2014, зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 16.11.2016, дата истечения срока действия исключительного права 20.11.2024. 

Товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 594997 зарегистрирован в отношении товаров и услуг 08-го, 14-го, 16-го, 35-го, 40-го и 42-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ)».

Также истец является правообладателем комбинированного товарного знака , выполненного в темно-бордовом, золотом, светло-коричневом, бежевом цветовом сочетании, по свидетельству Российской Федерации № 605955 с приоритетом от  02.06.2015, зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 16.02.2017, дата истечения срока действия исключительного права 02.06.2025. 

В обоснование заявленных требований истец указывает следующее.

Открытое акционерное общество «Московский ювелирный завод» является одним из старейших и известнейших предприятий на российском рынке ювелирных изделий, владеющим крупной розничной сетью фирменных магазинов. Основными видами деятельности являются производство ювелирных изделий, медалей из драгоценных металлов и драгоценных камней (ОКВЭД 32.12.5), также розничная торговля ювелирными изделиями и часами в специализированных магазинах (ОКВЭД 47.77.2 и ОКВЭД 47.77.1 соответственно).

Истцу стало известно об использовании его исключительных прав на товарные знаки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Обществом с ограниченной ответственностью «Небо в алмазах»,  при этом Истец не уполномочивал последнего на какое-либо использование товарных знаков и разрешения на такое использование в установленном законом порядке Ответчиком получены не были.

Так, Ответчиком и в его интересах незаконно используется словесный элемент товарного знака Истца (МОСКОВСКИЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД) в тексте рекламного объявления посредством его размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также используется сходное до степени смешения с товарными знаками Истца доменное имя (или способ адресации)  - «московский-ювелирный-завод.nеbо.ru».

При наборе в строке поисковых систем в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», например, Рамблер (https://www.rambler.ru/) или Яндекс (https://www.yandex.ru/) - слов «МОСКОВСКИЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД» пользователям представляются результаты, среди которых присутствует гиперактивная ссылка на Интернет-сайт ювелирного магазина «Небо в алмазах» (http://nebo.ru), при этом указанная ссылка сопровождается отдельной надписью в виде - «МОСКОВСКИЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД» - Каталог + Цены! - с пометкой «реклама». В отдельных случаях используется сходное до степени смешения с товарными знаками Истца доменное имя (или способ адресации) в виде - «московский-ювелирный-завод.nеbо.ru» в случае перехода по ссылке пользователь также направляется на Интернет-сайт ювелирного магазина «Небо в алмазах» (http://nebo.ru).

Истец не имеет никакого отношения ни к товару, реализуемому дистанционным способом, указанным интернет-магазином «Небо в алмазах» (http://nebo.ru), ни к самому интернет-магазину. В тоже время у пользователя (потенциального покупателя) создается впечатление, что товар, реализуемый ювелирным интернет-магазином «Небо в алмазах» дистанционным способом, явно относится к Истцу (т.е. покупатель вводится в заблуждение).

Согласно сведениям, размещенным на сайте ювелирного интернет-магазина «Небо в алмазах» по адресу - http://nebo.ru/page/about/oferta - продавцом (т.е. выгодоприобретателем от использования сайта ювелирного интернет-магазина «Небо в алмазах») является общество с ограниченной ответственностью «Небо в алмазах» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес места нахождения 119002, Москва, пер. Сивцев Вражек, д. 29/16).

В соответствии с информацией RU-CENTER (АО «Региональный Сетевой Информационный Центр») владельцем доменного имени «nebo.ru» является - LLC «Sky in diamonds» (см. https://www.nic. ru/whois/?query=nebo.ru), что полностью повторяет фирменное наименование общества с ограниченной ответственностью «Небо в алмазах» на английской языке.

Истец считает, что целью Ответчика, использующего для рекламы и адресации на Интернет-сайт ювелирного магазина «Небо в алмазах» (http://nebo.ru), не собственное имя или товарный знак, является привлечение к своему интернет-сайту пользователей (потенциальных покупателей) сети «Интернет», паразитируя на известности чужого товарного знака (и фирменного наименования), которая формировалась Истцом в течение продолжительного времени.

Таким образом, по мнению истца, Ответчик незаконно использует товарные знаки Истца для привлечения внимания потребителей к информации о предлагаемых к продаже ювелирных изделиях, то есть однородных товаров и услуг, защищаемым товарными знаками Истца по кругу потребителей и рынку сбыта.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения в суд с настоящим иском.

В соответствии с ч. 1 ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст. 1233), если Гражданским кодексом Российской Федерации не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.

Согласно ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

Статья 10bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (далее - Парижская конвенция) содержит общий запрет недобросовестной конкуренции, под которой, как следует из параграфа 2 этой статьи, понимаются всякие акты, противоречащие честным обычаям в промышленных и торговых делах.

Как закреплено в подпункте 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 43.2 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Также в постановлении от 11.11.2008 по делу N 5560/08 Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации указал, что, оценивая действия администратора домена на предмет наличия или отсутствия в его действиях акта недобросовестной конкуренции, запрещенной статьей 10bis Парижской конвенции, суд проверяет наличие или отсутствие трех критериев в совокупности: доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком третьего лица; у владельца доменного имени нет каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени; доменное имя зарегистрировано и используется недобросовестно.

Суд, исследовав материалы дела в объеме представленных доказательств, изложенных сторонами объяснений, пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения исковых требований.

Суд соглашается и признает обоснованными следующие доводы, приведенные ответчиком и третьими лицами.

В соответствии со ст. 12 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) защита гражданских прав осуществляется путем, в том числе, пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения.

Согласно подп. 2 п. 2 ст. 1252 ГК РФ возможность пресечения действий, создающих угрозу нарушения исключительного права, предусмотрена путём предъявления требования к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

Следовательно,   из   положений   указанной   нормы   прямо   следует,  что возможность пресечения действий, создающих угрозу нарушения прав только тогда, когда такие действия уже совершаются.

При этом требования Истца о пресечении нарушения исключительных прав на товарный знак, заявленным способом, направлены, в том числе, на пресечение действий, которые могут возникнуть в будущем, что противоречит при реализации судебной защиты (ст. ст. 11, 12, 1252 ГК РФ, ст. 2 АПК РФ). Также такое решение будет неисполнимым, поскольку не описаны конкретные действия, которые должны быть прекращены в будущем

Кроме того, требование Истца об удалении из сети «Интернет» рекламных объявлений, доменных имен (других способов адресации), использованных товарный знак в интересах Ответчика, является неисполнимым, поскольку данное требование не конкретизировано - не указано какие именно рекламные объявления (место их размещения), какие именно доменные адреса и какие именно другие способы адресации, использующие товарный знак (и какой именно) в интересах Ответчика, просит удалить Истец.

Более того, в нарушение ст. 65 АПК РФ, Истцом не представлено каких-либо доказательств нарушения, в том числе в настоящее время, его исключительных прав в рекламных объявлениях, в доменных именах и в других способах адресации.

Указанное требование, не может быть удовлетворено и в связи с невозможностью запрета осуществлять какие-либо действия в будущем в отношении абстрактных товаров. Абстрактное требование Истца о запрете Ответчику без разрешения использовать товарный знак «Московский ювелирный завод» в сети ИНТЕРНЕТ, не может быть удовлетворено и быть применимым к отношен и ям сторон.

Требование правообладателя о пресечении действий, нарушающих право, в силу закона (пункт 1 статьи 1252 ГК РФ) может быть предъявлено только к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним. Из положений указанной статьи следует, что, данный способ защиты права предусмотрен для длящегося или незавершенного правонарушения. При этом длящееся правонарушение характеризуется непрерывным осуществлением противоправного деяния, начинается с момента совершения правонарушения и кончается вследствие действия самого нарушителя, направленного к прекращению правонарушения, или наступления событий, препятствующих совершению правонарушения. Меры, предусмотренные статьей 1252 ГК РФ (в том числе требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу нарушения), являются мерами защиты нарушенного интеллектуального права и применяются в связи с конкретным правонарушением. Абстрактные требования об общем запрете конкретному лицу на будущее в любое время использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации в силу закона, не подлежат удовлетворению.

Кроме того, указание семантически схожих словосочетаний, схожих с товарным знаком Истца, в качестве ключевых слов при размещении рекламы в сети интернет не являются нарушением исключительных прав на товарный знак Истца. Ключевые слова используются в сети Интернет для поиска информации пользователями. Ключевое слово представляет собой технический параметр, определяемый рекламодателем, который и указывает данный параметр посредством соответствующих инструментов настойки в системах онлайн рекламы. Для каждого объявления может быть выбран ряд ключевых слов. При этом ключевые слова для поиска информации разных рекламодателей могут совпадать. Пользователь не ставится в известность относительно того, по каким ключевым словам он может получить выход на интересующую его информацию. Поэтому при введении ключевого слова пользователь получает ряд ссылок на возможные ресурсы, для которых выбрано соответствующее ключевое слово. Поэтому ключевые слова не могут быть отнесены к способам использования товарного знака с учетом отсутствия индивидуализирующей способности. Основной признак, по которому предоставляется правовая охрана товарному знаку, при использовании ключевых слов для поиска в Интернете, отсутствует. Указание в качестве ключевого слова товарного знака не является также его использованием в форме иного способа адресации в сети Интернет. Данный вывод следует из положений нормы ст. 1484 ГК РФ со способом использования в форме адресации. В Интернете существуют определенные способы адресации, основным из которых является система доменных имен (DNS). Указанная система позволяет запрашивающему лицу точно идентифицировать место нахождения в единой системе определенного сервера по уникальному доменному имени и произвести соединение с ним. Такая система является строго определенной технической системой, не допускающей какой-либо вариативности в определении адресатов. Существуют также альтернативные способы адресации, построенные на принципе, отличном от принципа доменных имен, однако, целью и сутью всех способов адресации в сети Интернет является определение уникального (существующего в единственном числе) адресата. Ключевое же слово не позволяет точно определить какое-либо рекламное объявление, лицо или товар. Это обстоятельство, как и отсутствие способности ключевых слов к индивидуализации подтверждается, в том числе, и представленными истцом доказательствами снимками Экрана сайта. После введения ключевого слова «Московский ювелирный завод» поисковые системы выдают результат поиска - перечень возможных ресурсов, в том числе и не относящихся к деятельности ответчика. При этом настройкой и размещением контекстной рекламы и подбором ключевых слов занималось ООО «БлэкМэджик», с которым у Ответчика был заключен договор на оказание соответствующих услуг. Таким образом, можно сделать вывод о том, что указание товарного знака истца в качестве ключевого слова не является использованием товарного знака по смыслу ст. 1484 ГК РФ, а также не является частным случаем такого использования - иным способом адресации в сети Интернет. Аналогичная правовая позиция изложена в Определении Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № ВАС-1320/14 от 10 февраля 2014 г. Кроме того, товарный знак «Московский ювелирный завод» имеет средства индивидуализации, такие как специальный шрифт, цветовую гамму, графическое изображение, при этом словосочетание "московский ювелирный завод" означает любое предприятие/организацию, занимающуюся производством ювелирных изделий, расположенного в г. Москва. Термин широко используется  и является неохраняемым элементом любого товарного знака, использующим географическое местоположение ювелирного завода.

Заявленные требования истца выходят за пределы правомочий, предоставленных Истцу как правообладателю прав на товарный знак, в силу чего подлежат отклонению судом по следующим основаниям.

Заявленные истцом требования являются одним из способов защиты гражданских прав, предусмотренных ст. 12 ГК РФ и п. 2 ч. 1 ст. 1252 ГК РФ: о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения. При этом, заявленные Истцом требования являются требованием об абстрактном запрете использования товарного знака без его согласия, как в будущем, так и в отношении уже размещенных Ответчиком рекламных объявлений и зарегистрированных доменных имен.

Вопрос о возможности абстрактного запрета использования товарного знака без согласия правообладателя был рассмотрен Судом по интеллектуальным правам, который указал на невозможность удовлетворения исковых требований, направленных на такой запрет. Так, в Постановлении от 01.12.2015 по делу № А21-7328/2014 суд указал, что он «не может признать правильным и соответствующим применимым к отношениям сторон нормам материального права вывод судов первой и апелляционной инстанции о наличии оснований для удовлетворения абстрактного требования Компании о запрете Обществу без разрешения Компании использовать товарный знак «SONY» по 14 международной регистрации № 978971 в отношении товаров, для которых данный товарный знак зарегистрирован, в том числе осуществлять ввоз, предложение к продаже, продажу или иное введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а также перевозку или хранение с этой целью указанных товаров».

Относительно абстрактного требования о запрете ответчику осуществлять без разрешения истца использование товарных знаков, принадлежащих последнему, Суд по интеллектуальным правам отметил, что «требование правообладателя о пресечении действий, нарушающих право, в силу закона (пункт 1 статьи 1252 ГК РФ) может быть предъявлено только к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним. Иными словами, данный способ защиты права предусмотрен для длящегося или незавершенного правонарушения. При этом длящееся правонарушение характеризуется непрерывным осуществлением противоправного деяния, начинается с момента совершения правонарушения и кончается вследствие действия самого нарушителя, направленного к прекращению правонарушения, или наступления событий, препятствующих совершению правонарушения. Меры, предусмотренные статьей 1252 ГК РФ (в том числе требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу нарушения), являются мерами защиты нарушенного интеллектуального права и применяются в связи с конкретным правонарушением. Абстрактные требования об общем запрете конкретному лицу на будущее в любое время использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации в силу закона не подлежат удовлетворению».

Кроме того, исковые требования, направленные на абстрактный запрет использования товарных знаков, также не соответствуют положениям ч. 1 ст. 65 и ст. 68 АПК РФ. Указанный вывод подтверждается Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 18.11.2016 по делу № А41-39075/2016, в котором суд указал на то, что исковые требования должны относиться к конкретным фактам нарушения прав истца.

Таким образом, заявленные истцом требования выходят за пределы правовой охраны, предоставляемой Истцу как правообладателю товарного знака. Следовательно, такие требования противоречат действующему законодательству РФ и подлежат отклонению судом.

Кроме того, рекламораспространитель не является лицом, ответственным за возможное неправомерное использование товарного знака Истца в силу наличия специального регулирования ответственности за подобные нарушения в законодательстве РФ о рекламе.

В соответствии с п. 1 ст. 2 Федерального закона № 38-ФЗ от 13 марта 2006 года «О рекламе» (далее - Закон, Закон «О рекламе») к отношениям в сфере рекламы независимо от места ее производства, если распространение рекламы осуществляется на территории Российской Федерации, применяются нормы указанного Закона. То есть Закон «О рекламе» является специальным нормативным правовым актом, регулирующим правоотношения в сфере рекламной деятельности. При этом в соответствии с основополагающими принципами правового регулирования, выраженными в многочисленной судебной практике, специальное регулирование имеет приоритет над общим регулированием (Определение Конституционного суда РФ от 05.10.2000 № 199-0, Определение ВАС РФ от 31.01.2012 № ВАС-16533/1 1 по делу № А56-2946/2011). Таким образом, правоотношения в сфере оказания услуг рекламы регулируются положениями Закона «О рекламе», являющегося специальным законом по отношению к общим нормам ГК РФ, в том числе по отношению к положениям ст. 1484 ГК РФ, п. 3 ч. 1 ст. 1252 ГК РФ.

Основания возложения ответственности за нарушение законодательства в сфере рекламы прямо установлены ст. 38 Закона «О рекламе»». При этом в силу пп. 1, 4 ст. 38 Закона нормы иного отраслевого законодательства (гражданского, административного) подлежат применению исключительно в целях установления пределов ответственности. В приведённой статье законодатель четко разграничивает лиц, ответственных за те или иные нарушения в сфере рекламы. Так, в соответствии с п. 6 ст. 38 Закона, ответственность за нарушение исключительных прав правообладателей на основании указанных статей не может быть вопреки норме Закона «О рекламе» возложена на Яндекс (рекламораспространителя в отношении рекламных объявлений, размещаемых посредством сервиса «Яндекс.Директ»).

В соответствии с положениями п. 6 ст. 38 и подп. 7 п. 3 ст. 5 Закона «О рекламе» ответственность за нарушение исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации несет рекламодатель.

Приведенный выше вывод подтверждается аналогичной судебной практикой: так, Федеральный арбитражный суд Центрального округа в своем Постановлении от 18.04.2011 по делу № А64-2744/2010 {Приложение № 1 к настоящему отзыву), оставленном в силе Определением ВАС РФ от 01.06.2011 № ВАС-6546/11, указал на то, что ответственность за содержание рекламного материала возлагается на рекламодателя, в том числе применительно к вопросу об определении лица, которое несёт ответственность за нарушение в рекламе исключительных прав на средства индивидуализации третьих лиц. Аналогичные выводы сделаны также в решениях Арбитражного суда г. Москвы от 15.04.2014 по делу № А40-35337/14 и от 22.12.2014 по делу № А40-70362/2014.

Недопустимость возложения ответственности за нарушение интеллектуальных прав на рекламораспространителя подтверждается, в том числе, выводами судов, рассматривавших аналогичные дела: так, ВАС РФ в своем Определении № ВАС-5768/12 от 16.05.2012 указал на то, что «рекламораспространитель, предоставляющий для размещения определенные площади, выполняет задание заказчика по размещению предоставленной им информации и действует в его интересах, поэтому не может быть признанным нарушающим права истца на результат интеллектуальной деятельности». Таким образом, деятельность рекламораспространителя по размещению рекламных объявлений не предполагает использование каких-либо результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, и не приводит к возникновению оснований ответственности рекламораспространителя за нарушение интеллектуальных прав. Указанный вывод также соответствует распределению ответственности, закрепленному в ст. 38 Закона о рекламе.

Указание товарного знака в качестве ключевого слова при размещении контекстной рекламы в сети Интернет не является нарушением исключительных прав правообладателя товарного знака.

Исходя из положений ч. 2 и ч. 3 ст. 1484 ГК РФ, предоставление правовой охраны товарным знакам, связано с необходимостью осуществления индивидуализации товаров среди аналогичных в ходе гражданского оборота и обосновано необходимостью предотвращения смешения товаров. Так в ч. 2 ст. 1484 ГК РФ прямо указано: «Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг».

Таким образом, каждый из способов использования товарного знака, ограничен единым принципом такого использования - осуществление использования товарного знака с целью индивидуализации товаров. Именно необходимостью индивидуализировать, т. е. придать различительную способность тому или иному товару или производителю, предотвратить смешение товаров, определяется правовая охрана способов использования товарных знаков.

Из изложенного следует, что возможность правообладателя осуществлять запрет использования третьими лицами товарного знака строго ограничена пределами обозначенной выше необходимости индивидуализации товаров и предотвращения их смешения.

Именно в силу данного ограничения указание третьими лицами товарного знака с целями, отличными от цели индивидуализации товаров, работ или услуг, при отсутствии вероятности смешения товаров различных лиц, не является использованием товарного знака в понимании ст. 1484 ГК РФ.

Ключевые слова представляют собой технический параметр (критерий), устанавливаемый рекламодателем в интерфейсе рекламной кампании. Показ пользователям рекламных объявлений в системе «Яндекс.Директ» осуществляется с учетом целого ряда критериев, таких как: цена за клик, CTR, Коэффициент качества, тематика осуществленных пользователем ранее поисковых запросов, а также ряда технических критериев, лишь одним из которых являются ключевые слова.

Для каждого объявления рекламодатель может выбрать множество ключевых слов (технически предел ограничен пятью тысячами символов). Ключевые слова могут представлять собой свободное слово или словосочетание, например, «прогноз погоды», «путешествие» или обозначение схожее до степени смешения с каким-либо товарным знаком. При этом одно и то же ключевое слово может быть выбрано для нескольких объявлений одного рекламодателя, а также для объявлений разных рекламодателей.

Таким образом, ключевое слово не обладает индивидуализирующей способностью даже в отношении конкретного рекламного объявления, так как на основании ключевого слова невозможно выделить конкретное объявление из существующего массива рекламных объявлений.

Также необходимо учитывать, что ключевые слова не являются частью самого рекламного объявления, не входят в его содержание и не демонстрируются пользователям. В связи с этим, пользователи не обладают информацией о том, по каким ключевым словам размещается показанное ему системой «Яндекс.Директ» рекламное объявление, а также не могут соотнести определенное объявление с конкретными ключевыми словами.

Таким образом, ключевые слова, используемые рекламодателями сервиса «Яндекс.Директ», в целом не могут обладать индивидуализирующей способностью по отношению к каким-либо товарам, услугам или лицам.

Таким образом, указание товарного знака Истца в качестве ключевого слова не может быть признано использованием товарного знака в понимании ст. 1484 ГК РФ, поскольку: не индивидуализирует какие-либо товары, либо самого рекламодателя; не создает возможности смешения товаров Истца и рекламодателя; является исключительно одним из технических критериев, учитываемых при отборе рекламного объявления в контекстной рекламе для его показа на рекламных местах.

Судом принимается во внимание правовая позиция высших судов по вопросу использования словосочетания, аналогичного зарегистрированному товарному знаку: « в качестве ключевого слова для поиска в сети Интернет, не может быть приравнено к использованию товарного знака». Указанный вопрос неоднократно был предметом рассмотрения в судах различных инстанций, которые пришли к выводам, идентичным изложенным разделе I настоящего отзыва. Так, ВАС РФ в определении № ВАС-13 20/14 от 10.02.2014указал, что ключевые слова не могут быть отнесены к способам использования товарного знака с учетом отсутствия индивидуализирующей способности. Аналогичная правовая позиция  изложена Судом по интеллектуальным правам в Постановлении от 03.06.2014 по делу № А51 - 11605/2013, Постановлении от 15.12.2014 по делу № А17-7691/2013, а также Арбитражным судом г. Москвы в Решении от 13.12.2012 по делу № А40-36511/2011, Решении от 26.04.2013 по делу № А40-19907/2013, Решении от 25.03.2014 по делу № А40-172653/2012, Арбитражным судом Республики Татарстан в Решении от 11.06.2014 по делу № А65-5228/2014 и Арбитражным судом Ивановской области в Решении от 28.05.2014 по делу № А17-7691/2013, Десятым арбитражным апелляционным судом в Постановлении от 30.07.2013 по делу № А41-51217/2012,  Двадцатым  арбитражным  апелляционным  судом  в  Постановлении  от 19.08.2015 по делу № А54-108/2015, Вторым арбитражным апелляционным судом в Постановлении от 11.08.2014 по делу № А17-7691/2013, Судом по интеллектуальным правам в Постановлении от 19.11.2013 по делу N А40-159412/2012, Постановлении от 25.11.2013 по делу N А40-19907/2013, Постановлении от 26.11.2013 по делу N А40-164436/2012.

Третьи лица не являются «информационными посредниками» в значении ст. 1253.1 ГК РФ.

В соответствии с положениями ст. 1253.1 ГК РФ информационным посредником является лицо, осуществляющее передачу материала в информационно-телекоммуникационной сети, в том числе в сети "Интернет", лицо, предоставляющее возможность размещения материала или информации, необходимой для его получения с использованием информационно-телекоммуникационной сети, а также лицо, предоставляющее возможность доступа к материалу в этой сети. Исходя из содержания положений ст. 1253.1 ГК РФ, невозможно сделать однозначный вывод о том, какие именно лица относятся к информационным посредникам, так как определение данного термина в ГК РФ дано в описательной форме через перечисление функций таких лиц. Законодательно понятие информационного посредника не установлено, однако, в соответствии с Пояснительной запиской к проекту Федерального закона «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты интеллектуальных прав в информационно - телекоммуникационных сетях» (Законопроект, вводящий ст. 1253.1 в ГК РФ) к информационным посредникам относятся организации, осуществляющие оказание услуг интернет - провайдера. В связи с изложенным, понятие информационного посредника должно быть определено с учетом указанной Пояснительной записки, а также с учетом понимания данного термина, сложившегося в Интернет-отрасли (ст. 5 ГК РФ).

Исходя из прямого прочтения ст. 1253.1 ГК РФ, к информационным посредникам могут быть отнесены исключительно следующие категории лиц:

1)лица, осуществляющие передачу материала в информационно-телекоммуникационной сети;

2)лица, предоставляющие возможность размещения материала или информации, необходимой для его получения с использованием такой сети;

3)лица, предоставляющие возможность доступа к материалу в сети Интернет.

Третьи лица не могут быть квалифицированы в качестве информационных посредников, предоставляющих возможность доступа к информации (материалу) в сети Интернет. Так в силу п. 6 ст. 2 Закона «Об информации» под предоставлением доступа к информации подразумевается возможность получения информации и ее использования. Статьей 17 Закона установлено, что лицом самостоятельно и по своему усмотрению определяющим порядок использования сайта в сети Интернет, в том числе порядок размещения и предоставления доступа к информации, размещенной на сайте, является владелец такого сайта в сети Интернет.

По утверждению Истца, информация, нарушающая его исключительные права на товарный знак, размещалась в тексте рекламного объявления, а также в доменном имени. Таким образом, лицом, предоставляющим доступ к информации, по мнению Истца, нарушающей его исключительные права на Товарные знаки, являются рекламодатель в отношении рекламного объявления, а также администратор сайта в сети Интернет, зарегистрировавший соответствующее доменное имя. Таким образом, третьи лица не могут быть отнесены к указанной в п. 5 ст. 1253.1 ГК РФ категории информационных посредников.

Учитывая изложенное, суд приходит к выводу о добросовестности действий  Ответчика и недоказанности истцом факта нарушения ответчиком его прав на товарные знаки.

В соответствии с ч. 1 ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Согласно требованиям ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности.

Судебные расходы по оплате государственной пошлине, распределяются по правилам ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

 На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 4, 65, 67, 68, 71, 76, 110, 123, 156, 167-171, 176-177, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении иска отказать в полном объеме. 

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья: Шудашова Я.Е.