СЕДЬМОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД  улица Набережная реки Ушайки, дом 24, Томск, 634050, http://7aas.arbitr.ru  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

город Томск Дело № А45-27917/2022  

Резолютивная часть постановления объявлена 15 марта 2023 года.  Постановление изготовлено в полном объеме 17 марта 2023 года.  

Седьмой арбитражный апелляционный суд в составе:  

председательствующего Кривошеиной С. В. судей Бородулиной И. И., Павлюк Т. В. 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Гойник А. В. с использованием средств аудиозаписи в режиме веб-конференции рассмотрел апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Масломир» ( № 07АП-1426/2023) на  решение от 18.01.2023 Арбитражного суда Новосибирской области по делу № А4527917/2022 (судья Лузарева И.В.), по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Стамо Тулс», г. Санкт-Петербург, ИНН: 

<

***> к обществу с ограниченной ответственностью «Масломир», г. Новосибирск, ИНН: 

<

***> о взыскании  компенсации в размере 1 300 000 рублей,  

В судебном заседании принимают участие: От истца: ФИО1 по дов. от 16.11.2021, диплом, От ответчика: ФИО2 по дов. от 01.01.2021, диплом, 

У С Т А Н О В И Л:

общество с ограниченной ответственностью «Стамо Тулс» (далее - ООО «Стамо Тулс»,  истец) обратилось в Арбитражный суд Новосибирской области к обществу с ограниченной ответственностью «Масломир» (далее - ООО «Масломир», ответчик) с исковым заявлением, уточненным в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации (далее – АПК РФ) о взыскании компенсации за нарушение исключительных  прав на товарный знак в размере 433 333 руб. 33 коп., процентов за пользование чужими  

денежными средствами на случай неисполнения решения суда, начисленных на сумму  взысканной компенсации за период с даты вступления решения в законную силу до фактической даты исполнения обязательства.  

 Решением Арбитражного суда Новосибирской области от 18.01.2023 взыскана  компенсация в размере 433 333 руб. 33 коп., а также раходы по государственной пошлине  в размере 11 667 руб.  

Не согласившись с указанным решением, ООО «Масломир» обратилось в Седьмой  арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит отменить  решение арбитражного суда, принять новое решение по делу, удовлетворить исковые требования истца частично, снизив размер требуемой истцом компенсации до 10 000 руб.  

В обоснование апелляционной жалобы ее податель указывает на то, что суд не соотнес условия лицензионного договора и обстоятельства допущенного нарушения, не учел  судебную практику о применении количества классов МКТУ и способов использования  товарного знака; выводы суда о том, что ответчик извлекал выгоду от незаконного использования товарного знака истца посредством привлечения покупателей и увеличения  продаж, не соответствует материалам дела.  

ООО «Стамо Тулс» в порядке статьи 262 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации (далее – АПК РФ), представило отзыв на апелляционную жалобу,  в котором с доводами апеллянта не согласилось, считает решение суда первой инстанции  законным и обоснованным.  

В судебном заседании представитель ответчика поддержал доводы апелляционной  жалобы, а представитель истца – доводы отзыва.  

Проверив материалы дела в порядке статьи 268 АПК РФ, изучив доводы апелляционной жалобы и отзыва на нее, заслушав представителей истца и ответчика, суд апелляционной инстанции считает решение Арбитражного суда Новосибирской области не подлежащим отмене по следующим основаниям.  

Согласно материалам дела, в обоснование исковых требований истец указал, что  ООО «Масломир» в нарушение п. 3 ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) незаконно использовало словесный товарный знак «STAMO» по свидетельству № 575499, (правовая охрана, в том числе в отношении товаров 4-го класса  МКТУ (технические масла и смазки), правообладателем которого является ООО «Стамо  Тулс».  

20.01.2022 истцу стало известно, что ответчик незаконно использует товарный знак  по свидетельству № 575499 в своей предпринимательской деятельности посредством раз- 

мещения на интернет-сайте: https://elton154.ru/pasta-dnarezaniya-rezbystamo-tp2500050- 500ml/.  

В подтверждение данного обстоятельства в материалы дела представлен протокол  осмотра доказательств в сети Интернет № 78 АБ 1390281 (стр. 2,3).  

Из протокола осмотра доказательств в сети Интернет № 78 АБ 1390281 (стр. 4, 8), а  также ответа ответчика на претензию № 06/04-2022 от 06.04.2022 следует, что Интернет-сайт https://elton154.ru/ используется в предпринимательской деятельности ООО «Масломир».  

В претензии № 69 от 21.03.2022 изложено требование о прекращении незаконного  использования товарного знака и выплате компенсации. Незаконное использование товарного знака ответчик прекратил, однако от выплату компенсации за нарушение исключительных прав не произвел, что послужило основанием для обращения истца в суд с  настоящим иском.  

Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции обоснованно исходил из  следующего.  

В соответствии со статьей 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или средство  индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое  средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.  

Согласно статьям 1252, 1515 ГК РФ защита гражданских прав от незаконного использования товарного знака осуществляется путем предъявления требований о прекращении нарушения, об обязании нарушителя уничтожить контрафактные товары, этикетки,  упаковки. Правообладатель также вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации.  

В соответствии пунктом 1 статьи 1229 и статьей 1484 ГК РФ никто не может использовать охраняемый в Российской Федерации товарный знак без разрешения правообладателя. Нарушением исключительного права правообладателя (незаконным использованием товарного знака) признается использование без его разрешения в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, в том числе размещение товарного  знака или сходного с ним до степени смешения обозначения на товарах, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках, ярмарках или  иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации.  

В соответствии со статьями 1477, 1481 ГК РФ товарным знаком признается обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных  предпринимателей. На зарегистрированный товарный знак выдается свидетельство, которое удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в  отношении товаров, указанных в свидетельстве.  

Под незаконным использованием понимается использование без разрешения правообладателя в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного  знака и сходного с ним до степени смешения обозначения на товарах, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в том числе на этикетках, упаковках товаров, в рекламе, на официальных бланках. Лицо, нарушившее исключительное право на  товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак  или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы  вывесок.  

В соответствии с пунктом 3 статьи 1484 ГК РФ противоправным является использование обозначений, создающих угрозу смешения.  

В абзаце пятом пункта 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 10 от  23.04.2019 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление № 10 (далее - Постановления № 10) указано, что установление сходства с товарным знаком осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется. Для признания сходства обозначения достаточно уже самой  опасности, а не реального смешения товарных знаков (обозначений) в глазах потребителя.  При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное  обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего  товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем  же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.  

Соответствующая правовая позиция выражена в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 по делу № 3691/06.  

Понятия тождественности и сходства определяются в пункте 5.2 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных  Приказом Роспатента от 31.12.2009 № 197, сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или  

отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.  

Проанализировав изображения товарного знака № 574599 «STAMO» и изображения, использованного ответчиком на спорном товаре, размещенном в сети Интернет, суд  первой инстанции по очевидным внешним признакам сделал вывод об имеющемся тождестве до степени смешения с изображением товарного знака.  

Истец не передавал ответчику право на использование спорного товарного знака.  Разместив на своем сайте в номенклатурном справочнике информацию о товаре «Паста  д/нарезания резьбы STAMO ТР250.0050 500 мл», содержащем обозначение, тождественное товарному знаку № 575499, ответчик допустил нарушение исключительных прав истца, а потому к нему подлежат меры гражданско-правовой ответственности в соответствии  с требованиями действующего законодательства.  

Отклоняя доводы ответчика о случайном характере нарушения, суд первой инстанции обоснованно исходил из того, что незаконное использование товарного знака истца на  интернет-сайте ответчика при предложении товара к продаже, в результате которого оказывается влияние на работу поисковых систем (интернет-сайт ответчика отображается  рядом с интернет-сайтом истца), для продвижения однородных и/или конкурирующих  товаров имеет грубый и длящейся характер.  

Извлечение выгоды от незаконного использования товарного знака истца состоит в  привлечении покупателей и увеличения продаж однородных товаров.  

При этом суд правомерно учел, что истец и ответчик - конкуренты, поскольку совпадают рынки, виды их деятельности и род товаров - технические масла и смазки, ответчик подтвердил, что осуществляет торговлю аавтомаслами и автохимией.  

Паста для нарезания резьбы – однородный товар; рынок сбыта идентичен рынку  сбыта «автомасел и автохимии», это владельцы транспортных средств, а также сервисы по  ремонту и обслуживанию транспортных средств.  

 Как правильно указал суд, при осуществлении поиска фразы «STAMO  TP250.0050» в поисковой системе GOOGLE интернет-сайт ответчика (https://elton154.ru/)  отображается на первой строчке рядом с интернет-сайтом истца (http://www.stamo- tools.ru/), что свидетельствует о возможности перераспределения спроса на товары, когда  покупатели продукции товарного знака истца переходят на интернет-сайт ответчика и  приобретают однородные и/или конкурирующие товары.  

Факт того, что интернет-сайт ответчика (https://elton154.ru/) отображается на первой строчке рядом с интернет-сайтом истца (http://www.stamotools.ru/) подтверждается  протоколом осмотра доказательств в сети Интернет № 78 АБ 1390281 (стр. 2).  

На основании изложенного подлежат отклонению доводы апелляционной жалобы о  том, что ответчик не извлекал выгоду от незаконного использования товарного знака истца посредством привлечения покупателей.  

В соответствии со ст.ст. 1252, 1515 ГК РФ, обладатели исключительных прав на  товарные знаки вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации: 1) в размере от 10  000 рублей до 5 000 000 в рублей, определяемой по усмотрению суда, исходя из характера  нарушения либо 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно  взимается за правомерное использование товарного знака. Указанная мера применяется по  выбору обладателя прав на товарные знаки вместо возмещения убытков.  

Правообладатель вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ требовать  по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в  двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное  использование произведения тем способом, который использовал нарушитель.  

Истец определил сумму компенсации на основании подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ в  двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное  использование товарного знака.  

Согласно разъяснению, данному в п. 61 Постановления № 10, заявляя требование о  взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата  интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет  и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132  ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной  модели, промышленного образца или товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно  взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.  

При этом, по смыслу положений пункта 61 Постановления № 10, не требуется  определение объема использования прав на объект интеллектуальной собственности меж- 

ду сравниваемым договором, подтверждающим стоимость права использования и объемом нарушения исключительного права на объект интеллектуальной собственности.  

Размер компенсации истец определил на основании цены в лицензионном договоре № 1 от 11.11.2021, заключенным между истцом и ИП ФИО3 (указано три  товарных знака, в том числе № 575499). Представленный лицензионный договор зарегистрирован Федеральной службой по интеллектуальной собственности 12.10.2022.  

При этом оплата по данному лицензионному договору в настоящий момент не производилась, поскольку срок оплаты в соответствии с пунктом 3.2 не наступил.  

Вместе с тем, действительность лицензионного договора подтверждается справкой  ИП ФИО3 б/н от 22.11.2022.  

Размер компенсации рассчитан истцом следующим образом: (1 000 000 руб. (паушальный разовый платеж) / 3 (кол-во товарных знаков по лицензионному договору)) +  ((75 000 руб. (периодический ежемесячный платеж) / 3 (количество товарных знаков по  лицензионному договору) х 4 месяца (срок незаконного использования товарного знака))  = 433 333 руб. 33 коп. При этом истец по своему усмотрению решил не определять размер  компенсации в двукратном размере стоимости права, просил взыскать в однократном  размере.  

Законом размер компенсации не ставится в зависимость от размера убытков, поскольку в силу значительной специфики объектов интеллектуальной собственности, обусловленной их нематериальной природой. Правообладатели ограничены как в возможности контролировать соблюдение принадлежащих им исключительных прав на результаты  интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации третьими лицами и выявлять допущенные нарушения, так и в возможности установить точную или по крайней  мере приблизительную величину понесенных ими убытков (особенно в виде упущенной  выгоды), в том числе если правонарушение совершено в сфере предпринимательской деятельности.  

Суд на основании имеющихся в материалах дела доказательств и доводов лиц,  участвующих в деле, устанавливает стоимость, которая при сравнимых обстоятельствах  обычно взимается за правомерное использование соответствующего товарного знака. При  этом согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в  Обзоре от 23.09.2015, суд определяет размер компенсации не произвольно, а исходя из  оценки представленных сторонами доказательств.  

Таким образом, применительно к обстоятельствам данного дела расчет суммы компенсации должен быть проверен судом на основании данных о стоимости права использо- 

вания товарного знака, сложившейся в период, соотносимый с моментом правонарушения.  

При этом, ответчик вправе оспорить рассчитанный на основании лицензионного  договора размер компенсации путем обоснования иной стоимости права использования  соответствующего товарного знака, исходя из существа нарушения, условий этого договора либо иных доказательств, в том числе иных лицензионных договоров и заключения  независимого оценщика. Ответчик вправе оспорить стоимость оказанных услуг, на основании которой истцом рассчитан размер компенсации. В случае если ответчик не оспорит  рассчитанный истцом размер компенсации (не заявит соответствующий довод и не обоснует его), исковые требования подлежат удовлетворению в заявленном размере.  

Размер компенсации, рассчитанный на основании подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ является одновременно максимальным и минимальным.  

Сторона, заявившая о необходимости снижения размера компенсации, обязана в  соответствии со статьей 65 АПК РФ доказать необходимость применения судом такой  меры.  

Снижение размера компенсации ниже минимального предела, установленного законом, с учетом требований разумности и справедливости, должно быть мотивировано и  подтверждено соответствующими доказательствами.  

Заявляя об уменьшении размера компенсации, ответчик в нарушение ст. 65 АПК  РФ, не представляет доказательств, подтверждающих необоснованность или чрезмерность  заявленной компенсации.  

При этом судом первой инстанции принято во внимание, что истец добровольно  уменьшил сумму компенсации с учетом существа нарушения с 1 300 000 руб. (первоначальные исковые требования) до 433 333 руб. 33 коп., и при определении размера компенсации учитывал сумму, которая обычно взимается за правомерное использование товарного знака на основании лицензионного договора № 1 от 11.11.2021. Данная сумма составляет однократную стоимость права использования товарного знака, в связи с чем, как  верно отметил суд первой инстанции, учитывается баланс интересов сторон, а также правовая позиция Конституционного Суда РФ в постановлении КС РФ от 24.07.2020 № 40-П.  

Истцом представлены соответствующие доказательства стоимости права использования товарного знака: приказ генерального директора ООО «Стамо Тулс» № 18, лицензионный договор № 1 от 11.11.2021, справка ИП ФИО3 б/н от 22.11.2022.  

Также истец обратился в экспертную организацию для составления отчета об оценке права использования товарного знака.  

В соответствии с отчетом № 18692-3 об оценке права использования товарного  знака № 575499 стоимость права использования товарного знака до окончания предоставления правовой охраны составляет 1 750 000 рублей или 76 086 рублей 95 копеек в месяц,  исходя из следующего расчета:  

1 750 000 руб. / 23 (количество полных месяцев с 18.11.2022 по 11.09.2024) = 76 086  рублей 95 копеек, где  

-стоимость права использования товарного знака - 1 750 000 рублей; -окончание срока предоставления правовой охраны товарному знаку – 11.09.2024; -дата проведения оценки 18.11.2022;. -количество полных месяцев с 18.11.2022 по 11.09.2024 – 23. 

Таким образом, в соответствии с отчетом № 18692-3 стоимость права использования товарного знака № 575499 за 4 месяца составляет 304 347 рублей 82 копеек, что сопоставимо с суммами, указанными в лицензионном договоре.  

На основании изложенного, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу, что компенсация в размере 433 333 рублей 33 копеек представляется обоснованной и  документально подтвержденной.  

Отклоняя доводы ответчика о необходимости оценивать стоимость права использования товарного знака истца в меньшем размере по причине использования товарного  знака истца в одном классе МКТУ, суд первой инстанции верно указал, что стоимость  права использования товарного знака устанавливается посредством существующих методов оценки, ни один из которых не учитывает количество классов МКТУ. Из содержания  лицензионного договора не следует, что стоимость права использования товарного знака  истца зависит от количества классов МКТУ. Ответчиком допущено нарушение в виде незаконного использования товарного знака истца на интернет-сайте с целью привлечения  покупателей товаров истца, а товарный знак истца зарегистрирован в отношении 10 классов МКТУ, следовательно, ответчик незаконно использовал товарный знак истца в отношении всех 10 классов МКТУ.  

Суд апелляционной инстанции поддерживает вывод суда первой инстанции о том,  что в данном случае количество классов МКТУ не влияет на стоимость права использования товарного знака. Данный факт также подтверждается отчетом № 18692-3 об оценке  права использования товарного знака № 575499.  

Заявляя о снижении компенсации до минимального размера (10 000 руб.) ответчиком не учтено, что истцом заявлено не о взыскании компенсации в соответствии с п. 1 ч.  4 ст. 1515 ГК РФ, которым и предусмотрен минимальный размер компенсации в 10 000  

руб., а заявлено о взыскании компенсации в порядке с п. 2 ч. 4 ст. 1515 ГК РФ, где размер  компенсации является одновременно максимальным и минимальным.  

Суд апелляционной инстанции полагает, что, исходя из заявленных требований, с  учетом обстоятельств, входящих в предмет доказывания и установленных по делу, оценив  все имеющиеся в материалах дела доказательства, доводы сторон, суд первой инстанции  обоснованно пришел к выводу о наличии оснований для взыскания с ответчика компенсации в заявленном истцом размере.  

Относительно взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами на случай неисполнения решения суда, начисленных на сумму взысканной компенсации за период с даты вступления решения в законную силу до момента фактической даты  исполнения обязательства, суд первой инстанции верно отметил, что в рассматриваемом  случае правовая природа компенсации не равноценна убыткам, когда обязанность причи- нителя вреда по уплате процентов, предусмотренных ст. 395 ГК РФ, возникает со дня  вступления в законную силу решения суда, которым удовлетворено требование потерпевшего о возмещении причиненных убытков.  

Нарушений норм процессуального права, являющихся безусловным основанием  для отмены судебного акта, судом первой инстанции не допущено. Оснований для отмены  обжалуемого судебного акта не имеется.  

Государственная пошлина по апелляционной жалобе в соответствии со статьей 110  АПК РФ относится на ее подателя, учитывая результат рассмотрения дела в апелляционном суде.  

 Руководствуясь статьями 258, 268, 271, пунктом 1 статьи 269 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционный суд  

П О С Т А Н О В И Л:

решение от 18.01.2023 Арбитражного суда Новосибирской области по делу № А4527917/2022 оставить без изменения, а апелляционную жалобу общества с ограниченной  ответственностью «Масломир» – без удовлетворения.  

 Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства  в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев  со дня вступления его в законную силу, путем подачи кассационной жалобы через Арбитражный суд Новосибирской области.  

Настоящее постановление выполнено в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью судьи, в связи с чем направ- 

ляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет». 

Председательствующий С. В. Кривошеина 

Судьи И. И. Бородулина 

 Т. В. Павлюк 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 06.03.2023 4:22:00

Кому выдана Павлюк Татьяна Владимировна 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 14.03.2023 4:34:00Кому выдана Кривошеина Светлана ВасильевнаЭлектронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 06.03.2023 4:32:00

 Кому выдана Бородулина Ильмира Ирековна