РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-303049/23-110-2387

г. Москва

30 июля 2024 г.

Резолютивная часть решения объявлена 09 июля 2024 года

Решение в полном объеме изготовлено 30 июля 2024  года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи Мищенко А.В. /единолично/,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Милкиной К.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП: 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью "ПАРАЦЕЛЬС" (123592, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>)  о взыскании 750 000 руб.,

Третье лицо - общество с ограниченной ответственностью "ОРАПРО" (129281, Г.МОСКВА, ПР-Д ОЛОНЕЦКИЙ, Д. 4, К. 2, КОМ. 18, ЭТАЖ 4, ОГРН: 

<

***>),

 

при участии

от истца –ФИО1 ,паспорт,

от ответчика –не явился ,

от ООО "ОРАПРО"-не  явился, 

 

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель ФИО1 обратился с иском к обществу с ограниченной ответственностью "ПАРАЦЕЛЬС" (с учетом принятых изменений в порядке ст.49 АПК РФ) о взыскании 375 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на произведение дизайна, 375 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на промышленный образец №123868.

В порядке ст. 51  АПК РФ к участию в деле  было привлечено общество с ограниченной ответственностью "ОРАПРО",  которое в судебное заседание не явилось,  спор рассмотрен в его отсутствие на основании ст.ст. 123,156 АПК РФ.

Ответчик в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом о времени и месте судебного заседания. С учетом своевременного размещения информации о времени и месте судебного заседания на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет, суд   рассмотрел спор в их отсутствие на основании ст.ст.121, 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, п.5 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011г. №12 «О некоторых вопросах применения АПК РФ в редакции Федерального закона от 27.07.2010 №228-ФЗ «О внесении изменений в АПК РФ». Иск не признал по основаниям, изложенным в отзыве.

Заслушав представителя истца, исследовав и оценив доказательства, суд пришел к следующим выводам.

Как усматривается из материалов дела, ФИО1, является автором и правообладателем промышленного образца «Рукоятка зубной щетки», что подтверждается Патентом на промышленный образец № 123868, выданным Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент), дата срока действия патента исчисляется с 22.11.2019.

Правообладателем было установлено, что ООО «Парацельс» в своей коммерческой деятельности неправомерно использует промышленный образец, авторство которого удостоверено патентом РФ № 123868.

Коммерческая деятельность осуществляется путем реализации под торговой маркой «Планета здоровья» в розничной сети через сеть аптек, принадлежащих ООО «Парацельс».

Согласно лицензии Л042-01126-23/00265049, предоставленной ООО «Парацельс» 25.12.2020, на дату покупки спорного товара, изготовления и отправки претензии - осуществляло реализацию продукции в 75 торговых точках на территории РФ. Данная информация размещена в свободном доступе в сети интернет на сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения https://roszdravnadzor.gov.ru/services/licenses.

Данные подтверждаются на странице сайта https://planetazdorovo.ru/paracels: размещены ссылки на документы о лицензиях на 75 розничных торговых точек Ответчика, где можно приобрести полный ассортимент контрафактной продукции.

Истец полагает, что реализация контрафактного товара в каждой отдельной торговой точке ответчика является самостоятельным отдельным нарушением.

Ассортимент контрафактной продукции состоит из:

«Зубная щетка Dr. Dente зеленого цвета мягкая», штриховой код EAN-13 товара на упаковке: 4627173480130

«Зубная щетка Dr. Dente розового цвета мягкая», штриховой код EAN-13 товара на упаковке: 4627173480925

«Зубная щетка Dr. Dente оранжевого цвета средняя», штриховой код EAN-13 товара на упаковке: 4627173480123

«Зубная щетка Dr. Dente сиреневого цвета средняя», штриховой код EAN-13 товара на упаковке: 4627173480147

«Зубная щетка Dr. Dente голубого цвета средняя», штриховой код EAN-13 товара на упаковке: 4627173480154.

При этом, разрешения на такое использование в установленном законом порядке Ответчиком получены не были.

Согласно пункту 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если Гражданским кодексом Российской Федерации не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Гражданским кодексом Российской Федерации.

В соответствии с п. 1 ст. 1254 ПС РФ если нарушение третьими лицами исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, на использование которых выдана исключительная лицензия, затрагивает права лицензиата, полученные им на основании лицензионного договора, лицензиат может наряду с другими способами защиты защищать свои права способами, предусмотренными статьями 1250 и 1252 настоящего Кодекса.

В соответствии с п. 1 ст. 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со ст. 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными п. 2 ст. 1358 ГК РФ. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом.

В качестве промышленного образца охраняется решение внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства. К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент, сочетание цветов, линии, контуры изделия, текстура или фактура материала изделия. Признаки, обусловленные исключительно технической функцией изделия, не являются охраняемыми признаками промышленного образца (п. 1 ст. 1352 ГК РФ).

В соответствии с пп. 1 п. 2 ст. 1358 ГК РФ использованием промышленного образца считается, в частности ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей изделия, в котором использован промышленный образец.

Согласно абз. 4 п. 3 ст. 1358 ГК РФ промышленный образец признается использованным в изделии, если: это изделие содержит все существенные признаки промышленного образца или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение.

На основании п.1 ст. 13 52 ГК РФ в качестве промышленного образца охраняется решение внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства.

Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если по своим существенным признакам он является новым и оригинальным.

К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент, сочетание цветов, линий, контуры изделия, текстура или фактура материала изделия.

На основании п.1 ст. 1363 ГК РФ защита исключительного права, удостоверенного патентом, может быть осуществлена только после государственной регистрации изобретения, полезной модели или промышленного образца и выдачи патента (статья 1393).

В соответствии со ст. 1367 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона - патентообладатель (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) удостоверенное патентом право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в установленных договором пределах.

Согласно п.1 ст. 1381 приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца устанавливается по дате подачи в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявки на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Факт нарушения исключительных прав на промышленный образец подтверждается  Протоколом осмотра доказательств от 31.05.2021 года, совершенным нотариусом Удомельского городского нотариального округа Тверской области ФИО2, зарегистрирован в реестре №69/4-н/69-2021-2-1235 зафиксированы данные о фактах, размещенных в интернет-аптеке под торговой маркой «Планета здоровья», сайт https://planetazdorovo.ru.

Истцом также произведено исследование купленного товара согласно Договору № ЭПО-07/21 от 24 февраля 2021 г. ,согласно которому товар содержит все  существенные признаки промышленного образца или совокупность признаков, нашедших отражение на изображениях промышленного образца по патенту РФ №123868.

Разрешения на использование истец ответчику не давал.

В ходе судебного разбирательства истцом заявлено ходатайство об изменении исковых требований в порядке ст.49 АПК РФ, в связи с тем, что ответчик в период с даты поставки первой партии товара, по конец 2021 года использовал произведение дизайна следующими способами:

распространение произведения путем продажи или иного отчуждения его оригинала или экземпляров (подпункт 2 пункта 2 статьи 1270 ГК РФ);

ответчик осуществляет публичный показ произведения (подпункт 3 пункта 2 статьи 1270 ГК РФ).

Кроме того, ответчик в период с 16.01.2021, то есть после даты государственной регистрации промышленного образца по патенту № 123868, по конец 2021 года вводил в гражданский оборот на территории РФ зубные щётки, в которых использован промышленный образец истца, путём заказа, хранения, предложение к продаже и розничной реализации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) произведения дизайна, как произведения искусства (абзац 7 пункта 1 статьи 1259 ГК РФ), и промышленные образцы отнесены к результатам интеллектуальной деятельности, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью).

Согласно пункту 1 статьи 1229 ГК РФ, правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами.

Статьёй 1252 ГК РФ предусмотрены способы защиты исключительных прав, в том числе пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, возмещение убытков, изъятие материальных носителей. При этом выбор конкретного способа или способов является прерогативой правообладателя.

Согласно пункту 4 статьи 1252 ГК РФ в случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражены результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство, такие материальные носители считаются контрафактными и по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации, если иные последствия не предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации.

В соответствии с правовой позицией, сформулированной в пункте 74 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», если в качестве промышленного образца с согласия правообладателя зарегистрирован объект авторских прав (или их совокупность), способ защиты исключительного права от совершаемых нарушений определяется характером такого нарушения. Если нарушитель совершает действия по использованию промышленного образца (статья 1358 ГК РФ), патентообладатель вправе осуществлять защиту способами, предусмотренными для защиты патентных прав (параграф 8 главы 72, статья 1252 ГК РФ). Если же одновременно с нарушением исключительного права на использование промышленного образца нарушено исключительное право на использование произведения (статья 1270 ГК РФ), защиту вправе осуществлять как обладатель авторского права, так и патентообладатель способами, предусмотренными для защиты соответствующих прав (статьи 1252, 1301, параграф 8 главы 72 ГК РФ).

Абзацем 7 пункта 1 статьи 1259 ГК РФ произведения дизайна отнесены к объектам авторских прав. При этом для возникновения, осуществления и защиты авторских прав, в том числе и на произведения дизайна, в соответствии с пунктом 4 статьи 1259 ГК РФ не требуется регистрация произведения или соблюдение каких-либо иных формальностей.

Статьёй 1301 ГК РФ закреплено, что в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров произведения;

в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения тем способом, который использовал нарушитель.

Произведение дизайна, нарушение исключительных прав на которое вменяется ответчику, представляет собой произведение промышленного дизайна - рукоятку зубной щётки, которая была создана (смоделирована) творческим трудом ФИО1 в программе для трёхмерного моделирования "Rhinoceros 3D" ив объективной форме выражена в компьютерном файле с именем " Facet_2 Финальная модель. 3dm".

Автором и правообладателем произведения дизайна ФИО1 является с 02.11.2016, то есть со дня его создания в объективной форме как объекта авторского права.

Обстоятельство создания произведения дизайна в объективной форме именно к 02.11.2016 были рассмотрены Судом по интеллектуальным правам 10.10.2022 № СИП-1058/2021, Президиумом Суда по интеллектуальным правам 07.02.2023 и Верховным судом РФ 30.05.2023 г.

Суд по интеллектуальным правам первой инстанции, исследовав в судебном заседании 05.04.2022 съемный SD-диск с файлами, по результатам осмотра которого зафиксирована последняя дата изменения файла, содержащего изображение спорного промышленного образца, - 02.11.2016, пришел к выводу о том, что спорное решение внешнего вида рукоятки зубной щетки в окончательном варианте было создано ФИО1 не позднее 02.11.2016.

Дополнительными доказательствами наличия у ФИО1 исключительного права на произведение дизайна является письмо ООО "Завод зубных щёток" № №2019505245 от 08.12.2020, адресованное в Роспатент, а также макет графического дизайна № 6 от 01.12.2018 к договору о сотрудничестве № 1 от 02.07.2018, заключённому между ФИО1 и ООО "Завод зубных щёток".

Впоследствии вышеуказанное произведение дизайна было зарегистрировано 16.02.2021 в качестве промышленного образца по патенту РФ № 123868 с приоритетом от 22.11.2019 по заявке № 2019505245.

Обстоятельство того, что рукоятки зубных щёток, введённых ответчиками в гражданский оборот, воспроизводят вышеуказанное произведение дизайна, подтверждается заключениями специалиста-искусствоведа.

Произведение дизайна воспроизводится в зубных щётках

Зубная щётка Dentalike Crystal Whitening средняя;

Зубная щётка Dentalike Crystal Whitening жёсткая;

Зубная щётка Dr. Dente зеленого цвета мягкая;

Зубная щётка Dr. Dente розового цвета мягкая;

Зубная щётка Dr. Dente оранжевого цвета средняя;

Зубная щётка Dr. Dente сиреневого цвета средняя;

Зубная щётка Dr. Dente голубого цвета средняя;

Зубная щётка ZERO WHITE Classic hard жёсткая;

Зубная щётка ZERO WHITE Classic medium средняя.

Статьёй 1406.1. ГК РФ закреплено, что в случае нарушения исключительного права на промышленный образец автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных настоящим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

в двукратном размере стоимости права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующих изобретения, полезной модели, промышленного образца тем способом, который использовал нарушитель.

Истец просит взыскать с ответчика 375 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на произведение дизайна, 375 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на промышленный образец №123868. При  этом истец в судебном заседании уточнил, что им заявлена компенсация от 10 000 руб. до 5 000 000 руб.

Вместе с тем, в соответствии с абзацем седьмым пункта 1 статьи 1259 ГК РФ произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства относятся к объектам авторских прав.

При этом, разрешая вопрос об отнесении конкретного результата интеллектуальной деятельности к объектам авторского права следует учитывать, что по смыслу статей 1228, 1257 и 1259 ГК РФ в их взаимосвязи таковым является только тот результат, который создан творческим трудом. При этом надлежит иметь в виду, что, пока не доказано иное, результаты интеллектуальной деятельности предполагаются созданными творческим трудом (абзац второй пункта 80 Постановление ВС РФ N 10 от 23.04.2019).

При этом суд при определении размера должен учитывать, в частности, характер допущенного нарушения, срок нарушения, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, а также принципы разумности, справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения. Таким образом, учитывая изложенное, а также нормы статьи 1301 ГК РФ, что с учетом характера нарушения, степени вины нарушителя, принципы разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения,     произведений,  единой экономической цели,   с ответчика подлежит взысканию компенсация в размере   рублей.

В соответствии с п. 62 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Закрепленная за судом возможность снизить размер компенсации в случае ее чрезмерности по сравнению с последствиями нарушения обязательства является одним из правовых способов, предусмотренных в законе, которые направлены против злоупотребления правом, то есть по существу, на реализацию требований части 3 статьи 17 Конституции Российской Федерации, согласно которой осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц.

При этом степень соразмерности компенсации последствиям нарушения обязательства является оценочной категорией, в силу чего только суд вправе дать оценку указанному критерию, исходя из обстоятельств конкретного дела, т.к. целью компенсации является возмещение заявителю действительных неблагоприятных последствий нарушения, восстановление имущественного положения пострадавшей стороны, а не наказание ответчика.

Согласно абзацу 3 пункта 3 статьи 1252 ГК РФ, если одним действием нарущены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, размер компенсации определяется судом за каждый неправомерно используемый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. При этом в случае, если права на соответствующие результаты или средства индивидуализации принадлежат одному правообладателю, общий размер компенсации за нарушение прав на них с учетом характера и последствий нарушения может быть снижен судом ниже пределов, установленных настоящим Кодексом, но не может составлять менее пятидесяти процентов суммы минимальных размеров всех компенсаций за допущенные нарушения.

В соответствии с п. 64 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 разъяснено, что положения абзаца третьего п. 3 статьи 1252 ГК РФ о снижении размера компенсации подлежат применению в случаях, когда одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации (далее -при множественности нарушений), в частности, когда одним действием нарушены права на: несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, связанных между собой: музыкальное произведение и его фонограмма; произведение и товарный знак, в котором использовано это произведение; товарный знак и наименование места происхождения товара; товарный знак и промышленный образец; несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, не связанных между собой (например, в случае продажи одним лицом товара с незаконно нанесенными на него разными товарными знаками или распространения материального носителя, в котором выражено несколько разных экземпляров произведений).

Указанное выше положение ГК РФ о снижении размера компенсации может быть применено также в случаях, когда имеют место несколько правонарушений, совершенных одним лицом в отношении одного результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, и составляющих единый процесс использования объекта (например, воспроизведение произведения и последующее его распространение).

Исходя из указного,  суд считает возможным взыскать компенсации. За  нарушение исключительных  прав на промышленный образец и  дизайн,  учитывая длительность нарушения,  в размере  375 000 руб.  в совокупности.

При указанных обстоятельствах иск подлежит частичному удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 110,123,156, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

РЕШИЛ:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ПАРАЦЕЛЬС" (ОГРН: 

<

***>)  в пользу  индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП: 

<

***>) 375 000 руб. компенсации,  9 000 руб.  в возмещение расходов по госпошлине, 67  руб. 50  коп. в возмещение судебных издержек.

В удовлетворении остальной части иска отказать

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение  месяца с даты его принятия.

 

 

Судья:

А.В. Мищенко