ТРИНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 65, лит. А

http://13aas.arbitr.ru

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Дело №А56-90073/2023

11 августа 2024 года

г. Санкт-Петербург

Резолютивная часть постановления объявлена     06 августа 2024 года

Постановление изготовлено в полном объеме  11 августа 2024 года

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего  Горбачевой О.В.

судей  Бугорская Н.А., Пономарева О.С.

при ведении протокола судебного заседания:  секретарем с/з Казаковой К.Е.

 

при участии:  

от истца: ФИО1 по доверенности от 12.03.2024 (онлайн), ФИО2 по доверенности от 09.03.2022 (онлайн)

от ответчика: ФИО3 (генеральный директор)

 

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер  13АП-15783/2024)  ИП ФИО4 на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 03.04.2024 по делу № А56-90073/2023, принятое 

по иску ИП ФИО4 

к ООО "Гидроцем" 

о взыскании, 

 

установил:

Индивидуальный предприниматель ФИО4 (ОГРНИП: 

<

***>, далее – Истец) обратился в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском, уточненным в порядке ст. 49 АПК РФ к Обществу с ограниченной ответственностью «Гидроцем» (адрес: 196603, Санкт-Петербург, Красносельское шоссе, д. 14/28, лит. Р, пом. 1-Н, ком. 61, ОГРН: 

<

***>, далее – Ответчик) о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак «ГИДРОЦЕМ» по свидетельству № 680973 в размере 105 124 344руб. за нарушение исключительного права на товарный знак «ГИДРОЦЕМ».

Решением суда первой инстанции от 03.04.2024  в удовлетворении  исковых требований отказано.

В апелляционной жалобе  истец, ссылаясь на неправильное применение судом первой инстанции норм материального права и несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела, просит решение суда первой инстанции отменить и удовлетворит заявленные  требования.

Распоряжением Врио председателя Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.07.2024 в связи с пребыванием судьи Третьяковой Н.О. в отставке дело передано в производство судьи Горбачевой О.В.

В судебном заседании представитель истца доводы жалобы поддержал, настаивал на ее удовлетворении.

Представитель ответчика  с жалобой не согласился, просил решение суда первой инстанции оставить без изменения.

Законность и обоснованность решения суда первой инстанции проверены в апелляционном порядке. 

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, словесный товарный знак "ГИДРОЦЕМ" по свидетельству Российской Федерации N 680973 зарегистрирован Роспатентом 08.11.2018 по заявке N 2018703326 с приоритетом от 29.01.2018 на имя ФИО4 в отношении широкого перечня товаров 1, 2, 17, 19-го классов и услуг 35-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

Истцу стало известно о заключении ответчиком Договоров  поставки №01/16 от 15.02.2016, №01/01/04/2016 от 01.04.2016, №03/03/08/2015 от 27.09.2015, №03/03/08/2015 от 03.08.2015, а также  реализации в рамках указанных договоров  товаров, содержащих обозначение ГИДРОЦЕМ, сходного до степени смешения с товарным знаком  по свидетельству N 680973, правообладателем которого является истец.

Предприниматель, ссылаясь на то, что использованное обозначение сходно с принадлежащим ему товарным знаком, согласия на его использование  ответчику не предоставлялось, направил претензию с требованиями о выплате компенсации.

Согласно  доводов  истца ответчиком в период с 08.07.2015 по 26.12.2018  на основании УПД  осуществлена реализация товаров, содержащих обозначение ГИДРОЦЕМ в адрес ООО «СОЮЗСТРОЙСЕРВИС»,  ООО «БизнесТренд», ООО «Печенгское Строительное Объединение», ООО «УК РосИнвестПроект» на общую сумму 52 562 272 рубля.

Компенсация рассчитана исходя из двукратной стоимости  товаров, на которых  незаконно  размещено обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком, в общей сумме 105 124 544 рубля (52 562 272 х 2).

Поскольку претензия оставлена ответчиком без удовлетворения, истец обратился в арбитражный суд.

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении требований, указал на недопустимость взыскания компенсации за  реализацию товаров до  даты регистрации прав на товарный знак, а также на пропуск срока исковой давности, о применении которого  заявил ответчик при рассмотрении дела в суде первой инстанции.

Апелляционный суд, исследовав материалы дела, проанализировав доводы  апелляционной жалобы, не находит оснований для  отмены решения суда первой инстанции.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при предъявлении требования о взыскании компенсации за нарушение исключительного права доказыванию подлежат: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем незаконного использования. При определении размера компенсации подлежат учету вышеназванные критерии.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела и от их установления зависит правильное разрешение спора, при этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Как установлено судом и следует из материалов дела, истец является правообладателем товарного знака "ГИДРОЦЕМ" по свидетельству Российской Федерации N 680973 зарегистрирован Роспатентом 08.11.2018 по заявке N 2018703326 с приоритетом от 29.01.2018.

Факт реализации  ответчиком товаров, маркированных обозначением ГИДРОЦЕМ, в период с 08.07.2015  по 26.12.2018  подтвержден  представленными в материалы дела договорами, УПД.

 Истец определил сумму компенсации на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещено сходное с ними обозначение.

В качестве фактов использования защищаемого товарного знака истец заявил о продаже товаров, маркированных сходным обозначением, в период с 08.07.2015  по 26.12.2018 на сумму 52 562 272 рубля.

Согласно пункту 155 Постановления N 10 по смыслу положений пункта 1 статьи 1477, статьи 1481, пункта 1 статьи 1484 ГК РФ обозначение, которое заявлено на государственную регистрацию и проходит экспертизу в Роспатенте, до даты его регистрации в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Государственный реестр) товарным знаком не является.

Положения статьи 1491 ГК РФ не могут быть расценены как свидетельство того, что действия, совершенные до даты государственной регистрации товарного знака в Государственном реестре, являются нарушением исключительного права на товарный знак.

Использование третьими лицами обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с заявленным на регистрацию в качестве товарного знака обозначением, в период между датой подачи заявки (датой приоритета) и датой регистрации этого товарного знака не может считаться нарушением исключительного права на товарный знак.

Дата подачи заявки служит лишь моментом отсчета срока действия исключительного права и определяет согласно пункту 1 статьи 1494 ГК РФ дату приоритета (в частности, в целях применения пункта 6 статьи 1483 ГК РФ).

В отношении товарного знака "ГИДРОЦЕМ" по свидетельству Российской Федерации N 680973 требования истца не могли быть предъявлены в отношении действий ответчиков, имевших место до 08.11.2018, поскольку указанный товарный знак был зарегистрирован только в указанную дату (пункт 155 Постановления N 10).

Поскольку в период с 08.07.2015  по 07.11.2018  ответчиком осуществлена реализация товаров на сумму 52 141 122 рубля, суд первой инстанции правомерно отказал в удовлетворении исковых требований в части взыскания с ответчика компенсации в размере 104 282 244 рубля.

Вывод суда первой инстанции об отсутствии оснований для удовлетворения иска в сумме 104 282 244 рубля  по указанному мотиву апелляционный суд находит соответствующим установленным по делу обстоятельствам, имеющимся в деле доказательствам и закону, а также разъяснениям высшей судебной инстанции.

Доводы апелляционной жалобы о том, что использование  ответчиком в период с 08.07.2015  по 07.11.2018  обозначения ГИДРОЦЕМ является нарушением  прав истца на коммерческое  обозначение ГИДРОЦЕМ, подтвержденное  решением СИП от 09.10.2020 по делу № СИП-329/2020 отклоняются апелляционным судом, поскольку иск был предъявлен в защиту только средства индивидуализации – товарного знака по свидетельству  N 680973 и из материалов дела не усматривается, что в ходе производства по делу истец заявлял об изменении предмета или основании требований и такое изменение было принято судом в порядке, предусмотренном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Материалами дела установлено, что  после регистрации прав истца на товарный знак  в период с 08.11.2018 по 26.12.2018  ответчиком на основании договора, заключенного с ООО «Союзстройсервис»  на основании УПД осуществлена реализация товаров на сумму 421 150 рублей.

При рассмотрении дела в суде первой инстанции ответчиком заявлено о применении срока исковой давности.

Согласно правовой позиции, изложенной в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.09.2015 г. N 43 истечение срока исковой давности является самостоятельным основанием для отказа истцу в иске.

В соответствии с п. 2 ст. 199 Гражданского кодекса Российской Федерации исковая давность применяется судом только по заявлению сторон в споре, сделанному до вынесения судом решения.

В соответствии со статьей 195 ГК РФ исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено. На исковое требование распространяется общий срок исковой давности в три года, предусмотренный ст. 196 ГК РФ.

Согласно пунктам 1 и 2 статьи 200 ГК РФ, если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права. По обязательствам с определенным сроком исполнения течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения.

Кроме того, согласно пункту 3 статьи 202 ГК РФ и пункту 16 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 N 43 "О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности" течение срока исковой давности приостанавливается, если стороны прибегли к несудебной процедуре разрешения спора, обращение к которой предусмотрено законом, в том числе к обязательному претензионному порядку.

В силу разъяснений, данных в пункте 35 Обзора судебной практики Верховного суда РФ N 1 (2019) утв. Президиумом Верховного Суда РФ 24.04.2019, из системного 5 толкования пункта 3 статьи 202 ГК РФ и части 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации следует правило, в соответствии с которым течение срока исковой давности приостанавливается на срок фактического соблюдения претензионного порядка (с момента направления претензии до момента получения отказа в ее удовлетворении), не поступление ответа на претензию в течение 30 дней либо срока, установленного договором, приравнивается к отказу в удовлетворении претензии, поступившему на 30 день либо в последний день срока, установленного договором.

Таким образом, если ответ на претензию не поступил в течение 30 дней или срока, установленного договором, или поступил за их пределами, течение срока исковой давности приостанавливается на 30 дней, либо на срок, установленный договором для ответа на претензию. Применительно к соблюдению процедуры досудебного урегулирования спора начало и окончание этой процедуры, влияющей на приостановление течения срока, установлены законом. Ввиду чего, срок исковой давности продлевается на срок фактического соблюдения истцом претензионного порядка.

Суд первой инстанции, при рассмотрении дела  установил, что 23.07.2019 ООО «ГИДРОЦЕМ» было подано возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания) «ГИДРОЦЕМ». Ответчик также представил дополнительные доказательства, а именно: Договор поставки №01/16 от 15.02.2016, заключенный с ООО «СОЮЗСТРОЙСЕРВИС» и универсальные передаточные документы за период с 19.02.2016 года по 26.12.2018.

Решением Роспатента от 10.01.2020 по заявке № 2018703326, принятым по результатам рассмотрения на заседании коллегии Палаты по патентным спорам 13.12.2019  в удовлетворении возражений от 23.07.2019, поданного ООО «ГИДРОЦЕМ» против предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания) «ГИДРОЦЕМ» ООО «ГИДРОЦЕМ» было отказано. 

23.04.2020 года данное решение Федеральной службой интеллектуальной собственности (Роспатент) от 10.01.2020 года было обжаловано в Суд по интеллектуальным правам, дело № СИП-329/2020.

В ходе судебного разбирательства по делу № СИП-329/2020 представитель Роспатента представил отзыв на заявление ООО «Гидроцем», в котором указал, что довод заявителя о том, что при принятии оспариваемого решения Роспатент нарушил пункт 2.5 Правил ППС, поскольку не принял во внимание товарные накладные, счета -фактуры, УПД и договоры, представленные заявителем в Роспатент после подачи возражения против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку ( абзац 2 стр.7 отзыва). Из представленного отзыва следует, что о наличии документов, положенных в обоснование исковых требований истца по настоящему делу  истцу было известно еще 07.11.2019. 

В письменных пояснениях истца, представленных в материалы дела № СИП-329/2020  15.09.2020  истец указывает, что ответчик  использует  товарный знак  при реализации товаров в рамках договора, заключенного с ООО «Союзстройсервис» от 10.05.2016 № ППГ-09. 

В системе электронного правосудия в картотеке дел в деле № СИП -329/2020 имеются сведения о заявлении ИП ФИО4 ходатайств об ознакомлении с материалами дела от 09.06.2020, 22.06.2020, 26.06.2020,  14.07.2020, 22.07.2020, 14.08.2020, 17.09.2020.

Решением  Суда по интеллектуальным правам от 09.10.2020 по делу № СИП-329/2020 ответчику отказано в  удовлетворении заявленных требований.

Проанализировав  представленные в материалы дела доказательства,  суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что  истцу было известно как о заключении ответчиком с ООО «Союзстройсервис» договора поставки от 10.05.2016 № ППГ-09, так и  о фактической поставке  товаров за период с 19.02.2016 года по 26.12.2018 при рассмотрении Роспатентом возражений ответчика против предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания) «ГИДРОЦЕМ», а именно  в период до 10.01.2020 (дата принятия Роспатентом решения об отказе в удовлетворении возражений).

 Материалами дела установлено, что истец обратился в арбитражный суд с исковым заявлением 20.09.2023.

Таким образом, с учетом положений ст. 202 ГК РФ, срок исковой давности на момент обращения  истца в арбитражный суд истек.

Ссылки истца о том, что  он узнал о нарушении  своего исключительного права на товарный знак 30.12.2020, признаются апелляционным судом несостоятельными и не подтвержденными материалами дела, в связи с чем подлежат отклонению.

Признаются несостоятельными также  доводы истца о том, что срок исковой давности по требованию о взыскании компенсации подлежит исчислению с  даты принятия Судом по интеллектуальным правам судебного акта по делу № СИП-329/2020 (09.10.2020), поскольку  принятие  судебного акта об отказе в  удовлетворении требований о признании недействительным решения Роспатента об отказе  в удовлетворении возражений  в отношении зарегистрированного по свидетельству № 680973 от 08.11.2018  товарного знака, не  изменяет  дату с которой в соответствии с требованиями действующего законодательства подлежит исчислению   срок исковой давности. 

Доводы  истца о неприменении  положений о сроке исковой давности к рассматриваемым правоотношениям отклоняются апелляционным судом, как основанные на ошибочном толковании  норм действующего законодательства. 

Согласно п. 60 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 г. N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" требование о взыскании компенсации носит имущественный характер, в связи с чем, к указанному требованию подлежит применению общий срок исковой давности, установленный п. 1 ст. 196 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Таким образом, поскольку в отношении требования о взыскании компенсации  за нарушения  ответчика исключительных прав истца  по реализации  товаров в период с 08.11.2018 по 26.12.2018 обращение с настоящим иском последовало за пределами срока исковой давности, о чем ответчиком было заявлено в суде первой инстанции, требования о взыскании компенсации  в сумме 842 300 рублей  удовлетворению не подлежит.

На основании изложенного  суд первой инстанции обоснованно отказал в удовлетворении заявленных истцом требований.

Принимая во внимание, что дело рассмотрено судом первой инстанции полно и всесторонне, нормы материального и процессуального права не нарушены, выводы суда о применении норм права соответствуют установленным по делу обстоятельствам и имеющимся доказательствам, у апелляционной инстанции не имеется правовых оснований для отмены принятого решения.

Арбитражный апелляционный суд полагает, что доводы апелляционной жалобы не содержат достаточных фактов, которые имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного решения, либо опровергали выводы суда первой инстанции, в связи с чем признаются судом апелляционной инстанции несостоятельными и не могут служить основанием для отмены решения. Выражая несогласие с решением суда, истец не представил доказательства, подтверждающие правомерность и обоснованность его исковых требований.

Руководствуясь статьями 269 - 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд 

 

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской  области  от 03.04.2024 по делу N А56-90073/2023 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Постановление  может  быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

 

Председательствующий

 

О.В. Горбачева

Судьи

 

Н.А. Бугорская

 

О.С. Пономарева