АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

620075 г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4,

www.ekaterinburg.arbitr.ru   e-mail: info@ekaterinburg.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №А60-12114/2023

04 июля 2023 года

г. Екатеринбург

 

Резолютивная часть решения объявлена 27 июня 2023 года 

Полный текст решения изготовлен 04 июля 2023 года.

 

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи М.В. Артепалихиной, при ведении протокола судебного заседания помощником судьи К.А. Каргаполовой, рассмотрел в судебном заседании дело №А60-12114/2023 по  иску АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" им. Ф.Э. Дзержинского" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к ЗАО "Белорецкий завод рессор и пружин" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании 4 140 000 руб., третье лицо - ООО "ТОПСЕРВИС" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>),

при участии в судебном заседании

от истца: ФИО1, представитель по доверенности  №169 от 30.12.2022 г. (онлайн),

от ответчика: ФИО2, представитель по доверенности  б/н от 06.04.2023 г. (онлайн),

от третьего лица: неявка, извещен надлежащим образом.

 

Лица, участвующие в деле, о времени  и месте рассмотрения заявления извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте суда.

Лицам, участвующим в деле, процессуальные права и обязанности разъяснены. Отводов суду, ходатайств не заявлено.

 

АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" им. Ф.Э. Дзержинского" обратилось в суд с иском к ЗАО "Белорецкий завод рессор и пружин" о взыскании 4 140 000 руб., в том числе: 50 000 руб. – штрафная неустойка за несоблюдение режима «Коммерческая тайна», 500 000 руб. – неустойка за непредставление запрошенных в ходе проверки документов (конструкторская документация), 90 000 руб. – неустойка за непредставление актов сверок, 2 000 000 руб. – неустойка за несвоевременный возврат конструкторской документации, 1 500 000 руб. – неустойка за непредставление отчетной документации за период 2 кв. 2021 г. – 4 кв. 2021 г. Истец просит обязать ответчика представить отчетную документацию за период 2 кв. 2021 г. – 4 кв. 2021 г.

Ответчик представил отзыв на иск, в котором против заявленных требований возражает, настаивая на том, что режим коммерческой тайны соблюден надлежащим образом. При этом указывает, что отчетная документация и акты сверок не были предоставлены, так как продукция по лицензионному договору не производилась и не реализовывалась.

С учетом заявленных сторонами доводов, суд счел необходимым по своей инициативе привлечь к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора - ООО "ТОПСЕРВИС" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>).

В предварительном судебном заседании суд завершил рассмотрение  всех вынесенных в предварительное заседание вопросов, с учетом мнения присутствующих в судебном заседании представителей лиц, участвующих в деле, суд признал дело подготовленным к судебному разбирательству. 

От ответчика поступили дополнительные документы.

От истца поступили письменные пояснения.

Ввиду того, что сведения о надлежащем извещении третьего лица в материалах дела отсутствовали, судебное разбирательство отложено на основании ст. 158 АПК РФ.

От истца поступили письменные пояснения.

В судебном заседании представители сторон ранее заявленные доводы и возражения поддержали.

Рассмотрев материалы дела, суд 

УСТАНОВИЛ:

АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» является правообладателем исключительных прав на ноу-хау: пружина наружная черт. № 194.00.083-0, пружина внутренняя черт. № 194.00.084-0.

АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» предоставило ЗАО «БЗРП» посредством заключения лицензионного договора № 176сб/5 от 23.03.2021 неисключительную лицензию на право использования ноу-хау.

Исходя из условий, определенных в разделе 2 договора, ответчику было предоставлено право, использовать полученное от истца ноу-хау для изготовления продукции железнодорожной техники с целью ее последующей реализации в адрес третьих лиц.

В целях проверки соблюдения исполнения ответчиком взятых на себя обязательств, условиями договора, определенными в пунктах 6.2 и 9.2, истцу предоставлено право не чаще одного раза в квартал, проводить его проверку.

В частности, в ходе осуществления такой проверки, истец имеет право;

-           проверить качество произведенной по лицензии продукции, а также ее соответствие конструкторской документации,

-           проверить данные, относящиеся к объему произведенной и реализованной по лицензии продукции (в том числе финансово-хозяйственную деятельность ответчика и его конструкторскую документацию).

В силу п. 9.2 договора, проверка может проводиться в течение всего срока действия договора, а также, в случае если договор не пролонгировался, на протяжении пяти лет после истечения срока его действия.

В свою очередь, ответчик, согласно все тому же п. 9.2 договора должен обеспечить возможность проведения такой проверки, а также в момент ее осуществления предоставить истцу запрошенные им оригиналы документов, либо их заверенные копии.

Действуя в соответствии с вышеуказанными условиями договора, 29 сентября 2022 года истец осуществил проверку, в ходе которой выяснилось, что не все предусмотренные договором обязательства ответчиком исполняются надлежащим образом.

Ссылаясь на указанные обстоятельства, истец обратился в суд с иском о взыскании нестойки в размере 4 140 000 руб.

Исследовав материалы дела, оценив их в порядке ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения заявленных требований, исходя из следующего.

В соответствии с п. 1 ст. 1466 Гражданского кодекса РФ, обладателю секрета производства принадлежит исключительное право использования его в соответствии со ст. 1229 Гражданского кодекса РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на секрет производства), в том числе при изготовлении изделий и реализации экономических и организационных решений. Обладатель секрета производства может распоряжаться указанным исключительным правом.

Согласно п.1 ст. 1229, а также п. 1 ст. 1233 Гражданского кодекса РФ, юридическое лицо, обладающее исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности (правообладатель), вправе использовать такой результат, а также распоряжаться им по своему усмотрению любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующего результата интеллектуальной деятельности в установленных договором пределах (лицензионный договор). Заключение лицензионного договора не влечет за собой переход исключительного права к лицензиату. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

В соответствии с п. 10.1 договора, лицензиат гарантирует сохранение режима конфиденциальности по приложению 4, которое является неотъемлемой частью договора, и примет все меры по предотвращению разглашения ноу-хау и другой информации, связанной с обеспечением договора, в том числе:

подп. 10.1.1 при регистрации входящих и исходящих документов, содержащих коммерческую тайну:

- вся поступающая корреспонденция с грифом «Коммерческая тайна» принимается и вскрывается ответственным исполнителем,

- документы, сведения которых содержат информацию, составляющую коммерческую тайну, подлежат обязательной регистрации в журнале регистрации документов ограниченного пользования. К регистрационному индексу таких документов добавляется пометка «КТ». Журнал должен содержать: номер и дату поступившего документа, регистрационный номер и дату входящего документа, откуда поступил, краткое содержание, количество листов, кому передан на исполнение, дата передачи и возврата с подписью и расшифровкой исполнителя;

подп. 10.1.2 при передаче документов, содержащих коммерческую тайну;

подп. 10.1.3 при копировании документов и сведений, содержащих коммерческуютайну, на бумажных носителях;

подп. 10.1.4 при уничтожении копий документов и сведений, составляющихкоммерческую тайну.

В ходе проверки выяснилось, что на входящих в адрес ответчика документах, содержащих сведения, составляющие коммерческую тайну, отсутствует регистрация в соответствии с журналом № 5-73-КТ.

А именно, сопроводительные письма, с которыми истцом была предоставлена конструкторская документация по договору, зарегистрированы в журнале входящей информации № 431 от 26.04.2021, № 687 от 16.07.2021 неуполномоченным представителем, в частности секретарем предприятия, более того без отметки «КТ».

Один факт нарушения приравнен к одному мероприятию, предусмотренному в приложении 4 договора, либо одному мероприятию, предусмотренному в каком - либо из вышеперечисленных подпунктов пункта 10.1 договора.

Истец при определении размера взыскиваемой неустойки исходил из количества подпунктов п. 10.1 договора, в отношении которых ответчиком были допущены нарушения, а именно: нарушение мероприятий, предусмотренных подп. 10.1.1 п. 10.11 = один факт нарушения = 50 000 руб.

Таким образом, за несоблюдение мероприятий, предусмотренных вышеуказанным п. 10.1, договором предусмотрена санкция в виде штрафной неустойки, которую ответчик, согласно п. 10.3 договора, должен уплатить в пользу истца в сумме 50 000 руб. за каждый допущенный факт нарушения.

Согласно п. 6.2 договора, лицензиар имеет право не чаще одного раза в квартал производить проверку лицензиата в отношении производимой продукции по лицензии на соответствие конструкторской документации, осуществлять контроль качества производимой продукции по лицензии. Также лицензиар имеет право производить проверку данных, относящихся к объему произведенной и реализованной продукции (в т.ч. проверку финансово-хозяйственной и конструкторской документации лицензиата).

В соответствии с пунктами 6.2 и 9.2 договора, ответчик обязан представлять все документы, запрашиваемые истцом в ходе проведения проверки.

 К таким документам, в частности, относится конструкторская документация ответчика (п. 6.2 договора).

В силу п. 6.3.5 договора, лицензиат обязан обеспечить возможность проведения проверки лицензиаром в соответствии с п. 6.2 договора (в том числе путем предоставления необходимых поверенных средств измерения и аттестованного контрольного оборудования для контроля качества продукции по лицензии).

Аналогичное условие отражено в п. 9.2 договора, в силу которого лицензиар имеет право производить проверку качества и технологии изготовления продукции по лицензии, проверку данных, относящихся к объему производства и реализации продукции (в том числе проверку финансово-хозяйственной деятельности и конструкторской документации лицензиата, а также документов, подтверждающих право владения оборудованием для изготовления продукции по лицензии, а также производственных площадей) в течение всего срока действия договора и на протяжении пяти лет после истечения срока действия договора, в случае если договор не пролонгируется. Лицензиат обязуется обеспечить возможность такой проверки и предоставить оригиналы и заверенные копии запрашиваемых документов.

Кроме того, п. 17.6 договора предусмотрено, что в случае выявления несогласованного с лицензиаром факта использования лицензиатом в продукции собственного производства интеллектуальной собственности лицензиара, полученной по договору, лицензиар вправе письменно запросить у лицензиата соответствующую часть технической документации. В рамках данного запроса (в том числе, в рамках проведения проверок, предусмотренных п. 6.2 и п. 9.2 договора) лицензиат предоставляет лицензиару учетные копии соответствующей части технической документации (КД, ТД, ТУ, РЭ и т.д.) в виде оригиналов на обозрение и копий, заверенных в порядке, принятом у лицензиата. Стороны понимают и соглашаются с тем, что лицензиат предоставляет запрашиваемую информацию лицензиару на условиях конфиденциальности, предусмотренных договором, а также то, что при исполнении данного пункта, равно как всего договора, стороны будут действовать разумно, добросовестно и в рамках партнерского уважения к интересам друг друга.

ЗАО «БЗРП» было предоставлено право использовать данное ноу-хау для изготовления пружин с черт. №№ 100.30.018-0, 100.30.019-0, с целью их установки в железнодорожные тележки мод. 18-100 и последующей продажи в адрес третьих лиц.

В п. 4.8 указанного договора было оговорено, что после заключения договора ЗАО «БЗРП» гарантирует не копировать и не переиздавать иными другими способами технические решения, содержащиеся в представленном ноу-хау.

Истец, в ходе осуществления проверки, запросил у ответчика представить на обозрение конструкторскую документацию на пружины с черт. №№ 9801.30.002, 9801.30.004, 9771.06.06.00001, 9771.06.06.00002.

Данное требование обусловлено тем, что при визуальном осмотре, указанные пружины имели сходство с пружиной наружной черт. № 194.00.083-0 и пружиной внутренней черт. № 194.00.084-0, конструкторская документация на которые была передана ответчику по договору.

В результате, несмотря на условия договора, требование истца о предоставлении конструкторской документации на данные пружины, ответчиком было оставлено без исполнения.

За непредставление документов, запрошенных в ходе проверки, договором предусмотрена санкция в виде штрафной неустойки.

В частности, из условий, определенных в пунктах 6.3.6 и 9.3 договора следует, что за непредставление оригиналов документов, либо их заверенных копий, ответчик уплачивает истцу штрафную неустойку в размере 500 000 руб. за каждый допущенный факт нарушения.

Помимо нарушений допущенных и выявленных в момент проведения проверки, ответчиком также не исполнены обязательства, предусмотренные непосредственно условиями самого договора, а именно ответчиком не предоставлена отчетная документация за период 2 кв. 2021 -4 кв. 2021.

Как следует из п. 1 ст. 314 Гражданского кодекса РФ, если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения либо период, в течение которого оно должно быть исполнено (в том числе в случае, если этот период исчисляется с момента исполнения обязанностей другой стороной или наступления иных обстоятельств, предусмотренных законом или договором), обязательство подлежит исполнению в этот день или соответственно в любой момент в пределах такого периода.

Согласно п.1 ст. 1237 Гражданского кодекса РФ, лицензиат обязан представлять лицензиару отчеты об использовании результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если лицензионным договором или Гражданским кодексом РФ не предусмотрено иное.

В соответствии с данным положением Гражданского кодекса РФ в договоре, а именно в п. 9.1, предусмотрено условие, в силу которого, ответчик в течение 5 дней, следующих за отчетным периодом, должен за подписью руководителя предприятия и главного бухгалтера предоставлять истцу сводные данные по объему произведенной и реализованной по лицензии продукции (в том числе нулевые данные в случае отсутствия производства и реализации продукции).

В силу п. 1.6 договора, отчетный период - это период деятельности ответчика по выполнению условий договора в течение каждых трех месяцев (календарный квартал), начиная с момента вступления договора в силу.

Исходя из вышеуказанного, каждые три месяца деятельности (календарный квартал), начиная с даты заключения договора, у ответчика возникает обязанность по предоставлению в адрес истца отчетной документации за соответствующий период,

Учитывая, что договор действовал в период с 23.03.2021 по 31.12.2021, соответственно отчетная документация должна была быть предоставлена ответчиком за три календарных квартала, в частности: за 2 кв. 2021 года в срок до 05.07.2021, за 3 кв. 2021 до 05.10.2021, за 4 кв. 2021 до 10.01.2021.

До настоящего момента ни за один из вышеуказанных периодов отчетная документация ответчиком не предоставлена.

За непредставление/несвоевременное предоставление отчетной документации, п. 9.3 договора предусмотрена штрафная неустойка в размере 500 000 руб., которую ответчик должен уплатить в пользу истца за каждый допущенный факт нарушения.

Исходя из условий, установленных в данном пункте договора, сумма штрафной неустойки за непредставление отчетной документации за период 2 кв. 2021 - 4 кв. 2021, составит 1 500 000 руб. (500 000 руб. * 3 календарных квартала).

Так же ответчиком не предоставлены акты сверок.

Пунктом 6.3.7 договора на ответчика возложена обязанность на протяжении всего срока действия договора, направлять в адрес истца, не позднее 10-го числа месяца, начинающего квартала, акт сверки взаимных расчетов.

Поскольку, как уже было указано, действие договора распространялось на три полных календарных квартала (23.03.2021 - 31.12.2021), соответственно, актов сверки должно быть три, а именно: за 2 кв. 2021 акт должен был быть предоставлен ответчиком в срок до 10.04.2021, за 3 кв. 2021 до 10.07.09.2021, за 4 кв. 2021 до 10.10.2021.

До настоящего момента ни один акт сверки ответчиком не предоставлен.

За неисполнение обязательств в части предоставления актов сверки, договором, а именно п. 6.3.8 предусмотрена неустойка в размере 30 000  руб., которую ответчик должен оплатить в пользу истца за каждый допущенный факт нарушения.

Таким образом, поскольку по договору не предоставлено три акта сверки, соответственно, сумма штрафной неустойки, которую ответчик должен уплатить в пользу истца составит 90 000 руб. (30 000 руб. * 3 календарных квартала).

Кроме того, ответчиком несвоевременно возвращена конструкторская документация.

Согласно п. 6.3.4 договора, лицензиат обязан по окончании действия договора, а также в случае его досрочного расторжения, прекратить использование ноу-хау с соблюдением условий о конфиденциальности и вернуть лицензиару в срок тридцать календарных дней с даты окончания срока действия, либо с даты досрочного расторжения договора, все экземпляры переданного ноу-хау (в том числе переданного по извещениям), а также уничтожить все копии, сделанные лицензиатом для своих нужд и направить акт об уничтожении в адрес лицензиара в течение тридцати календарных дней.

Как следует из условий, определенных в п. 14.1 договора, срок его действия начинает исчисляться с даты подписания, и заканчивается в момент истечения срока действия договора поставки № 124м/427 от 24.03.2021, заключенного между истцом и ООО «Топ-Сервис».

После истечения срока действия договора, ответчик в силу п. 6.3.4 договора должен прекратить использование ноу-хау с соблюдением условий о конфиденциальности и в течение тридцати календарных дней вернуть истцу все переданные по договору (в том числе по извещениям) экземпляры данного ноу-хау, а также уничтожить все копии, сделанные им для своих нужд, в подтверждение чего направить в адрес истца в течение тридцати календарных дней акт об уничтожении таких копий.

Исходя из условий, определенных в п. 10.1 указанного договора поставки, срок его действия истек 31.12.2021.

Учитывая данное обстоятельство, а также условия, предусмотренные в п. 6.3.4 договора, конструкторскую документацию ответчик должен был вернуть в адрес истца в срок до 30.01.2022.

Однако указанную документацию ответчик вернул в адрес истца лишь 08 августа 2022 года.

Условия договора не обязывают истца уведомлять ответчика об окончании срока действия договора поставки 124м/427 от 16.02.2021, заключенного с ООО «ТопСервис».

За нарушение обязательств, в части возврата конструкторской документации, договором, в частности п. 6.5 предусмотрена санкция в виде штрафной неустойки, а именно, в случае если ответчик не вернет истцу в сроки, предусмотренные договором, конструкторскую документацию на «ноу-хау», то он должен оплатить в пользу последнего штрафную неустойку в размере 2 000 000 руб.

Таким образом, исходя из расчета истца, неустойка составила 4 140 000 руб., в том числе: 50 000 руб. – штрафная неустойка за несоблюдение режима «Коммерческая тайна», 500 000 руб. – неустойка за непредставление запрошенных в ходе проверки документов (конструкторская документация), 90 000 руб. – неустойка за непредставление актов сверок, 2 000 000 руб. – неустойка за несвоевременный возврат конструкторской документации, 1 500 000 руб. – неустойка за непредставление отчетной документации за период 2 кв. 2021 г. – 4 кв. 2021 г. Так же просит обязать ответчика представить отчетную документацию за период 2 кв. 2021 г. – 4 кв. 2021 г.

Ответчик сослался на то, что конверт, в котором находилась конструкторская документация, не содержал какой-либо информации (пометок) о наличии такого режима.

Указанные возражения не могут быть приняты судом во внимание, исходя из следующего.

Во исполнение взятых на себя обязательств предусмотренную договором конструкторскую документацию истец направил в адрес ответчика посредством почты России с сопроводительным письмом за исх. № 5-46/68 от 01.04.2021.

При отправлении конструкторской документации на конверте к исходящему номеру была добавлена пометка «кт», что подтверждается как квитанцией о направлении, так и уведомлением о вручении.

А именно, как в квитанции, так и в уведомлении исходящий номер выглядит следующим образом: 5-46/68кт.

Соответственно, на конверте, который получил ответчик, данный номер выглядит точно таким же образом, то есть имеет в наличии пометку «кт».

Учитывая данное обстоятельство, утверждение ответчика о том, что конверт не содержал информации о режиме «кт», не соответствует действительности.

Кроме того, помимо конверта пометка «Коммерческая тайна» также содержится на каждом листе самой конструкторской документации.

Иные возражения ответчика судом отклоняются как противоречащие обстоятельствам дела, установленным в судебном заседании на основании исследования представленных доказательств.

 

В соответствии со ст. 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Согласно ч. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

С учетом изложенного, требования истца о взыскании неустойки и об обязании ответчика предоставить отчетную документацию за период 2 кв. 2021 - 4 кв. 2021 подлежат удовлетворению.

В соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Руководствуясь ст.110, 167-170, 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд 

РЕШИЛ:

1. Исковые требования  удовлетворить.

2. Взыскать с ЗАО «БЗРП» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 4140000 рублей неустойки, 49700 руб. – в возмещение расходов по оплате государственной пошлины по иску.

             Обязать ЗАО «БЗРП» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) предоставить АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) отчетную документацию за период 2 кв. 2021 - 4 кв. 2021.

          3. Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» http://ekaterinburg.arbitr.ru.

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru.

4. В соответствии с ч. 3 ст. 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя или по его ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.

С информацией о дате и времени выдачи исполнительного листа канцелярией суда можно ознакомиться в сервисе «Картотека арбитражных дел» в карточке дела в документе «Дополнение».

В случае неполучения  взыскателем исполнительного листа в здании суда в назначенную дату, исполнительный лист не позднее следующего рабочего дня будет направлен по юридическому адресу взыскателя заказным письмом с уведомлением о вручении.

В случае если до вступления судебного акта в законную силу поступит апелляционная жалоба, (за исключением дел, рассматриваемых в порядке упрощенного производства) исполнительный лист выдается только после вступления судебного акта в законную силу. В этом случае дополнительная информация о дате и времени выдачи исполнительного листа будет размещена в карточке дела «Дополнение».

 

Судья                                                                                               М.В. Артепалихина