ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ

АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ул. Батюшкова, д.12, г. Вологда, 160001

E-mail: 14ap.spravka@arbitr.ru, http://14aas.arbitr.ru

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Дело № А52-5093/2018

г. Вологда

03 февраля 2020 года

 

Резолютивная часть постановления объявлена 27 января 2020 года.

В полном объеме постановление изготовлено 03 февраля 2020 года.

Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего Романовой А.В., судей Зориной Ю.В. иФИО1

при ведении протокола секретарем судебного заседания                    ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя ФИО3 на решение Арбитражного суда Псковской области от 17 апреля 2019 года по делу № А52-5093/2018,

у с т а н о в и л:

общество с ограниченной ответственностью «РУСМАШ» (адрес: 144007, 

<

...>;ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>; далее - Общество) обратилось в Арбитражный суд Псковской области с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю ФИО3 (адрес: 180019, город Псков; ОГРНИП 312602734600033, ИНН 

<

***>; далее - Предприниматель) о взыскании 200 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак № 473042, а также 540 руб. расходов на приобретение товара и 10 000 руб. расходов на проведение экспертного заключения (с учетом уточнений, принятых в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекс Российской Федерации (далее - АПК РФ)).

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен индивидуальный предприниматель ФИО4.

Решением Арбитражного суда Псковской области от 17.04.2019 с Предпринимателя в пользу Общества взыскано 200 000 руб. компенсации,540 руб. расходов на приобретение товара. В удовлетворении остальной части судебных издержек отказано. 

Предприниматель с решением суда не согласился и обратился с апелляционной жалобой, в которой просит его отменить и направить вопрос на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Доводы жалобы сводятся к следующему:

- представленные в материалы дела фотографии, отражающие процесс продажи спорного товара, не могут являться надлежащим доказательством по настоящему делу, поскольку на двух фотографиях видна только упаковка, но не видно товарного знака, а на третьей фотографии видна упаковка и товарный знак, но нет привязки к месту приобретения названного товара;

- согласно положениям информационного письма Президиума Высшего Арбитражного апелляционного суда от 29.07.1997 № 19 товарный знак должен занимать доминирующее положение на товаре по объему поля, яркости цвета, узнаваемости. Вместе с тем в данном случае объем площади товарного знака в 80 раз меньше площади поля упаковки;

- представленный в материалы дела лицензионный договор от 01.03.2016 № 2, заключенный с индивидуальным предпринимателем ФИО4, является ненадлежащим доказательством, поскольку заключен между аффилированными лицами;

- взысканный размер компенсации не соответствует принципам справедливости и разумности, нарушает экономический баланс интересов сторон.

Постановлением апелляционного суда от 01.08.2019 решение суда первой инстанции изменено. Резолютивная часть решения от 17.04.2019 изложена в следующей редакции:

«взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО3 в пользу общества «Русмаш» 10 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак № 473042, а также 27 руб. расходов по приобретению контрафактного товара и 350 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины за рассмотрение иска.

В удовлетворении остальной части иска и судебных расходов отказать.

Взыскать с общества «Русмаш» в доход федерального бюджета 5 000 руб. государственной пошлины за рассмотрение иска».

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 03.12.2019 постановление апелляционного суда отменено, дело направлено на новое рассмотрение в апелляционный суд. Кассационный суд указал на необходимость апелляционному суду установить производились ли платежи по лицензионному договору истца с третьим лицом.

Апелляционный суд при новом рассмотрении определением от 20.12.2019 назначил  судебное заседание на 27.01.2020, предложил сторонам представить в суд правовые позиции по делу с учетом обстоятельств, установленных в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 03.12.2019 по настоящему делу. 

Истцу апелляционный суд предложил  в срок до 20.01.2020 представить в суд доказательства в обоснование своей позиции.

Лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещены о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, представителей в суд не направили. Дело рассмотрено в отсутствие их представителей на основании статей 123, 156, 266АПК РФ.

Истец дополнительных доказательств в апелляционный суд не представил.

Исследовав доказательства по делу, проверив законность и обоснованность судебного акта, арбитражный суд апелляционной инстанции пришел к следующим выводам.

Как следует из материалов дела, истец является правообладателем товарного знака «РУСМАШ», что подтверждается свидетельством № 473042, зарегистрированным 17.10.2012 с приоритетом от 13.09.2011, срок регистрации до 13.09.2021.

В торговой точке, расположенной по адресу: 

<

...>, 01.09.2018 зафиксирован факт продажи товара - автоматический натяжитель цепи «Pilot», на котором использован принадлежащий истцу товарный знак № 473042.

Факт продажи ответчиком указанного товара подтверждается кассовым чеком от 01.09.2018, в котором указаны реквизиты Предпринимателя, видеозаписью покупки товара, фотографиями.

Истец направил в адрес ответчика претензию от 27.09.2018 с требованием о прекращении неправомерного использования товарного знака и выплате компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак

Поскольку данная претензия оставлена без удовлетворения, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Суд первой инстанции признал требование о взыскании компенсации в заявленном размере законным, обоснованным и удовлетворил его в полном объеме, требование о взыскании судебных издержек удовлетворил частично.

Апелляционный суд не может согласиться с обжалуемым судебным актом по следующим основаниям.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных этим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Кодексом.

Согласно части 1 статьи 1484 ГК РФ, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит  исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. При этом товарный знак может быть использован как при его нанесении на товар (в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1484ГК РФ), так и при изготовлении самого товара в виде товарного знака.

Таким образом, средство индивидуализации (товарный знак) может быть не только размещено на товаре, но и выражено в товаре иным способом, в том числе при изготовлении самого товара в виде товарного знака. При этом исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака, в том числе, на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации (часть 2 данной статьи).

Согласно части 3 той же статьи, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Факт продажи контрафактного товара установлен судом первой инстанции, подтверждается кассовым чеком от 01.09.2018, который содержит данные ответчика (ИНН); видеосъемкой, произведенной при приобретении спорного товара в упомянутой торговой точке и просмотренной судом первой и апелляционной инстанций; закупленным товаром, который приобщен к материалами дела на основании определения суда от 25.12.2018.

Доказательства того, что истец как обладатель исключительных прав на указанный товарный знак (№ 473042) дал ответчику свое согласие на их использование, в материалах дела отсутствуют.

С учетом изложенного суд первой инстанции пришел к правильному выводу о нарушении ответчиком исключительных прав истца.

Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель товарного знака вправе требовать по своему выбору от нарушителя его исключительного права вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В пункте 43.4 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление Пленума № 5/29, в редакции, действующей на момент принятия обжалуемых судебных актов), разъяснено, что если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав или товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование, то при определении размера компенсации за основу следует принимать вознаграждение, обусловленное лицензионным договором, предусматривающим простую (неисключительную) лицензию, на момент совершения нарушения.

Следовательно, в рассматриваемом случае при определении размера компенсации в соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ необходимо установить по какой цене обычно истцом предоставляется право использования товарного знака, и исходя из двукратного размера стоимости такого использования, определить размер компенсации.

Обосновывая размер компенсации, истец представил договор от 01.03.2016 № 2, заключенный между Обществом и ИП ФИО4, по условиям которого неисключительная лицензия на право использования товарного знака № 473042 в отношении всех товаров 12 класса МКТУ предоставлена за вознаграждение в размере 100 000 руб. за 12 месяцев.

Суд первой инстанции признал указанный договор надлежащим доказательством, подтверждающим действительную стоимость права на использование товарного знака.

Суд апелляционной инстанции не может согласиться с данным выводом суда первой инстанции по следующим основаниям.

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц следует, что Общество учреждено тремя лицами - ФИО5, ФИО4, ФИО6.

Единоличным органом управления Общества является один из учредителей - ФИО6

Лицензионный договор между Обществом в лице генерального директора ФИО6 (участника общества) заключен с ИП ФИО4 (участником общества).

Таким образом, фактически, лицензионный договор заключен в пределах участников Общества. 

В силу положений статьи 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» стороны лицензионного договора от 01.03.2016 № 2 являются аффилированными лицами.

Согласно части 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Статьей 9 АПК РФ определено, что судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Общество определение апелляционного суда от 20.12.2019 не исполнило, доказательств в порядке статьи 65 АПК РФ получения от ИП ФИО4 оплаты по лицензионному договору за использование товарного знака№ 473042 ни в сумме 100 000 руб., ни в иной сумме не представило.

Ответчик в дополнении к апелляционной жалобе против иска возражал, ссылаясь на то, что суд первой и апелляционной инстанции запрашивали у истца расчет исковых требований, однако он представлен не был. В связи с отсутствием обоснованного расчета ответчик лишен возможности представить контррасчет.

Согласно части 1 статьи 170 АПК РФ мнимая сделка, то есть сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, ничтожна.

Апелляционный суд, установив аффилированность сторон лицензионного договора и отсутствие доказательств его реального исполнения признает данный договор мнимой сделкой, которая не может служить основанием для исчисления и взыскания заявленной в иске компенсации.

Решение суда следует отменить, в иске Обществу – отказать.

Судебные издержки истца и расходы сторон по уплате государственной пошлины за рассмотрение иска, апелляционной и кассационной жалоб подлежат распределению в соответствии с положениями статьи 110 АПК РФ. 

Руководствуясь статьями 110, 268 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд

п о с т а н о в и л :

решение Арбитражного суда Псковской области от 17 апреля 2019 года по делу № А52-5093/2018 отменить.

В удовлетворении исковых требований отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «РУСМАШ» (адрес: 144007, 

<

...>; ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 5 000 руб. государственной пошлины в федеральный бюджет за рассмотрение иска.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «РУСМАШ» (адрес: 144007, 

<

...>; ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу индивидуального предпринимателя Абукарова Нуршаха Нурдиновичя (адрес: 180019, город Псков; ОГРНИП 312602734600033, ИНН 

<

***>) 3 000 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины за рассмотрение апелляционной жалобы.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

А.В. Романова

Судьи

Ю.В. Зорина

А.Н. Шадрина