АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

150999, г. Ярославль, пр. Ленина, 28  http://yaroslavl.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А82-15743/2022

г. Ярославль

18 октября 2023 года

Резолютивная часть решения оглашена  19 сентября 2023 года.

Арбитражный суд Ярославской области

в составе судьи Захаровой М.А.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление Акционерного общества "Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии - Атомстрой" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к Обществу с ограниченной ответственностью "СпецЭмаль" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

третьи лица: Общество с ограниченной ответственностью "НПФ "Спецэмаль" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) и Общество с ограниченной ответственностью "Спецэмаль" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

о взыскании 430896.48 руб.

 

при участии:

от истца – ФИО2 – представитель по доверенности  от 04.05.2023 (с использованием веб-конференции);

от ответчика – ФИО3 – представитель по доверенности  от 28.09.2022; 

 

установил:

Акционерное общество "Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии - Атомстрой" (далее – истец, правообладатель) обратилось с иском к Обществу с ограниченной ответственностью "СпецЭмаль" (далее – ответчик) о взыскании, с учетом уточнения, 508613,28 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак «Эпофениплен».

В судебном заседании представитель истца требования поддержал.

Ответчик исковые требования не признает по основаниям, изложенным в письменном отзыве: ответчик занимается реализацией только оригинального товара, который был приобретен у лицензиатов истца в период действия лицензионного договора, соответственно, данные товары были правомерно введены в гражданский оборот с согласия правообладателя; на сайте ООО «СпецЭмаль» Товарный знак «ЭПОФЕНИПЛЕН» не использовался для индивидуализации магазина, деятельности Общества или товаров. Обозначение использовалось исключительно для того, чтобы указать название продаваемой продукции исходя из ст. 10 Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»; по требованиям, возникшим до 26.09.2019, истцом пропущен срок исковой давности.

Общество с ограниченной ответственностью "НПФ "Спецэмаль" и Общество с ограниченной ответственностью "Спецэмаль", привлеченные к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, в судебное заседание не явились, письменных отзывов не представили.

В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) дело рассматривается в отсутствие третьих лиц.

Исследовав материалы дела, заслушав представителей сторон, суд установил.

АО «Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии - Атомстрой» на основании свидетельства на товарный знак от 16.06.2011 № 439290 является правообладателем зарегистрированного товарного знака «ЭПОФЕНИПЛЕН».

В ходе мониторинга 06.04.2022 сети Интернет представителем указанной организации выявлена информация о производстве и предложении к продаже продукции - эмаль ЭП-5285 ЭПОФЕНИПЛЕН, размещенная на официальном сайте ООО «СпецЭмаль» (https://www.spec-emal.ru) на странице по адресу: www.spec-emal.ru/catalog/lkm/emal-ep-5285.php.

Указанная рекламная информация содержала словесное обозначение товарного знака «ЭПОФЕНИПЛЕН», а также указание на то, что Завод ЛКМ производит и реализует оптом краску ЭП-5285 ЭПОФЕНИПЛЕН по конкурентным ценам.

При этом каких-либо соглашений АО «Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии - Атомстрой» с ООО «СпецЭмаль» по вопросу использования товарного знака не заключало, согласие в какой-либо иной форме на использование товарного знака не давало.

АО «Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии - Атомстрой» в адрес ООО «СпецЭмаль» направило претензию с требованием прекратить незаконное использование товарного знака и выплатить компенсацию.

Общество после получения 14.04.2022 претензии правообладателя удалило с сайта информацию, содержащую указание на товарный знак «ЭПОФЕНИПЛЕН», однако компенсацию в добровольном порядке не уплатило, что и послужило основанием для обращения истца с иском в суд.

Оценивая материалы дела, суд считает иск обоснованным и подлежащим удовлетворению частично.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 названной статьи исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если названным Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными тем же Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается

Исходя из положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также разъяснений, изложенных в пунктах 57, 154, 162 Постановления № 10, предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров (услуг), для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров (услуг), одним из способов, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ.

В свою очередь ответчик обязан доказать выполнение им требований закона при использовании товарного знака либо сходного с ними до степени смешения обозначения. Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор по существу.

Наличие у общества "Атомстрой" исключительного права на спорный товарный знак, в защиту которого оно обратилось в суд, а также принадлежность ответчику (страницы сайта) www.spec-emal.ru/catalog/lkm/emal-ep-5285.php, лицами, участвующими в деле, не оспаривается.

Как следует из положений пункта 3 статьи 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Согласно статье 1487 ГК РФ не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

Принцип исчерпания права означает, что правообладатель не может препятствовать использованию знака применительно к тем же товарам, которые введены в гражданский оборот им самим либо с его согласия, то есть он не может осуществлять свое право дважды в отношении одних и тех же товаров, поставляемых на товарный рынок.

Определяющим для применения принципа исчерпания исключительных прав является факт ввода товаров, маркированных товарным знаком, в гражданский оборот непосредственно правообладателем либо с его согласия.

На ответчике лежит обязанность предоставления доказательств легальности ввода в гражданский оборот спорного товара.

В своих возражениях ответчик указывает, что не является производителем "Эмаль ЭП-5285 Эпофениплен», осуществляет только оптовую продажу лакокрасочных материалов, приобретенных у лицензиатов истца.

При этом ООО «СпецЭмаль» (https://www.spec-emal.ru/catalog/lkm/emal-ep-5285.php) разместил информацию о предложении к продаже продукции - эмали ЭП-5285 ЭПОФЕНИПЛЕН. Указанная рекламная информация содержала словесное обозначение товарного знака «ЭПОФЕНИПЛЕН», а также указание на то, что Завод ЛКМ производит и реализует оптом краску ЭП-5285 ЭПОФЕНИПЛЕН по конкурентным ценам.

Таким образом, вопреки доводам ответчика информация, размещенная на сайте, не позволяет сделать соответствующий вывод. Какая-либо информация, подтверждающая факт производства эмаль "Эмаль ЭП-5285 Эпофениплен" лицензиатом истца отсутствует. Доказательств того, что спорный товар изготовлен правообладателем товарного знака или его лицензиатом по заказу ответчика в упаковке маркированной спорным товарным знаком не имеется.

Таким образом, суд приходит к выводу, что размещенная на сайте ответчика информация вызывает ложное представление о производителе товара. Истец разрешение на использование товарного знака «Эпофениплен» для целей коммерческого предложения товара к реализации не давал, использование ответчиком товарного знака истца является нарушением исключительным прав истца на товарный знак.

Согласно пункту 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Истцом заявлено о взыскании 508613,28 руб. руб. компенсации на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, исходя из следующего расчета: незаконное использование товарного знака ответчиком на своем сайте в предложении к продаже эмали ЭП-5285 ЭПОФЕНИПЛЕН продолжалось на протяжении 3 лет и 2-х месяцев (38 мес). Согласно лицензионному договору от 15.12.2012 №80999-12, заключенному между истцом и ЗАО «ПКФ Спектр», сумма лицензионного вознаграждения за 2019 год за использование товарного знака составила 80 307,36 руб. (6 692,28 руб./мес). Двукратный размер стоимости права использования товарного знака составляет: (6 692,28 руб./мес. х 38 мес.) х 2 = 508 613,28 руб. за период с марта 2019 по апрель 2022.

Ответчиком заявлено о пропуске срока исковой давности по требованиям, возникшим до 26.09.2019.

Проверив доводы ответчика, суд приходит к выводу о том, что за период с февраля 2019 по 25.08.2019 истцом пропущен срок исковой давности, обоснованно заявленная сумма компенсации за 3-х летний срок использования товарного знака (с учетом приостановления срока исковой давности на 30 дней при соблюдении претензионного порядка) не может превышать 430896,48 руб. (с 26.08.2019 по апрель 2022).

Госпошлина, уплаченная истцом при обращении с иском в суд, подлежит возмещению ответчиком пропорционально размеру удовлетворенных требований.

Решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа (ч.1 ст.177 АПК РФ).

Руководствуясь статьями 65, 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "СпецЭмаль" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу Акционерного общества "Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии - Атомстрой" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 430 896,48 руб. компенсации, а также 11159 руб. в возмещение расходов по уплате госпошлины.

В остальной части иска отказать.

Исполнительный лист выдать по ходатайству взыскателя после вступления решения в законную силу.

Взыскать с Акционерного общества "Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии - Атомстрой" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета 132 руб. государственной пошлины. Исполнительный лист выдать по истечении 10-дневного срока со дня вступления решения в законную силу.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства во Второй арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ярославской области на бумажном носителе или в электронном виде, в том числе в форме электронного документа, - через систему «Мой арбитр» (http://my.arbitr.ru).

 

Судья

М.А. Захарова