ТРИНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 65, лит. А

http://13aas.arbitr.ru

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Дело №А56-95742/2023

27 апреля 2025 года

г. Санкт-Петербург

Резолютивная часть постановления объявлена  03 апреля 2025 года

Постановление изготовлено в полном объеме  27 апреля 2025 года

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего  Титовой М.Г.,

судей  Геворкян Д.С., Горбачевой О.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарём Риваненковым А.И.,

при участии в судебном заседании представителя ИП ФИО1 – ФИО2 (доверенность от 22.01.2025, онлайн), лично ИП ФИО3 (по паспорту) и ее представителя ФИО4 (доверенность от 15.02.2025), 

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы (регистрационные номера 13АП-1474/2025, 13АП-4718/2025) индивидуального предпринимателя ФИО1 и индивидуального предпринимателя ФИО3 на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 13.01.2025 по делу № А56-95742/2023, принятое по иску индивидуального предпринимателя ФИО1 к индивидуальному предпринимателю ФИО3 

3-и лица: 1) общество с ограниченной ответственностью «Вайлдберриз»; 

2) общество с ограниченной ответственностью «Интернет Решения»;

3) общество с ограниченной ответственностью «Яндекс»;

4) общество с ограниченной ответственностью «Маркетплейс»

о признании, о взыскании, 

установил:

индивидуальный предприниматель ФИО1 (далее – истец) обратилась в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском (с учетом уточнения) к индивидуальному предпринимателю ФИО3 (далее – ответчик) о защите исключительных прав на товарный знак «ZIHE» по свидетельству РФ №896112 от 04.10.2022 (дата приоритета – 03.06.2022) с требованиями: 

1) признать обозначение «ZIHEKIDS» сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) № 896112, а его использование ответчиком – незаконным; 

2) взыскать с ответчика 1 475 000 руб. компенсации за нарушение интеллектуальных прав на товарный знак.

Определением от 11.03.2024 суд привлек к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора: ООО «Вайлдберриз», ООО «Интернет Решения», ООО «ЯНДЕКС», ООО «МАРКЕТПЛЕЙС». Этим же определением суд направил запросы в адрес третьих лиц о предоставлении сведений о количестве и стоимости находящегося на реализации и реализованного товара с изображением обозначения «ZIHEKIDS». 

Решением суда от 13.01.2025 исковые требования удовлетворены в части взыскания 737 500 руб. компенсации, а также 27 750 руб. расходов по госпошлине. В остальной части в иске отказано. 

В апелляционной жалобе истец, ссылаясь на неправильное применение судом первой инстанции норм материального права, просит решение суда изменить, исковые требования удовлетворить в полном объеме. По мнению апеллянта, требование истца о признании обозначения «ZIHEKIDS» сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) № 896112, а его использование ответчиком – незаконным, подлежало удовлетворению отдельно от заявленного требования о взыскании компенсации. Как считает истец, у суда первой инстанции не имелось оснований для снижения размера заявленной суммы компенсации. 

В апелляционной жалобе ответчик, ссылаясь на неправильное применение судом первой инстанции норм материального права, несоответствие выводов суда обстоятельствам дела, просит решение суда отменить, в иске отказать в полном объеме. По мнению апеллянта, истец не доказал наличие и реализацию товара со спорным изображением в заявленном размере и стоимостью. По мнению подателя жалобы, представленные истцом сведения, которые получены с помощью программы для ЭВМ «MarketPlaceStatistics V2», не являются достоверным и допустимым доказательством по делу. Ответчик указал, что по спецификации №2 от 02.06.2022 в ее адрес было поставлено 177 штук рюкзаков (с учетом акта от 30.06.2022, претензии №2 от 04.07.2022 и ответа от 18.07.2022), из которых ответчик реализовал 11 штук общей стоимостью 34 296 руб. таким образом, размер компенсации не может превышать 68 592 руб. из расчета  34 296 руб.х2. Апеллянт обращает внимание, что в представленных истцом кассовых чеках указана иная стоимостью товара, чем указано в расчете. Податель жалобы отметил, что период между датой подачи заявки (датой приоритета) и датой регистрации товарного знака, не может считаться нарушением исключительных прав на товарный знак. Ответчик считает, что имеются основания для снижения размера компенсации ниже низшего размера.  

Информация о времени и месте рассмотрения апелляционных жалоб опубликована на Интернет-сайте «Картотека арбитражных дел». 

Суд апелляционной инстанции приобщил к материалам дела отзывы сторон на апелляционные жалобы.

Апелляционный суд отказал ответчику в приобщении к материалам дела дополнительных доказательств в порядке статьи 268 АПК РФ, ввиду отсутствия на то правовых оснований.

В судебном заседании представитель истца поддержал доводы своей апелляционной жалобы и возражал против удовлетворения апелляционной жалобы ответчика, а ответчик и его представитель возражали против удовлетворения апелляционной жалобы истца, настаивали на доводах своей апелляционной жалобы. 

Законность и обоснованность решения суда проверена в апелляционном порядке. 

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, истец является правообладателем исключительных прав на товарный знак «ZIHEKIDS» по свидетельству Российской Федерации N 896112 с датой приоритета от 03.06.2022 в отношении товаров (в числе которых рюкзаки) 18-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (МКТУ).

Обращаясь с заявленными требованиями, истец указал на то, что в процессе мониторинга в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» им был установлен факт предложения ответчиком к продаже на маркетплейсах www.wildberries.ru, www.ozon.ru, market.yandex.ru, sbermegamarket.ru, товара, маркированного обозначением, сходным до степени смешения с товарным знаком истца. 

22.07.2023 и 24.07.2023 истец совершил покупку экземпляров указанных товаров, что подтверждается представленными суду экземплярами товаров, кассовыми чеками, скриншотами и видеозаписями покупки и исследования товаров в пунктах выдачи заказов.

Полагая, что указанными действиями ответчик нарушил его исключительные права на товарный знак, истец направил в адрес ФИО3 досудебную претензию. 

Поскольку данная претензия была оставлена ответчиком без удовлетворения, истец обратился в арбитражный суд с настоящим исковым заявлением. 

Разрешая спор и частично удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции признал доказанным сходство обозначения, используемого ответчиком при осуществлении предпринимательской деятельности, с товарным знаком, принадлежащим истцу. С учетом разъяснений, изложенных в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 24.07.2020 № 40-П, суд первой инстанции снизил размер компенсации до 737 500 руб. В остальной части иска отказано.

Изучив повторно материалы дела, доводы апелляционных жалоб и возражений сторон, выслушав позиции участников процесса в судебном заседании, суд апелляционной инстанции приходит к следующим выводам.

Пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс) предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

В соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление № 10) для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак. Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения. Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 62 Постановления N10, размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при предъявлении требования о взыскании компенсации за нарушение исключительного права доказыванию подлежат: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем незаконного использования. При определении размера компенсации подлежат учету вышеназванные критерии.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела и от их установления зависит правильное разрешение спора, при этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

В исследуемом случае с фактом наличия у истца исключительных прав на спорный товарный знак, ответчиком не оспаривается.

Методология определения сходства сравниваемых обозначений и вероятности их смешения в гражданском обороте определена Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (далее - Правила № 482) и пунктом 162 Постановления № 10.

Согласно пункту 41 Правил № 482 обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 - 44 настоящих Правил № 482.

В силу пункта 42 Правил № 482 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Как разъяснено в пункте 162 Постановления № 10, установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

Смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

В соответствии с пунктом 41 Правил № 482 обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В силу пункта 42 названных Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в этом пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23.09.2015, отмечено, что при выявлении сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с товарным знаком истца учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

Суд первой  инстанции при визуальном сравнении словесного товарного знака «ZIHE» истца с обозначениями, нанесенными на приобретенные товары, установил наличие в предложениях к продаже товаров, на упаковках спорных товаров и на товарах логотипа с надписью «ZIHEKIDS». 

Исходя из представленных в материалы дела доказательств в их совокупности и оценки их с точки зрения сопоставления спорного обозначения с товарным знаком истца по фонетическому критерию и общему зрительному впечатлению композиционного построения спорного обозначения, пришел к выводу, что использованное ответчиком обозначение является сходным до степени смешения с товарным знаком истца №896112.

Апелляционный суд признает несостоятельными доводы ответчика об отсутствии степени смешения между используемым ответчиком изображения и товарным знаком истца.

Оценив представленные по делу доказательства, руководствуясь изложенными правилами, суд апелляционной инстанции соглашается с выводом суда первой инстанции о том, что ответчик использует изображения, сходные до степени смешения с товарным знаком, исключительные права на который принадлежат истцу.

Согласно пункту 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы. Вопрос о сходстве до степени смешения двух словесных обозначений, применяемых на товарах истца и ответчика, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

Угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знаков принадлежат одному и тому же предприятию. Такая угроза зависит от нескольких обстоятельств: во-первых, от различительной способности знаков, от сходства противопоставляемых знаков, от оценки однородности обозначенных знаком товаров и услуг. 

При сопоставлении товарных знаков с точки зрения их графического и визуального сходства должно быть учтено основное правило, согласно которому вывод делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом (общего впечатления). Для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителей. 

Обозначение является сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. При определении сходства словесных обозначений они сравниваются: со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. 

При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товара, круг потребителей и другие признаки. 

Обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Из противопоставляемых обозначений с очевидностью следует, что используемое ответчиком словесное обозначение сходе до степени смешения с  товарным знаком истца. 

Ответчиком не доказано, что им были предприняты все необходимые меры и проявлена разумная осмотрительность с тем, чтобы избежать незаконного использования права, принадлежащего другому лицу - автору, правообладателю.

Кроме того, суд учитывал что решением Роспатента от 26.06.2024 по заявке № 2023815263 в регистрации спорного обозначения ответчика в качестве товарного знака отказано. Основанием для отказа явился пункт 6 статьи 1483 ГК РФ, в соответствии с которым не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет. 

Таким образом, сходство обозначения ответчика и товарного знака истца подтверждено решением Роспатента об отказе ответчику в регистрации заявленного им обозначения в качестве товарного знака. При этом товары, вводимые в гражданский оборот ответчиком, по своему назначению и кругу потребителей являются идентичными (близкими) товарам, для индивидуализации которых действует правовая охрана товарного знака.

Представленными в материалы дела распечатками (скриншоты) с сайтов www.wildberries.ru, www.ozon.ru, market.yandex.ru, sbermegamarket.ru, подтверждается предложение к продаже аналогичных товаров (рюкзаки для школьников). Истец также представил в материалы дела видеозапись предложений к продаже контрафактных экземпляров товаров, а также вещественные доказательства – 4 экземпляра товаров, закупленные 24.07.2023 через сайт www.wildberries.ru (артикулы 110374424, 110374425, 110413919, 110374424).

Факты реализации ответчиком спорного товара подтверждаются представленными в материалы дела доказательствами (товарные чеки, скриншоты, видеозаписи покупки спорного товара, экземпляры товаров) и по существу ответчиком не оспорен. 

Имеющиеся в материалах дела видеозаписи исследования, заказа и покупки товаров подтверждают факты приобретения спорных товаров дистанционным способом через маркетплейсы, на которых ответчик осуществляет предпринимательскую деятельность. 

Видеозаписи процессов заказа, покупки и получения фиксируют обстоятельства заключения договоров розничной купли-продажи (процесс выбора покупателем приобретаемого товара, оплату товара и выдачу кассового чека и товара). 

При этом, размещение предложений к продаже и реализация товаров совершены ответчиком, поскольку на скриншотах и в товарных чеках, представленных истцом, указаны сведения об ответчике как о продавце (ФИО, ИНН).

По смыслу статей 12, 14 ГК РФ, части 2 статьи 64 АПК РФ видеосъемка при фиксации факта распространения контрафактной продукции является допустимым способом самозащиты и отвечает признакам относимости, допустимости и достоверности доказательств. 

Как разъяснено в пункте 62 Постановления № 10, рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации (абзац второй пункта 3 статьи 1252).

Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 47 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав от 23.09.2015, суд определяет размер компенсации не произвольно, а исходя из оценки представленных сторонами доказательств.

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение, учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации, а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации.

Применительно к данному способу расчета суммы компенсации в абзацах втором и шестом пункта 61 Постановления № 10, приведены разъяснения, согласно которым, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие количество экземпляров (товаров) и их цену. При определении размера компенсации за основу следует принимать ту стоимость этих экземпляров (товаров), по которой они фактически продаются или предлагаются к продаже третьим лицам.

Предусмотренная подпунктом 2 статьи 1301 и подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ методология расчета, как указано в самой норме и разъяснено в пункте 61 Постановления № 10, предполагает учет стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак или иное охраняемое обозначение.

Таким образом, при определении компенсации в рамках данного выбранного истцом способа, существенным является определение количества контрафактного товара и его стоимость. 

Истец вправе представлять данные об имеющихся у него данных об объеме нарушения - о предполагаемых количестве товара и его стоимости, основываясь, в том числе, на информации, полученной от независимых от истца источников. 

При этом суд должен оценить с учетом стандарта доказывания баланс вероятностей, соотносятся ли доказательства истца с предметом спора - относятся ли они к конкретному нарушению. 

Ответчик вправе опровергать расчет истца, раскрывая имеющиеся у него данные о реальном собственном поведении и представляя соответствующие доказательства. 

Истец предъявляет требования о взыскании компенсации в размере                               1 475 000 руб. на основании пункта 2 части 4 статьи 1515 ГК РФ в двукратном размере стоимости товара, предложенного к продаже.

При расчете компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак №896112 через маркетплейс «Вайлдберриз» для расчета истцом использованы следующие сведения: ответчиком был предложено к продаже 34 шт. товара с артикулом 110374424 стоимостью каждый 2 900 руб., 64 шт. товара с артикулом 110374425 стоимостью 3 000 руб. каждый, 59 шт. товара с артикулом 110413919 стоимостью 2 900 руб. каждый и 59 шт. товаров с артикулом 110413920 стоимостью 3000 руб. каждый: (34 х 2 900) + (64 х 3 000) + (59 х 2 900) + (59 х 3 000) х 2 =                       1 277 400 руб. 

Истец соглашается со стоимостью спорных товаров на сайте ООО «Вайлдберриз», указанных ответчиком в справке № 2 от 06.03.2024, однако их количество достоверно выражено в исследовании истца в MPstats от 16.04.2024, исследовании истца в МаркетГуру от 14.09.2023 и расчетах, приложенных к исковому заявлению.

При расчете компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак №896112 через маркетплейс «ОЗОН» истцом для расчета использованы следующие сведения: ответчиком был предложено к продаже 4 шт. товара с артикулом 840469062 стоимостью 3 908 руб. каждый, 3 шт. товара с артикулом 901193700 стоимостью 3 175 руб. каждый, 2 шт. товара с артикулом 701569460 стоимостью 3 908 руб. каждый, 3 шт. товара с артикулом 701093154 стоимостью 3 908 руб. каждый: (3 908 х 4) + (3 175 х 3) + (3 908 х 2) + (3 908 х 3) х 2 = 89 394 руб. 

Исходя из факта готовности ответчика продать товар, соответствующий описанию и фотографиям в карточках товаров, в таком количестве и по той цене, а также фактической продажи одного из товаров истцу в период с 13.07.2023 по 22.07.2023. 

За основу расчета истец берет количество и цены товаров ответчика, представленные на сайте ozon.ru на день покупки товара 13.07.2023 г. и зафиксированные в видеопротоколе № 1689242766 и кассовом чеке от 22.07.2023 № 204 о покупке рюкзака, приложенных к исковому заявлению.

При расчете компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак №896112 через маркетплейс «Яндекс Марткет» истцом для расчета использованы следующие сведения: ответчиком был предложено к продаже 4 разных товара по 1 шт., стоимостью 3 399 руб., 3 499 руб., 3 309 руб., 3 399 руб. каждый: (3 399 + 3 499 + 3 309 + 3 399) х 2 = 27 212 руб. 

Сведения о количестве и общей стоимости товаров, реализованных посредством маркетплейса «Мегамаркет» представлены ООО «Маркетплейс» в ответе от 08.05.2024 на запрос суда, согласно которому ответчиком реализовано 12 товаров: 5 шт. товаров с артикулом 600010385918 общей стоимостью 17 198 руб., 4 шт. товаров с артикулом 600009910273 общей стоимостью 13 299 руб. и 3 шт. товара с артикулом 600010681959 общей стоимостью 10 000 руб. 

При расчете компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак №896112 через маркетплейс «Мегамаркет» истец исходил из следующего расчета: (17 198 + 13 299 + 10 000) х 2 = 80 994 руб. Общий размер компенсации, заявленной истцом, составил 1 475 000 руб. (1 277 400 + 89 394 + 27 212 + 80 994). 

За основу расчета берутся цены товаров ответчика, представленные на сайте market.yandex.ru на день исследования 13.07.2023 и зафиксированные в скриншотах саи?та Яндекс.Маркет от 13.07.2023, приложенных к исковому заявлению, а количество - исходя из готовности ответчика продать каждый товар минимум в 1 экземпляре.

Расчет суммы компенсации произведен истцом, исходя из цены и количества предложенного ответчиком на 4-х маркетплейсах к продаже товара. 

В подтверждение достоверности количества товара истец представил сведения с сервисов https://marketguru.io и «МПстатс», которые соответствуют количеству предлагаемого на реализацию товара, содержащегося в карточке товара продавца на маркетплейсах. Доказательств обратного ответчиком не представлено. 

При этом цена товара при расчете компенсации определена истцом на основании справки самого ответчика. 

Компенсация в отношении товара, предлагаемого к продаже на маркетплейсе «Мегамаркет», определена на основании ответа данного лица от 08.05.2024 на запрос суда о количестве проданного товара (12 шт.).

Апелляционный суд отмечает, что институт взыскания компенсации введен в гражданское законодательство, в том числе, потому, что, видя нарушение своих прав, правообладатель, как правило, не обладает точными знаниями об объеме допускаемого нарушения, доказательства которого находятся у ответчика. Ответчик, в свою очередь, не заинтересован в раскрытии всего объема допускаемого нарушения.

В абзаце третьем пункта 62 Постановления № 10 отмечено: суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение, учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации, а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации. 

Апелляционный суд учитывает, что действующее законодательство не содержит указаний на то, какими доказательствами должно подтверждаться количество предлагаемого к продаже или реализованного контрафактного товара и его стоимость. 

Как следует из пункта 55 Постановления № 10, при рассмотрении дел о защите нарушенных интеллектуальных прав судам следует учитывать, что законом не установлен перечень допустимых доказательств, на основании которых устанавливается факт нарушения. Поэтому при разрешении вопроса о том, имел ли место такой факт, суд в силу статей 64 и 68 АПК РФ вправе принять любые средства доказывания, в том числе полученные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в частности сети Интернет. 

Истец вправе представлять данные об имеющихся у него данных об объеме нарушения - о предполагаемых количестве товара и его стоимости, основываясь, в том числе, на информации, полученной от независимых от истца источников. 

Данные mpstats могут выступать допустимыми доказательствами, но их оценка производится судом с учетом всех представленных сторонами доказательств в обоснование своих доводов и возражений. 

При этом суд должен оценить с учетом стандарта доказывания баланс вероятностей, соотносятся ли доказательства истца с предметом спора – относятся ли они к конкретному нарушению. 

Ответчик вправе опровергать расчет истца, в том числе основанный на ориентировочных данных сервиса mpstats, раскрывая имеющиеся у него данные о реальном собственном поведении и представляя соответствующие доказательства. 

При наличии предположительных данных истца и объективных данных ответчика суд основывает свой расчет компенсации на объективных данных. Оценка таких данных также производится судом с учетом всех представленных сторонами доказательств в обоснование своих доводов и возражений. 

При этом истец вправе опровергать данные ответчика и доказывать их несоответствие действительности, в том числе ходатайствуя об истребовании таможенных данных, заявляя о фальсификации и т.п. 

Как усматривается из материалов дела, ответчик возражает против самой возможности использования сервиса mpstats, и представляет доказательства их недостоверности в конкретном случае, указывая, что, то количество товара, которое учтено в расчете, им в принципе не приобреталось у поставщика.

В рассматриваемом случае, истец представил сведения о количестве реализованного товара и стоимости одной единицы товара.

Следовательно, довод апелляционной жалобы ответчика о том, что в материалы дела не представлено документального обоснования объема реализованного товара с использованием товарного знака истца, а также о количестве имеющегося остатка товара, не соответствует материалам настоящего дела и опровергается представленными в дело доказательствами. 

Ответчик не опроверг возможность поставки товара в указанном количестве. Само по себе предоставление сведений о приобретении ответчиком товара у поставщика, не свидетельствует о том, что данные сведения носят исчерпывающий характер, и иных поставок ответчику не было.

При таких обстоятельствах, истец верно учитывал при расчете размера компенсации фактическое количество, предлагаемого к продаже товара. 

Кроме того, исходя из сведений третьих лиц и достоверных аналитических сервисов объем проданного товара насчитывает гораздо большее количество - доказано не менее 296 единиц по данным ООО «МЕГАМАРКЕТ» и сайта ООО «ВАЙЛДБЕРРИЗ». Вместе с тем, карточки товаров на сайте ООО «ВАЙЛДБЕРРИЗ» подтверждают о продаже товаров именно с обозначением ZIHEKIDS не менее 284 раз, а ООО «МЕГАМАРКЕТ» сообщило о продаже 12 экземпляров таких товаров, что противоречит ссылке Ответчика на технологический сбой и нарушение условий поставки по Спецификации № 2 от 02.06.2022 ИП ФИО5 

Апелляционная инстанция учитывает правовую позицию, изложенную в Постановлении от 24.07.2020 № 40-П, согласно которой суды не могут быть лишены возможности учесть все значимые для дела обстоятельства, включая характер допущенного нарушения и тяжелое материальное положение ответчика, и при наличии соответствующего заявления от него снизить размер компенсации ниже установленной подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ величины. 

При этом - с целью не допустить избыточного вторжения в имущественную сферу ответчика, с одной стороны, и, с другой, лишить его стимулов к бездоговорному использованию объектов интеллектуальной собственности - размер такой компенсации может быть снижен судом не более чем вдвое. 

Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со статьей 65 АПК РФ доказать необходимость применения судом такой меры.

Определение размера компенсации относится к прерогативе суда, рассматривающего спор по существу, который определяет размер компенсации в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Суд по интеллектуальным правам неоднократно обращал внимание на то, что вопрос об установлении размера компенсации является вопросом факта, и подразумевает возможность его установления исходя из фактических обстоятельств конкретного дела и представленных в материалы дела доказательств и, следовательно, устанавливается судами первой и апелляционной инстанций в пределах полномочий, представленных им Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.

При  снижении  размера денежной  компенсации  ниже  заявляемого  истцом размера требований ответчик просил суд учесть следующие обстоятельства:

1) убытки истца поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение доказано ответчиком, а именно: товар со спорным обозначением не возился ответчиком на территорию РФ, был приобретен ею в количестве 18 штук у ИП ФИО5; реализован ответчиком в период с 04.10.2022 в количестве 11 штук, общей стоимостью 34 296 руб. 

2) правонарушение совершено ответчиком впервые; 

3) использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав, не являлось существенной частью деятельности ответчика и не носило грубый характер.

Вместе с тем, в данном случае, исходя из представленных в материалы дела доказательств, размер убытков истца не доказан, многократное превышение размера компенсации не обосновано. Кроме того, то обстоятельство, что товар предлагался ответчиком к реализации в момент судебного разбирательства, свидетельствует о грубом нарушении исключительных прав истца.  

При таком положении, суд апелляционной инстанции полагает, что ответчиком не подтверждено наличие всей совокупности критериев, позволяющих снизить размер заявленной суммы компенсации ниже низшего размера.

С учетом изложенного, исковые требования истца подлежат удовлетворению в заявленном с учетом уточнений размере 1 475 000 руб.

Относительно доводов апелляционной жалобы истца, суд апелляционной инстанции отмечает следующее.

 Истец в пункте 1 просительной части уточненного иска просил суд признать обозначение «ZIHEKIDS» сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) № 896112, а его использование ответчиком – незаконным.

Вместе с тем в порядке п. 1 ст. 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, требования: 

1) о признании права; 

2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; 

3) о возмещении убытков; 

4) об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи; 

5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя. 

Признание обозначений сходными до степени смешения не предусмотрено в качестве самостоятельного способа защиты положениями ГК РФ. Вопрос о сходстве либо отсутствии такового является предметом исследования суда при разрешении спора, но не является способом защиты нарушенных прав. 

Согласно ч. 1 ст. 4 АПК РФ заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации РФ, самостоятельно определив способы их судебной защиты, исходя из положений статьи 12 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

В соответствии со ст. 12 ГК РФ защита осуществляется способами, путем: признания права; восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; признания оспоримой сделки недействительной и применения последствий ее недействительности, применения последствий недействительности ничтожной сделки; признания недействительным решения собрания; признания недействительным акта государственного органа или органа местного самоуправления; самозащиты права; присуждения к исполнению обязанности в натуре; возмещения убытков; взыскания неустойки; компенсации морального вреда; прекращения или изменения правоотношения; неприменения судом акта государственного органа или органа местного самоуправления, противоречащего закону; иными способами, предусмотренными законом. 

Из выше приведенных норм права следует, что истец свободен в выборе способа защиты своего нарушенного права, однако избранный им способ защиты должен соответствовать содержанию нарушенного права и спорного правоотношения, характеру нарушения. Необходимым условием применения того или иного способа защиты является обеспечение восстановления нарушенного права и соответствие способа защиты требованиям закона. Избрание неверного способа защиты является основанием для отказа в удовлетворении исковых требований. 

Суд апелляционной инстанции приходит к выводу, что заявленное истцом требование о признании обозначения «ZIHEKIDS» сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) №896112, а его использование ответчиком – незаконным, в случае удовлетворения судом данного искового требования не будет способствовать восстановлению нарушенных прав истца. 

С учетом положений статей 16, 174, 182 АПК РФ решение должно быть безусловным, конкретным и реально исполнимым. 

Принимая во внимание вышеизложенное, учитывая, что истцом в данной части избран ненадлежащий способ защиты нарушенного права, суд верно установил наличие оснований для принятия решения об отказе в удовлетворения требования истца по пункту 1 просительной части иска. 

При таком положении решение суда подлежит изменению в части размера компенсации.

Оснований к отмене либо изменению решения суда по доводам апелляционной жалобы ответчика суд апелляционной инстанции не усматривает.

Судебные расходы по госпошлине по иску и апелляционным жалобам распределены апелляционным судом в порядке статьи 110 АПК РФ.

Руководствуясь статьями 110, 269-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

постановил:

решение Арбитражного суда  города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 13.01.2025 по делу № А56-95742/2023 изменить. Изложить резолютивную часть решения суда в следующей редакции:

«Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО3 (ИНН 

<

***>) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

***>) 1 479 269,42 руб. компенсации, а также 37 793 руб. расходов по госпошлине по иску и апелляционной жалобе.

Возвратить индивидуальному предпринимателю ФИО1 (ИНН 

<

***>) из федерального бюджета 6000 руб. государственной пошлины, излишне уплаченной по платежному поручению №208575 от 02.10.2023.

Апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя ФИО3 оставить без удовлетворения». 

Постановление  может быть  обжаловано  в  Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

М.Г. Титова

Судьи

Д.С. Геворкян

 О.В. Горбачева