Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-83140/2019

18 октября 2019 года

г.Санкт-Петербург

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи Виноградовой Л.В.,

рассмотрев дело по иску:

истец ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "3Д СПЭРРОУ" 

ответчик  Индивидуальный предприниматель ФИО1 

о взыскании 20 000,00 руб. 

установил:

Истец - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "3Д СПЭРРОУ" обратился в суд с иском к ответчику - Индивидуальному предпринимателю ФИО1 о взыскании 20 000,00 руб. компенсации, судебные издержки в размере стоимости вещественного доказательства – товара, приобретенного у Ответчика, в сумме 490 рублей, стоимость почтовых отправлений в виде претензии и искового заявления в размере 237 рубля 54 копейки.

Истец и ответчик надлежащим образом извещены о принятии искового заявления к производству и рассмотрении дела в порядке упрощенного производства, ответчик представил отзыв на иск.

В соответствии со статьями 227-229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено в порядке упрощенного производства по имеющимся в деле доказательствам.

Решение в виде резолютивной части вынесено 26.09.2019.

По ходатайству истца изготовлено решение в полном объеме.

Изучив материалы дела, суд  установил следующее. 

Истец в исковом заявлении указывает, что ООО "3Д СПЭРРОУ" (правообладатель, истец) является обладателем исключительных права на товарный знак №572790.

В торговом помещении по адресу: Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 28, лит. ДД1, был установлен и задокументирован факт предложения к продаже от имени ИП ФИО1 товара в виде объемной фигуры имитирующей обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком: №572790.

Факт реализации товара Ответчиком подтверждается кассовым и товарным чеками от 03.02.2019 на сумму 490,00 руб., спорным товаром, а также видеосъёмкой, совершённой в целях и на основании самозащиты гражданских прав в соответствии со ст. 12-14 ГК РФ.

Спорный товар классифицируется как «игрушки» и относится к 28 классу МКТУ.

На основании ст. 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно п. 3 ст. 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В соответствии с п. 4 ст. 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Разрешение на использование товарных знаков Правообладателя путем заключения соответствующих договоров ответчик не получал, следовательно, их использование Ответчиком в своей коммерческой деятельности, в частности, при продаже товаров, в предложениях о продаже товаров, осуществлено незаконно, с нарушением исключительных прав Правообладателя.

В силу п. 3 ст. 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных.

Ответственность за незаконное использование товарного знака, указанное в п. 3 ст. 1484 ГК РФ, предусмотрена нормой пп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ. На основании положений данной нормы, правообладатель вправе требовать от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей.

Истец полагает возможным оценить размер компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак №572790 в размере 50 000,00 руб.

Заявленная компенсация является обоснованной в силу следующих обстоятельств:

•  наличие в розничных магазинах контрафактных товаров по демпинговым ценам ведет к расторжению действующих лицензионных контрактов и невозможности поиска Правообладателем новых партнеров;

•  потребители вводятся в заблуждение относительно спорной продукции, поскольку данная продукция произведена не правообладателем, не лицензиатами правообладателя и введена в гражданский оборот неправомерно;

•  правообладатель теряет прибыль, поскольку рынок насыщается неправомерно введённой в гражданский оборот продукцией, приобретая которую, потребители, таким образом, отказываются от приобретения продукции, правомерно изготовленной лицензиатами правообладателя либо непосредственно правообладателем.

В силу значительной специфики объектов интеллектуальной собственности, обусловленной их нематериальной природой, правообладатели ограничены как в возможности контролировать соблюдение принадлежащих им исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации третьими лицами и выявлять допущенные нарушения, так и в возможности установить точную или по крайней мере приблизительную величину понесенных ими убытков (особенно в виде упущенной выгоды), в том числе если правонарушение совершено в сфере предпринимательской деятельности.

Продажа Ответчиком контрафактного товара указывает на то, что исключительные права Истца нарушаются, но истинный размер нарушения остается неизвестен, так как неизвестно какое количество контрафактного товара было продано Ответчиком, например за год. В связи с тем, что на товаре отсутствуют сведения о производителе, а Ответчиком не представлены документы на товар, у Истца отсутствует возможность определить размер нарушения, а также привлечь к ответственности производителя и импортера. Обращаем также внимание Ответчика на то, что в случае предоставления им документов о приобретении партии контрафактного товара, Поставщик может быть привлечен в судебный процесс в качестве третьего лица и Ответчик вправе предъявить к Поставщику регрессный иск о возмещении убытков.

Ответчик не согласен с исковыми требованиями по следующим основаниям.

По утверждению Истца мультсериал «Буба» транслируется на телеканалах Карусель, Мульт, АНИ и Тлум. По рейтингам этих телеканалов «Буба» занимает позицию среди топовых мультсериалов в РФ и СНГ. Однако ответчик полагает, что данный мультфильм не может быть признан широко известным, поскольку не обладает статусом национального фильма согласно Федеральному закону от 22.08.1996 N 126-ФЗ (ред. от 28.11.2018) "О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации". 

Товарный знак № 572790 не относится к реестру общеизвестных товарных знаков (https://www1.fips.ru/registers-web/), таким образом, известность указанного товарного знака Истцом значительно преувеличена.

Заявленный размер компенсации является чрезмерным, противоречит принципам разумности и справедливости, носит "карательный" характер, не отвечает требованиям дифференциации ответственности в зависимости от  всех имеющих существенное значение обстоятельств.

Истцом не доказано извлечение Ответчиком значительной прибыли  от использования исключительных прав принадлежащих истцу, уменьшения объемов продаж, иных негативных последствий.

Верховный суд Российской Федерации  в Обзоре практики рассмотрения судами дел по спорам чести и достоинства, деловой репутации, утвержденном  Президиумом Верховного Суда РФ от 16 марта 2016 г., указал, что компенсация не может носить "карательный" или "отягощающий" характер.

Указанный вывод сделан Верховным Судом РФ со ссылкой на практику Европейского Суда по правам человека. В качестве цели присуждения судом  компенсации Европейский Суд по правам человека рассматривает возмещение заявителю действительных неблагоприятных последствий нарушения, а не наказание Ответчика.

При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Ответчик действовал добросовестно и не предполагал, что реализуя спорный товар, может нарушить права третьих лиц, исходил из принципа надлежащего исполнения обязательств (статья 309 ГК РФ), презумпции поставки товара свободным от претензий третьих лиц (статьи 460, 1282, 1487 ГК РФ), а также принципа добросовестности своих контрагентов (статья 10 ГК РФ).

Ответчик считает необходимым предложить и обосновать контррасчет стоимости предъявленного к защите права на основании таблиц стандартных размеров роялти, публикуемых в специальной литературе, рассчитанную с учетом доказанной материалами дела цены спорного товара.

При этом, для подтверждения расчета и стоимости нарушенного права допускается представление данных о стоимости исключительного права, в том числе и из зарубежных источников.

Так, в литературе ("Оценка патента или лицензии на изобретение, полезную модель, промышленный образец", ФИО2, опубликовано на сайте оценочной компании "Consulting Square" http://www.cons-s.ru/articles/86) указывается, что ставка роялти колеблется, как правило, в пределах 1-12%. Наиболее часто она устанавливается в пределах 2-6 %. Для некоторых отраслей существуют эмпирические шкалы среднестатистических рыночных роялти, часто называемых рыночной ценой лицензии.

Исходя из средних величин, стоимость предъявленных к защите исключительных прав не может превышать 10% от валового объема реализации продукции. Вместе с тем, сведения об объемах реализации лицензионной продукции истцом не представлены, равно как отсутствуют доказательства объемов реализации спорного товара ответчиком. 

В качестве доказательства обладания исключительным правом Истец ссылается на лицензионный договор между Компанией 3Д Спэрроу Групп Лимитед и ООО «3Д Спэрроу» № 3Д_2018_Booba_03  от 04.01.2018 г.

Как следует из пояснений Истца к иску,  Компания 3Д Спэрроу Групп Лимитед предоставила ООО «3Д Спэрроу» исключительную лицензию на использование объектов интеллектуальной собственности, в том числе на использование товарного знака по свидетельству № 572790.

О предоставлении Истцу исключительной лицензии на использование товарного знака по свидетельству № 572790 была внесена соответствующая запись в Государственный реестр от 26.02.2019 г.

Представителем Истца был приобретен спорный товар согласно товарному чеку от 3 февраля 2019 года.

При этом договор исключительной лицензии на срок действия исключительного права на товарный знак на территории РФ был зарегистрирован 26 февраля 2019 года,  т.е. позднее даты закупки.

Таким образом, на момент времени, когда Истец посчитал свое право нарушенным, данный договор не имел юридической силы, а, следовательно, не может быть применен к правоотношениям, наступившим до момента регистрации данного договора в отношении третьего лица.

Оценив доводы сторон и обстоятельства дела, суд пришел к следующим выводам.

Согласно ст. 1515 ГК РФ правообладатель вправе  требовать  по  своему  выбору  от  нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Довод ответчика об отсутствии регистрации лицензионного договора между истцом и правообладателем суд отклоняет, поскольку на момент подачи иска такая регистрация состоялась, применительно же к действиям по самозащите прав подобных требований и запретов в законодательстве не содержится. 

При определении размера компенсации суд учитывает следующее. 

В соответствии с Постановлением Конституционного суда РФ от 13.12.2016 года №28-П «По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края», положения подпункта 1 статьи 1311 Гражданского кодекса РФ признаны не соответствующими Конституции Российской Федерации, ее статьям 17 (часть 3), 19 (части 1 и 2), 34 (часть 1) и 55 (часть 3), в той мере, в какой в системной связи с пунктом 3 статьи 1252 Гражданского кодекса РФ и другими его положениями они не позволяют суду при определении размера компенсации, подлежащей выплате правообладателю в случае нарушения индивидуальным предпринимателем при осуществлении им предпринимательской деятельности одним действием прав на несколько объектов интеллектуальной собственности, определить с учетом фактических обстоятельств конкретного дела общий размер компенсации ниже минимального предела, установленного данными законоположениями, если размер подлежащей выплате компенсации, исчисленной по установленным данными законоположениями правилам с учетом возможности ее снижения, многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков (при том что эти убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком) и если при этом обстоятельства конкретного дела свидетельствуют, в частности, о том, что правонарушение совершено индивидуальным предпринимателем впервые и что использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью его предпринимательской деятельности и не носило грубый характер.

До внесения в гражданское законодательство надлежащих изменений суды при рассмотрении исковых требований, заявленных в порядке подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 или подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса РФ, применяют данные законоположения, руководствуясь указанным Постановлением.

Согласно п. 3 ст. 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Исходя из указанной нормы закона, необходимым условием ответственности за использование товарного знака кем-либо, кроме его правообладателя, является возникновение вероятности смешения товаров, маркированных товарным знаком, и товаров, на которых (и/или на их упаковке) размещены спорные обозначения.

Однако истец не представил сведения и доказательства использования зарегистрированных товарных знаков на каких-либо выпускаемых им либо его лицензиатами товарах, сведения об объемах реализации этих товаров, вследствие чего не представляется возможным установить, насколько действия ответчика нарушили коммерческие интересы истца, определив с учетом этих обстоятельств обоснованность, разумность и справедливость заявленной компенсации. 

При таких обстоятельствах заявление компенсации в размере, в десятки раз превышающем стоимость товара, в условиях отсутствия со стороны истца попыток урегулировать проблему во внесудебном порядке, не заявления требований к производителю и оптовому продавцу товара может быть расценено как злоупотребление истцом своими правами (статья 10 Гражданского кодекса РФ).

Руководствуясь изложенными Конституционным Судом РФ правовыми позициями и учитывая отсутствие сведений об объемах товара, реализованного с нарушением исключительных прав истца, доказательств регулярности нарушений,  сведений, что использование этих прав являлось существенной частью предпринимательской деятельности ответчика и допущенное нарушение принесло ответчику значительную прибыль, и тому подобных обстоятельствах, влияющих на определение размера компенсации, суд полагает соразмерной компенсацию за однократное нарушение исключительных прав истца в размере 5 000,00 руб.

Расходы истца по уплате государственной пошлины относятся на ответчика пропорционально удовлетворенным исковым требованиям. Судебные расходы, связанные с собиранием доказательств и иными расходами, обязательными для истца в силу норм процессуального законодательства, относятся на ответчика в полном объеме.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

Взыскать с Индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРН:  

<

***>) в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "3Д СПЭРРОУ" компенсацию за нарушение исключительного права на товарный знак № 572 790 в размере 5000 рублей, судебные издержки в размере стоимости вещественного доказательства – товара, приобретенного у Ответчика, в сумме 490 рублей, стоимость почтовых отправлений в виде претензии и искового заявления в размере 237 рубля 54 копейки, а также 500 рублей в возмещение расходов по оплате государственной пошлины.

В остальной части иска отказать.

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий десяти дней со дня принятия.

 

Судья                                                                            Виноградова Л.В.