СЕДЬМОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 

ул. Набережная реки Ушайки, дом 24, Томск, 634050, https://7aas.arbitr.ru

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

г. Томск                                                                                                   Дело № А45-20530/2022

Резолютивная часть постановления объявлена 25 июля  2023 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 28 июля 2023 года.

 

Седьмой арбитражный апелляционный суд в составе: 

Председательствующего                 Зайцевой О.О., 

судей:                                                Кривошеиной С.В.

                                               ФИО1, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО2, с использованием средств аудиозаписи,

рассмотрев в открытом судебном заседании, проводимом с применением средств веб – конференции, апелляционные жалобы общества с ограниченной ответственностью «Всемаркет» (№07АП-3692/23(1)) и общества с ограниченной ответственностью «Халики Корп.» (№07АП-3692/23(2)) на решение от 22.03.2023 Арбитражного суда Новосибирской области по делу № А45-20530/2022 (судья Голубева Ю.Н.), по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Халики Корп.», г. Одинцово, ИНН: 

<

***> к обществу с ограниченной ответственностью «Всемаркет», г. Новосибирск, ИНН: 

<

***> о взыскании компенсации в размере 17 433 010 рублей 00 копеек, третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора: 1. ФИО3, 2. ИП ФИО4, Московская область, 3) ИП ФИО10 ФИО11 Оглы, 

<

...>) ИП ФИО6, Московская область, 

 

при участии в судебном заседании: 

- от  ответчика – ФИО7, доверенность, паспорт, диплом; 

- от истца – ФИО8, доверенность, паспорт, диплом; 

- от третьего лица ИП ФИО4 - ФИО8, доверенность, паспорт, диплом,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Халики Корп.» (далее по тексту – истец, ООО «Халики Корп.») обратилось в Арбитражный суд Новосибирской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Всемаркет» (далее по тексту – ответчик, ООО «Всемаркет»), с привлечением к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, ФИО3, ИП ФИО4, ИП ФИО10 ФИО5, ИП ФИО6, о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак №785430 в размере 17 433 010 рублей, расходов на оплату услуг нотариуса в размере 62500 рублей, а также расходов по оплате государственной пошлины в размере 110 165 рублей

Решением Арбитражного суда Новосибирской области от 22.03.2023 исковые требования удовлетворены частично, взысканы с общества с ограниченной ответственностью «Всемаркет», г. Новосибирск (ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Халики Корп.», г. Одинцово (ИНН 

<

***>) компенсация за нарушение исключительных прав на товарный знак №785430 в размере 8716505 рублей, 31250 рублей расходов на оплату услуг нотариуса, а также 55082 рубля 50 копеек расходов на оплату госпошлины. В остальной части требований отказано.

Не согласившись с принятым судебным актом, ООО «Халики Корп.» обратилось в суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции отменить, удовлетворив исковые требования ООО «Халики Корп.» в полном объёме.

В обоснование апелляционной жалобы её податель указывает, что суд первой инстанции неправомерно снизил размер компенсации. 

Также с апелляционной жалобой обратилось ООО «Всемаркет»,  в которой просит решение суда первой инстанции отменить в полном объеме и принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявленных требований. Так, по мнению ответчика, он выполняет функции торгового агента, через сайт которого осуществляют продажи иные производители товаров. Суд неверно определил количество проданного товара. 

            От истца поступила правовая позиция на апелляционную жалобу ответчика, в котором просит в удовлетворении апелляционной жалобы отказать. 

  Определением Седьмого арбитражного апелляционного суда от 12.07.2023  судебное рассмотрение дела откладывалось на 25.07.2023.

В судебном заседании представители лиц, участвующих в деле, поддержали свои доводы.

Арбитражный апелляционный суд считает возможным на основании статей 123, 156, 266 АПК РФ рассмотреть дело в отсутствие неявившихся третьих лиц, извещенных надлежащим образом о начале процесса.

Исследовав материалы дела,  изучив доводы апелляционной жалобы, проверив законность и обоснованность решения суда первой инстанции в соответствии со статьями 266, 268 АПК РФ, суд апелляционной инстанции считает решение суда подлежащим отмене по следующим основаниям.

Из материалов дела следует, что Общество с ограниченной ответственностью «Халики Корп.» является правообладателем исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 785430, имеющего дату приоритета 29.05.2020 г., зарегистрированного по 14, 16, 18, 25, 35 классам МКТУ.

Истцу стало известно о том, что на сайте в сети «Интернет» по адресу: https://www.vsemavki.ru/ предлагается к продаже товар, на котором размещен вышеуказанный товарный знак, что подтверждается протоколом осмотра доказательств от 25.04.2022, составленным нотариусом города Москвы ФИО9 по заявлению истца.

Таким образом, на сайте интернет-магазина «vsemayki.ru» истцом установлено предложение ответчиком к продаже контрафактного товара с использованием товарного знака истца, а именно следующих товаров:

Мужское худи Oversize хлопок «Haliky Arabic Logo» (7 размеров, 12 цветов);

Мужская толстовка хлопок «Haliky Arabic Logo» (10 размеров, 6 цветов);

Мужской свитшот хлопок «Haliky Arabic Logo» (12 размеров, 12 цветов);

Мужской костюм хлопок «Haliky Arabic Logo» (8 размеров, 9 цветов);

Мужская майка хлопок «Haliky Arabic Logo» (3 размера, 8 цветов);

Мужская футболка хлопок Oversize «Haliky Arabic Logo» (10 размеров, 19 цветов);

Мужская пижама хлопок «Haliky Arabic Logo» (8 размеров, 15 цветов);

Мужской лонгслив хлопок «Haliky Arabic Logo» (11 размеров, 19 цветов);

Мужской костюм хлопок с толстовкой «Haliky Arabic Logo» (8 размеров, 8 цветов);

Мужской костюм хлопок Oversize «Haliky Arabic Logo» (8 размеров, 8 цветов)

Мужская футболка хлопок «Haliky Arabic Logo» (9 размеров, 8 цветов);

Женское худи Oversize хлопок «Haliky Arabic Logo» (4 размера, 11 цветов);

Женская толстовка хлопок «Haliky Arabic Logo» (11 размеров, 7 цветов);

Женская футболка хлопок «Haliky Arabic Logo» (11 размеров, 15 цветов);

Женский свитшот хлопок «Haliky Arabic Logo» (11 размеров, 11 цветов);

Женская пижама хлопок «Haliky Arabic Logo» (11 размеров, 15 цветов);

Женская майка хлопок «Haliky Arabic Logo» (1 размер, 2 цвета);

Женский лонгслив хлопок «Haliky Arabic Logo» (11 размеров, 18 цветов);

Женская футболка хлопок Oversize «Haliky Arabic Logo» (9 размеров, 15 цветов);

Женский костюм хлопок «Haliky Arabic Logo» (1 размер, 9 цветов);

Женская пижама с шортиками хлопок «Haliky Arabic Logo» (10 размеров, 20 цветов);

Платье удлиненное хлопок «Haliky Arabic Logo» (8 размеров, 7 цветов);

Платье-худи хлопок «Haliky Arabic Logo» (6 размеров, 9 цветов);

Женский костюм хлопок Oversize «Haliky Arabic Logo» (8 размеров, 9 цветов);

Женский костюм хлопок (с толстовкой) «Haliky Arabic Logo» (10 размеров, 7 цветов);

Детский костюм хлопок Oversize «Haliky Arabic Logo» (5 размеров, 7 цветов);

Детская толстовка хлопок «Haliky Arabic Logo» (15 размеров, 11

цветов); 

Детский свитшот хлопок «Haliky Arabic Logo» (15 размеров, 11 цветов);

Детская пижама хлопок «Haliky Arabic Logo» (14 размеров, 20 цветов);

Детское худи Oversize хлопок «Haliky Arabic Logo» (6 размеров, 13 цветов);

Детский лонгслив хлопок «Haliky Arabic Logo» (12 размеров, 20 цветов);

Детская майка хлопок «Haliky Arabic Logo» (15 размеров, 7 цветов);

Детская футболка хлопок «Haliky Arabic Logo» (15 размеров, 20 цветов).

Кроме того, представителем истца у ответчика были приобретены товары, маркированные товарным знаком «Haliky» (заказ № 43632258):

- Haliky Arabic Logo Мужское худи Oversize хлопок;

- Haliky Arabic Logo Женское худи Oversize хлопок;

- Haliky Arabic Logo Детская толстовка хлопок.

Факт реализации данной продукции подтверждается распечаткой страницы в сети интернет с информацией о заказе № 43632258, фотографиями приобретенного у ответчика товара, видеозаписью получения товара, кассовым чеком от 19.05.2022.

В соответствии с информацией, содержащейся на сайте https://www.vsemavki.ru/ (подраздел «Юридическая информация» раздела «Информация»), а также кассовым чеком от 19.05.2022, ООО «ВСЕМАРКЕТ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) является лицом, предлагающим к продаже товар на указанном сайте, а также его фактическим продавцом.

База ЕГРЮЛ содержит сведения об Обществе с ограниченной ответственностью ООО "ВСЕМАРКЕТ": 630007, 

<

...>, этаж: отметка -3,500, помещение 7, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, КПП 540601001, основной вид деятельности - «47.91 Торговля розничная по почте или по информационно - коммуникационной сети Интернет». 

ООО «Халики Корп.» не предоставляло ООО «Всемаркет» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, КПП 540601001) право на использование вышеуказанного товарного знака.

Указывая на нарушение ответчиком исключительного права на товарный знак № 785430, истец направил в адрес ответчика претензию от 10.06.2022 с требованием выплатить компенсацию в размере 17 433 010 рублей за нарушение исключительных прав ООО «Халики Корп.».

Претензия была оставлена ответчиком без удовлетворения.

Неисполнение ответчиком претензионных требований истца послужило основанием для обращения в арбитражный суд с настоящим иском.

Удовлетворяя исковые требования частично, суд первой инстанции исходил из доказанности нарушения ответчиком исключительных прав истца, придя при этом к выводу о наличии оснований для снижения размера денежной компенсации за нарушение ответчиком исключительных прав.

Арбитражный апелляционный суд не может согласиться с данным выводом суда первой инстанции исходя из следующего.

В силу пункта 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации товарные знаки отнесены к приравненным к результатам интеллектуальной деятельности средствам индивидуализации, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственности).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной   деятельности   или   средство   индивидуализации   без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных этим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными тем же Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается этим Кодексом.

В силу пункта 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Товарный знак служит средством индивидуализации производимых товаров, позволяет покупателю отождествлять маркированный товар с конкретным производителем, вызывает определенное представление о продукции.

В соответствии со статьей 1479 Гражданского кодекса Российской Федерации на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по спору о защите исключительных прав на товарные знаки входят следующие обстоятельства: со стороны истца - факты принадлежности ему исключительных прав на товарные знаки и нарушения этих прав ответчиком путем использования соответствующих товарных знаков без согласия правообладателя, а со стороны ответчика - выполнение им требований закона при использовании товарных знаков истца.

Как следует из материалов дела и установлено судом, истец является обладателем исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 785430, имеющего дату приоритета 29.05.2020 г., зарегистрированного по 14, 16, 18, 25, 35 классам МКТУ.

Обстоятельства использования ответчиком обозначения сходного до степени смешения подтверждены представленным в материалы дела протоколом осмотра, составленного нотариусом г. Москвы ФИО9, интернет страниц сайта «www.vsemayki.ru», произведенными нотариусом 25.04.2022 г. при участии представителя Истца, согласно которым подтверждается, что посредством интернет-торговли ответчиком предлагалось к реализации значительное количество товаров в виде различных предметов одежды, маркированных товарным знаком истца №785430 под общим наименованием товаров «Haliky».

Обратного в материалы дела не представлено. 

Согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Из смысла данной нормы следует, что под иным введением в гражданский оборот понимается не только продажа или обмен, но и производство, предложение к продаже, демонстрация на выставках и ярмарках. При этом, перечень, способов введения в гражданский оборот товаров с использованием результатов интеллектуальной деятельности, не является исчерпывающим.

Кроме того, по смыслу статьи 492 ГК РФ под реализацией (продажей) товаров по договору розничной купли-продажи понимается как непосредственная передача товара, так и предложение к продаже.

В соответствии с пунктом 1 статьи 437 ГК РФ реклама и иные предложения неопределенному кругу лиц рассматриваются как приглашения делать оферты, если иное прямо не указано в предложении (правовая позиция изложена в Определении Верховного Суда Российской Федерации от 09.12.2015 по делу № А67-4453/2014).

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1)    на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2)    при выполнении работ, оказании услуг;

3)    на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4)    в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

4)      в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Истец не давал своего разрешения ответчику на использование принадлежащего ему товарного знака в виде предложение к продаже на интернет сайте товаров, маркированных общеизвестным товарным знаком истца.

Товар, который предлагается к продаже ответчиком на интернет сайте, не вводился в гражданский оборот истцом и (или) третьими лицами с согласия истца.

Таким образом, ответчиком нарушено исключительное право истца на следующее средство индивидуализации - общеизвестный товарный знак по свидетельству №785430.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению.

При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается. Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности   товаров   не   требуется.   При   наличии   соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе:

-используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров;

-длительность и объем использования товарного знака правообладателем;

- степень известности, узнаваемости товарного знака;

-степень внимательности потребителей (зависящая, в том числе от категории товаров и их цены);

-наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга. Степень однородности товаров, для индивидуализации которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, подлежит учету наряду со степенью сходства самих обозначений, при определении вероятности их смешения в гражданском обороте.

Согласно абзацу 5 п. 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 10 от 23.04.2019 (далее - постановление Пленума № 10), установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению.

Истец вменяет ответчику нарушение, выразившееся в предложении к продаже через сайт https://www.vsemayki.ru/ продукции с использованием на ней товарного знака истца.

            Товарный знак истца является комбинированным товарным знаком по свидетельству № 785430, представляющим собой изображение «haliky» на арабском языке и словесное обозначение «HALIKY», зарегистрированного в отношении товаров 14, 16, 18, 25, 35 классов МКТУ.

На сайте https://www.vsemayki.ru/ к продаже предлагались товары, маркированные товарным знаком истца, при этом обозначения на товарах позволяет сделать апелляционному суду вывод о непосредственном тождественным содержанием изображения на товарах, предлагаемых к продаже на указанном сайте, с товарным знаком истца по свидетельству № 785430.

Ответчиком не подтверждены предусмотренные законом или договором обстоятельства, в силу которых ему предоставлено исключительное право или право использования спорного обозначения.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную названным Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается указанным Кодексом.

Осуществляя предпринимательскую деятельность, ООО «Всемаркет» обязано предпринимать меры, направленные на установление сведений о правообладателе товарного знака. Вся информация о товарном знаке содержится в реестрах Роспатента.

Информационный ресурс «Открытые реестры» является справочным источником информации, которым может воспользоваться любое лицо для поиска сведений о зарегистрированных результатах интеллектуальной деятельности и средствах индивидуализации, а также иных сведений, касающихся статуса выданного патента/свидетельства или состояния производства по заявкам, поданным в Роспатент.

Справочная информация структурирована по номеру патента/свидетельства или регистрационному номеру заявки.

Информационный ресурс «Открытые реестры» формируется на основании общедоступных сведений о зарегистрированных результатах интеллектуальной деятельности и средствах индивидуализации, внесенных в соответствующие государственные реестры и опубликованных в официальных изданиях Роспатента, путем периодического обновления.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1253.1 ГК РФ лицо, осуществляющее передачу материала в информационно-телекоммуникационной сети, в том числе в сети «Интернет», лицо, предоставляющее возможность размещения материала или информации, необходимой для его получения с использованием информационно-телекоммуникационной сети, лицо, предоставляющее возможность доступа к материалу в этой сети, - информационный посредник - несет ответственность за нарушение интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационной сети на общих основаниях, предусмотренных указанным Кодексом, при наличии вины с учетом особенностей, установленных пунктами 2 и 3 этой статьи.

Пунктом 3 статьи 1253.1 ГК РФ предусмотрено, что информационный посредник, предоставляющий возможность размещения материала в информационно-телекоммуникационной сети, не несет ответственность за нарушение интеллектуальных прав, произошедшее в результате размещения в информационно-телекоммуникационной сети материала третьим лицом или по его указанию, при одновременном соблюдении информационным посредником следующих условий: 1) он не знал и не должен был знать о том, что    использование    соответствующих    результата    интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, содержащихся в таком материале, является неправомерным; 2) он в случае получения в письменной форме заявления правообладателя о нарушении интеллектуальных прав с указанием страницы сайта и (или) сетевого адреса в сети «Интернет», на которых размещен такой материал, своевременно принял необходимые и достаточные меры для прекращения нарушения интеллектуальных прав.

Перечень необходимых и достаточных мер и порядок их осуществления могут быть установлены законом.

В силу пункта 4 статьи 1253.1 ГК РФ к информационному посреднику, который в соответствии с этой статьей не несет ответственность за нарушение интеллектуальных прав, могут быть предъявлены требования о защите интеллектуальных прав (пункт 1 статьи 1250, пункт 1 статьи 1251, пункт 1 статьи 1252 названного Кодекса), не связанные с применением мер гражданско-правовой ответственности, в том числе об удалении информации, нарушающей исключительные права, или об ограничении доступа к ней.

По смыслу приведенных норм информационным посредником может быть признано лицо, которое лишь предоставляет возможность размещения материала или информации, необходимой для его получения с использованием информационно-телекоммуникационной сети, либо лицо, предоставляющее лишь возможность доступа к материалу в этой сети.

Согласно правовой позиции высшей судебной инстанции, изложенной в пункте 77 Постановления № 10, является ли конкретное лицо информационным посредником, устанавливается судом с учетом характера осуществляемой таким лицом деятельности. Если лицо осуществляет деятельность, которая указана в статье 1253.1 ГК РФ, то такое лицо признается информационным посредником в части осуществления данной деятельности. В случае если лицо осуществляет одновременно различные виды деятельности, то вопрос об отнесении такого лица к информационному посреднику должен решаться применительно к каждому виду деятельности.

Ответственность информационных посредников, в том числе и за нарушения в сфере предпринимательской деятельности, наступает при наличии вины.

Иные положения статьи 1250 ГК РФ (в том числе о том, что меры защиты применяются при нарушении права с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения; о лицах, по требованию которых могут применяться меры защиты) применяются к информационным посредникам на общих основаниях.

Таким образом, суд обоснованно пришел к выводу о том, что именно ответчиком, а не пользователями сайта оказываются сопутствующие (взаимосвязанные) услуги по введению в гражданский оборот созданного продукта (футболок, кружек, значков и пр.), а также услуги по расчетам с Заказчиком, по сортировке и хранению результатов, выполненных Исполнителями в рамках Заказа работ, а также непосредственно вправе выполнить работу по изготовлению товара, рекламирует товары посредством размещения изображения товаров или макетов товаров на сайте в соответствии с агентскими договорами с изготовителем товара, получает за это вознаграждение (примеры таких агентских договоров представлены ответчиком в материалы дела).

При этом представленной самим ответчиком историей заказов спорных товаров, на которых имелись изображения, сходные до степени смешения с товарным знаком истца, содержат счета-фактуры по заказам, в частности от 06.03.2022 №18567, где продавцом спорного товара указан ИП ФИО10 ФИО11 оглы, покупателем и грузоотправителем является ООО «Всемаркет» по агентскому договору №ВМ/Мус от 31.08.2021.

При этом суд первой инстанции обоснованно учитывал, что получателем платежа от пользователя, загрузившего изображение или выбравшего готовую продукцию с нанесенным изображением, является ответчик ООО «Всемаркет».

В этом случае ответчик ООО «Всемаркет» осуществляет деятельность интернет-магазина, осуществляя обычные для такого рода деятельности действия: поддержка онлайн-магазина, прием оплаты за произведенный товар, консультирование покупателей, доставка оплаченного товара, а в случае, если он действует в интересах лица, разместившего определенное изображение на товаре, и предлагающего этот товар посредством сайта, действует как коммерческий посредник.

Таким образом, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу, что ответчик осуществляет предпринимательскую деятельность, реализуя продукцию, маркированную, в том числе изображениями, являющимися объектами интеллектуальной собственности истца, и тем самым извлекает выгоду от совершения сделки с покупателем.

В пункте 78 Постановления № 10 разъяснено, что владелец сайта самостоятельно определяет порядок использования сайта (пункт 17 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»), поэтому бремя доказывания того, что материал, включающий результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, на сайте размещен третьими лицами, а не владельцем сайта и, соответственно, последний является информационным посредником, лежит на владельце сайта. При отсутствии таких доказательств презюмируется, что владелец сайта является лицом, непосредственно использующим соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Если владелец сайта вносит изменения в размещаемый третьими лицами на сайте материал, содержащий результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, разрешение вопроса об отнесении его к информационным посредникам зависит от того, насколько активную роль он выполнял в формировании размещаемого материала и (или) получал ли он доходы непосредственно от неправомерного размещения материала.

Существенная переработка материала и (или) получение указанных доходов владельцем сайта может свидетельствовать о том, что он является не информационным посредником, а лицом, непосредственно использующим соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Исходя из приведенного разъяснения, а также принимая во внимание тот факт, что общество осуществляет печать выбранного изображения на товаре (то есть осведомлено о том, какое изображение размещается на товаре), получает доходы от реализации товара с незаконно размещенным на нем изображением, являющимся объектом чужой интеллектуальной собственности, оно не может быть признано информационным посредником, ответственность которого за нарушение исключительных прав ограничена нормами статьи 1253.1 ГК РФ.

Невозможность со стороны администратора сайта отслеживания фактов нарушения исключительных прав и отказа пользователям в услуге по печати соответствующего изображения и передаче заказанного товара подлежит доказыванию администратором сайта (ответчиком по настоящему делу).

  На обстоятельства, свидетельствующие об обратном, в апелляционной жалобе не указано, соответствующих доказательств, опровергающих указанные выше выводы суда, не представлено.

Наличие в соглашении о пользовании услугами положений, согласно которым в случае использования функционала Сервиса, позволяющего самостоятельно разместить изображение на основе, Заказчик несет полную ответственность за нарушение (при его наличии) прав правообладателей используемых им изображений, заказчик подтверждает, что ни Агент, ни Исполнитель не знал, не мог и не должен был знать, что Заказчик нарушает исключительные права третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации товаров и услуг, не освобождает общество от ответственности за нарушения им исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности.

Таким образом, ответственность ответчика не может быть в данном случае ограничена положениями ст. 1253.1 ГК РФ.

Кроме того, судом обосновано констатировано, что ответчик не мог не знать о наличии на сайте товаров, предложенных к продаже, в которых имеются спорные изображения.

Согласно       общедоступной        информации        на        сайте https://www.vsemayki.ru/doc/about указано: «Мы — Vsemayki.ru: российский интернет-магазин, создаем по заказу одежду и аксессуары с принтами» тем самым ответчик осуществляет деятельность по изготовлению, предложению к продаже и продаже товаров.

Таким образом, материалами дела подтверждается нарушение ответчиком исключительных прав истца на спорное фотографическое произведение.

Правовых оснований не согласиться с позицией арбитражного суда, в этой части судебная коллегия не усматривает.

В рассматриваемом случае при определении размера подлежащей взысканию компенсации в сумме 17 433 010 рублей истец исходил из двукратной стоимости каждой единицы (модели) представленного на сайте контрафактного товара, предложенного ответчиком. 

Расчет суммы компенсации истцом осуществлен исходя из наименования каждого товара с учетом количества моделей в размерном ряду каждой товарной позиции и количества вариантов цветовой гаммы, поскольку товар одного цвета и товар другого цвета – это разные товары, содержащие различные характеристики /свойства. 

Пример расчета: товар «Мужское худи Oversize хлопок «Haliky Arabic Logo» по цене 3 600 руб., размерный ряд XXL, 4XL, 5XL, 6XL, XXS-XS, SM, L-XL (т.е. 7 размеров), варианты цветов – 12, таким образом, 3 600 руб. х 7 х 12 = 302 400 руб. 23 

Аналогичным образом истцом произведен расчет по каждому товару, предложенному на интернет-сайте, зафиксированном протоколом нотариуса. Подробный расчет исковых требований имеется в материалах дела.

При этом суд, руководствуясь пунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, пришел к выводу, о возможности снижения размера компенсации.

По мнению апелляционного суда, у суда первой инстанции отсутствовали основания для снижения заявленного истцом размера компенсации. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ за незаконное использование товарного знака правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 61 Постановления N 10, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное его использование тем способом, который использовал нарушитель.

Определенный таким образом размер по смыслу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ является единственным (одновременно и минимальным, и максимальным) размером компенсации, предусмотренным законом, в связи с чем суд не вправе снижать ее размер по своей инициативе.

Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 47 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, суд определяет размер компенсации не произвольно, а исходя из оценки представленных сторонами доказательств.

По настоящему делу истец просил взыскать двойную стоимость товара.

В постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 24.07.2020 N 40-П "По делу о проверке конституционности подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросом Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда" (далее - Постановление N 40-П) определены порядок и условия снижения размера компенсации, определенного подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

В абзаце четыре пункта 5 Постановления N 40-П указано, что впредь до внесения в гражданское законодательство изменений, вытекающих из указанного постановления, суды не могут быть лишены возможности учесть все значимые для дела обстоятельства, включая характер допущенного нарушения и тяжелое материальное положение ответчика, и при наличии соответствующего заявления от него снизить размер компенсации ниже установленной подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ величины.

При этом - с целью не допустить избыточного вторжения в имущественную сферу ответчика, с одной стороны, и, с другой, лишить его стимулов к бездоговорному использованию объектов интеллектуальной собственности - размер такой компенсации может быть снижен судом не более чем вдвое (т.е. не может составлять менее стоимости права использования товарного знака).

Кроме того, снижением размера компенсации за нарушение исключительного права с учетом Постановления N 40-П не могут подменяться как установление судом обстоятельств рассматриваемого им дела, так и исследование им доказательств, относящихся к допущенному нарушению и условиям правомерного использования товарного знака, на стоимость которого ссылается истец.

При определении размера компенсации, руководствуясь правовой позицией Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 24.07.2020 N 40-П, можно сделать вывод, что уменьшение ее размера возможно лишь по заявлению ответчика и при следующих условиях: убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком; правонарушение совершено ответчиком впервые; использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью деятельности ответчика и не носило грубый характер (например, если продавцу не было заведомо известно о контрафактном характере реализуемой им продукции).

 Между тем, как уже было сказано выше, продажа товаров через Интернет - магазины является основной деятельностью ответчика.

При определении апелляционным судом размера компенсации также учитывается привлечение ранее ответчика за нарушение исключительных прав иных правообладателей, в частности данные обстоятельства подтверждаются данными картотеки арбитражных дел:

 - решение Арбитражного суда Новосибирской области по делу № А45- 627/2021 от 05.07.2021 (оставлено без изменения постановлением Суда по интеллектуальным правами от 12.04.2022);

- решение Арбитражного суда Новосибирской области по делу № А45- 4790/2022 от 06.10.2022; 

- решение Арбитражного суда Новосибирской области по делу № А45- 7352/2022 от 20.09.2022; 

- решение Арбитражного суда Новосибирской области по делу № А45- 8253/2022 от 27.09.2022. 

           Таким образом, привлечение ответчика к ответственности за аналогичные нарушения указывает на систематичность нарушения исключительных прав. 

           В материалы дела не представлено надлежащих доказательств того, что ответчик предпринимал попытки проверки предлагаемых товаров на предмет нарушения исключительных прав третьих лиц, что свидетельствует о грубом характере нарушения. 

           При этом, исходя из предложенного ассортимента товаров, продавец был готов к реализации большого количества единиц контрафактной продукции, что свидетельствует о масштабах нарушения и вероятных имущественных потерях истца. 

            Ответчик на своём сайте указывает, что осуществляет распространение товара по всей территории РФ и всему миру, производит контроль каждого изделия, при этом на сайте к товарам, предложенным к продаже, маркированных товарным знаком истца имеется многочисленное количество отзывов потребителей, что свидетельствует о значительном масштабе нарушения исключительных прав истца; нарушение прав истца осуществляется в сети Интернет, что позволяет широкому кругу лиц получить доступ к предложению о продаже контрафактного товара. 

              По мнению апелляционного суда, само по себе наличие контрафакта на рынке снижает интерес потребителя и лицензиатов к лицензионному товару, что обесценивает исключительные права истца и свидетельствует о его вероятных имущественных потерях. Нарушитель не вкладывал ресурсы в создание изображений, которые он использует, и не несет расходы на их рекламу и продвижение.

При таких обстоятельствах, в рамках настоящего спора, вопреки выводам суда первой инстанции, отсутствуют основания для снижения размера компенсации в соответствии с Постановлением Конституционного суда РФ от 24.07.2020 N 40-П. 

Согласно пункту 62 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019№ 10, рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации (абзац второй пункта 3 статьи 1252). 

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 196 ГПК РФ, статья 168 АПК РФ), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (абзац пятый статьи 132, пункт 1 части 1 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 1 статьи 126 АПК РФ), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункты 2 и 3 части 2 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 5 статьи 131 АПК РФ).

Учитывая характер допущенного правонарушения и исходя из необходимости сохранения баланса прав и законных интересов сторон, принимая во внимание то, что ответчик допустил нарушение исключительных прав, систематическое нарушение, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что размер заявленной истцом к взысканию компенсации является разумным и справедливым. Математический расчет компенсации апелляционным судом проверен, признан верным.

Кроме того, суд апелляционной инстанции учитывает, что компенсация является штрафной мерой ответственности и преследует, помимо прочих целей, цель общей превенции совершения правонарушений, что не выполняется в случае необоснованного снижения компенсации со стороны суда.

Таким образом, у суда первой инстанции отсутствовали правовые основания для снижения размера взыскиваемой компенсации.

  Суд апелляционной инстанции, повторно рассматривая дело и основываясь на приведенных нормах права и правовых позициях высших судебных инстанций, не усмотрел оснований для снижения размера компенсации, принимая во внимание неоднократность совершенных нарушений, правовой статус ответчика.

При изложенных обстоятельствах, суд апелляционной инстанции полагает, что решение от 22.03.2023Арбитражного суда Новосибирской области по делу № А45-20530/2022 принято судом с нарушением норм материального права, в связи с чем подлежит отмене с принятием в соответствии с пунктом 2 статьи 269 АПК РФ нового судебного акта об удовлетворении исковых требований в полном объеме.

Поскольку апелляционная жалоба истца удовлетворена, с ответчика в пользу ООО «Халики Корп.» подлежат взысканию  также 62 500 рублей расходов на оплату услуг нотариуса, а также 113 165 копеек расходов на оплату госпошлины (110 165 руб. – по первой инстанции + 3 000 руб. – по второй инстанции).

Апелляционная жалоба ООО «Всемаркет» удовлетворению не подлежит.

Руководствуясь статьями 258, 268, 270, 271, пунктом 2 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционный суд 

 

ПОСТАНОВИЛ:

В удовлетворении апелляционной жалобы общества с ограниченной ответственностью «Всемаркет» отказать.  

          Удовлетворить апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Халики Корп.».  

           Решение от 22.03.2023Арбитражного суда Новосибирской области по делу № А45-20530/2022 отменить. 

Принять по делу новый судебный акт.

Исковые требования удовлетворить. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Всемаркет», г. Новосибирск (ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Халики Корп.», г. Одинцово (ИНН 

<

***>) компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак №785430 в размере 17 433 010 рублей, 62 500 рублей расходов на оплату услуг нотариуса, а также 113 165 копеек расходов на оплату госпошлины.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия, путем подачи кассационной жалобы через Арбитражный суд Новосибирской области.

Постановление, выполненное в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью судьи, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет».

 

Председательствующий  

 

О.О. Зайцева

 

Судьи

 

С.В. Кривошеина  

 

 

ФИО1